República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Sala Primera Civil de Decisión Magistrado Ponente: Marco Antonio Álvarez Gómez Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Ref.: Proceso verbal de la Universidad Autónoma Latinoamericana contra la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 13 de septiembre de 2017, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del proceso de la referencia, con apego al sentido del fallo anunciado en audiencia de 8 de noviembre pasado.
ANTECEDENTES 1. La Universidad Autónoma Latinoamericana convocó a proceso verbal a la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, para que se declare que infringió los derechos de propiedad industrial que le corresponden, por ser la primera que usó el nombre comercial, desde 1966, amén de ser la titular de las marcas “Universidad Autónoma Latinoamericana”, en sus versiones nominativa y mixta.
En consecuencia, pidió que se le ordene a su demandada cesar el ejercicio de los actos constitutivos de la infracción, el uso del nombre comercial, lo mismo que el uso, distribución y comercialización de los servicios distinguidos con el signo Fundación Autónoma de las República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 2 Américas y Fundación Universitaria Autónoma de las Américas FUAM, por generar confusión con aquellos de los que es titular la demandante. Solicitó, además, ordenarle que retire de los círculos comerciales empaques, embalajes, etiquetas, material impreso, publicidad y demás medios con que se comete la infracción, así como tomar las medidas necesarias para evitar su repetición o continuación, entre ellas, renunciar al registro de la marca y del nombre comercial, lo mismo que cambiar su nombre en el Ministerio de Educación. Finalmente, disponer que aclarare el origen comercial de las instituciones, a través de una publicación en un periódico de amplia circulación nacional. 2.
Como soporte de sus pretensiones, la Universidad demandante señaló que fue fundada en septiembre de 1966, con el nombre de Corporación Educativa Universidad Autónoma Latinoamericana, utilizado hasta octubre de 1968, año en el que le fue reconocida personería jurídica como universidad, para identificarse – desde entonces- como lo hace en la hora actual.
Agregó que en el ámbito de las instituciones de educación superior se le conoce como Universidad Autónoma Latinoamericana, signo que tiene registrado como marca nominativa y mixta, lo mismo que UNAULA (mixta), UNAULA + LOGO (mixta), ediciones UNAULA (mixta) y Marc UNAULA (mixta). Precisó que, en 1985, a la demandada se le concedió personería bajo el nombre de Fundación Tecnológica Politécnico Nacional, y que, en 2003, lo cambió por su nombre actual, tras lo cual añadió que, en República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 3 2012, solicitó el registro de la marca mixta Autónoma de las Américas, pero la Superintendencia de Industria y Comercio se lo negó por resultar confundible con la de la demandante, siendo esa la razón para que pidiera, en 2013, el depósito del nombre comercial Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, cuyo registro se le concedió en 2015.
Adujo que durante las entrevistas de admisión a su facultad de derecho, los aspirantes preguntaron si tenían otra sede en el barrio Los Laureles de Medellín –donde se encuentra ubicada una sede de la demandada-, confusión en la que también incurrió un periódico de esa ciudad, al registrar una noticia sobre la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, pero con el convencimiento de tratarse de la demandante, lo que dio lugar a que se retractara en otra de sus publicaciones.
Más aún, la demandada sigue mostrándose ante el público, en su página web y en redes sociales con la marca cuya solicitud de registro fue negada por la Superintendencia aludida. 3. La Fundación convocada se opuso a las pretensiones y formuló las defensas que denominó “Inexistencia de causal de irregistrabilidad”, “Vulgarización de las marcas”, “Permiso de autoridad competente” y “Temeridad”.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Superintendencia de Industria y Comercio declaró que la Fundación Universitaria Autónoma de Las Américas infringió los derechos de propiedad industrial que la demandante tiene sobre las marcas nominativa y mixta “Universidad Autónoma Latinoamericana”. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 4 Por tanto, le ordenó “el cese inmediato del uso en el comercio del signo Fundación Universitaria Autónoma de las Américas para identificar servicios de educación o servicios similares” (fl. 231, cdno. 2). En adición, le ordenó “retirar de forma inmediata y definitivamente de los circuitos comerciales los empaques, embalajes, etiquetas, material impreso, publicidad, pautas en televisión, avisos comerciales en fachadas e interiores, dominio en internet, y todos aquellos medios en donde se haga uso del signo Fundación Universitaria Autónoma de las Américas” (ib.), todo lo cual le mandó publicar en un periódico de amplia circulación en la ciudad de Medellín. Sin embargo, aunque no se dejó explícito en la parte resolutiva de la sentencia, negó la pretensión relativa a la protección del nombre comercial de la demandante, porque no se probó su uso continuo y constante desde 1968.
Sobre la conducta de la demandada, refirió que usa la frase Fundación Universitaria Autónoma de las Américas para identificar la prestación de servicios de educación, como lo admitió en su respuesta a la demandada y en el interrogatorio de parte, y se deduce de las fotografías aportadas. Sin embargo, tras hacer un análisis comparativo para determinar, entre las marcas nominativas y mixtas, cuál de los elementos de la marca mixta era el preponderante o el que tenía mayor influencia en la mente del consumidor, consideró que era el nominativo, esto es, la expresión “Universidad Autónoma Latinoamericana”, lo que también sucedía con el signo que usa la demandada, pues a pesar de contar con elementos tanto figurativos República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 5 como nominativos, era claro que prevalecía el enunciado “Fundación Universitaria Autónoma de las Américas”. Sostuvo, por tanto, que “si se confronta el signo de la demandante, que es Universidad Autónoma Latinoamericana contra el signo que usa el demandado que es Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, es evidente que no es el caso de una reproducción idéntica… si bien la similitud ortográfica no es evidente sí encuentra el Despacho que es evidente… la similitud fonética y conceptual… ideológica o conceptual, porque… el signo de la demandada reproduce elementos particulares y evoca un mismo concepto… contienen palabras similares… universidad, universitaria, autónoma, de las américas, Latinoamérica, además de contar con similitudes fonéticas cuenta con una alta similitud ideológica, porque ambas evocan el servicio de educación… dan como resultado por lo menos un riesgo de asociación, consistente en que los consumidores puedan tener la idea errada de que entre (las partes) existe algún tipo de relación o vínculo económico, inclusive el riesgo de asociación se puede ver materializado con el hecho de la rectificación hecha por el periódico… ” (min:10:01 y ss.; fl. 229, cdno. 2).
Adujo también que no se probó la “vulgarización” de la marca de la demandante, porque el uso de la palabra “autónoma” no es genérico para identificar el servicio de educación. En lo que concierne al nombre comercial de la demandada, señaló que las pruebas aportadas no permitían afirmar su titularidad, porque el derecho a él no se prueba con un registro, en la medida en que no República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 6 es constitutivo de propiedad industrial, sino con el primer uso en el comercio, en forma personal, pública, ostensible y continua. LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN La Fundación demandada solicitó revocar la sentencia, para lo cual manifestó, entre otros argumentos, que la SIC (i) desconoció el derecho sobre el nombre comercial que tiene desde el año 2003, específicamente respecto del signo nominativo con el que se identifica;
(ii) pasó por alto que la marca de la demandante es “débil”, pues es un hecho notorio que vocablos como “autónoma” y “américa” son genéricos tanto en Colombia como en Latinoamérica, por lo que esas expresiones no pueden ser monopolizadas por ninguna persona; (iii) valoró indebidamente las pruebas, en la medida en que les otorgó “exagerado valor” a las aportadas por el demandante, analizándolas en forma parcial y descontextualizada;
(iv) no cotejó los signos distintivos de las partes en conjunto, sino en forma fraccionada, desconfigurando su unidad ortográfica, omitiendo su diversidad fonética y excluyendo la palabra “Fundación”, y (v) no reparó en que, según la Resolución 19938 de 24 de abril de 2017, es titular de una marca figurativa que no puede ser desconocida.
CONSIDERACIONES 1. Dos (2) centros de estudios superiores, domiciliados ambos en Medellín, disputan por el uso de un signo: la Universidad Autónoma Latinoamericana enarbola el registro de la marca; la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas blande el nombre que depositó. La primera nació a la vida jurídica con esa razón social República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 7 (precedida de las expresiones Corporación Educativa, que luego abandonó), mientras que la segunda lo hizo con la expresión Fundación Tecnológica Politécnico Nacional, para luego, en 2003, denominarse de esa otra manera (fls. 4 a 7 y 172, cdno. 1). La hoy demandante logró que la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las Resoluciones 39616 y 39623 de 28 de julio de 2011, le concediera el registro de la marca nominativa “Universidad Autónoma Latinoamericana”, para distinguir los servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, con domicilio en la ciudad de Medellín, amén del registro de la marca mixta “AL”, para diferenciar esos mismos servicios; también, mediante las Resoluciones 18993 de 26 de marzo y 28529 de 30 de abril de 2014, consiguió la titularidad de las marcas mixtas “MARC UNAULA” –para distinguir sus servicios de asesoría jurídica y mecanismos alternativos de solución de conflictos-, y “ediciones UNAULA”, para identificar sus libros, revistas, folletos y publicaciones impresas y digitales (fls. 107 a 112 y 173 a 176, cdno. 1).
La demandada, por su lado, obtuvo que esa misma Superintendencia, mediante la Resolución 40118 de 28 de junio de 2013, le depositara el nombre comercial “FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS”, para distinguir actividades de educación y formación (fls. 164 a 165, cdno. 2). Y aunque en un momento dado, por medio de la Resolución 50806 de 19 de agosto de 2015, dicho organismo le concedió el registro de la marca “FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS F.U.A.M.” (mixta), para diferenciar tales servicios, esa determinación fue revocada por medio de la Resolución 97446 de 11 de diciembre de República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 8 2015, por estar “comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, frente al nombre comercial FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA” (fls. 183 a 199). Más aún, a través de la Resolución 21069 de 24 de abril de 2013, confirmada por la No. 30025 de 30 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio le negó a la Fundación demandada “el registro como marca mixta del signo “Autónoma de Las Américas”, para destacar productos comprendidos en la Clase 25 (ropa) de la “Clasificación Internacional de Niza”, lo mismo que para las clases 41 (servicios de educación), 42 (servicios científicos y tecnológicos) y 44 (servicios de salud), por estar “incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que es similarmente confundible con la marca hallada de oficio UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA y los productos y servicios que identifican se relacionan entre sí” (fls. 160 a 163, cdno. 2).
Por su importancia, traigamos a colación algunos de los apartes expuestos en ese acto administrativo, lo mismo que en su confirmatorio, la Resolución 17394 de 16 de abril de 2015: “el signo solicitado1 presenta similitud conceptual, al hacer alusión a un centro educativo ‘FUNDACIÓN UNIVERSITARIA2 / 1 2 Que aunque se alega explicativa, hace parte integrante y visible del signo solicitado.
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 9 UNIVERSIDAD’, al incluir la expresión ‘AUTÓNOMA’ y al reproducir de manera indirecta el concepto ‘AMÉRICA’ (de las Américas / LATINOAMERICANA), siendo la expresión ‘latinoamericana’ referente al ‘conjunto de los países de América colonizados por naciones latinas, es decir, España, Portugal o Francia’ y la palabra ‘AMÉRICAS’ alusiva a las subregiones en que se divide el continente Americano, esto es, norte, centro y sur” (fl. 159 C-2), tras lo cual agregó que, “es importante tener en cuenta que el elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables es el significado de las mismas.
Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial” (ib.). “la palabra AMÉRICAS es de uso común para la clase 41 internacional, el signo solicitado produce tres términos FUNDACIÓN, UNIVERSIDAD Y AMÉRICA dentro del elemento nominativo, es decir, que no solamente reproduce el elemento de uso común, sino que además reproduce los términos genéricos fundación y universidad, creando en la mente del consumidor una idea de asociación sobre el origen empresarial.
Entonces, si bien es cierto que la expresión AMÉRICAS es de uso común, la combinación en un sólo conjunto marcario de los elementos FUNDACIÓN, UNIVERSIDAD y AMÉRICA no lo es y por tanto, el riesgo de confundibilidad y asociación se da por la reproducción de dichos elementos, en conjunto” (fl. 181, vto.). Es claro, entonces, que la controversia que el Tribunal debe resolver se concreta a establecer si la marca registrada de la demandante excluye el uso del nombre depositado por la demandada, en cuanto ambas instituciones educativas ofertan un mismo servicio (educación, formación, etc.), y tienen elementos denominativos que si bien no son idénticos, resultan similares –fonética y gramaticalmente (“Universidad / Universitaria”, “Autónoma” y “Latinoamericana / de las américas”)-, o si ambos signos pueden coexistir.
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 10 2. Para resolver esos cuestionamientos es necesario recordar, con apego a la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina –desde luego aplicable a las Universidades, pues aunque no tengan ánimo de lucro, se sirven de signos distintivos para desarrollar actividades que, ciertamente, repercuten en el tráfico de bienes y servicios-, que el registro de unas marca le confiere a su titular unas facultades o derechos de naturaleza prohibitiva, consistentes en impedir que cualquiera otra persona, sin su autorización, (a) aplique o coloque la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales fue registrada;
(b) suprima o modifique la marca con fines comerciales, luego de haberse aplicado sobre el producto respectivo; (c) fabrique etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, lo mismo que detentarlos o comercializarlos; (d) use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio, cuando ese uso pueda causar confusión o generar un riesgo de asociación con el titular del registro;
(e) use en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualquier producto o servicio, cuando esta conducta pueda causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por la dilución de la fuerza distintiva o por el valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, y (f) use públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando tenga la misma potencialidad enantes aludida.
Expresado con otras palabras, la titularidad de una marca goza de un privilegio especial: el de impedir su uso a través de cualquier tipo de República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 11 manifestación por parte de terceros, respecto de aquellos productos o servicios cuya prestación caracterice la marca registrada, como lo precisó esta Corporación en un caso de similares contornos, al señalar que “Se trata, pues, de actos que ninguna persona puede realizar en el mercado sin el consentimiento del titular de la marca, quien, en virtud del registro, goza de un singular monopolio amparado por la ley, por gracia del cual tiene el derecho de prohibir distintas expresiones del uso de aquella (aplicar, colocar, suprimir, modificar, fabricar, comercializar, detentar y, si se trata de marcas notorias, reproducir, imitar, traducir o transliterar), las más de las veces respecto de productos para los cuales se registró la marca –aunque en ciertas hipótesis con protección extendida a cualquier tipo de producto o servicio-, y no necesariamente con fines comerciales, sin desconocer que en ciertos eventos se reclama ese específico propósito.”3 Desde luego que esas atribuciones del titular de la marca no son absolutas sino, en cierto modo, relativas, como lo evidencian las excepciones previstas en los artículos 157, 158 y 159 de la Decisión 486 de 2000, el primero de los cuales permite el uso de una marca por terceros, sin autorización, “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”, requisitos todos –los cuatro- que deben confluir para que se estructure dicha excepción. Por consiguiente, con respaldo en dicha salvedad es posible que dos (2) signos distintivos coexistan, pese a su similitud e idoneidad para identificar productos o servicios idénticos o semejantes, siempre que, 3 Tribunal Superior de Bogotá, sent. de 24 de agosto de 2017, exp.: 001201570525 01, Magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez.
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 12 supuesta la buena fe (exenta de culpa), hubieren estado presentes en un mismo mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin provocar confusión entre el público sobre el origen del producto o servicio y, claro está, no a título de marca.
Así lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación 31 IP-2018, de suyo obligatoria, solicitada por esta Corporación, en la que, además, agregó que, … la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurra en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión (fl. 34 vto., cdno. 3).
En general, ese mismo Tribunal también resaltó los requisitos que deben verificarse para que sea posible la coexistencia pacífica de signos y pueda, por tanto, permitirse su uso, así: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.
El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto (…) República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 13 d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
(fls. 34 vto. a 35, cdno. 3). 3. Con este miramiento, la Sala evidencia que por los perfiles que ofrece este caso, no es posible admitir que se configura un evento de coexistencia pacífica entre la marca nominativa “Universidad Autónoma Latinoamericana” y el nombre “Fundación Universitaria Autónoma de las Américas”, por la confusión que su uso simultáneo puede producir –y ha producido- en el público, según las pruebas allegadas al expediente.
En efecto: a. Ya en más de una ocasión la Superintendencia de Industria y Comercio le había advertido a la demandada sobre el riesgo de confusión que podía generar en el público el uso de las expresiones Autónoma de las Américas, Fundación Universitaria Autónoma de las Américas – UNIAMERICAS y Fundación Universitaria Autónoma de las Américas FUAM, al punto que le negó su registro como marcas, como se desprende de las Resoluciones 021069 de 24 de abril de 2013, 17394 de 16 de abril y 97446 de 11 de diciembre de 2015, específicamente por estar incursos tales signos en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, ser “idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”, y ser “idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 14 enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. Incluso, el registro de la marca Fundación Universitaria Autónoma de las Américas fue negado porque, según la Resolución 021069 de 24 de abril de 2013 “es similarmente confundible con la marca hallada de oficio UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA y los productos y servicios que identifican se relacionan entre sí… al hacer alusión a un centro educativo… incluir la expresión ‘Autónoma’ y al reproducir de manera indirecta el concepto ‘América’ (de las américas/latinoamericana), siendo la expresión ‘latinoamericana’ referente al ‘conjunto de los países de América colonizados por naciones latinas…’ y la palabra ‘Américas’ alusiva a las subregiones en que se divide el continente Americano… Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.” (fl. 159, cdno. 2).
Y es que, ciertamente, los signos Universidad Autónoma Latinoamericana y Fundación Universitaria Autónoma de las Américas pueden generar confusión, si se considera que (i) ambas instituciones ofertan un mismo servicio: el de educación, previsto en la “Clase 41” de la “Clasificación Internacional de Niza”; (ii) se encuentran ubicadas en una misma ciudad, Medellín;
(iii) ambos signos comparten similares –aunque no idénticas- expresiones que, además, (iv) tienen cierta semejanza fonética y gramatical en tanto comparten el mismo juego de palabras (“Universidad / Universitaria”, “Autónoma” y “Latinoamericana / de las américas”), si bien la demandada incluye un vocablo distinto: “Fundación”. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 15 b. Son plurales los casos en que los dos (2) signos han generado confusión en el público, como lo evidencian (1) el giro equivocado de dineros que hizo Sufinanciamiento a la demandante, por un crédito educativo que se había otorgado a una estudiante de la Universidad demandada (fls. 159 a 162, cdno. 1 ), (2) la diligencia de auditoría que un funcionario de la Unidad de Vigilancia y Control del Ministerio de Educación Nacional debía adelantar en las instalaciones de la Fundación demandada, pero que, por confusión del auditor, se inició en las instalaciones de la demandante (fls. 58 a 60, cdno. 2), (3) la petición que radicó el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos en la Universidad Autónoma Latinoamericana, en cuyo texto hizo referencia a la “Fundación Universitaria Latinoamericana de Las Américas”, lo que dio lugar a que se solicitara una aclaración sobre el real destinatario de la reclamación, (4) la misiva que radicó una estudiante de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas –Yurany Muñoz Toro- en las instalaciones de la demandante, pidiendo un reembolso de dineros por la cancelación del semestre, pero que realmente iba dirigida a ese otro centro universitario (fl. 64, cdno. 2), y (5) el error en el que incurrió la candidata a estudiante de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Juliana Patiño Madrid, al comprar equivocadamente un PIN de matrícula en la Fundación demandada, convencida de que se trataba de aquella (229 y 230, cdno. 2).
Estos hechos, sin duda, evidencian la confusión –real- que se presenta en el público por la coexistencia de los signos similares utilizados por personas jurídicas que ofrecen servicios educativos en una misma ciudad, por lo que no es dable afirmar, en modo alguno, que los dos (2) signos pueden convivir pacíficamente, sin que el República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 16 registro de la marca figurativa otorgado mediante la Resolución 19938 de 24 de abril de 2017 quite o ponga ley, porque la discusión que aquí se planteó concierne a un signo diferente: la marca nominativa de la que es titular la demandante. 4. Ahora bien, ¿Es posible sostener, como lo hace la parte recurrente, que el signo Universidad Autónoma Latinoamericana es una marca débil y que, por ende, no excluye el uso de la expresión Fundación Universitaria Autónoma de las Américas? Para resolver ese interrogante es necesario precisar que una marca se considera débil “cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva”4.
Así lo ha establecido el Tribunal de la Comunidad Andina en varias de sus interpretaciones, en las que, además, ha sostenido que “todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…).”5 Sobre el particular también puntualizó ese mismo Tribunal, en otras de sus interpretaciones, que “la marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con 4 Proceso 016-IP-2012, sentencia de 10 de mayo de 2012. 5 Proceso 99-IP-2004, sentencia de 22 de septiembre de 2004.
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 17 cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía”, tras lo cual agregó que “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.”6 Por eso el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que: “consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Desde esta perspectiva, se advierte que una de las hipótesis de marca débil se configura cuando alguno de los elementos que la integran evoca una cualidad del producto o servicio que presta, o lo que es igual, cuando la marca es evocativa, en torno a la cual ha señalado el Tribunal de la Comunidad Andina que, “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca'.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio. 6 Proceso 30-IP-2013, sentencia de 30 de marzo de 2013.
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 18 En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.”7 En este caso es innegable que las expresiones Fundación, Universidad –incluida su desinencia, Universitaria-, Autónoma América y Latinoamericana corresponden, insularmente apreciadas, a expresiones genéricas y lugares geográficos –de uso común- respecto de los cuales ninguna persona puede alegar derecho de uso exclusivo, como tampoco prohibir que otras personas se valgan de ellas para conformar un signo distintivo.
En efecto, la palabra “universidad” ha sido utilizada por innumerables instituciones de educación superior en el país, en orden a “acredit[ar] [el] desempeño [de profesionales] con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional”, así como para “para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 7 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: "C - BOND".
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 19 especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados” (Ley 30 de 1992, art. 19). De igual manera, la expresión “autónoma” da cuenta de un rasgo que cualifica el servicio educativo prestado por la institución, sobre la base del reconocimiento que hace la Constitución Política para que pueda “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos” (artículo 69).
Con esa expresión, por tanto, se le transmite al público en general y a la comunidad educativa, en particular, que el establecimiento educativo tiene la potestad de “designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional” (Ley 30 de 1992, art. 28).
No en vano son múltiples los centros de educación superior que, en el país, utilizan esa expresión en su nombre, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Colombia (FUAC), Universidad Autónoma del Caribe (UAC), Universidad Autónoma de Manizales (UAM), Universidad Autónoma de Nariño, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR), Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Fundación Autónoma de Santander (FAS), Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.
Lo propio sucede con las palabras “Américas” o “Latinoamericana”, relativas a un lugar geográfico. La primera, referente de un continente, República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 20 y la segunda, de una parte del mismo cuya población comparte características étnicas y geográficas, y que se identifica por hablar lenguas derivadas del latín. Y como ciertamente nadie puede apropiarse de esos términos, son varias los establecimientos educativos que hoy los emplean, como la Fundación Universidad de América, la Corporación Universitaria Latinoamericana (CUL), la Corporación Tecnológica Indoamérica, Fundación Universitaria Panamericana, Centro Colombiano Americano, Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, Corporación Interamericana de Educación Superior (CORPOCIDES)8, entre otras.
Sin embargo, cosa diferente es el empleo combinado de tales expresiones, con el fin de obtener una distinción en el mercado de productos y servicios, porque en esta hipótesis –y a diferencia de lo que, por regla, debe hacerse en los procesos de cotejo marcario, que imponen una comparación global o en conjunto9-, el contraste o confrontación de los signos en los que se empleen palabras genéricas y/o de uso común debe hacerse sobre él o los elementos diferentes que integren el signo, pues es en ellos en donde se puede hallar la distintividad necesaria para hacerlo singular e inconfundible respecto de los demás que se valgan de idénticas o similares locuciones. 8 www.mineducacion.gov.co. 9 Cfme: Proceso 178-IP-2015, sentencia de 2 de marzo de 2016, según la cual, “- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor…” República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 21 Así lo ha puntualizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus interpretaciones, entre ellas la referida por la parte apelante en su escrito de reparos: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.”10 Y en otra de sus interpretaciones puntualizó: “… al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.”11 Por consiguiente, es claro que cualquier agente del mercado puede usar en su nombre comercial o como marca expresiones comunes o partículas genéricas, sin que pueda prohibirle a otros competidores su utilización. No existe aquí posibilidad de formular un juicio de reproche.
Pero lo que sí es censurable es el empleo de las mismas – o similares- palabras en una combinación que genere riesgo de confusión por no ofrecer suficiente distintividad en cuanto, por ejemplo, al origen empresarial del producto o servicio. Es por eso que 10 Proceso 21-IP-2013, sentencia de 15 de marzo de 2013. 11 Proceso 403-IP-2015, sentencia de 7 de diciembre de 2015.
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 22 el cotejo de los signos empleados por diversos empresarios, cuando se trata de marcas débiles, debe hacerse sobre los elementos que los diferencian y no sobre los que comparten, incluidas sus desinencias. Y es que en este caso, cotejados los signos en disputa, esto es, “Universidad Autónoma Latinoamericana” y “Fundación Universitaria Autónoma de las Américas”, la Sala no encuentra distintividad suficiente para evitar un riesgo de confusión en cuanto al origen institucional del servicio educativo que ambas universidades prestan, porque el único elemento realmente diferente que se incorporó en el segundo es la palabra “Fundación”, que por ser –en el ámbito educativo- genérica y evocativa de una persona jurídica “de utilidad común”12, también califica como débil y, por tanto, no brinda ninguna distintividad a dicho nombre.
Las otras dos expresiones que se añadieron son “Universitaria”, que es desinencia de Universidad, y “Américas”, que también es de uso común (incluso, dado el artículo que la precede: “las”, su pronunciación –“las américas”- genera una fuerte semejanza con la palabra, igualmente común, “Latinoamérica”), por lo que efectuado el contraste, del modo referido, no se percibe ningún rastro diferenciador.
En este orden de ideas, la universidad demandada no puede utilizar el nombre aludido, so capa de la debilidad de la marca de la demandante, porque no incorpora un elemento adicional que le 12 “Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria” (Ley 30/1992, art. 98).
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 23 otorgue la suficiente fuerza y distintividad para no causar confusión en el público. Tampoco puede hacerlo so pretexto de una supuesta vulgarización de la marca de la demandante, no sólo porque ese hecho carece de prueba, sino también porque del uso de expresiones comunes y genéricas no se puede inferir que dicho signo se haya vulgarizado. 5.
Ahora bien, aunque es cierto que el nombre comercial también goza de protección legal, no lo es menos que el derecho de uso exclusivo no lo otorga el depósito, sino “su primer uso en el comercio” (Decisión 486, art. 191). Y como en este caso no se logró demostrar que la Fundación demandada fue quien primero usó el conjunto de expresiones en disputa, pues sólo desde el año 2003 se denominó como tal, mientras que la demandante viene haciéndolo desde 1968 (fls. 4 a 6, cdno. 1), resulta incontestable que tampoco, desde esta otra perspectiva, es suya la razón. Sobre el particular señaló –para este caso- el Tribunal de la Comunidad Andina, que quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (…).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario’13”14 13 Ver interpretación prejudicial recaída en el proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998. 14 Fl. 33 vto., cdno. 3.
República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO. Exp. 001201572005 01 24 Por consiguiente, ante la ausencia de pruebas que demuestren ese uso anterior, se imponía negar esa defensa. 6. Puestas de este modo las cosas, se confirmará la sentencia de primer grado porque, pese a que la demandante tiene una marca débil, el nombre (que por cierto no puede confundirse con la razón social) utilizado por la demandada no ofrece suficiente distintividad y, por ende, puede inducir al público a confusión sobre la procedencia de los servicios que ambas universidades ofrecen.
Lo anterior no significa, en modo alguno, que la demandada no pueda utilizar las expresiones “Fundación”, “Autónoma”, “América” y “Universidad”, entre otras. Simplemente no puede emplearlas bajo el conjunto que utiliza actualmente como nombre comercial (Fundación Universitaria Autónoma de las Américas). Se condenará en costas a la parte demandada, por resultar vencida en el juicio.
DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil de Decisión, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia de 13 de septiembre de 2017, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del proceso de la referencia, con la precisión contenida en el segundo párrafo del numeral 6º de las consideraciones de esta decisión. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 001201572005 01 25 La publicación ordenada en el numeral 4º del fallo apelado, deberá incluir la referencia a esta sentencia y la precisión efectuada en ella. Se condena en costas de la instancia a la parte recurrente. Por secretaría remítase copia de esta sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
NOTIFÍQUESE MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ Magistrado JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA Magistrado RICARDO ACOSTA BUITRAGO Magistrado