1 Declarativo Demandante: Quala S.A. Demandado: Prebel S.A. Exp. 001-2016-03775-02 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL MAGISTRADO PONENTE: LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ Bogotá D.C., veinte de marzo de dos mil diecinueve Se deciden los recursos de apelación formulados por ambas partes contra la sentencia emitida el pasado dieciséis de agosto por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del proceso adelantado por Quala S.A. contra Prebel S.A., en la que declaró que esta última incurrió en infracción de marca tridimensional y negó las pretensiones atinentes a la contravención de marca notoria, actos de competencia desleal de confusión, aprovechamiento de reputación ajena y violación de normas, así como la indemnización de perjuicios exorada por el demandante.
CONSIDERACIONES 1. En desarrollo del artículo 333 de la Constitución Política, tuitivo de la operatividad de la economía como tema de utilidad común, se emitió la ley 256 de 1996 cuya orientación, entre otras directrices, radica en asegurar el funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de mercado y la del público en general, se consagraron los 2 efectos, controles, sanciones y manifestaciones de los actos concurrenciales desleales, siendo su objetivo primordial garantizar la libre y recta competencia económica mediante la prohibición de conductas falsarias, procurando de los agentes un obrar de buena fe y ajustado a deberes generales de comportamiento.
De otra parte, el derecho de propiedad intelectual, del que hacen parte los signos distintivos como manifestación propia, ofrece dentro de sus notas características que es real, pues su vigencia es oponible erga omnes, se puede ejecutar sin necesidad de autorización externa y, además, es incorporal o inmaterial, en la medida que recae sobre un bien mueble o activo intangible, que se hace evidente por medio del reconocimiento legal del derecho particular y excluyente de explotación que tiene su titular, que lo habilita para obtener los beneficios jurídicos y económicos que le son propios y prohibir de los demás el uso no consentido, entre otras prerrogativas.
Las anteriores anotaciones son útiles para destacar que mientras que la acción que se desgaja de la primera de las disciplinas mencionadas persigue la protección directa o indirecta de los competidores y del mercado, la segunda ampara a los titulares de un derecho de exclusiva, materializado en el monopolio otorgado por el Estado sobre el signo distintivo, de suerte que bien podrían enjuiciarse de forma individual las circunstancias que dan lugar a una u otra modalidad de resguardo o rituarse bajo la misma actuación, sirviéndose del mismo esquema fáctico y pruebas para su acreditación, como sucede en esta oportunidad, aunque con el necesario estudio particular que exige cada una de ellas. 2.
Luego de precisar que no se estudiaría la contravención del diseño industrial del envase del champú Ego -propiedad de Quala- por no haberse incluido como pretensión, el Superintendente Delegado, 3 después de comparar la marca tridimensional del demandante con la del champú Arden for Men en adelante Arden, -propiedad de Prebel- concluyó que hubo infracción del derecho, destacando, como principales semejanzas, que tienen “al costado izquierdo” una serie de ondulaciones -para lo que no resultaba relevante el número que cada una de ellas tenía- y que una más pronunciada en la que además hay unas estrías; la similitud en el anchor de los envases; que los colores son asimilables “ya que el del demandante es negro y el de la demandada es gris”, características que recaen sobre elementos que otorgan poder distintivo.
Agregó que no es procedente estudiar si esas semejanzas se trataban de elementos de uso común porque ese debate debió plantearse en el trámite de la concesión de la marca. Sin embargo, aclaró que “no se estudia” la trasgresión de la marca mixta debido a que en ella prima el elemento nominativo Ego, el que no está en discusión. Por igual, manifestó que “no se analiza” si existió la infracción desde el punto de vista de la notoriedad de la marca del demandante, debido a que no se demostró que ostentara esa naturaleza y si bien existía un acto administrativo que la atestaba, tal declaración tenía como límite el año 2014, de cara a que los hechos ocurrieron en el 2015.
En relación con la competencia desleal expuso que no hay medio suasorio que ponga en evidencia que los consumidores compraron Arden pensando que era el producto Ego, pues de la declaración de la representante de Quala se desprende que ningún consumidor se quejó en ese sentido, de lo que dedujo una confesión respecto de la confusión. Además, hay otros elementos relevantes en la elección del consumidor como el etiquetado, que es diferente a simple vista, y cuyos colores hacen parte de toda una línea de productos de Arden, de los que ésta se benefició para ganar posición en el mercado del champú. 4 Finalizó relievando que, a pesar de estar demostrada la infracción de la marca tridimensional, no se acreditó el daño padecido, lo cual juzgó como necesario muy con independencia de haberse sometido al sistema de indemnización prestablecida y que al parecer del actor la prueba de la dimensión del perjuicio estaba en un informe realizado por los mismos funcionarios de Quala, que no podía valorarse como evidencia de ese alegato porque ello implicaría aceptar una prueba elaborada por el propio interesado para beneficiarse de ella. 3.
Ambas partes apelaron la decisión. De manera metodológica se resolverá en primer lugar las impugnaciones de las partes relacionadas con la infracción marcaria, de la que la demandada pide su revocatoria, con sustento en que el superintendente se equivocó al valorar la marca tridimensional de forma fragmentada y no sobre la totalidad del envase, y que las semejanzas no deben establecerse de manera parcial sino sobre la integridad de la marca.
Tampoco hay suficiencia para expresar que hay similitud entre ellas debido a que, como lo exige la normativa de la Comunidad Andina, ésta debe llevar al riesgo de confusión del público, requisito indispensable para que se tipifique la conducta agresora, lo cual no se probó. Expuso, además, que el examen mencionado debe efectuarse prescindiendo de las formas usuales o de uso común, que son las que permiten asociar el producto con todo un género -por ejemplo, de implementos de aseo personal para hombre- y no una especie determinada.
Esas características, para este proceso son, al parecer del demandante, las ondulaciones y superficie irregular del champú, que tienen como propósito facilitar su agarre y utilización, función que Quala admitió al contestar la oposición formulada por un tercero contra su solicitud de marca mixta. Finalizó argumentando que la sentencia 5 es contradictoria porque concluyó que no había confusión pero aun así accedió a la declaratoria de infracción marcaria.
El demandante, alegó que es procedente ampliar la declaratoria de infracción marcaria porque también se incurrió en la causal descrita en el literal e), artículo 155 de la Decisión 186 de 2000, porque Prebel usa un signo idéntico o similar a su marca notoria Ego. 4. De manera liminar y con el propósito de dirimir la controversia diseñada por las partes, conviene precisar que la interpretación del Tribunal Andino de Justicia que sirve al proceso, hizo énfasis en que no obstante que la causal prevista en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, que es uno de los pilares de la materia en análisis, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión cuando la aplicación o colocación de una marca o signo distintivo es idéntico, coyuntura que, en sentido adverso, debe acreditarse cuando esta, simplemente, es semejante o similar, por cuanto “se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes (…) en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación”, distinción que, así mismo, deja en evidencia que cualquier parecido no constituye o encarna el comportamiento sancionable, pues esta se restringe a la similitud que sea idónea para causar, al menos, la contingencia de la confusión. Aunado a ello el Tribunal Andino describe una serie de directrices que se deben observar al practicar el parangón entre el signo registrado como marca y el que se denuncia como infractor, para lo que se debe tener en cuenta “su naturaleza; es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos tridimensionales”, con exclusión de las formas de uso común y necesarias del producto o servicio, con la precisión que si ello causa una reducción de los signos “de tal manera 6 que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario”.
Precisó, además, que el examen debe surtirse con los elementos que aportan distintividad “como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor”. Así mismo, en ese cotejo “no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre estas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso”.
De igual manera, en los pronunciamientos comunitarios se ha puntualizado que “si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio de consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser ponderado y analizado”, al paso que tratándose de “productos y/o servicios de consumo selectivo es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad”, pensamiento avalado en interpretación prejudicial 680 de 2015.
Partiendo de las anteriores directrices, como los signos de los productos en disputa corresponden a champús para hombre, sin peculiaridades especiales -como lo sería, por ejemplo, la venta bajo formula médica-, y estando probada su comercialización masiva, el paralelo entre los envases debe realizarse con apoyo en la percepción 7 de un consumidor medio, quien, como ya lo había precisado esta Corporación en auto del 19 de abril de 2017, tiene sus propias dinámicas de compra, informadas por la informalidad, esto es, sin recurrir a exhaustivas exploraciones sobre el producto y las notas de identidad que los informan.
Ahora bien, a pesar de que no existe duda en torno a la posibilidad de que el empresario acceda a la protección de un signo tridimensional en tanto éste permite diferenciar un bien o servicio debido a sus notas particulares, empero a quien se reconoce dicho tipo de marca no se le concede el monopolio de las formas usuales o elementos de uso común del mismo bien o servicio, esto es, las que “de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios”, porque, “en este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada”, como recordó el Tribunal Andino en concepto que informa a este proceso.
Con todo, “si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios”. 5. El superintendente delegado no abordó la controversia propuesta por la demandada como oposición a las pretensiones de la declaración de infracción marcaria referido a la utilización de formas comunes en ambos envases de champú, con sustento en que esa polémica debió plantearse en el trámite de oposición a la concesión de la marca tridimensional.
Tal afirmación no tiene respaldo legal en la medida que a esa abstención dentro del ámbito administrativo, la ley no le otorga efecto preclusivo o limitante para que pueda servir de argumento de ataque o defensa en una acción jurisdiccional. 8 La anterior conclusión se apoya en que no hay texto legal que así lo declare a lo que se adiciona que en el trámite de la anulación del registro marcario -cuyas consecuencias son incluso más gravosas para el titular porque eliminaría los efectos de ese acto de atestación del órgano competente- el Consejo de Estado concluyó que “no existe una norma jurídica que establezca expresamente tal efecto ni que permita derivarlo por vía de interpretación y porque tal postura riñe con la comprensión del integral y oficioso examen de registrabilidad de la jurisprudencia andina … Tal como está configurado en el ordenamiento comunitario, antes que una carga, de cuyo incumplimiento se puede derivar consecuencias procesales negativas para quien sea titular de un interés legítimo en oponerse al otorgamiento de una marca solicitada y no lo haga, la posibilidad de formular su oposición constituye una facultad que no busca más que establecer un mecanismo procesal apto para reforzar en sede administrativa la protección conferida a la propiedad industrial … De aquí que no pueda, entonces, equipararse el ejercicio de esa facultad a una suerte de requisito de procedibilidad para acudir posteriormente a la justicia administrativa, ni sea tampoco un elemento condicionante de la legitimación en la causa por activa”, doctrina explayada en sentencia del 14 de abril de 2016, radicado 2009-00184.
Por lo anterior, dada la indiscutible relevancia de esa materia de cara al examen de confusión de los envases, el juzgador de primera instancia debió resolver ese planteamiento, con la precisión de que esa inspección, según lo preceptuó el Tribunal Andino, no ha de incluir aspectos anejos como la etiqueta, pues de concurrir estas su cotejo debe ajustarse a las directrices previstas para el parangón del signo de que se trate, de allí que la comparación no se realice a partir de los aspectos que, en opinión de la demandada, permiten distinguir los productos. 9 Con esta orientación, se destaca que en el expediente obra prueba que Quala al contestar la oposición que presentó el tercero Unilever en la petición de marca mixta Ego, replicó que “no le asiste ninguna razón a la opositora [Unilever] quien pretende apropiarse de elementos de uso común para los envases de la categoría tratando de reivindicar protección sobre elementos indeterminados tales como un ondulado irregular”, y que “los elementos sobre los cuales pretende protección exclusiva la opositora son elementos de uso común en los envases de varias categorías y en especial en la clase 3, los comerciantes utilizan varios tipos de patrones ondulados irregulares para hacer más cómodo el agarre de sus envases, existen registradas y en el mercado varias marcas que utilizan dichos ‘ondulados irregulares’ que simulan la forma de los dedos de la mano, lo cual desde ningún punto de vista constituye una imitación, y resultaría por decir lo menos desproporcionado que un comerciante pretenda el uso exclusivo de un patrón de ondulado irregular en un envase como lo pretende en este caso la opositora”, para lo que recordó que existían registros en el mercado de varios signos distintivos caracterizados por implementar patrones de ondulado para el agarre del envase y curvas pronunciadas en los costados, concluyendo que “la única coincidencia de las marcas que se están cotejando es que ambas utilizan un patrón irregular de agarre, sin que este patrón coincida en uno y otro envase ya que ambos tienen sus propios rasgos característicos, y ya que los patrones indeterminados de los envases no son protegibles y mucho menos como marca, no le asiste ninguna razón a la opositora ”.
Tal documento se adjuntó a la contestación de la demanda sin que el actor -participante en ese mercado- confrontara su autoría o proveniencia, lo desconociera o controvirtiera su decreto como prueba para el contradictorio, de donde fluye que hubo aceptación concerniente a que los moldes de ondulados irregulares de agarre y 10 curvas pronunciadas en algunos de sus costados son elementos de uso común de la categoría, por lo que era necesario reparar en ellos con el propósito de realizar adecuadamente el estudio de confusión entre ambos envases, puesto que, dada esa naturaleza, inhiben su clasificación como característica distintiva del producto del demandante.
En consecuencia, recuerda el Tribunal que en la realización del examen de riesgo de confusión, habrá de estimarse, según las pautas indicadas por el intérprete andino, que ante la presencia de esas formas comunes es preciso acudir a las características particulares de cada producto para evaluar si la disposición de esas curvaturas y ondulados permite identificar cada producto o puede causar vacilación en la elección por los adquirentes -sin que ello implique un estudio fragmentado del conjunto marcario- condición esta última de la que no hay prueba se materialice, en la medida que, vistos de manera sucesiva los envases, se constata que uno y otro tienen peculiaridades que los diferencian, ya que a pesar de que ambos utilicen las referidas curvaturas, Arden tiene un repujado antideslizante en la parte inferior de la botella con cualidades diferenciadoras que no porta el envase de Ego, al paso que las curvaturas que se ajustan a los dedos de la mano se encuentran a lo largo del envase de Ego y para Arden solo en la parte superior.
Esto pone en evidencia que, partiendo de los elementos que aportan distintividad entre uno y otro, se concluye que los hechos que denuncia el demandante no son idóneos para causar el riesgo de confusión en el consumidor medio, lo que descarta la prosperidad de la pretensión que atañe a la contravención de la prohibición prevista en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 y conlleva al triunfo de la censura interpuesta por Prebel. 11 Enlazado a lo expresado, en relación con el acto de competencia desleal previsto en el literal e) ib. -que el demandante pide que se declare- es útil recordar que este consiste en “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida…cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”.
Al respecto, cumple destacar que dicho precepto igualmente hace referencia a la ‘identidad’ y la ‘similitud’ de allí que sea aplicable la misma pesquisa agotada en precedencia. Por consiguiente, la ausencia de identidad entre los envases utilizados en los productos de los extremos de la controversia y la falta de prueba acerca del riesgo de confusión -necesario para que se actualice la hipótesis de la ‘similitud’- hace irrelevante cualquier indagación desde la arista de la notoriedad alegada por Quala.
Por ende, ninguna trascendencia para este específico proceso tiene la investigación de la acreditación de la notoriedad de la marca del demandante o su vigencia, censura que, entonces, fracasa, dada la ausencia de prueba de la conducta desleal imputada. 6. Despejada esta temática, se resuelve la impugnación del demandante dirigida a que la competencia desleal se configuró pues el consumidor conoce a Ego con el solo envase, confusión que al percibirse en la comodidad del hogar -como lo muestra uno de los dictámenes-, con mayor razón se materializaba en los establecimientos de comercio; que como la representante legal de la demandada admitió que Ego es una marca reconocida, calidad que también se corrobora con el informe “top of mind”, recortes de prensa, análisis de mercado y el estudio de confundibilidad aportado por la demandada, el cual da cuenta de la similitud o semejanza que al ser 12 evidente “…sí tenía la capacidad de generar un riesgo de confusión”, conclusión que, por igual, refuerza el análisis de la empresa Eyesee sobre identidad gráfica y el examen de exposición a los consumidores realizado por Mentis Group, así como la presunción de certeza derivada de la falta de contestación de los hechos 2.22 a 2.25 en los que se afirmó que hubo mala fe de los demandados e idoneidad para generar confusión. En torno a la viabilidad de condenar en perjuicios arguyó que no era necesario probar el daño ni su cuantía porque las normas sobre indemnización prestablecida los presumen, tal como lo reconoció el funcionario a cargo de este proceso en sentencia de 2015 en distinto juicio; sin embargo, demostraron que hubo pérdida de participación de Ego en el mercado al ingreso de Arden con el uso del envase infractor, ventaja que, en su criterio, se constata en tanto que las ventas de la demandada disminuyeron cuando, con ocasión de la medida cautelar, retiraron el producto con ese envase, coyuntura que confirma que el empaque usado por Arden era determinante de su éxito en el mercado. 7.
Para resolver esta réplica comporta reflexionar que el artículo 97 del Código General del Proceso prevé que la falta de pronunciamiento expreso frente a los hechos de la demanda hace presumir ciertos los supuestos fácticos susceptibles de confesión, consecuencia que así mismo relievó el funcionario de primera instancia. No obstante, no puede dejarse en el olvido que las presunciones legales y aún la propia confesión de parte puede ser desvirtuada, pues ninguna prueba ingresa al contradictorio “…en arca sellada para siempre, y adquiera la categoría de verdad inexpugnable, de tal suerte que sobre ella no se pueda volver la mirada…porque hay que convenir que es principio admitido ahora que la confesión es infirmable, según expresión 13 paladina, en cuanto a nuestro ordenamiento respecta”, como se plasmó en sentencia del 1 de abril de 2003, expediente 7514.
De igual manera, es necesario recordar que para que dicho presupuesto demostrativo opere no es suficiente el solo silencio, total o parcial, frente al supuesto fáctico consignado en el escrito inicial, en tanto que la confesión, expresa o presunta, debe recaer sobre ‘hechos’, que, según la Real Academia de la Lengua se definen como “acción u obra”, “cosa que sucede” o “asunto o materia de que se trata” algo.
Por lo tanto, es necesario indagar, en el caso particular, si en verdad haber callado ante los numerales 2.22 a 2.25 configura la confesión presunta alegada, cuestionamiento al que se responde de manera negativa, dado que en los mencionados apartes no se exponen ‘hechos’ en concreto sino la postura particular del demandante en relación con la presentación de los productos, su idoneidad para catalogarlos como similares y generadores de actos de competencia desleal (2.22 y 2.25); las conclusiones extraídas de una de las pruebas aportadas al proceso (2.23); y la descripción de una norma jurídica (2.24), de allí que no sea factible concluir que se actualizó la ficción en estudio.
Esta conclusión se extrae sin perder de vista que el juzgador de primera instancia declaró, durante la audiencia inicial, que sobre tales apartes de la demanda “se aplicará la sanción que prevé el artículo 97 del C.G.P”, esto es “presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión en ellos contenidos”, aseveración que pone de presente que la presunción se sometió a la verificación del presupuesto legal citado, acaso que, como ya se dijo, no ocurre.
Aunado a lo anterior, como lo ordena la ley procesal, el escrutinio del material probatorio debe ser de manera íntegra, sistemática, en todo su conjunto, con aplicación de las reglas de la sana crítica, mandato impuesto por el artículo 176 del 14 Código General del Proceso, análisis panorámico que procede a efectuar el Tribunal. 8.
En primer lugar, Quala arguye que el amplio reconocimiento que tienen los consumidores de Ego, está respaldado por el dictamen pericial elaborado por Mentis Group, laborío en el que se muestra a los encuestados el empaque de Arden for Men sin etiquetas preguntándoseles por la marca de champú con la que identifican el envoltorio, a lo que el 72% de las personas respondieron que era Ego, y que mostrados ambos envases con etiqueta y en forma simultánea se concluía por las personas que los mismos eran muy parecidos o demasiado parecidos.
Sin embargo, de tales resultados se desgajan dos falencias que afectan su credibilidad y poder demostrativo de la confusión, desde el punto de vista jurídico. Lo anterior porque la muestra utilizada no se compagina con el público al que, según la demanda, llegaba el producto Ego, pues en ese escrito se enfatizó que el champú de los demandantes se comercializa en el territorio colombiano y que la recordación del público igualmente se presenta a nivel nacional a lo que se agrega que la cuantificación del mercado que se dice haber perdido también tiene alcance al “total Colombia”, en contraste con el sector de consumidores encuestados por Mentis Group, que únicamente se refiere a la ciudad de Bogotá, restricción por la que se cuestionó si era necesario acudir a una población mayor, contestando el experto que sí, para aquellos eventos en que la audiencia supere al distrito capital, con el agregado que tales conclusiones podían ser una aproximación a lo que ocurre a nivel nacional, pero que ese no fue un objetivo del sondeo.
De otra parte, en la encuesta se muestra a los consumidores los dos envases de manera simultánea para preguntarles si encuentran similitudes en ellos, con olvido de que “en la comparación marcaria, y 15 siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de la otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario”, como lo puntualizó el Tribunal Andino en interpretación prejudicial 84 de 2015.
En este orden, además de resentirse en el ámbito territorial que debió ser analizado, la convicción generada por el dictamen se diluye en la medida que la metodología no acompasa con los criterios reconocidos para la evaluación o cotejo entre signos distintivos. Por el contrario, el método implementado generó alta sugestión para los encuestados, a quienes se puso de presente, en un mismo instante, los dos envases, forzando un análisis con mayor minuciosidad, grado de detalle al que no se llega en las condiciones normales del mercado que, se itera, es de un producto de consumo masivo.
En lo que concierne a la encuesta realizada por Kantar Mildwardbrown aportada por la demandada, de la que Quala se vale para invocar la confusión forjada entre el público consumidor, conviene apuntar que esta incurre en similar defecto al que se acaba de relievar, en la medida en que las preguntas encaminadas a establecer el grado de similitud forzaron un detallado escrutinio por parte de los encuestados, análisis que altera el comportamiento natural del consumidor medio, circunstancia que se actualiza con la práctica de distinciones en “forma del envase”, “tapa del envase”, “contenido del envase”, “calidad de los materiales del envase”, “forma de la etiqueta”, “colores de la etiqueta”, “letra usada en la etiqueta” y “marca del producto”.
Con esta misma 16 orientación, la confundibilidad que, como pregunta independiente, fue indagada a los encuestados, está seriamente afectada por el alto grado de incitación al que se sometió a los absolventes del cuestionario, de allí que carezca de poder de convicción para los precisos propósitos del tema controvertido. De otro lado, la demandante alega que un elemento adicional para definir el riesgo de confusión es el examen de “cuantificación de impacto visual”, que se basa en el “proceso de percepción ocurrido en el sistema visual humano frente a determinados estímulos gráficos” y “permite elaborar un análisis comparativo de estímulos visuales independientes, a fin de determinar, de manera científica, el grado de semejanza que se presenta entre ellos”, según el cual hay “una semejanza sobre el 80%” creando un parámetro de “identidad cromática” por el que “la probabilidad de confusión asciende al 82.44%”.
A pesar de que no es posible descartar la eficacia de estas evaluaciones técnicas con el propósito de determinar la confusión en el consumidor, empero las investigaciones realizadas con este propósito deben partir de las características primordiales del tipo de consumidor al que va dirigido determinado bien o servicio, que, se itera, en el caso que ocupa la atención de la Sala, es el de carácter medio, participante en el mercado de consumo masivo, no especializado, es decir, quien no fundamenta su decisión de compra en un análisis meticuloso del producto, dado que no repara en detalles específicos para definir su adquisición, presupuesto que no se satisface con la simple mención de que el peritaje se realice partiendo de cómo el consumidor medio percibe los signos distintivos.
Hecha la anterior precisión, y en relación con el dictamen mencionado, ninguna duda existe en torno a que los estímulos visuales juegan un 17 papel importante para que el consumidor se incline por un determinado bien o servicio. Más, cuando la decisión de compra se basa en el conocimiento previo de un producto -como alega el demandante- y pretende demostrarse que el consumidor está, cuando menos, ante el riesgo de confundirse, ya porque -en el caso estudiado- compre Arden pensado que es Ego o que tienen origen empresarial común, o que entre ellos hay algún tipo de relación comercial, siendo preciso acreditar que, situados de manera sucesiva, hay una posibilidad real y cierta de perturbar la decisión de compra.
Dicho presupuesto, a consideración de la Sala, no lo evidencia el peritaje de impacto visual, puesto que su desarrollo se orienta a establecer la similitud que existe entre los dos envases y los estímulos que ello puede crear sobre la vista humana, factor que, en solitario, no es idóneo para concluir que el consumidor se va a encontrar en una situación de perplejidad para la elección del producto, en tanto que pese a la abstracta semejanza detallada, al comprador se le presume medianamente informado, no inconsciente y ajeno a los restantes factores característicos de los bienes y servicios, de allí que no reaccione mecánica e inopinadamente a las incitaciones visuales.
En consonancia con lo explicado, no puede despreciarse que el experto manifestó que en el marco teórico de la investigación se puntualizó que la percepción a través de la vista implica dos estadios: el primero que es la “transducción”, el cual hace caso al instante en que la imagen aparece en el campo visual y genera un estímulo sensorial de la persona, y la segunda fase, que está dentro de la órbita subjetiva de cada individuo, que es la interpretación que la persona le da a esa persuasión, admitiendo igualmente que ese análisis no se aplicó a ningún sujeto porque haría diluir la objetividad del examen, que se limita a la aplicación de leyes físicas, a lo que se adiciona que según su experiencia no existe ningún caso en el que las similitudes 18 sean del 0% porque los menores valores en las semejanzas han sido del 15%, de lo que habría de concluirse que todo producto en el mercado está en riesgo de confundirse con otro, razones por las que es insuficiente el referido medio demostrativo, para extraer, como desenlace, que existe la confusión amparada por el ordenamiento jurídico.
Contrariamente, es oportuno indagar por la presencia de otro tipo de factores que, en la mente del consumidor, causan la recordación del producto, pues no en vano existen componentes de distinción que priman sobre otros, como se ha reconocido por la doctrina andina, por ejemplo, la preponderancia de los elementos denominativos tratándose de marcas mixtas, que, según quedó fijado en la sentencia de primera instancia, lo constituye la expresión “Ego”, la cual no permite que se genere el riesgo de confusión. Descartada la utilidad probatoria del material inspeccionado y con independencia de que, en gracia de discusión, se admitiera la recordación de Ego en el mercado, lo cierto es que ella tampoco es suficiente para concluir que se presenta el riesgo de confusión del envase de Arden con las marcas de Ego, puesto que, en criterio del Tribunal, existen profundas peculiaridades en la presentación de los champús que impiden concluir que ese acto se materializa, como quiera que, aunado a la posibilidad de discernir claramente entre cada uno de los envases, si se analizan, no solo con su parangón como signo tridimensional, sino en todos sus componentes, el elemento más característico de uno y otro producto es su denominación, es decir, Ego y Arden for Men, que se encuentran en caracteres visibles y, al margen de compartir la tonalidad de los colores, no se presta a la perplejidad denunciada por el demandante, en donde en realidad, en la posición de consumidor medio, no la hay, debido a que la 19 disposición de ambos nombres, en su pronunciación, visualización y presentación, los diferencian de forma natural.
Por demás, si se analizara la problemática desde la insistente perspectiva presentada por el actor de que ambos champús “se están exhibiendo en la mayoría de supermercados uno al lado del otro” -de lo que no se probó la influencia de las partes en esa decisión comercial de los distribuidores- el riesgo se difumina aún más rápidamente, porque en ese escenario no se observa cómo el consumidor medianamente informado podría incurrir en error al estar los productos uno al lado del otro que, como ya se dijo, tienen una denominación con acentuadas diferencias, al paso que sus etiquetas gozan de identidad propia como lo es la disposición vertical de Ego y horizontal de Arden For Men y el resaltado rojo de éste último para destacar la leyenda “3 en 1” atinente a las cualidades de su producto.
Con otras palabras, la disposición sincronizada y locativa en la góndola favorece que el consumidor no se encuentre en riesgo de confundir los champús, atribuirlos a un mismo origen empresarial, ni asociarlos comercialmente, y, en sentido adverso, los estimula a que fundamenten su elección basados en elementos predominantes como lo es su denominación, todo lo cual permite concluir que no se configura este acto de competencia desleal. 9.
Ahora bien, en lo que dice relación con el alegato relativo a que Prebel se aprovechó de la reputación lograda por el champú Ego, - esta, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es la “opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo” o el “prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo”- acto que descartó el juzgador de primer grado con fundamento en que Ego no probó la fama alegada, argumento que, en verdad, no comparte la realidad de la actuación pues lo cierto es que sí se probó, como se 20 puede corroborar con el interrogatorio de la representante legal de Prebel y el testimonio de la empleada de dicha entidad.
Sin embargo, para la configuración de ese acto reprochado por la ley, no basta que se demuestre la reputación, sino que el demandado se valió de ella para explotarla a su favor, presupuesto este último que no está debidamente demostrado. Sobre esta temática el a quo dio por probado que Arden for Men es también una marca conocida en el mercado de productos de aseo, desde hace aproximadamente 40 años y que si bien no comercializaba champús desde esa época, la introducción de este nuevo implemento, que puede considerarse como marca “sombrilla o paraguas”, tiene la “capacidad de heredar [la] distintividad” ya ganada en el comercio, aunado a que “los colores del trade dress de Arden corresponden a los colores de la línea identificada bajo el mencionado signo distintivo”, conclusiones que extrajo de analizar la certificación y anexos emitidos por la empresa Viapiani, la cual dio fe de fabricar las etiquetas autoadhesivas para la demandada desde 1979.
Ese corolario, tiene su apoyo en el material decretado como prueba (fl. 96 vto, cdno 9), cuyo contenido fue ratificado, sin que se pusiera en entredicho su autenticidad ni la veracidad de la información reportada. Por el contrario, las preguntas realizadas se encauzaron a indagar si el empleado de Viapiani tenía conocimiento de a qué producto se adhieren las etiquetas, escrutinio que no le reporta ningún beneficio a esta temática.
En consecuencia, dado que no se desvirtuó que la entrada del champú Arden for Men al mercado se impulsó con la propia recordación que la marca se había ganado para distinguir productos de aseo personal, fluye como epílogo que fue la reputación de la demandada la que le sirvió para promocionar el nuevo producto y ganar una posición en el 21 mercado, al paso que, usufructuando ese prestigio construido, se valió del elemento característico de los colores utilizados en los demás implementos de cuidado personal que previamente vendían, para impulsar su emprendimiento, motivos por el que no se concreta el acto de aprovechamiento de reputación ajena denunciado. 10.
Las anteriores consideraciones son suficientes para resolver los temas materia de apelación en tanto que al reversarse la declaratoria de infracción marcaria y confirmar lo concerniente a la inexistencia de actos de competencia desleal, resulta superfluo evaluar si hubo “una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica”, causal que se cimentó en la contravención a los signos distintivos -hipótesis que, según el demandante, sustenta el acto desleal de violación de normas- así como tampoco existe razón para estudiar la negativa a condenar en perjuicios, por cuanto no se demostró la configuración de las conductas que dieran paso a ese apremio.
En virtud de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR los ordinales primero, segundo y sexto de la providencia impugnada. En su lugar se niegan las pretensiones concernientes a la infracción marcaria.
SEGUNDO: CONFIRMAR los restantes apartes de la sentencia recurrida. 22 TERCERO: Costas en ambas instancias a cargo de la demandante. Como agencias en derecho de este grado el Magistrado Sustanciador señala la suma de $2.000.000. Notifíquese, LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ Magistrado Ponente JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO Magistrado NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN Magistrada