Exp. 001 2018 29151 04 1 REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SALA CIVIL Magistrada Ponente MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) ASUNTO: PROCESO VERBAL (PROTECCIÓN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL) PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD ANDREAS STIHL AG. & CO.
KG. CONTRA LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. Rad. 001 2018 29151 04 Sentencia escrita de conformidad con lo autorizado por el artículo 14 del Decreto Legislativo No. 806 de 2020, cuyo proyecto se discutió y aprobó en sesión de sala del 21 de abril de 2021, según Acta 15 de la fecha. Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra la sentencia que profirió la funcionaria del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 11 de diciembre de 2019, dentro del asunto de la referencia. I.
ANTECEDENTES 1. La sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG. por intermedio de apoderada judicial, mediante demanda que posteriormente reformó1, promovió proceso verbal por infracción a derechos a la propiedad 1 Cfr. fls. 201-221 C. 2 Exp. 001 2018 29151 04 2 industrial contra la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., para que se acojan las siguientes pretensiones: 1.
“Que se declare que el uso que la COMERCIALIZADORA y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., hace en Colombia de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 para identificar en el comercio espadas para motosierras, infringe el derecho al uso exclusivo que la sociedad ANDREAS STIHL G. & CO. KG, ostenta sobre dicha marca, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.
Que se declare que el uso que la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., hace en Colombia de un diseño confundiblemente similar, que solo presenta diferencias secundarias respeto al diseño industrial con certificado de registro No. 8570, para identificar en el mercado motosierras, infringe el derecho de uso y explotación exclusiva que ostenta la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO.
KG sobre dicho diseño, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Que se declare que la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a través de la comercialización de la motosierra identificada como “WSA TOOLS 52CC YD-HY-58B ORANGE CHAIN SAW” comprada en el establecimiento de comercio denominado COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA, ubicado en la calle 16 No. 19 A -11 de la ciudad de Bogotá D.C., y de los 21 motores de motosierra incautados en el mismo establecimiento el día 7 de mayo de 2018, por el funcionario de Policía Judicial Subintendente Carlos Andrés Rueda Espíndola, vulnera los derechos de propiedad industrial que la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO KG, ostenta sobre la marca de color solicitada a registro el día 31 de octubre de 2017, bajo el expediente SD2017/0085170. 4.
Que se declare que el uso que la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y de un diseño confundiblemente similar que sólo presenta diferencias secundarias respecto al diseño industrial con certificado de registro No. 8570, para identificar en el mercado colombiano motosierras y espadas para motosierras, se encuentra inmerso dentro de los actos contemplados por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como infracción marcaria, particularmente, los contenidos en los literales a) y d) del artículo 155. 5.
Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., cesar los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial que se vienen desarrollando en contra de los intereses de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO KG, como titular en Colombia de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y del diseño industrial con certificado de registro No. 8570. 6.
Que se prohíba a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., la venta y comercialización de motosierras y accesorios para motosierras en las cuales se reproduzca de manera no autorizada la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y/o el diseño industrial con certificado de registro No. 8570 de propiedad de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO.
KG., u otro signo confundiblemente similar. Exp. 001 2018 29151 04 3 7. Que se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., retirar de los círculos comerciales, todos los productos en los que se reproduzca, de manera no autorizada la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y/o el diseño industrial con certificado de registro No. 8570 de propiedad de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO.
KG., u otro signo confundiblemente similar. 8. Que se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., informar a la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG, como titular de los derechos infringidos, sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes infractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9.
Que se adopten en contra de la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG. 10. Que se condene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a pagar a favor de mi representada el monto de los perjuicios a ella causados con ocasión a la infracción a sus derechos de propiedad industrial sobre la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y el diseño industrial con certificado de registro No.8570.
Valor que al tiempo de la presentación de la demanda asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000) moneda legal colombiana. 11. Que se condene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a pagar a favor de mi representada el monto de los perjuicios a ella causados con ocasión a la infracción a sus derechos de propiedad industrial sobre la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y el diseño industrial con certificado de registro No. 8570, que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 26 del Código General del Proceso. 12.
Que se condene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a pagar los intereses moratorios debidamente liquidados desde la constitución en mora y hasta el momento en que se verifique el pago. 13. Que se ordene a la parte demandada a pagar a favor de la demandante las costas y expensas, incluidas las agencias en derecho, del presente proceso. 14.
Que se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a realizar la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso en un diario de amplia circulación dentro de los ocho días siguientes a su notificación”. 2. Como fundamento fáctico de lo pretendido expuso, en resúmen, que es titular del certificado de registro No. 8570, esto es, del diseño industrial concedido dentro del expediente No. 15-059184 y de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 otorgada bajo el expediente No. 921703617 para identificar productos de la clase 7 Exp. 001 2018 29151 04 4 Internacional; que el 31 de octubre de 2017 bajo la actuación SD2017/0085170 solicitó el registro de la marca consistente en la combinación de los colores naranja y gris delimitados por la forma de una motosierra; y que comercializa en el mercado colombiano la motosierra identificada con la referencia MS381 a través de la sociedad STIHL S.A.S. sociedad que hace parte del GRUPO STIHL. 2.1.
Que el 15 de mayo de 2017 compró en el establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA Y DISRIBUIDORA SIERRA ubicado en la calle 16 No. 19 A-11 de esta ciudad, de propiedad de la demandada, una motosierra identificada como WSA TOOLS 52CC YD-HY-58B ORANGE CHAIN SAW por $200.000,oo, según factura de venta No. 10212; y el 6 de septiembre de 2017 el doctor Francisco Javier Herrán Fernández realizó un análisis pericial por usurpación de diseño industrial, que arrojó como resultado una similitud de al menos el 90% al comparar su diseño industrial con la motosierra que adquirió en el establecimiento de la convocada. 2.2.
Que el 7 de mayo de 2018 el funcionario de policía judicial Sub intendente Carlos Andrés Rueda Espíndola procedió a incautar en el citado establecimiento 21 motores de motosierra y 16 espadas para motosierra con el logo de STIHL, pese a que no tiene ninguna relación comercial con la demandada, ni le ha autorizado hacer uso de su marca mixta o reproducir su diseño industrial; conducta con la que hace “uso de la marca mixta STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y de un diseño confundiblemente similar que solo presenta diferencias secundarias respecto al diseño industrial con certificado de registro No. 8570”, comportamiento que configura una violación de su derecho al uso y explotación exclusiva sobre sus registros e infracción a los derechos de propiedad industrial contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Una vez notificada del auto admisorio de la reforma de la demanda2, la convocada la contestó por intermedio de apoderado quien formuló las excepciones que denominó: i) “Falta agotamiento de requisito de procedibilidad”; ii) “Indebida narración de hechos por parte de la parte demandante”; iii) “Ausencia de responsabilidad de la Comercializadora y 2 Cfr. fl. 222 C. 2 Exp. 001 2018 29151 04 5 Distribuidora Sierra, por falta de prueba del daño o infracción”; y, iv) “Las características propias del producto y el conocimiento especializados del consumidor”3. 4.
Surtidas las etapas propias de la instancia, la entidad de primera instancia declaró que la demandada infringió los derechos de propiedad industrial de la demandante, respecto de la marca mixta STIHL con certificado No. 98445 de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000; le ordenó cesar los actos de infracción; le prohibió la comercialización de motosierras y accesorios para motosierras en las que se reprodujera tal marca; y le ordenó retirar de los círculos comerciales todos los productos en los que se reprodujera la misma, así como informar sobre la identidad de los terceros que hubieren participado en la producción y distribución de las espadas identificadas con la marca y publicar la sentencia en el diario El Tiempo; negó las demás pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Delegada de la Superintendencia consideró que la demandante tiene legitimación en la causa, salvo en lo que tiene que ver con la marca de color, porque no se le ha reconocido por dicha entidad ningún derecho; y anticipó que respecto al estudio de la marca STIHL, según el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, los documentos aportados a la actuación y el interrogatorio absuelto por el representante legal de la convocada permiten concluir que esta última ha comercializado productos con esa marca, al punto a que se incautaron en su establecimiento de comercio unas espadas que contenían la reproducción idéntica de la citada expresión lo que aunado a la sanción derivada de la falta de contestación de la demanda en la forma y términos consagrada en la ley procesal, denota que existió riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.
En cuanto al literal a) de la citada norma, destacó que en el libelo no se indicó que la demandada era la encargada de aplicar la marca en 3 Cfr. fls. 224-232 y 234-238 C. 1 Exp. 001 2018 29151 04 6 los productos; y en lo que respecta al diseño industrial, la motosierra que adquirió la demandante en el establecimiento de la demandada según el dictamen pericial aportado por la primera arroja una similitud del 90%, pero no son idénticos, lo que descarta el supuesto a que alude el artículo 129 de la citada normatividad porque la demandante no acreditó si la voluntad del consumidor medio se ve afectada en su elección al momento de adquirir el producto, a lo que se suma que el 10% restante obedece a aspectos que representan diferencias en diseño que resultan significativas y no meramente secundarias.
Seguido, descartó la procedencia de las excepciones de fondo formuladas previa precisión de que acogería las pretensiones salvo en lo referente a la infracción al diseño industrial; y expresó que en la reforma de la demanda se hizo referencia a actos de competencia desleal, lo que denota que los perjuicios no son procedentes, no porque la demandante no los hubiere invocado, sino porque los documentos allegados con tal propósito, esto es, la certificación de la contadora de la demandante y los aportados en la diligencia de exhibición, denotan que no procede la sanción a que alude el parágrafo del artículo 206 del C.G.P., ni condena por perjuicios futuros.
III. DEL RECURSO DE APELACIÓN Inconforme, la parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes reparos, que fueron sustentados en esta sede: i) El fallador se abstuvo de declarar la pretensión segunda, es decir, no declaró que el uso que la sociedad Comercializadora y Distribuidora Sierra S.A.S., hace en Colombia de un diseño confundiblemente similar, que solo presenta diferencias secundarias respecto al diseño industrial con certificado de registro No. 8570, para identificar en el mercado motosierras, infringe el derecho de uso y explotación exclusiva que ostenta la sociedad Andreas Stihl AG. & CO.
KG., y declaró parcialmente, las pretensiones cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, excluyendo lo relacionado con el diseño industrial, con fundamento en tres aspectos: a) La indebida valoración del dictamen Exp. 001 2018 29151 04 7 pericial aportado por la demandada, b) La falta de aplicación de los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de diseños industriales, y c) La falta de valoración de las pruebas allegadas por la Fiscalía General de la Nación. ii) La sentencia no declaró la infracción de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 en los términos del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina iii) El fallo no accedió a la pretensión novena y no adoptó las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad Andreas Stihl AG. & CO.
KG. por parte de la sociedad demandada. iv) La sentencia de primera instancia se abstuvo de declarar las pretensiones décima, décima primera y décima segunda de la demanda, en consecuencia, no condenó a la demandada a pagar a favor de mi representada el monto de los perjuicios a ella causados con ocasión de la infracción a sus derechos de propiedad industrial.
IV. CONSIDERACIONES 1. No admiten reparo los denominados presupuestos procesales, sobre el entendido que quienes acudieron a la litis por activa y pasiva ostentan capacidad procesal, la demanda fue debidamente presentada y tramitada por el Juez competente, lo que aunado a la ausencia de vicio con idoneidad anulatoria, permite proferir la decisión de fondo que de esta Corporación se requiere. 2.
Para dar respuesta a los reparos formulados por el extremo demandante contra la providencia de primera instancia, solamente ellos, en consideración a lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso y en el mismo orden propuesto en el escrito en que se presentaron, dirige la Sala su atención a la primera inconformidad para lo que conviene tener en cuenta que según el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o Exp. 001 2018 29151 04 8 combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
En la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina allegó a este asunto, recordó que en la Interpretación Prejudicial No. 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, consideró que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la invocación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. Memoró que “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan sólo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial” y que “De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de propiedad industrial” (ítems 2.6 y 2.7).
Y refirió que, una vez reconocido por la ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486, a cuyo tenor: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal Exp. 001 2018 29151 04 9 virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta”. Es decir, “el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado” (Cfr. ítem 3.2 ibídem).
En el sub judice no existe duda que la demandante es titular del diseño industrial de una motosierra reconocido en el certificado No. 8570 según se desprende de la certificación expedida el 1 de agosto de 2017 por la Superintendencia de Industria y Comercio solicitado el 15 de marzo de 2015 y concedido mediante Resolución No. 31562 del 23/06/2015 (Cfr. fl. 53 C. 1).
Ahora, si bien la infracción a los derechos de propiedad industrial está fundada en la comercialización de la motosierra WSA TOOLS 52CC YD-HY-58B ORANGE CHAIN SAW por la sociedad demandada, la que adquirió la convocante y aportó al proceso con miras a acreditar la violación de sus derechos derivados del aludido diseño, se tiene que en la labor de auscultación de las razones que invocó como indebida valoración probatoria, aun cuando le asiste razón parcial en lo que respecta a que la funcionaria de primer grado hizo un cotejo entre las vistas del diseño industrial de la motosierra de la demandante y la comercializada por la demandada, no se puede avalar que se valió de su propio criterio para tal fin, cuando lo cierto es que acudió al cotejo del diseño industrial contenido en la certificación No. 8570 con el que observó en la motosierra que obra como prueba para establecer si el dictamen rendido por el perito era suficiente para establecer la infracción al diseño industrial alegada, desde luego, teniendo como base que en dicho trabajo no se indicó que el diseño de la demandada es idéntico al de la demandante, sino que se determinó un alto porcentaje de semejanzas.
Exp. 001 2018 29151 04 10 Con todo, nótese que dicho trabajo no obra mención alguna en el sentido de que las diferencias derivadas de las no similitudes que estimó el perito en un 90% en todas las vistas de la motosierra aludida, tuvieran la connotación de sustanciales o secundarias, producto de la impresión que sobre la posibilidad de adquirir la motosierra de la demandante existiera en el consumidor medio de tales elementos, contrario a lo que tiene dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a que “Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
Asimismo, el diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado” (Cfr. ítem 3.3 ib.).
Empero, para el caso el extremo actor espera que con el trabajo pericial que allegó con la demanda se tenga por establecida la infracción a su derecho de propiedad que ostenta sobre el diseño industrial cuya protección reclama, sin que en ese medio de convicción se advierta que se consultó al consumidor medio de esa clase de productos, con miras a que determinara si existían o no semejanzas (en el 90%) y diferencias de carácter sustancial o secundarias; de ahí que no es posible avalar el sustento de la censura orientado a hacer valer la indebida valoración probatoria, en tanto que la experticia que arrimó para que se estableciera la trasgresión de su derecho carece del principal elemento, vale decir, indispensable para determinar si existen o no diferencias y de qué orden, así como si las mismas orientan a quien no se consultó (consumidor medio) a escoger o preferir el producto de la convocada y no el de su titularidad.
En ese orden de ideas, se advierte que las pruebas no convergen en demostrar que existe infracción del diseño industrial a partir del contenido del dictamen pericial que aportó la apelante a esta tramitación, lo que descarta que en la decisión de primer grado la funcionaria hubiere Exp. 001 2018 29151 04 11 incurrido en un yerro de valoración probatoria, si en cuenta se tiene que en términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales” (Cfr. ítem 3.4 ib.), advertido por demás que en dicho trabajo pericial no obra mención de comparación alguna en la que haya participado el consumidor medio de esta clase de elementos (motosierras).
Aunado a lo anterior, véase que en las conclusiones del dictamen se indica que “el análisis no involucró la totalidad de los elementos ni el contorno completo de las dos referencias, (de ANDREAS STIHL AG & CO. KG y la de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S.) así como tampoco el color, por cuanto la recordación de valores de similitud (para el caso que nos ocupa) o valores de diferencias; son generados por el ser humano, mediante conversión cognitiva o proceso de asociación mental de geometrías básicas particulares, que son los que quedan en la mente de un consumidor”; procedimiento este que no fue desarrollado en dicho dictamen, mal puede tenerse como prueba con fuerza de certeza en la infracción en cita.
De modo que no se vislumbra la alegada indebida valoración probatoria, como tampoco la falta de aplicación de los criterios sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de diseños industriales, al estar ausente en la experticia el análisis principal, valga iterar, concerniente a la existencia de diferencias sustanciales o secundarias por parte del consumidor medio.
Además, no se puede dejar de considerar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 de la Decisión 486 de 2000 “La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen Exp. 001 2018 29151 04 12 ningún aporte arbitrario del diseñador”, lo que espera la apelante en este caso simple y llanamente a partir del dictamen pericial que allegó, el que, si bien da cuenta de la semejanza entre los productos de las partes en un 90%, no logra establecerla por completo, ni determinar la naturaleza de las diferencias como tampoco si las mismas son determinantes para la escogencia de uno u otro producto por el consumidor medio.
Menos encuentra acogida el sustento de la censura con fundamento en la falta de valoración de las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación, en razón a que de esas actuaciones se aprecia que se practicó allanamiento no solo a las dependencias del establecimiento de comercio de la aquí demandada, donde se le incautaron 21 motores de motosierra “sin logo” y 16 espadas para motosierra con el logo “STIHL” y donde se encontraban otros elementos tales como guadañas, motosierras y taladros4, sino que también se adelantó esa actuación en otros establecimientos y respecto de otras personas a las que se les incautaron mayor cantidad de motosierras, así como otros elementos como espadas y etiquetas con la marca de la actora; luego, aun examinada con detalle la prueba trasladada, lo cierto es que no se encuentran reunidos los presupuestos para predicar la trasgresión del diseño industrial de la demandante, en la forma en que se insiste en la apelación. 3.
Lo expuesto en el ítem precedente sirve en parte para descartar la procedencia del segundo reparo, que tiene que ver con la inconformidad relativa a que la sentencia no declaró la infracción de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 en los términos del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el que prevé que “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
(…)”. 4 Cfr. fl. 214 C. 8 Exp. 001 2018 29151 04 13 Para el caso, en la interpretación prejudicial que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, destacó que: “El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto I: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.” (ítem 1.6.).
Y en el ítem 1.8., citando doctrina sobre el derecho de marcas en la Comunidad Andina, refirió que: “Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.
Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”.
No obstante, para el caso se comparte la consideración de la sentenciadora de primera instancia en torno a que en la demanda no se realizó manifestación en orden a hacer valer que la convocada fue la encargada de aplicar la marca STIHL en los productos objeto de análisis, vale decir, la motosierra que allegó con el libelo introductorio, así como los motores y espadas que le fueron incautados en la diligencia practicada el 7 de mayo de 2018 por la policía judicial en cumplimiento a la orden de registro y allanamiento expedida por la Fiscalía 307 Local de la Unidad de Reacción Inmediata URI Usaquén; en tanto que en el libelo genitor se indicó que el 15 de mayo de 2017 la actora adquirió en el establecimiento de la demandada una motosierra identificada como Exp. 001 2018 29151 04 14 WSA TOOLS 52CC YD-HY-58B ORANGE CHAIN SAW, el 6 de septiembre de 2017 el doctor Francisco Javier Herrán Fernández realizó un análisis pericial por usurpación de diseño industrial y el 7 de mayo de 2018 el funcionario de policía judicial Subintendente Carlos Andrés Rueda Espíndola procedió a incautar en el establecimiento de comercio de la demandada concretamente 21 motores de motosierra y 16 espadas para motosierra con el logo de STIHL.
Es decir, si bien frente al primer elemento se alegó que con su comercialización la convocada incurre en la infracción del diseño industrial de titularidad de la actora, lo cierto es que, como ya se dijo, el aludido análisis pericial no es suficiente para tener por acreditada la violación alegada, en tanto no comprende el análisis del consumidor medio que determine que prefiere el producto de la demandada en lugar del de la demandante, así como que existen diferencias secundarias con base en las cuales existe un riesgo de confusión, porque el dictamen no contiene ese análisis; y en el caso de los motores y espadas incautados, pese a que solo en las últimas se encontraba la expresión STIHL, según el perito que asistió a esa diligencia “sin reportar originalidad”, lo cierto es que no está probado que la demandada haya sido quien aplicó dicha marca en esos elementos.
De modo que no está acreditado que en los mencioandos elementos la demandada haya aplicado o colocado directamente el signo idéntico o similar a la marca registrada por la demandante en las espadas incautadas, como tampoco que hubiere desplegado acciones para usarlas en el comercio, puesto que sobre ese puntual aspecto su representante legal se limitó a indicar que se encontraban en sus instalaciones para hacerlos llegar a uno de sus clientes con otros elementos que adquirió; menos, que existan entre el producto de la demandada y el diseño de la actora diferencias secundarias que abran paso al supuesto consagrado en el canon 129 de la Decisión 486 de 2000, de ahí que no sea posible extender la declaración de la conculcación al supuesto previsto en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, como lo solicita el extremo demandante, al no estar probada la aplicación o colocación del signo en los mentados elementos.
Exp. 001 2018 29151 04 15 4. En lo que respecta a que el fallo no accedió a la pretensión novena, ni adoptó las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad Andreas Stihl AG. & CO. KG. por parte de la sociedad Comercializadora y Distribuidora Sierra S.A.S., se debe tener en cuenta que en la sentencia de primer grado solo se tuvieron por demostrados los hechos que constituyen violación de los derechos de propiedad industrial de la convocante previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; no así, frente a la infracción fundada en la trasgresión del literal a) de dicho precepto, como ya se dijo.
Además, de acuerdo con lo que se desprende de las pruebas legal y oportunamente allegadas a esta actuación se observa que, en efecto, la convocante no solo acudió a esta tramitación con miras a proteger sus derechos de propiedad industrial, sino que también previamente promovió la acción penal encaminada a que las autoridades investigaran y juzgaran los presuntos punibles de usurpación de derechos de propiedad industrial y variedades de obtentores vegetales, según denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la Nación. Las probanzas arrimadas por dicha autoridad, como ya se expresó, dejan entrever que en esa tramitación no solo se adelantaron actuaciones en las que se vio comprometido el establecimiento de la sociedad aquí demandada, sino que también las mismas se desplegaron en contra de otras personas y sociedades, en cuyos establecimientos, valga decir, se encontraron otros elementos que resultan comprometedores en mayor medida frente a la aquí demandada, en razón a que en esos otros sitios se incautaron no solo gran cantidad de motosierras como tal, sino también etiquetas o adhesivos en los que se encontraba reproducida la marca STIHL en forma no original, según se desprende de su auscultación (Cfr. fls. 164 C. 8 a 243 C. 9).
Es decir, aun cuando el 7 de mayo de 2018 se incautaron en el establecimiento de la sociedad encartada 21 motores de motosierras “sin ningún logo” y 16 espadas para motosierras “con el logo STIHL”5, no se puede perder de vista que tanto con esa actuación como con la presente 5 Cfr. fls. 209-210 C. 8 Exp. 001 2018 29151 04 16 la accionante procura la protección de sus derechos de propiedad industrial en la forma prevista por el legislador, a saber, en esa otra tramitación con miras a que la autoridad penal indague y determine si los procesados incurrieron en las conductas punibles por las que se les investiga, y en esta para establecer si hicieron uso indebido de la marca de titularidad de la demandante.
De ahí que no se advierta yerro en la decisión apelada en cuanto a que no se adoptaron las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción en la forma y términos solicitada, porque contrario sensu, de acuerdo con la infracción que se estimó acreditada, se acogieron las pretensiones 5, 6, y 7 de modo parcial por esa situación, circunstancia que descarta la procedencia del reproche bajo estudio, en la medida que las órdenes que se impartieron obedecen a la trasgresión que se consideró demostrada y con miras, precisamente, a evitar la continuación de la conculcación de los derechos de la accionante referentes a la marca mixta STIHL.
Esto último, porque la autoridad de primer grado dispuso la cesación de los actos de infracción que se encontraron configurados relacionados concretamente con la infracción de los derechos de propiedad industrial de la demandante respecto de la marca mixta STIHL con certificado No. 98445, de acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; la prohibición de comercializar motosierras y accesorios para motosierras en las que se reproduzca de manera no autorizada la citada marca u otro signo confundiblemente similar; retirar inmediatamente de los círculos comerciales todos los productos en los que se reproduzca de manera no autorizada la citada marca; e informar a la convocante sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de las espadas identificadas con dicha marca mixta y comercializadas por ella.
De manera que, a diferencia de lo que plantea la convocante en el recurso, se tiene que la protección se concretó y materializó de acuerdo con los actos que se tuvieron como probados, entre los que no se encuentran los descritos en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000; de ahí que no sea posible colegir que era procedente acoger Exp. 001 2018 29151 04 17 la pretensión novena de la demanda, toda vez que la valoración de las pruebas en conjunto como lo ordena el canon 176 del Código General del Proceso, no permite extender o predicar en contra de la demandada unos efectos o sanción distintos a los que concluyó la sentenciadora de primer grado, en tanto no está debidamente probado que incurrió en una trasgresión adicional a la que determinó en la providencia que se revisa. 5.
Solo resta emitir pronunciamiento frente al último reparo, encaminado a enrostrar que la sentencia no acogió las pretensiones décima, décima primera y décima segunda de la demanda; y que, por ende, no se condenó a la demandada a pagar en favor de la actora el monto de los perjuicios causados con ocasión de la infracción a sus derechos de propiedad industrial.
Al respecto, la apelante señala que no es cierto lo señalado por la funcionaria de primera instancia en cuanto a que el juramento estimatorio se fundamenta en las ventas de motosierras, sino a ventas en general de un distribuidor autorizado, tarea en que reseñó el contenido de ese acápite, precisando que la suma pretendida ($270´000.000) corresponde al lucro cesante de la sociedad que “se obtiene de multiplicar el valor promedio de la utilidad obtenida por STIHL S.A.S., por las ventas mensuales realizadas por un distribuidor autorizado, ubicado en la ciudad de Bogotá, cuyas características son similares a las del demandado, por el número de meses transcurridos desde la fecha en que se realizó la compra con la cual se evidenció la infracción y hasta la fecha de presentación de la reforma a la demanda”.
Acá la demandante en efecto demostró la infracción de su derecho de propiedad industrial, por cuanto ninguna duda suscita que a la demandada le fueron incautados 16 espadas con la marca STIHL sin autorización o convenio previo que avalara tal uso, de suerte que el daño irrogado se corresponde con el desconocimiento de una de las prerrogativas características del derecho cuya protección se reclama que se contrae a la facultad de explotación radicada exclusivamente en cabeza de su titular, transgresión que, como lesiona un bien jurídico protegido, debe ser resarcida.
Exp. 001 2018 29151 04 18 No obstante, se advierte que la pretensión elevada sobre perjuicios, aun cuando fue soportada con el juramento estimatorio no consulta los parámetros previstos para tal fin, en razón a que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que “desde el punto de vista jurídico” el daño “significa la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio”, así como que no puede haber reconocimiento de perjuicio sin prueba de su monto.
Esa repercusión o efecto patrimonial de la conducta que configura la lesión al bien jurídico salvaguardado, constituye entonces el perjuicio que ha de ser materia de indemnización siempre y cuando, claro está, quien lo alegue allegue los medios de convicción que demuestren su existencia y cuantía. Empero, para el caso sucede que la convocante solicitó su reconocimiento a partir de una hipótesis no demostrada, consistente en que lo obtuvo de multiplicar el valor promedio de la utilidad obtenida por las ventas mensuales realizadas por un distribuidor autorizado, de características similares a las de la sociedad demandada, esto es, no se estimó con fundamento en un hecho probado en el proceso de acuerdo con el que se pueda corroborar que las cifras contenidas en el juramento estimatorio guardan correspondencia con las que realmente sufrió con la conducta desplegada por la demandada frente a los productos identificados con su marca.
Aunado a lo anterior, véase que tales montos están fundados en una certificación del 9 de agosto de 2018 suscrita únicamente por su representante legal pese a que quedó consignado el espacio para que la firmara también la contadora de la empresa (Cfr. fl. 182 C. 1); que aun cuando la actora solicitó que la demandada exhibiera entre otros los documentos en los que constara cuáles son los distribuidores a los que les ha vendido la motosierra WSA TOOLS 52CC YD-HY-58B ORANGE CHAIN SAW y espadas para motosierra “y el número de unidades vendidas entre el 15 de mayo de 2017 y la fecha en que se exhiban los Exp. 001 2018 29151 04 19 documentos”, lo cierto es que ningún dato se tiene acerca de cuál fue en concreto el lucro cesante que sufrió, justamente por la orfandad probatoria en torno a ese tema, en la medida que no obran elementos de juicio que permitan verificar el monto de los ingresos recibidos por la demandada durante ese período por la venta de motosierras y espadas para motosierras.
Y esa deficiencia demostrativa, vale decir, del lucro cesante reclamado, no es posible tenerla por suplida con la aplicación de la consecuencia consagrada en el canon 267 del C.G.P., o con base en lo previsto en el canon 268 del ibídem, el que prevé que: “Podrá ordenarse, de oficio o a solicitud de parte, la exhibición parcial de los libros y papeles del comerciante.
La diligencia se practicará ante el juez del lugar en que los libros se lleven y se limitará a los asientos y papeles que tengan relación necesaria con el objeto del proceso y la comprobación de que aquellos cumplen con las prescripciones legales…”. Lo anterior, porque este último precepto establece así mismo que: “El comerciante que no presente alguno de sus libros a pesar de habérsele ordenado la exhibición, quedará sujeto a los libros de su contraparte que estén llevados en forma legal, sin admitírsele prueba en contrario…”, previsión que se acompasa con lo regulado en el numeral 5º del artículo 70 del Código de Comercio, a cuyo tenor “Si una de las partes lleva libros ajustados a la ley y la otra no lleva contabilidad o no la presenta, se decidirá conforme a los de aquella, sin admitir prueba en contrario”.
No obstante, en el sub examine se tiene que pese a la falta de incorporación de los documentos contables de la sociedad demandada, la convocante se abstuvo de aportar los propios, con miras a determinar de alguna forma el quantum de los perjuicios que adujo haber sufrido en el aludido interregno, quedando entonces huérfano de acreditación ese aspecto; de ahí que no sea posible a partir de la “similitud” de otro actor en el mercado determinar el criterio con base en el que pueda resultar procedente la condena por perjuicios deprecada en las pretensiones 10, 11 y 12, evidenciado que no es viable establecerlos con fundamento en un detrimento patrimonial frente al que no existe medio de convicción que permita sostener en qué medida o en qué cuantía se causaron los mismos.
Exp. 001 2018 29151 04 20 6. Así las cosas, con apoyo en lo hasta acá disertado, se anuncia la confirmación de la sentencia en lo que atañe a desestimar la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante derivados del uso de su diseño industrial según certificado No. 8570, atendido que la demandada comercializa la motosierra marca CDS WSA TOOLS modelo 52CC TD-HY-58B ORANGE CHAIN SAW que no solo conserva características propias, sino que comprende diferencias que no fueron determinadas si eran sustanciales o secundarias, esto es, no se probó que correspondiera a un diseño idéntico al de la convocante atendidas las diferencias técnicas otorgadas a elementos estéticos, utilitarios y funcionales, a lo que se suma que no está demostrado el riesgo de confusión aludido en la demanda, derivado de la infracción al diseño industrial, contrario a lo indicado en la demanda.
En consecuencia, se impondrá la consecuente condena en costas a cargo de la apelante, propósito para el que la Magistrada Sustanciadora señala la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º, artículo 5º, del Acuerdo No. PSAA-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que profirió la funcionaria del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 11 de diciembre de 2019, dentro del presente asunto. Exp. 001 2018 29151 04 21 SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante (recurrente).
Liquídense en la forma prevista en el artículo 366 del C.G.P., e inclúyase como agencias en derecho de segundo grado la suma de $1´817.052.
TERCERO: REMITIR el expediente a la oficina de origen para lo de su trámite y competencia.
NOTIFÍQUESE, ADRIANA AYALA PULGARÍN Magistrada