República de Colombia Rama Judicial TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL DE DECISIÓN Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021) MAGISTRADO PONENTE: JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO RADICACIÓN: 11001-31-99-001-2018-43547-03 PROCESO: VERBAL DEMANDANTE: BR BEAUTY COMERCIO IMPORTACAO Y EXPORTACAO LTDA. DEMANDADO: M.V.H. INVERSIONES S.A.S. ASUNTO: IMPUGNACIÓN SENTENCIA Discutido y aprobado por la Sala en sesión de veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), según acta N° 43 de la misma fecha.1 De conformidad con el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 806 de 4 de junio de 2020, decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra de la sentencia emitida el 21 de septiembre de 2020, por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el asunto del epígrafe.2 I.
ANTECEDENTES 1. La entidad demandante acudió a la jurisdicción para que se declare que “(…) M.V.H. INVERSIONES S.A.S. (…) ha incurrido en infracción del derecho de propiedad industrial sobre la marca ‘PLÁSTICA DOS FIOS’, para identificar productos de la clase 3, de la clasificación internacional de Marcas, (…). Que se ordene a la sociedad demandada (…) cesar el uso inmediato y definitivo de la marca ‘PLÁSTICA DOS FIOS’ (…)[así como la comercialización de los 1 Asunto también discutido en sala del 29 de septiembre y 13 de octubre del año en curso. 2 Proceso suspendido entre el 9 de febrero y el 10 de agosto de 2021, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 2 productos identificados con la nombrada marca] bajo el apremio de las sanciones legales. (…) Que se [le] imponga a la (…) [pasiva] el retiro inmediato y definitivo, de los círculos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, incluyendo material promocional y publicitario, así como páginas web, avisos, material impreso o de publicidad en los que aparezca el signo infractor ‘PLÁSTICA DOS FIOS’ o cualquier otro signo idéntico o similarmente confundible, para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Marcas, de la cual es titular la sociedad demandante, bajo el apremio de las normas legales.” En consecuencia, a título de indemnización prestablecida, peticionó “(…) condenar a la [intimada] al pago de los perjuicios causados con ocasión de la infracción de la marca (…) [y p]ara los efectos de la cuantía de los perjuicios pretendidos, solicit[ó] (…) tener en cuenta tanto los parámetros económicos como los criterios jurídicos establecidos en [el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 y el Decreto 2264 del 11 de noviembre de 2014, proferido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo].” Como causa petendi adujo que BR Beauty Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao Ltda., comercializa productos para el cuidado del cabello en Brasil y en otros países, incluida Colombia; varios fabricados, directamente y otros maquilados por terceros, a nombre y por encargo suyo, entre esos, los productos de la marca “Plástica Dos Fios”, los cuales venían siendo producidos por la sociedad Arévalo Ind.
Com Cosméticos imp e Exp. Ltda., y, en la actualidad, por J.W. Industria E Comercio Cosméticos Ltda. Relató que registró la marca nominativa “Plástica Dos Fios” para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, según certificado N°443792 vigente hasta el 21 de marzo de 2022, el que le otorga el derecho de uso exclusivo en el territorio colombiano. Comentó que “Plástica Dos Fios” es distribuido en la actualidad, en forma exclusiva, por Prebel S.A., desde el 1° de enero de 2018; sin embargo, entre el 2014 y el 3 de noviembre de 2017 fue comercializado por M.V.H. Inversiones S.A.S. Reseñó que, como resultado de una investigación, encontró que la convocada “(…) comercializaba en Colombia, de manera paralela y simultánea, Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 3 tanto los productos ‘PLÁSTICA DOS FIOS’ legalmente importados, procedente de la demandante, como productos no originales, indebidamente identificados con la misma marca, usando la misma clase de presentación (envase, tamaño, color, tipo de letra, distribución de elementos, etc., así como contenido alterado (…)”.
Indicó que, el 19 de enero de 2018, adquirió un producto identificado como “Plástica Dos Fios” en el establecimiento de comercio de la accionada ubicado en el centro comercial Santafé, el cual no tenía envase original, sello de autenticidad, su número de lote no correspondía al producido por la actora. Aunó que aquélla estaba comercializándolo indebidamente en presentación de 500 ml, tamaño diferente del original que procede de la demandante, utilizando el registro sanitario que corresponde al de 1 litro y enunciando como fabricante a una empresa distinta que no corresponde a su actual maquilador oficial y autorizado.
Trabada la litis, el extremo encartado se opuso a las pretensiones incoadas, formulando como excepciones de mérito las que denominó “‘Plástica dos fios’ (nominativa en clase 03 es una marca débil cuya función es informar a los consumidores y al público en general acerca de la principal función del producto ofrecido o que ofrecía MVH y del producto ofrecido por BR BEATY”;
“‘Plástica dos fios’ (nominativa en clase 03 es una marca débil por lo que su registro pretende una afectación al ordenamiento jurídico al ser contraria a la cláusula general de competencia consagrada en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996”; “‘Plástica dos fios’ es un término carente de distintividad para productos cosméticos para el pelo en la clase 03, por lo que se aplica la excepción del artículo 157 de la Decisión 486”;
“MVH estaba legitimado para utilizar la expresión ‘Plástica Dos Fios’”; “Inexistencia de infracción a la marca nominativa ‘Plástica Dos Fios’”; “Presunción de buena fe”; y “Abuso del derecho de acción al actuar de forma temeraria al ejercer acción”. 2. En su oportunidad, M.V.H. Inversiones S.A.S. instauró demanda de reconvención para que se declarara que “(…) BR BEAUTY incurrió en un acto de competencia desleal complejo y compuesto, violatorio del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, al registrar ‘PLÁSTICA DOS FIOS’, un signo carente de distintividad y necesario como marca, y haberlo utilizado para excluir a un competidor y sacarlo del mercado (…).
Como consecuencia (…) se le ordene a BR BEAUTY renunciar al signo ‘PLÁSTICA DOS FIOS’ (nominativa) en clase 3 de la Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 4 calificación internacional de Niza, con certificado de registro número 443792 y vigente hasta el 21 de marzo de 2022.” En subsidio de la consecuencial primera, deprecó que se prohíba a la reconvenida “(…) usar el signo ‘PLÁSTICA DOS FIOS’ (nominativa) en clase 3 de la Calificación de Niza para excluir competidores en el mercado del uso de productos que contengan PLÁSTICA DOS FIOS’”.
En soporte de sus aspiraciones aludió que la actividad económica a la que se dedica es el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, la cual inició en el año 2009 con la importación y venta de éstos en las peluquerías de Medellín. Comentó que BR Beauty le propuso la distribución exclusiva de “‘PLÁSTICA DOS FIOS’ o modelador de cabello o plástica del pelo” lo que se dio desde marzo de 2014; resaltando que “‘PLÁSTICA DOS FIOS’ es una expresión genérica que designa el nombre del producto de cabello o plástica del cabello o del pelo.
Tan es así que el contrato de distribución no incorporó una marca una licencia de marca, sino apenas la venta de un producto que correspondía a ese nombre.” Puso de presente que “(…) la relación comercial entre BR BEAUTY y MVH se dio sin mayores apuros entre 2014 y mediados de 2017. Para junio de 2017 las ventas de los productos que comercializaba MVH de BR BEAUTY significaban el 40% de las ventas totales de MVH.
No obstante, para la misma fecha se presentaron quejas de consumidores por la calidad de los productos (…) lo cual se puso en conocimiento de BR BEAUTY y las autoridades competentes”. Acotó que a pesar de que las ventas fueron incrementales en dicho lapso, el 3 de noviembre de 2017 BR Beauty remitió correo electrónico informándole de la extinción unilateral de la relación comercial, lo que, a su juicio, deviene intempestivo e irregular, sobre todo porque “hacía muy poco tiempo se había hecho un pedido grande de mercancía, lo cual significaría abastecer la demanda en Colombia por varios meses”.
Añadió que el 16 del mismo mes y año fue enterada de que el nuevo distribuidor de Br Beauty sería la empresa Prebel S. A. Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 5 Resaltó que “BR BEAUTY ha desarrollado una estrategia generalizada basada en proteger signos carentes de distintividad con el propósito de excluir legítima competencia del mercado”, comportamiento que no solo ha seguido en Colombia sino en otros países con el registro de la expresión “Plástica Dos Fios”.
Destacó que, en mayo de 2018, en “(…) un claro abuso del derecho BR BEAUTY presentó una acción de infracción de derechos de propiedad industrial, acompañado de una solicitud de medidas cautelares (…)[lo que a su juicio], resulta ser un acto de competencia desleal complejo al abusar de su derecho de marca con la solicitud de medidas cautelares y una demanda espuria que no pretende excluir a un tercero del uso de signos idénticos o similares sino de signos que en la práctica son necesarios para la comercialización de los productos respectivos.” Enterada de dicho pliego la demandada en reconvención se opuso a las súplicas invocadas, proponiendo como medios de enervación los que intituló “Prescripción de la acción de competencia desleal en contra del registro de la marca ‘Plástica Dos Fios”;
“Ejercicio legítimo del derecho de uso exclusivo de una marca” y “Abuso del derecho”. II. LA SENTENCIA APELADA Agotado el trámite de rigor, la sentenciadora de primer grado accedió a las aspiraciones demandatorias, tras declarar que la intimada infringió los derechos de propiedad industrial de su contraparte, en relación con la marca nominativa “PLÁSTICA DOS FIOS”.
En consecuencia, ordenó a la pasiva el cese inmediato de su uso y comercialización, así como el retiro de todos los canales y circuitos de comercialización de productos con el reseñado distintivo. Asimismo, denegó el reconocimiento de la indemnización prestablecida peticionada en el libelo principal, junto a las pretensiones de competencia desleal elevadas en reconvención. Para arribar a tales conclusiones, la falladora, en torno a la infracción marcaria, luego de tener por acreditada la titularidad del derecho Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 6 invocado como vulnerado en cabeza de la demandante y el uso del signo distintivo por la pasiva, durante y con posterioridad a la relación comercial que existió entre los aquí intervinientes; explicó que la distintividad es un asunto materia de debate en el procedimiento registral no susceptible de ventilarse en la acción de marras; por tanto, si la oficina registral concede el derecho, mientras el acto administrativo se encuentre vigente, debe entenderse que la marca registrada goza de distintividad y que, de no ser así, el signo no habría sido registrado.
Apuntó que “(…) en la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se parte del hecho de que el demandante es titular de un signo distintivo y el objeto de [la disputa] se centra, básicamente, en el uso no autorizado del signo por parte de terceros, sin que haya lugar, siquiera, a discutir sobre la validez o la corrección del registro (…)”; por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, aquí “(…) se parte de un hecho cierto y es que debe existir el derecho que se pretende proteger, por lo cual no hay espacio para debatir si fue mal concedido, a no gozar, [como se alega] en el presente caso, de una distintividad, pues ese debate, posiblemente, puede ser correspondiente o válido, ya en un escenario de una acción jurisdiccional encaminada a declarar la nulidad del acto administrativo, o ya en el trámite del registro del signo, pero no en el escenario jurisdiccional de esta observancia. Lo anterior deja claro que, al menos mientras se encuentre vigente el acto administrativo que concedió la marca, el signo goza de carácter distintivo y se encuentra legalmente protegido.” Respecto de la debilidad marcaria, sostuvo que no aparece demostrada en el plenario, ya que “(…) si bien la demandada es reiterativa en indicar que la expresión ‘plástica’ significa cirugía capilar, tal significado no resulta probado en el proceso (…) debido a que los dictámenes aportados por la parte demandada (…) se evidenció que la palabra ‘plástica’ no tiene dicha traducción o significado en el ámbito cosmético, pues en palabras de la perito Alba Lucía Valenzuela, química farmacéutica, no es común la expresión ‘plástica dos fios’ para identificar productos capilares para el alisamiento del pelo.
Y también mencionó que ‘plástica’ se refiere a la manera como puede actuar el producto. De esa manera, visto que la palabra ‘plástica’ en el mercado colombiano no se relaciona con la expresión ‘cirugía capilar’ y, en su lugar, ésta refiere o es utilizada para indicar otros productos aplicables al pelo y también a otras partes del cuerpo, ha de ser considerada como una marca que no es débil, por cuanto ella, al Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 7 incorporar los vocablos ‘dos fios’ que son fantasiosos no se consideran vocablos de uso común o genéricos que puedan ser monopolizables.” Mencionó que, aunque existe otro concepto técnico “(…) en el que se indica que la expresión ‘plástica’ hace referencia a cirugía capilar, dicho dictamen no fue realizado en un público consumidor en general, sino únicamente en el sector de los comerciantes de productos de belleza y en la ciudad de Medellín, circunstancias que no permiten dar por cierto que dicha expresión es común para un público consumidor en general y mucho menos en el territorio colombiano como lo indicó la parte demandada”.
Al abordar los presupuestos configurativos de la infracción denunciada, adujo que del cotejo del signo registrado y el usado por la encausada “(…) se establece identidad entre los mismos, pues el producto de 500 mililitros y el de un litro, que fueron comercializados con posterioridad a la terminación [de la relación contractual], reproducen en su totalidad la marca denominativa registrada por la demandante, sin que se evidencie una sola diferencia. Así las cosas, basta con señalar que en su aspecto fonético y ortográfico las marcas son idénticas, pues, tal como lo afirmó la demandada, se solicitó a un tercero la fabricación de botellas del producto y marca de la demandante en presentación de 500 ml requiriendo que fueran idénticas a las del producto de la demandante, obteniendo en este mismo sentido la reproducción exacta de su marca denominativa”; acaecimiento que, al revelar el uso desautorizado del signo distintivo, por cuanto no se acreditó que hubiere estado licenciada la convocada para la elaboración de la presentación de 500 ml, el riesgo de confusión es latente, y, por ende, el derecho de la actora lo encontró vulnerado.
La indemnización prestablecida reclamada la negó por no encontrar demostrada la pérdida sufrida -en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante-, así como tampoco la mala fe de la intimada; precisando que si bien esta clase de resarcimiento viabiliza el reconocimiento, aunque no se pruebe la cuantía del menoscabo, sí exige la demostración de su causación. La acción de competencia desleal instaurada en reconvención, basada en la causal contenida en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996, la Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 8 denegó, tras considerar que “(…) la administración realiza un examen de registrabilidad y por medio de un acto administrativo (…) se concede o se niega un registro marcario no es este el despacho el competente para considerar la carencia de distintividad de una marca legalmente registrada [, por lo que] lo actos administrativos se presumen legales, y en ese orden de ideas encontrándose en firme la decisión por medio de la cual esta misma entidad le otorgó un derecho de propiedad industrial al demandado [en reconvención] mal haría en sede jurisdiccional pronunciarse sobre aspectos que ya fueron decididos en su momento (…).
Dicho de otro modo, presumiéndose la legalidad del acto administrativo la marca ‘plástica dos fios’ al ser concedida a su actuar titular y otorgar derechos de exclusiva entre los que se encuentra impedir a terceros el uso desautorizado de la marca (…) no se entiende como puede ser constitutivo de un acto de competencia desleal acudir a la autoridad competente para registrar un signo y que dicho registro o solicitud de registro implique una exclusión del mercado, la cual, incluso, no se encuentra probada”.
Resaltó que el hecho de “(…) acudir a la administración de justicia para defender los derechos de propiedad industrial previamente otorgados a la demandante (…) no significa que dicha actuación tenga la finalidad de excluir un competidor del mercado; contrario a ello, lo que busca válidamente el titular de la marca es que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la decisión 486 de 2000 y demás normas concordantes, las que garantizan al ciudadano (…)” la protección de sus prerrogativas; amén de que los aquí enfrentados no son competidores, si en cuenta se tiene que uno era el productor y el otro distribuidor, por lo que no puede predicarse la exclusión de un competidor, y menos cuando la demandante en reconvención está en el mercado comercializando otras marcas.
III. LAS APELACIONES 1. Inconforme con tal determinación, por intermedio del recurso de apelación, M.V.H. Inversiones S.A.S. resistió la sentencia proferida, aduciendo que: i) no hay prueba de la comercialización del producto; ii) el re-envasado no se analizó a la luz de teoría de los actos propios, pues de buena fe, al autorizarse el envase del producto en la presentación de 60 ml, entonces, estaba licenciado por BR Beauty para sacar al mercado la presentación de 500 ml; iii) no hubo confusión, era el mismo producto el Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 9 contenido en la presentación del 500 ml; iv) la debilidad de la marca está acreditada en el proceso; v) no se tuvo en cuenta que el público del producto son las peluquerías y que la expresión “plástica dos fios” no está protegida en Brasil; vi) no hubo pronunciamiento sobre la comercialización del inventario legítimo adquirido.
En la oportunidad de que trata el inciso 2° de la regla 3ª del canon 322 del C. G. del P., la encartada precisó los reparos elevados, aduciendo que la falladora: i) “(…) no concretó el derecho supuestamente infringido y no tuvo en cuenta la ausencia de riesgo de confusión, con ocasión a la falta de distintividad del signo y a su carácter débil”; ii) “(…) no tuvo en cuenta que el consumidor de los productos involucrados era especializado”; iii) “(…) no tuvo en cuenta que existió falta de prueba en relación con la identidad entre el producto comercializado por MVH y el aportado por BR BEAUTY al proceso como prueba de la infracción”; iv) “(…) no tuvo en cuenta que el uso se encontraba amparado por lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el hecho de que el re-envasado era una práctica común y aprobada entre las partes”; v) “(…) no tuvo en cuenta que no se demostró la supuesta falsificación por parte de MVH y que el uso se encontraba amparado por lo dispuesto en el artículo 158 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; vi) “(…) extendió el derecho de la marca más allá de lo dispuesto en el artículo 158 de la Decisión 486, ya que con la orden amplísima, que se negó a aclarar, de impedir el uso de la expresión ‘PLÁSTICA DOS FIOS’ incluso del producto legítimamente adquirido, extendió el derecho sobre la marca, incluso, por fuera de los límites del artículo mencionado”; vii) “(…) no tiene en cuenta que se trata de un acto de competencia desleal compuesto, ni los elementos materiales probatorios que acreditaban la ocurrencia de un acto de competencia desleal”; viii) “Desconocimiento del precedente”; ix) “Indebida motivación de la sentencia, pues (…) no menciona que pruebas decretadas y practicadas en el litigio dieron origen a la sentencia”; x) “(…) no tuvo en cuenta la conducta de la contraparte, ni la confesión ficta producto de la indebida contestación de la demanda”. 2.
A su turno, el mandatario judicial de BR Beauty discrepó de la denegatoria a los perjuicios peticionados, por cuanto, en su opinión, éstos sí se encuentran demostrados en el informativo, al igual que la mala fe de su contraparte; argumentaciones en las que ahondó en la etapa de que trata el inciso 2° de la regla 3ª del canon 322, ejusdem, destacando Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 10 que “(…) los ingresos que la demanda[da] percibió por dicha comercialización ilegal, así como las utilidades que mi representada dejó de percibir por la citada comercialización ilegal que adelantó la demanda, constituyen lucro cesante (…)”, y, considerando que la activante se acogió a la figura de la indemnización prestablecida consagrada en el Decreto 2264 de 2014, no es necesario probar la cuantía del daño irrogado, la cual “no puede ser inferior al tope máximo establecido para casos de mala fe”, aspecto que reitera estar demostrado en las diligencias. 3.
En la fase procedimental regida por del artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el extremo convocado sustentó la alzada, profundizando en cada uno de los puntuales reparos manifestados ante la delegatura de primer grado, así como en los cuestionamientos que fueron resueltos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los que, a su juicio, respaldan el carácter débil de la marca “plástica dos fios” y la no modificación del producto, al tratarse del “(…) mismo contenido, la misma marca y el mismo envase que se había utilizado en otras oportunidades para ser re- envasado.” Sin que pueda considerarse que hubo alteración si el titular de la marca previamente había autorizado el “re-envasado del producto”. 4.
Por su parte, BR Beauty Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao Ltda. siguió el sendero impugnativo trazado en la exposición de reparos, esgrimiendo que tanto la causación del perjuicio, en su modalidad de lucro cesante, como la mala fe de su extremo contradictor se hallan probados en el proceso. De ahí que, en el marco de la indemnización prestablecida consagrada en el Decreto 2264 de 2014, tal reconocimiento se abre paso al no ser necesaria la acreditación de su cuantía. CONSIDERACIONES 1.
De manera preliminar, debe precisarse que esta Sala se circunscribirá a examinar, exclusivamente, los motivos de desacuerdo demarcados por los extremos impugnantes, acatando los lineamientos del inciso 1º de los cánones 320 y 328 del Código General del Proceso. Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 11 2.
Arribando al sub examine se observa que la falladora de primer orden accedió a las pretensiones concernientes a la violación marcaria; denegó lo relativo al reconocimiento de la indemnización prestablecida peticionada y las reclamaciones de competencia desleal elevadas en reconvención, sosteniendo, en síntesis, que la infracción denunciada tiene lugar, al hallarse determinado el derecho de la demandante, el uso desautorizado del distintivo por la pasiva con la fabricación de la presentación de 500 ml del producto “plástica dos fios”, la identidad entre el signo registrado y el manejado por la encartada, así como el riesgo de confusión. Frente a la distintividad, reseñó que es un asunto no susceptible de ventilarse en la acción de marras y comoquiera que el registro se encuentra vigente, el signo goza de dicho atributo.
La debilidad marcaria la descartó, al no estar acreditado que, en el mercado colombiano, la expresión ‘plástica’ signifique ‘cirugía capilar’. Además, descolló que al incorporar los vocablos ‘dos fios’ -los que calificó de “fantasiosos”- éstos no se aprecian genéricos que puedan ser monopolizables. La indemnización prestablecida la denegó, ante la orfandad comprobatoria de la pérdida sufrida y la mala fe de la intimada; apuntalando, además, que, aunque el referido resarcimiento tiene lugar sin la acreditación de su cuantía, sí es menester probar la causación del daño. Finalmente, la acción de competencia desleal, basada en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996, la desechó porque no entendió como el registro de la marca y el hecho de acudir a la administración de justicia pudiera tener la finalidad de excluir a la reconviniente del mercado, lo que tampoco atisbó demostrado.
Al cerrar, indicó que los aquí antagonistas no son competidores, ya que uno funge como productor y el otro como distribuidor, motivo que respalda el no predicamento del denunciado propósito supresor del mercado, y menos cuando la concurrencia de M.V.H. se actualiza comercializando otras marcas. Tales argumentaciones motivacionales fueron resistidas por la sociedad encausada, refutando, grosso modo, que: i) no se concretó el derecho supuestamente contravenido; ii) el riesgo de confusión se inobserva, ante la falta de distintividad del signo y a su carácter débil; iii) se pretermitió que el consumidor de los productos involucrados era especializado; iv) no se acreditó la identidad entre el producto Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 12 comercializado por MVH y el aportado por BR Beauty, como prueba de la infracción; v) el re-envasado era una práctica consentida entre las partes, por lo que se encontraba amparada por las previsiones del canon 157 de la Decisión 486 de 2000; vi) no se demostró la falsificación denunciada y su uso estaba justificado en lo dispuesto en el artículo 158, ídem; vii) el resguardo de la marca fue extendido más allá de lo consagrado en el artículo 158, ibidem, tras impedir el uso de la expresión ‘PLÁSTICA DOS FIOS’ incluso, respecto del producto legítimamente adquirido; viii) en la actuación se encuentra evidenciado el acto de competencia desleal invocado en la demanda de reconvención; ix) la falladora desconoció su propio precedente; x) se incurrió en una indebida motivación de la sentencia por ausencia de mención de las pruebas decretadas y practicadas en este juicio; sin que tampoco fuere apreciada la conducta de la contraparte, ni la confesión ficta producto de la indebida contestación de la demanda.
Igualmente, BR Beauty censuró la decisión proferida respecto de la negativa al reconocimiento de la indemnización prestablecida, dado que, a su parecer, se encuentra debidamente demostrado el daño ocasionado en la modalidad de lucro cesante y la mala fe de M.V.H. Inversiones S.A.S. 3. Atinente al tema debatido y en atención a la solicitud elevada por esta Sala de Decisión con Oficio N° C-092 del 24° de febrero del año que avanza, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial 33-IP-2021 de 21 de junio del año en curso, se pronunció sobre los artículos 154, 155, 156, 157, 241 (literal b) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual será tenida en cuenta para solución de la presente disputa judicial. 4.
Delimitado como quedó la médula impugnativa en el juicio de la referencia, en lo atañedero a la protección marcaria formulada por BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda., huelga memorar que el titular de signos distintivos, ante la indebida utilización de los mismos, por parte de un tercero, cuenta con varios instrumentos legales de protección para prevenir y sancionar los comportamientos transgresores de sus Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 13 derechos.3 Entre esos mecanismos está prevista la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, regulada en el título XV de la Decisión 486, acerca de la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló que “(…) además que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).
Por tanto, ‘La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión’.” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”).4 4.
En ese contexto dialéctico y conceptual, esta Colegiatura se aprestará a verificar si en el caso de marras se halla demostrada la utilización no autorizada de la marca “plástica dos fios”, cuya titularidad reposa sobre la empresa convocante, según se constata con la certificación visible a folio 345 de la encuadernación principal, y si con dicho acto se indujo al público a confusión. 3 Ascarelli, Tulio.
Op. Cit. Págs. 204 y ss. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 129-IP-2013. Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 14 4.1. Para empezar, la norma andina, en su precepto 186, establece que “[s]e entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”; premisas que aplicadas al asunto en concreto, y teniendo de presente el caudal probatorio recopilado en el proceso, permiten fácilmente desgajar que M.V.H. Inversiones S.A.S., mediante el ofrecimiento y venta de productos de la línea “Plástica dos fios”, usó dicho distintivo con posterioridad a la culminación del vínculo comercial que existió entre los aquí enfrentados;5 aprovechamiento susceptible de comprobación con los registros fotográficos y de video que el abogado de la enjuiciada allegó al expediente, a fin de hacer constar el cumplimiento de la cautela decretada por la Superintendencia de Industria y Comercio, imágenes y reproducciones fílmicas que muestran la utilización del signo de marras.6 Acaecimiento respaldado, igualmente, con la declaración juramentada de Juan Carlos Chica, fechada del 25 de agosto de 2018, quien dijo fungir como director administrativo de la querellada, y, por ocasión de la referida disposición judicial, anotó que, “(…) al día de hoy no exist[e] ni una unidad denominada PLÁSTICA DOS FIOS a la venta en ninguno de los puntos de venta pertenecientes a MVH INVERSIONES (…) se ha retirado todo tipo de publicidad en la que se utiliza PLÁSTICA DOS FIOS de las páginas web, redes sociales, avisos y material impreso (…)”;7 persona que, también, al interior de la actuación en ciernes, ratificó su dicho al testimoniar que la pasiva continuó con la venta del stock del producto “plástica dos fios” hasta la fecha de la orden impuesta por la delegatura de cognición,8 versión que acompasa, igualmente, con los dichos de Nelson Enrique Gil Vélez, quien se pronunció en el mismo sentido.9 4.2.
En lo que atañe al empleo desautorizado de la marca, huelga acotar que el órgano supranacional de la comunidad andina, en la 5 Según las documentales obrantes a folios 833 a 845 del PDF del cuaderno principal, la referida extinción contractual se dio el 3 de noviembre de 2017, con efectos respecto de la distribución exclusiva del producto a partir del 1° de enero de 2018. 6 La orden judicial consistió en el cese del uso inmediato de la expresión “PLÁSTICA DOS FIOS”, su retiro de la página web, redes sociales, avisos y material impreso o de publicidad. 7 Folios 833 a 845 del PDF del cuaderno principal. 8 Minuto 17:40 a 46:16, audiencia celebrada el 5 de agosto de 2020. 9 Minuto 01:39: a 11:58, audiencia celebrada el 11 de agosto de 2020.
Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 15 interpretación prejudicial N° IP-33-2021 -solicitada para la presente controversia-, al dilucidar sobre el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, planteó tres supuestos para la configuración de la violación allí contemplada: “Supuesto I: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado. Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos” (Subrayado propio); infracción sobre la cual reveló que “(…) se entiende por acondicionamiento la forma como los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos, o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización. Así acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo (…) el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor (…).
Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.” 4.3.
En ese contexto, en el sub judice, la infracción denunciada se avista demostrada, ante la estructuración de los eventos I y III, esbozados por el Tribunal Andino, habida consideración que, sin el consentimiento de la titular del derecho, la encausada acondicionó una presentación diferente a la utilizada originariamente para comercializar “Plástica dos fios” y puso el signo distintivo de la pretensora sobre un envase de 500 ml, que no había sido manejado por la actora, ofreciendo en este tamaño el producto para el cual había sido registrada la marca.
A fin de apoyar lo descrito en precedencia, incumbe llamar la atención en que Marcela Villa Hoyos, representante legal de M.V.H. Inversiones S.AS., en su interrogatorio de parte, confesó que la presentación de 500 ml había sido desarrollada por ella, debido a la “terminación abrupta” de la relación contractual que tenía con BR Beauty, y con el propósito de “salir del remanente del producto”, última aseveración coincidente con lo informado por el testigo Nelson Enrique Gil Vélez, quien, Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 16 además de precisar que ocupaba el cargo de director comercial de la convocada, acotó que, a la terminación del vínculo, tenían stock para unos meses y como alternativas para agotar tales existencias realizaron ofertas y re-envasaron una parte de éstas, en volúmenes más pequeños, actuar que cesó con la medida cautelar.10 Si las cosas acontecieron de ese modo, refulge patente que el envasado del producto en dimensión de 500 ml fue obra de la enjuiciada para deshacerse del inventario que tenía para la data en que se culminaron los lazos negociales con la activante, el cual no se otea probado que haya sido consentido por ésta; resultando contradictorio que Villa Hoyos hubiere insinuado que sí obtuvo permiso para dicha labor, cuando para la época en que inició su producción, la relación con la BR Beauty ya se encontraba resquebrajada.
Es más, tampoco aparece demostrado algún acontecimiento o circunstancia de la que pueda inferirse la anuencia de la demandante para que M.V.H. sacara al mercado “plástica dos fios” de medio litro. Además, analizando holísticamente estas declaraciones junto a la comunicación adiada del 16 de noviembre de 2017, descuella que, respecto del “(…) destino de los productos remanentes de las marcas Plástica dos Fios y Cadiveu”, ésta sólo informó que “(…) ser[ían] vendidos al público al precio de venta de mercado en aras de no causar con ello un perjuicio de cualquier índole a las marcas”, sin que tocare el tema de la fabricación de la citada presentación como estrategia para dar salida al remanente que le quedada del producto; proscenio comprobatorio que, sumado a la falta de explicación de cómo -a pesar del declive del vínculo comercial-, logró tal autorización y en qué momento sucedió, deja en entredicho el supuesto licenciamiento por la demandante para comercializar “plástica Dos fios” en el nuevo empaque de 500 ml.
Ahora, no puede perderse de vista que la intimada, al dar contestación de los hechos noveno, décimo cuarto y décimo quinto del libelo introductor, afirmó “(…) que se re-envasó el producto de 1L en 500 ml, para facilitar la rápida salida del inventario, (…) [que] era una práctica recurrente y aceptada por Br. Beauty que MVH utilizara unos envases que no fueran con los 10 Minuto 01:39:45 a 11:58:00 audiencia del 11 de agosto de 2020.
Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 17 que se enviara el producto con la marca ‘PLÁSTICA DOS FIOS’”;11 que pese a que el “(…) el envase de ‘PLÁSTICA DOS FIOS’ no corresponde al originalmente enviado por BR BEAUTY, no es cierto que fuera una comercialización, por parte de MVH, prohibida u oculta.
(…) Por tanto era completamente normal que se ha publicitado por MVH en medios masivos de difusión como Facebook, Instagram o cualquier otro”;12 y que “(…) conforme a la práctica y la costumbre de la relación comercial envasó los remanentes en recipientes de 500 ml con el propósito de venderlos a un precio menor; dicha actividad estaba autorizada (…).
Adicional al re-envase, MVH publicó en redes sociales, como se evidencia en las imágenes que trae a colación el demandante, que estaban agotando inventario”. 13 Sin embargo, analizando las glosadas manifestaciones en forma holística con los elementos de convicción arriba enunciados, a la luz de lo decantado en el artículo 193 del C. G. del P., lo único que puede tenerse por verídico es el acto de re-envasado, que el recipiente de 500 ml no correspondía al enviado originalmente por la accionante y que dicha presentación fue ofrecida y comercializada por la accionada, evidencias que resultan insuficientes para asegurar que tal comportamiento era una “práctica recurrente y aceptada por BR BEAUTY”, dado que esta aseveración carece de sólido apoyo suasorio en el plenario.
Y no se diga que por el simple hecho de que en el informativo se halle acreditado la aquiescencia para la fabricación de la presentación de 60 ml, de lo cual no hay duda por encontrar asiento persuasivo en la declaración de Anteo Maximiliano Pontoni,14 representante de BR Beauty, la testimonial de Marcelo Corsinni15 y los dichos de Marcela Villa, -únicos relatos que, de manera clara y coincidente, dieron razón de ese hecho- ello, en puridad, no podría comportar una conducta habitual susceptible de interpretarse como un consentimiento generalizado, que, al abrigo de la aplicación del principio de confianza legítima, 16 pudiera predicar un asentimiento del ente actor para la comercialización del producto en cualquier tamaño y especialmente en el de 500 ml, debido a que, de la 11 Folios 1062 y 1063, ídem. 12 Folios 1067 y 1068, ibidem 13 Folio 1067, cit. 14 Minuto 20:20, en delante, de la audiencia celebrada el 4 de agosto de 2020. 15 Minuto 33:00 a 01:39:00 audiencia del 11 de agosto de 2020. 16 La Corte Constitucional en fallo T 618 de 2000, apoyada en la jurisprudencia foránea explicó que el acto propio requiere tres condiciones para que pueda ser aplicado, los cuales son;
“(…) a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción –atentatorio de la buena fe- existente entre ambas conductas. c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas.” Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 18 realidad objetiva develada de las diligencias, no es posible pregonar que este tipo de aprobaciones fuera usual entre las aquí enfrentadas, pues se itera, solo aparece demostrado que dicha anuencia se dio en una ocasión para la fabricación de la presentación de 60 ml, eventualidad que resulta insuficiente para pretextar la conducta de M.V.H. Inversiones S.A.S. bajo los apremios de teoría del acto propio, porque, según las declaraciones recepcionadas, a la encausada inicialmente se le autorizó la fabricación de los mentados mililitros, pero después fue la misma demandante, quien, tomando en cuenta la solicitud de su distribuidora –aquí demandada- y el éxito de la venta en esta versión, aquélla produjo el volumen de 60 ml; conclusiones de las cuales se deriva, con entera certitud, la configuración de la infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta la querellante sobre la marca "Plástica Dos fios”, al utilizarse su marca sobre un envase cuyo tamaño no contaba con su previa permisión, exponiendo al consumidor a confusión con el ofrecimiento y publicitación de una presentación no proveniente del titular de la marca. 4.4.
Otro de los ataques elevados frente a la decisión de primer grado fue el no haberse concretado el derecho vulnerado, y como la marca de la querellante es nominativa, cuya protección no es ilimitada, sus diferencias de empaque o apariencia en su presentación no son susceptibles de resguardo; argumentaciones que, en criterio de esta Corporación, caen al vacío, si en mente se tiene que el acto reprochado a la enjuiciada en esta oportunidad es el consagrado en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, al encontrarse comprobada la utilización de la marca sobre envases de 500 ml del producto “plástica Dos fios” sin previa autorización de la titular del distintivo, como en párrafos precedentes pudo refrendarse. 4.5.
Del mismo modo, censuró la recurrente que: a) los productos cotejados carecen de identidad; b) no se explicó cómo se llegó a la conclusión de que éstos fueron comercializados por la encartada; c) no hay video de la compra realizada el 18 de enero del producto de un litro; d) el video efectuado el 12 de marzo adolece de inconsistencias, frente a la fecha de realización; e) el producto enunciado en la factura de venta no Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 19 corresponde a uno de la marca “plástica dos fios”; y d) no se cumplió con la cadena de custodia en relación con éstos; embates que, luego de su constatación con los diferentes medios de persuasión arrimados al proceso, se colige que no tienen la aptitud para derruir el fallo emitido, por cuanto del examen conjunto de los elementos de juicio antes aludidos, es factible determinar que el producto en tamaño de 500 y 1000 mililitros fueron adquiridos en una de las tiendas de la demandada.
Al respecto, fíjese que a pesar de que la fecha que aparece en el rótulo del video alude al año 2012, lo cierto es que la persona que realiza la grabación indicó, a viva voz, que la data es “12 de marzo”, la cual coincide con el día de expedición de la factura. Asimismo, no hay duda de que en el referido documento se menciona como producto vendido “cadiveu sellado térmic”; no obstante, si se tienen en cuenta los videos aportados por el demandante, es posible establecer que el producto adquirido fue “plástica dos fios” de 500 ml, cuyo valor enunciado aparece la suma de $180.000,oo, el cual concuerda con el precio y la presentación de 500 ml ofertada a través de la publicidad colgada en la página web de la pasiva.17 Por consiguiente, como en el presente asunto la infracción que se encontró demostrada versó sobre el empleo de la marca “Plástica dos fios” en el envase de 500 ml, los cuestionamientos que pudieren confrontarse en relación con la adquisición del producto en presentación de un litro y su aparente cadena de custodia defectuosa, no consiguen desdecir de la conclusión a la que llegó la funcionaria a quo, así como este Tribunal, pues lo cierto es que de la confrontación de los productos arrimados por la actora, con la acreditada fabricación de la presentación de 500 ml, fácilmente se divisa la utilización indebida del signo “plástica dos fios”, por parte de M.V.H. Inversiones S.A.S.; situación que deja al descubierto la indiscutible semejanza desde una perspectiva visual, fonética y ortográfica, fácilmente confundible por los consumidores, luego de un primer impacto o impresión de conjunto. 4.6.
El extremo inconforme también confutó el fallo emitido, porque, en su criterio, la utilización de la marca “plástica dos fios” -cuyo 17 Folio 378 y 381 del cuaderno principal. Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 20 propósito fue el de vender el stock del producto que la convocada tenía en su poder al momento de la terminación de la relación comercial con BR.
Beauty- está amparada bajo las excepciones contempladas en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486 de 2000, aserciones de las que se anticipa su esterilidad, como a continuación pasa a verse: La interpretación prejudicial emitida, en su numeral 3.5., enseña que para la operancia de la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos: “a) Que lo haga de buena fe; b) Que no constituya uso a título de marca; c) Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios” (negrillas fuera del texto); premisas que aplicadas al asunto bajo escrutinio ponen de relieve que el uso del signo, por parte de M.V.H. Inversiones S.A.S., no se circunscribió a identificar o dar información, sino que consistió en el re-envase del producto en una presentación de 500 ml, la cual no había sido manejaba ni autorizada por la demandante; de ahí que no pueda configurarse el eximente de no uso contemplado en la citada normativa.
El mismo sendero desestimatorio se observa del reparo basado en la utilización del distintivo bajo los apremios del artículo 158 de la Decisión 486, pues dicho supuesto normativo surge “(…) siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro (…)”, eventualidad que no se dio en el sub lite, dado que -según el propio dicho de la representante legal de la pasiva- ésta procedió a la transformación del producto de “plástica dos fios”, que venía en la presentación de un litro, al re-envasarlo en tamaño de 500 ml, para aligerar la salida del remanente que le quedaba a la terminación del contrato de distribución ajustado con la pretensora de este juicio, circunstancia que, irrefragablemente, se opone a tener por justificado el comportamiento de M.V.H. Inversiones S.A.S., a la luz de la prenotada disposición legal. 4.7.
De cara al abordaje del reproche edificado en la ausencia de riesgo de confusión por carencia de distintividad y carácter débil de la Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 21 marca “plástica dos fios”, esta Colegiatura debe hacer las siguientes reflexiones: 4.7.1.
El Tribunal Andino, frente al requisito de la Distintividad de que trata el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, instruyó que “[l]os signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. (…) Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos conformados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que se formen un conjunto lo suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.” 4.7.2.
Asimismo, sobre el literal f) del canon 135, ejusdem, explicó que “(…) una expresión genérica puede identificarse al formularse la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica (…). (…) un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Si bien (…) [el literal g), ídem] prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos (…).” 4.7.3.
De otra parte, al responder ¿Cuáles son los criterios para determinar si una marca constituida por las siglas de una frase en idioma extranjero es descriptiva, en relación con los productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza? Indicó que “(…) las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 22 procedente su registro de marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. (…) En el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al Castellano.” 4.7.4.
A tono con estas breves orientaciones, en el sub judice la sociedad intimada incorporó a las diligencias el dictamen pericial elaborado por la química farmacéutica Alba Lucía Valenzuela Correa, quien consideró que “plástica” es “(…) un descriptivo que (…) no hace ninguna alusión a la forma cosmética y no es clara para efectos de identificar si es un producto cosmético o un intermedio de algún proceso estético (…)”; que puede producir “(…) confusión, adicional al hecho propio de ser marc[a] genéric[a] y además descriptiv[a] creando total desigualdad para otros competidores que deseen usar expresiones en sus nombres de productos similares”; que es tan genérica y descriptiva, a la vez, que la hace perder diferenciación con respecto de la competencia y que, en el mercado colombiano “(…) podría inducirse a un producto que no sea de uso capilar sino de otras zonas del cuerpo o con otras funciones.”.
Al analizar la expresión completa “plástica dos fios”, señaló que tiene una descripción clara, pero “(…) es evidente que su marca impediría que otros productos del mercado de otros fabricantes (…) llevaran la expresión ‘plástica dos fios’”. 18 En la sustentación de su laborío enfatizó que la locución no es común en Colombia; que ésta puede referirse a la manera como actúa el producto, que el nombre está asociado a la función y no a los ingredientes, que puede ser un procedimiento y que el concepto es conocido en el ámbito del especialista, mas no en la esfera del ciudadano común. 18 Folios 1586 a 1594 del PDF de la encuadernación principal.
Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 23 La pericia de Lina María Escobar, la cual encuentra su averiguación delimitada en cuanto al territorio y las personas consultadas, puesto que se desarrolló en la ciudad de Medellín y solo fueron encuestados estilistas profesionales de dicha urbe, concluyó, entre otras cosas, que para el 90 % de las personas indagadas “cirugía capilar” es un proceso y que entre las opciones “a) cirugía capilar, b) corte de cabello, c) color de cabello, d) peinado artístico, e) alisado, f) otro, cuál?”, el 45% asoció “plástica dos fios” con cirugía capilar, el 40% con alisado y solo el 7% no saben con qué se relaciona.19 Por su parte, el experto Luiz Otávio Pimentel, al estudiar la expresión “plástica dos fios” en Brasil y cómo ésta es usada en la citada nación, esbozó que el término es una especie de tratamiento capilar, también conocido como “cirugía para el pelo” y es, a su vez, el nombre del proceso para aplicar queratina en el pelo o de su alisado permanente.
Manifestó que “plástica dos fios” es un proceso técnico de queratinización de los hilos, es decir, de la reconstrucción del pelo. Ultimó también que “plástica dos fios” se entiende como el tratamiento intensivo que reduce el volumen, elimina el frizz y proporciona un cabello suave y controlado por meses, cuya elaboración es realizada generalmente por peluqueros, además del uso doméstico que en ocasiones se da.20 4.7.5.
Partiendo entonces del marco teórico y comprobatorio ut supra descrito, para esta Sala de Decisión la alegada carencia de distintividad y debilidad marcaria no se encuentra demostrada en las presentes diligencias, como lo viene insistiendo la parte apelante en la alzada impetrada. Al efecto, delanteramente, incumbe hacer notar que el concepto técnico de Alba Lucía Valenzuela Correa en poco contribuye a tener por acreditada dicha falencia marcaria.
Lo anterior por cuanto el examen efectuado por la experta se ocupó de profundizar en el vocablo “plástica” de manera individual, pretermitiendo un análisis más concienzudo sobre la locución “dos fios” y el signo completo. Aunado a lo anterior, se advierte que 19 Folios 1671 a 1778, ídem. 20 Folio 1825, cit Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 24 en la única conclusión en la que se refirió a la expresión “plástica dos fios”, las razones de su dicho no aparecen fundamentadas técnicamente.
Fuera de ello, se avista que en la sustentación de su trabajo enfatizó en que el concepto de la marca es conocido en el ámbito del especialista y no en el ciudadano común, lo que deja sin piso la probanza de la tesis impugnativa propuesta por la querellada. Y, finalmente, llama la atención que, de forma casi contradictoria, a pesar de haber calificado de descriptiva la palabra “plástica”, afirmó que el referido vocablo no hace alusión a una forma cosmética y que tampoco es clara para identificar si es un producto cosmético o un intermedio de algún proceso estético, declaraciones que impiden establecer, a ciencia cierta, si el término, en su opinión, es descriptivo o no. En segundo lugar, al apreciarse el dictamen de Lina María Escobar, de sus conclusiones se desprende que la simple asociación de “plástica dos fios” con “cirugía capilar” y “alisado”, no es, per se, un hecho indicativo de ausencia de distintividad o debilidad marcaria, y menos cuando los encuestados fueron especialistas en la materia; circunstancia que analizada bajo las reglas de la sana lógica, permite entrever que las alternativas de respuesta sugeridas en la indagación propuesta facilitaba que los encuestados correlacionaran preferentemente los conceptos alusivos a “cirugía capilar” y “alisado”, pues al ser interrogados técnicos en la materia, por su conocimiento sobre el tema, sin esfuerzo alguno podían llegar a deducir que “plástica dos fios” no podría relacionarse con un corte de cabello, color de pelo o un peinado.
Con todo, no puede dejarse de mencionar que el nimio mérito persuasivo de la analizada experticia radica principalmente en que su estudio se limitó a la ciudad de Medellín y a un público especializado, teniendo en poco que, según las manifestaciones de Marcela Villa Hoyos, representante legal de la encartada, su mercado inicialmente fueron las peluquerías, pero, luego, agregó, que se le permitió abordar al cliente final; manifestaciones que no solo ponen de relieve el exiguo muestreo del laborío realizado ante su falta de incorporación de los usuarios finales y la circunscripción territorial tomada, sino además su mermada fuerza Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 25 probatoria para sostener derechamente que el consumidor nacional promedio entienda que la expresión “plástica dos fios” es equivalente en el mercado colombiano a “cirugía capilar” o signifique “alisado”, y, por contera, se pueda predicar un carácter descriptivo y débil de la marca aquí examinada.
Algo parecido ocurre con el dictamen presentado por el Dr. Pimentel, puesto que su trabajo se localizó en la nación brasilera, situación que, sin vaguedad alguna, permite vislumbrar su poca contribución al debate suscitado en la actuación de marras, particularmente para determinar si en el mercado colombiano el signo “plástica dos fios” adolece de falta de distintividad y es un distintivo débil.
Sin perjuicio de lo dilucidado en líneas precedentes, si en gracia de discusión se reexaminara la distintividad y el carácter débil de la expresión “plástica dos fios” -asunto que, en línea de principio, tendría que ventilarse en un escenario diferente al aquí establecido-, tras acudir a la definición dada por la Real Academia de la Lengua respecto de la palabra “plástica”, su significado corresponde al adjetivo femenino de “plástico”, definido como “capaz de ser moldeado”, dicho de ciertos materiales susceptibles de cambiar de forma, noción que, en el caso de marras, no tendría la entidad para denotar las características del producto sobre el cual se concedió la protección marcaria.
Tampoco podría tenerse como una expresión genérica, por cuanto, al formularse la pregunta ¿qué es el producto? El término no responde a su identificación. Y si analiza la frase “dos fios” refulge palmario que la primera palabra hace alusión a una cantidad, exactamente a “2”, y la segunda no es un vocablo en español ni sirve de raíz equivalente en la referida lengua.
Es más, a voces del perito Pimentel, la expresión “dos fios”, en idioma portugués, significa “dos hilos”. Por tanto, mirando las palabras que conforman el emblema individualmente y en su conjunto, tampoco podría hablarse de un signo descriptivo, genérico ni mucho menos débil; máxime cuando éste por sí solo no sirve para identificar el producto, y como “fios” no posee significado en el idioma español y tampoco se demostró que esta Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 26 expresión fuera del conocimiento común en Colombia, habrá de considerarse como un signo fantasioso no susceptible de ser monopolizable, como lo indicó la funcionaria a quo.
En conclusión, “Plástica dos fios” no se aprecia como una expresión evocativa del producto protegido con la marca, por lo que no se avizora genérica, de uso común ni descriptiva. 4.8. Atinente a la inconformidad cimentada en que la protección marcaria dictada por la juez de primer grado se extendió más allá de lo consagrado en el artículo 158 de la Decisión 486 de 2000, tras impedir el uso de la expresión ‘Plástica dos fios’ incluso, respecto del producto legítimamente adquirido, atendiendo a lo decantado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial, en relación con el agotamiento del derecho y el correcto entendimiento de la referida regulación, habrá que modularse la orden impartida en el fallo opugnado en el sentido de circunscribir las órdenes y prohibiciones surgidas de la infracción marcaria declarada a aquellos productos en los que se incurrió en el uso desautorizado de la marca, esto es, la producción, comercialización y publicitación de “plástica dos fios” en la presentación de 500 ml, así como cualquier otra utilización de dicha marca no consentida por su titular, dentro del marco de los derechos y limitaciones previstos en el Capítulo III, Título VI, de la Decisión 486 de 2000. 5.
Desde otro paraje, la sociedad BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. se alzó contra la sentencia de primer grado, rebatiendo que la causación del perjuicio como la mala fe de M.V.H. Inversiones S.A.S. se hallan probados en el proceso, y dado que en el marco de la indemnización prestablecida consagrada en el Decreto 2264 de 2014, tal reconocimiento se abre paso sin tener que acreditarse la cuantía del desmedro, debe accederse a dicho reclamo.
Sobre este particular asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación perjudicial solicitada para el sub lite, sostuvo que la indemnización de daños y perjuicios deprecados de Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 27 conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 241, ídem, deberá ser calculada según los criterios establecidos en el precepto 243, ibidem, “(…) mencionado artículo [que] establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla”. (Negrillas propias). Desde esa perspectiva, y con base en el entramado comprobatorio recopilado en las presentes diligencias, este cuerpo decisorio advierte desatendido el deber procesal impuesto a la parte interesada por el artículo 167 del C. G. del P., para demostrar lo relativo a la causación de los perjuicios por ella alegados, pues no arrimó los elementos de juicio necesarios para traer credibilidad sobre dicho tópico.
Al respecto, huelga relievar que, si bien pudo establecerse idóneamente la comercialización desautorizada de la presentación de 500 ml del producto “plástica dos fios”, este hecho no resulta suficiente para derivar la probanza del lucro cesante deprecado y menos cuando no militó en la actuación medio de convicción respecto de los ingresos obtenidos por la venta de los re-envasados, así como tampoco las utilidades que afirmó dejar de percibir la demandante.
A contrario sensu, si se analizan de manera holística las declaraciones y testimoniales que sirvieron de base para tener por acreditada la infracción, es posible concluir que el producto utilizado para el acondicionamiento de la presentación de 500 ml salió del inventario legalmente adquirido a la demandante, el cual venía envasado en volumen de 1000 ml, sin que se hubiere demostrado cosa distinta.
Aunado a lo anterior, incumbe precisar que en el proceso se echa de menos prueba idónea que pueda dar cuenta de las presuntas ganancias no recibidas por la actora, o al menos que sirva como base para su fijación. Asimismo, teniendo en cuenta que también se avista desprovisto de comprobación la mala fe de M.V.H. Inversiones S.A.S., el fracaso del disentimiento planteado no se hace esperar, toda vez que se echa de menos pieza suasoria que así lo acredite; y si bien la trasgresión del derecho marcario se atisbó comprobado, tal ocurrencia no traduce, por Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 28 sí misma, un actuar contrario a la probidad y lealtad requerida en el tráfico jurídico. 6.
Para cerrar este capítulo, en lo que dice relación con la pretermisión de dos precedentes proferidos en el año 2015, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, tal desafuero no se atisba, pues, como lo manifestó la falladora al momento de aclarar su decisión, el criterio adoptado para la solución de la presente controversia fue el decantado en el fallo emitido al interior del radicado N° 230917 del año 2016, determinación más reciente que los traídos al debate por la parte apelante y en el que se sostuvo que el marco de la acción por infracción marcaria no era el escenario propicio para abordar el tema de la distintividad del signo. 7.
Finalmente, la misma suerte frustránea corre la inconformidad elevada frente a la desestimación de la demanda en reconvención, cuyo fundamento fue la supuesta incursión de BR Beauty en la prohibición general establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, por cuanto es claro que el registro de una marca no tiene la connotación, en sí misma, de ser un acto de mala fe o de competencia desleal; máxime si en el caso de autos la inscripción oficial del signo, por parte de la demandante, tuvo lugar en el año 2011, no vislumbrándose que ésta hubiere tenido la intensión de excluir del mercado a M.V.H. Inversiones S.A.S., o haya servido para ese cometido; por el contrario, se atisba acreditado que ésta, inclusive, estuvo desempeñándose como distribuidor exclusivo para Colombia de la marca “Plástica dos fios” desde el año 2014 hasta el mes de noviembre de 2017, y en la actualidad sigue participando en el mercado, comercializando grandes cantidades de bienes farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, como se dejó informado en el pliego de reconvención, sin competir con la demandante, quien ostenta la calidad de productor; facticidad que, sin más, se opone a la prosperidad de esta clase de pretensiones.
En ese orden de ideas, como la conducta endilgada a la demandada en reconvención no asoma demostrada y dicha dificultad probatoria no puede superarse con las consecuencias procesales derivadas Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 29 de la defectuosa contestación del petitum en reconvención, no hay otro camino que el de ratificar la decisión recurrida en este aspecto. 8.
Todo lo previamente discurrido basta para modificar el fallo proferido por la delegatura de primera instancia, en sus ordinales segundo, tercero y cuarto, en el sentido de modular las órdenes y prohibiciones surgidas de la infracción marcaria declarada para circunscribirlas a la utilización desautorizada de la marca “plástica dos fios”, especialmente, en lo que atañe a la fabricación, comercialización y publicitación del mentado producto en la presentación de 500 ml, así como cualquier uso que pueda llegar a inadvertir las previsiones de la Decisión 486 de 2000.
Las demás disposiciones serán objeto de confirmación. Por la forma como se resolvieron las alzadas interpuestas, no se impondrá condena en costas a ninguno de los extremos apelantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del C. G. del P. I. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. - MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el día 21 de septiembre de 2020, en el sentido de modular las órdenes y prohibiciones surgidas de la infracción marcaria declarada para circunscribirlas a la utilización desautorizada de la marca “plástica dos fios”, especialmente, en lo que atañe a la fabricación, comercialización y publicitación del producto “plástica dos fios” en la presentación de 500 ml, así como cualquier otra utilización de dicha marca no consentida por su Verbal 11001-31-99-001-2018-43547-03 de BR Beauty Comercio Importacao y Exportacao Ltda. en contra de M.V.H. Inversiones S.A.S. 30 titular, dentro del marco de los derechos y limitaciones previstos en el Capítulo III, Título VI, de la Decisión 486 de 2000.
Las demás disposiciones se mantienen incólumes. SEGUNDO.- SIN CONDENA en costas en esta instancia. TERCERO.- En oportunidad, por Secretaría, ofíciese a la Delegatura de origen informándole sobre la presente decisión, y remítasele copia magnética de esta providencia, para que haga parte del expediente respectivo.
NOTIFÍQUESE JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO Magistrado (001-2018-43547-03) GERMÁN VALENZUELA VALBUENA Magistrado (001-2018-43547-03) LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ Magistrado (001-2018-43547-03)