AC4258-2018 [2015-70525-01] — Corte Suprema

Radicación n.° 11001-31-99-001-2015-70525-01 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL ARIEL SALAZAR RAMÍREZ Magistrado ponente AC4258-2018 Radicación n.° 11001-31-99-001-2015-70525-01 (Aprobado en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho) Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación, interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, proferida dentro del asunto de la referencia. I. EL LITIGIO A. La pretensión Inversiones Magen S.A., presentó demanda contra Manofacturas Especializadas de Confecciones S.A.S., para que se declarara que infringió sus derechos de propiedad industrial sobre la marca “Fájate”, al exportar fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas la expresión “Fájate Virtual Sensuality”, que «…constituye un signo similarmente confundible con la marca notoria Fájate, al constituir una reproducción de la marca registrada y notoriamente conocida…» de su propiedad.

En consecuencia, solicitó que se condene a la demandada a: i) suspender definitivamente la exportación, promoción, distribución de fajas y prendas de vestir identificadas bajo la expresión Fájate, desde cualquier parte del territorio nacional y hacia todo el mundo; ii) suspender definitivamente el uso del signo distintivo Fájate en «…cualquier etiqueta, material de empaque, publicitario, informativo o promocional, verbal, impreso, magnético o electrónico, incluyendo facturas, cartas, volantes, circulares, correos electrónicos, archivos de sistemas o comunicaciones de cualquier índole para identificar fajas, prendas de vestir y productos relacionados. »; iii) destruir «…cualquier etiqueta, material de empaque publicitario, informativo o promocional, verbal, impreso, magnético o electrónico, incluyendo facturas, cartas, volantes, circulares, correos electrónicos, archivos de sistemas o comunicaciones de cualquier índole en los que se haya incluido el signo Fájate, para identificar fajas, prendas de vestir y productos relacionados.»; iv) pagar a su favor, la máxima indemnización establecida en el Decreto 2264 de 2014; v) publicar en un diario de amplia circulación la sentencia condenatoria; y vi) cancelar las costas del proceso.

B. Los hechos 1. La demandante es la empresa líder en el mercado nacional de fajas médico quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en las líneas femenina, masculina y teen; actividad que ha desarrollado de manera continua, con amplio reconocimiento y prestigio, por lo que es el principal competidor frente a todos los demás participantes en dicha actividad comercial en el país. [Folio 4, c.3] 1.

Los diferentes tipos de fajas y demás productos elaborados y comercializados por la compañía, son identificados con la expresión Fájate. [Folio 4, c.3] 1. Tales prendas están certificadas en diseño, producción y comercialización de fajas médico quirúrgicas, post operatorias, maternas, post parto, ortopédicas y de uso diario. ISO 9001:2008. [Folio 4, c.3] 1.

Mediante Resolución 2535 del 30 de enero de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró como marca notoria a la marca Fájate, indicando que del análisis en conjunto del material probatorio aportado resultaba evidente que es altamente conocida por los consumidores de prendas moldeadoras y post-quirúrgicas, concluyendo así que «…es conocida nacionalmente, excelentemente posicionada, de trayectoria, prestigio y buena reputación. Que se trata de una marca que ha logrado una significativa capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada y preferida frente a otras marcas del mismo sector; y además es un intangible preciado para su titular que la explota, la promueve, la protege y la proyecta constantemente y por ende es susceptible de protección como marca notoria para identificar fajas moldeadoras y postquirúrgicas, para el periodo comprendido entre el año 2011 y octubre de 2012.» [Folio 5, c.3] 1.

A través de la Resolución No. 56982 del 27 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio, estableció que la marca Fájate, logró posicionarse en diferentes ciudades del país y demostró su interés de expandir su mercado a otros países como Ecuador y Bolivia y ha invertido importantes cantidades de dinero en publicidad, por lo que es susceptible de protección como un signo notorio para el periodo comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 31 de diciembre de 2012, para distinguir fajas de las clases 10 y 25 internacional. [Folio 5, c.3] 1.

El estatus de notoriedad de la marca Fájate persiste a la fecha de presentación de la demanda y por lo tanto, es sujeto de la protección reclamada. [Folio 5, c.3] 1. La parte actora es titular de quince marcas mixtas que incluyen la palabra “Fájate”, según los certificados Nos. 294626, 315587, 337116, 351242, 365318, 457417, 457415, 457419, 457412, 457418, 457413, 457420, 457416, 479175, 457414; una marca nominativa–certificado No. 464563- y un lema comercial ( Fájate, tu segunda piel ) –certificado No. 390354-, todos ellos vigentes para la fecha de presentación de la demanda. [Folios 6-7, c.3] 1.

La demandada fabrica y exporta desde Colombia fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas la marca Fájate Virtual Sensuality, que corresponde a una reproducción idéntica de la marca registrada y notoriamente conocida como Fájate, de propiedad de Inversiones Magen S.A.S. 1. El 11 de febrero de 2013, el Director de la compañía demandada declaró ante notario que desde el año 2010 realiza, a favor de Colombia y su Moda, S. de R.L. de C.V., y/o Dora María Díaz, los servicios y/o actividades consistentes en la manofactura y venta de fajas post-operatorias y de control. [Folio 8, c.3] 1.

Manufacturas Especializadas de Confección S.A.S. ha realizado numerosas exportaciones a favor de varios importadores de diversos países entre los cuales se encuentra Global Commerce Advisor S.A. de C.V., según se puede observar en la página web del Ministerio de Industria y Comercio. [Folio 8, c.1] 1. El 11 de febrero de 2013, la Directora de Global Commerce Advisor S.A. de C.V., certificó que importa productos textiles comercializados por la demandada, quien vende en México «…prendas y vestuario…», amparada en la marca Fájate Virtual Sencuality. 1.

Existen varias facturas expedidas por la demandada y direcciones electrónicas, donde se relacionan prendas de vestir como “Fajas M. Maesco M Fájate Virualsensuality y fájate Ligth”, que acreditan la exportación de estas prendas hacia México y su distribución en ese país, así como la elaboración y divulgación de piezas publicitarias tales como catálogos, revistas y periódicos. 1.

La expresión «FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY», constituye «…una reproducción parcial de la marca notoria Fájate a la cual sólo se le han agregado las expresiones Virtual – Sensuality dando lugar a una expresión muy similar, al grado de identidad, con la marca de Inversiones Magen S.A.S.» [Folio 10, c.3] 1. La demandante no ha autorizado a la sociedad Manofacturas Especializadas de Confección S.A.S. para usar su marca Fájate de ninguna manera. [Folio 11, c.3] 1.

La reproducción inconsulta de la marca Fájate por la demandada, genera confusión y puede conducir a error o engaño a los consumidores finales, quienes pueden llegar «…a estimar que las fajas y prendas de vestir elaboradas en Colombia y exportadas por Manofacturas Especializadas Confección S.A.S. bajo el signo Fájate Virtual Sensuality, están asociadas, o peor aún, son los mismos productos de Inversiones Magen S.A.S., cuya calidad, prestigio y reputación es notoriamente reconocida a nivel nacional.» (…) «…y en contraprestación reciben un producto de inferior calidad que no cumple con sus expectativas e intereses.» [Folio 11, c.1] C. El trámite de las instancias 1.

La demanda fue admitida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en auto de 25 de agosto de 2015. [Folio 24, c. 3] 2. Notificado, el extremo pasivo manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda. Como soporte de su postura, argumentó que no fabrica, comercializa ni exporta, en su nombre, prendas de vestir, sino que en virtud de un contrato de maquila suscrito con Ricardo de Jesús Candamil y Dora María Díaz Mejía, quienes tienen registrada la marca “Fájate” en los Estados Unidos de Norteamérica, elabora prendas de vestir que se etiquetan con el distintivo “Fájate Virtual Sensuality”, que se exportan, exclusivamente, hacia México y EE.UU.

Como medios defensivos propuso las excepciones de mérito que denominó “ausencia del deber de probar sus supuesto[s] de hecho por parte de la demandante incumpliendo lo llamado carga de la prueba”, “inexistencia del uso confundible y del riesgo de confusión en países miembros”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “la fabricación de productos por encargo no hace a la persona encargada de ello como beneficiario de la comercialización de los productos ‘contrato de maquila’” y “cumplimiento de un deber legal el informar de la fabricación en las etiquetas RES 1950 de 2009, lo que conlleva a actos de buena fe”. [Folios 75-89, c.3] 3.

Mediante fallo de 27 de abril de 2017, el a quo declaró prósperas las pretensiones de la demanda, al concluir que «…quien aplica o coloca la marca Fájate Virtual Sensuality, en los productos que son vendidos y enviados a la Compañía Global Commerce Advisor S.A. de C.V., es la sociedad demandada Manufacturas Especializadas de Confección S.A.S., razón por la cual la acción desplegada por la demandada, permite realizar la correspondiente adecuación típica de la infracción prevista en el literal a del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.» [Folios 10-12, c.6] 4.

Inconforme, la sociedad demandada apeló. Como sustento de su disenso, argumentó que su contraparte no acreditó los perjuicios causados con la exportación a México y Estados Unidos de las prendas de vestir que esa Compañía elaboraba y etiquetaba en Colombia. Adicionalmente, hizo énfasis en que su cliente en el exterior, es dueña de ese distintivo y que su mercado está dirigido a países que no forman parte de la Comunidad Andina de Naciones que es donde opera la protección otorgada a la parte actora. [Disco compacto, folio 60, c. Tribunal] 5.

Al resolver ese medio de impugnación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo de 24 de agosto de 2017, revocó la decisión impugnada y, en su lugar, dispuso negar las súplicas de la firma demandante, pues consideró que «…las fajas y prendas de vestir fabricadas en Colombia y que llevan la etiqueta “Fájate Virtual Sensuality”, son exportadas a un país –EE.UU.- en el que pueden ser legítimamente comercializados, bajo la protección marcaria que brindan sus normas jurídicas, sin que la aquí demandante pueda participar en ese mercado en la misma línea de productos y con el mismo signo distintivo o uno similar.» (…) «…no cabe afirmar que el uso en el comercio de los Estados Unidos – o en otros (diferentes de los países andinos) que le hayan dispensado protección (por uso o registro) a dicha marca – de los productos fabricados y exportados desde Colombia con la marca aludida, puede generar un daño económico o comercial a la demandante, menos aún calificable como injusto, porque en ese específico mercado la marca registrada en Colombia no tiene posibilidad de ver diluida su fuerza distintiva, ni su valor comercial o publicitario, ni en él se puede afectar el prestigio de la misma o de su titular en Colombia…» [Folios 63-91, c. Tribunal] 6.

La demandante interpuso recurso de casación, que fue admitido por esta Corporación el quince de diciembre de dos mil diecisiete. [Folio 3, c. Corte] 7. En forma oportuna se radicó el escrito de sustentación que es objeto del presente pronunciamiento. [Folios 14-42, c. Corte] II. LA DEMANDA DE CASACIÓN La acusación se erigió sobre dos cargos, el primero de ellos con soporte en la causal segunda de casación y el segundo, por la vía de la causal primera.

La recurrente desarrolló así sus ataques: CARGO PRIMERO: La sentencia violó indirectamente los artículos 154, 155, numerales a, d, e y f, 156 literal b, 157, 166, incisos 1º y 2º, 224, 225, 226, 227, 231, 238, 241 de la Decisión 486 de 2000, como consecuencia de errores de hecho, originados en la falta de apreciación de algunas pruebas y en la inadecuada valoración de otra.

Para desarrollar su disenso, el censor explicó que el Tribunal dejó de valorar los siguientes medios de conocimiento: a) La Resolución No. 58809 de 28 de septiembre de 2012, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada su oposición al registro de la marca mixta “Fájate Virtual Sensuality”, solicitado por la demandada, por considerar que « …los signos enfrentados, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión.» Al respecto, estimó la sociedad recurrente que con el referido documento, se probó la identidad entre la marca utilizada por su contraparte, hecho que no tuvo en cuenta el Tribunal que «…únicamente encontró identidad de productos y similitud de signos (página 19 del fallo, folio 81) y eso hizo que no viera acreditado, estándolo, el riesgo de confusión, configurado a partir de la prueba obrante en el proceso…» b) La presunción legal derivada del literal d, del artículo 155, según la cual «…[t]ratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.» Sobre el punto, argumentó la casacionista que «…habiendo aceptado el Tribunal el uso de ese signo por parte de la sociedad demandada, debió considerar la prueba derivada de la presunción legal antes referida, que no fue desvirtuada por MANOFACTURAS EXPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S..

Si se presume el riesgo de confusión, entonces, no tiene por qué exigirse la prueba de daño económico o comercial injusto, fruto de dilución de la fuerza distintiva de la marca, o de afectación del valor comercial o publicitario de la misma, o de un aprovechamiento injusto de prestigio». c) La factura de venta No. 0065 de octubre 18 de 2012, emitida por la demandada y en cuyo membrete inferior se lee « master@maesco.com.co, esto es, un dominio de internet en Colombia», es decir, concluyó la impugnante sin argumentación adicional, que la actividad se desarrolla en el país. d) La constancia suscrita por el Director General de la demandada que demuestra que esa compañía realiza para Colombia y su Moda S. de R.L. de C.V. y/o Dora María Díaz, «…actividades de manofactura y venta de fajas» y que esta última «…vende prendas y vestuario con la marca Fájate Virtual Sensuality»; así como la expedida por la Directora de Global Commerce Advisors, donde certifica que compra a Colombia y su Moda S. de R.L. de C.V., dichos productos textiles. e) La confesión presunta del representante legal de la convocada, derivada de sus respuestas evasivas al interrogatorio de parte que absolvió el 22 de abril de 2016, frente a preguntas encaminadas a establecer «…cómo y dónde incorporaba la etiqueta a los productos que exportaba…», tal como lo establece el artículo 205 del Código General del Proceso.

Aseguró el inconforme que de haber valorado aquellos medios de prueba, el sentenciador de la segunda instancia habría «…podido establecer que no había que probar un daño como el que señaló, porque en el ordenamiento sustancial se contempla que, ante el riesgo de confusión, nace en tal caso la infracción marcaria.» Por otra parte, en sentir del censor, el juzgador Ad quem desacertó al apreciar «…la demanda, su contestación, las certificaciones que obran a folios 13 a 23 y 27 del cuaderno 1 y la Resolución 56982 de septiembre 27 de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio… », al concluir que las imputaciones a la pasiva se circunscribieron a su actividad de exportación, pues, de conformidad con las pretensiones tercera y cuarta, era palpable que lo que buscaba era hacer efectivas sus facultades prohibitivas (art. 154 de la Decisión 486 de 2000), como titular de la marca registrada “ Fájate” en Colombia, de allí que solicitara la suspensión definitiva del uso de ese signo distintivo por parte de la demandada y la destrucción de todo el material existente que incorporara dicha denominación. Basada en ello, la sociedad impugnante concluyó que «[l]a sola fabricación y exportación desde Colombia de la marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, constituye un uso, sin importar si los productos son entregados a un tercero en otros países para su comercialización, estando INVERSIONES MAGEN S.A.S., facultada como titular, en virtud del principio de territorialidad que impera en el derecho marcario, para ejercer la defensa en Colombia del signo “Fájate”, que es notoriamente conocido.» Por último, aseguró que el Tribunal «…vulneró el artículo 155 en sus letras e) y f) y el artículo 157, por aplicarlos a un supuesto en que, conforme a la causa petendi, no eran aplicables, a saber, el etiquetamiento de los productos elaborados por la demandada, con marbetes cuyo texto el Tribunal revisó en contraste con el concepto de denominación de origen, tema que no fue planteado por la demanda, y que desvió al sentenciador hacia conclusiones ajenas al asunto de la Litis», con desconocimiento de que la última norma exige que haya concurrencia de todas las condiciones que allí se contemplan para que opere la excepción que ella consagra, cosa que no ocurrió en este caso porque «…se demostró que MANOFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S. usa la etiqueta que incorpora a sus productos a título de marca».

CARGO SEGUNDO: El censor alegó la violación directa de los artículos 154, 155 literales a y d, 166 incisos 1º y 2º y 226 de la Decisión 486 de 2000, por interpretación errónea e inaplicación. Para el casacionista, el Ad quem entendió erróneamente que las hipótesis de que trata el artículo 155 en comento, no son autónomas ni taxativas y que, por lo tanto, para que opere la protección invocada en la demanda, no basta con la configuración de una de ellas, cuando ese hecho, individualmente acreditado, no requiere de la existencia de otro u otros de los presupuestos fácticos allí enlistados, tal como lo conceptuó el Tribunal Andino en interpretación prejudicial 263-IP-2015 que obra en las diligencias, «…de modo que si el infractor está inmerso en los actos de las letras a), d), e) y f) (como en el subjudice), ninguna justificación existe para que la interpretación que se haga prefiera la solución del conflicto a la luz de las letras e) y f) y descarte la utilización de las letras a) y d).» Tampoco exige la disposición en comento que el titular del derecho marcario sufra un daño para que se haga acreedor a la protección legal establecida a su favor, pues de «…la interpretación prejudicial del Tribunal Andino, se establece[…] con claridad y sencillez que no consideró que el derecho del ius prohibendi reflejado en la letra a) del artículo 155 de la Decisión 486 estuviera condicionado para la demandante a ningún acto en particular.» Lo que establecen los distintos literales de la norma indebidamente interpretada, es que: «…las conductas de las letras a), b) y c) del artículo 155, consisten en acciones cuyo verbo rector no es usar, a diferencia de las contempladas en las letras d), e) y f).

(…) exportar un producto constituye un uso, conforme al artículo 156, y en esa medida le son aplicables las exigencias contenidas en las letras e) y f). Pero dichas condiciones son para un uso y no para ninguno otro de los comportamientos previstos en el artículo 155, es decir, los de las letras a), b) y c). (…) el artículo 157 concierne a usos y no a otra modalidad de infracción, como lo es la aplicación de una marca ajena.

(…) una marca se encuentra en uso, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados, de acuerdo con el artículo 166, por tanto la sola incorporación de la marca es uso. (…) que, de la misma manera, el artículo 226 de la Decisión delimita usos no autorizados de signos distintivos notorios y, por este motivo, no puede relacionarse cabalmente con la letra a) del artículo 155.» Con relación a lo previsto por el citado literal d, estimó que el Tribunal desconoció aquella previsión legal porque exigió la demostración de un daño, pese a que la norma es clara en señalar que si es usada una marca idéntica por el infractor en productos o servicios también idénticos, se presume el riesgo de confusión, luego, no había lugar a acreditar nada adicional a lo que se demostró en el proceso con las pruebas recaudadas, cosa que el fallador hubiera advertido de haber distinguido entre los conceptos de identidad y semejanza de los signos distintivos, como lo imponía el literal inaplicado.

Aunado a ello, recordó que la norma desconocida «… sanciona el uso en el comercio de un signo idéntico …» y que por comercio se entiende, a la luz del pronunciamiento prejudicial 118-IP-2012 del Tribunal Andino, un «…conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio…» De acuerdo a ello, concluyó la inconforme que: «…a la exportación la preceden otros actos y éstos, sin duda, corresponden al concepto de comercio: poner la etiqueta para exportar el producto, entonces es uso en el comercio (…) cuestión bien diversa a que si la leyenda da cuenta del lugar de elaboración del producto el asunto pase a un escenario normativo diferente, como el de la denominación de origen, o a considerar que no existe infracción marcaria porque en el lugar de destino de exportación la marca o signo distintivo, idéntico, del lesionado, no esté registrada, como entendió el Tribunal.» De otro lado, estimó la censura que el fallo hizo una interpretación parcial del artículo 226 de la Decisión 486, lo que conllevó a la inaplicación de su primer inciso, pues se consideró que «…tratándose de la exportación de un producto hay infracción marcaria si está vinculada a las condiciones de las letras e) y f) del artículo 155…».

Para el censor, es suficiente con revisar el contenido del referido precepto, para concluir que las normas a tener en cuenta para resolver el litigio eran el literal a del artículo 155 o el primer inciso del 226 de la Decisión 486 de 2000. III. CONSIDERACIONES 1. Característica esencial de este medio de defensa es su condición extraordinaria, por la cual no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente previstas.

Se ha dicho, además, que es ineludible la obligación de sustentar la inconformidad « mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuración ». (CSJ AC, 1° Nov 2013, Rad. 2009-00700) 2. La admisibilidad de la demanda depende del cumplimiento de los requisitos del artículo 344 del Código General del Proceso.

Se requiere la designación de las partes, una síntesis del proceso, de los hechos y de las pretensiones materia del litigio y la formulación separada de los cargos en contra de la providencia recurrida, con la exposición de sus fundamentos en forma clara, precisa y completa. Según el parágrafo primero del artículo en mención, cuando se invoca la causal primera, se deben señalar las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, exigencia que, desde luego, debe armonizarse con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de que en tales eventos «será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».

Sobre el particular, la Corte ha precisado: «…en el marco de dicho motivo casacional… es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la vía que haya escogido para perfilar su acusación; la directa o la indirecta, sin que, tratándose de esta última, pueda excusarse su señalamiento a pretexto de la demostración de los errores de apreciación probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinación de las normas probatorias supuestamente quebrantadas – cuando se predique la comisión de un yerro de derecho –, pues si a esto último se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedaría trunca la acusación, en la medida en que no podría la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cuáles disposiciones materiales habrían sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado.» (CSJ AC, 7 Dic. 2001, Rad. 1999-0482).

Exigencia que se explica porque la demanda constituye «pieza fundamental» en el recurso extraordinario de casación, «…que a manera de carta de navegación, sujeta a la Corte en su tarea de establecer si la sentencia acusada violó o no, la ley sustancial». (CSJ AC, 18 Jul. 2002, Rad. 1999-0154). No basta, sin embargo, con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió. Si la acusación se encamina por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deberá indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qué consistió el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisión cuestionada.

Cuando se alega un error de derecho, el recurrente debe indicar las normas probatorias violadas y hacer una explicación sucinta de su infracción. El error de hecho -tiene aceptado la jurisprudencia- proviene de una de las siguientes hipótesis: «a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento…» (CSJ SC, 10 Ago 1999, Rad. 4979;

CSJ SC, 15 Sep 1998, Rad. 4886; CSJ SC, 21 Oct 2003, Rad. 7486; CSJ SC, 18 Sep 2009, Rad. 00406). Además de que es necesario que la equivocación cometida sea manifiesta o protuberante, de tal modo que las conclusiones del juzgador resulten contraevidentes y por lo tanto, pugnen con la realidad del proceso, se requiere que sea trascendente, es decir, que por virtud suya se haya resuelto la controversia de una manera que infringe las normas sustanciales invocadas.

La doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha sido enfática en resaltar que los jueces de instancia gozan de una discreta autonomía en lo atinente a la ponderación de los diferentes medios persuasivos incorporados al proceso, principio que consagra el artículo 230 de la Constitución Política. En virtud de lo anterior y bajo el entendido de que «extractar el sentido que debe darse a las pruebas, representa un juicio de valor que, en principio, resulta intangible para la Corte », únicamente si el resultado de esa actividad resulta ser « tan absurdo o descabellado, que en verdad implique una distorsión absoluta del contenido objetivo » de los medios de convicción, puede abrirse paso un ataque en sede casacional fundado en la presencia de yerros de facto (CSJ SC, 9 Dic. 2011, Rad. 1992-05900).

Por último, se ha sostenido pacíficamente, que la carga de demostrar ese tipo de desatinos recae exclusivamente en el censor; empero, « esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley».

(CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01) 3. En este evento, la demanda de casación no reúne los requisitos legales que establece el legislador. 3.1. En el primer reproche se acusa el fallo por transgredir de manera indirecta la ley sustancial, debido a yerros fácticos reflejados en la ausencia de valoración de algunos medios de prueba y la indebida apreciación de otros. 3.1.1.

Para la firma impugnante, el Tribunal Superior de Bogotá desechó la información aportada por la Resolución No. 58809 de 2012, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición que ella formuló frente a la solicitud de registro de la marca “Fájate Virtual Sensuality” en Colombia, en cuyas consideraciones se admitió que no era viable su inscripción a favor de Dora María Díaz Mejía, porque: «…el signo cuyo registro se solicita se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, la Dirección, luego de analizar los signos, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. Se evidencia que el signo solicitado “Fájate Virtual Sensuality” y las marcas registradas bajo la expresión Fájate, contienen semejanzas susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión. Esto obedece a que las expresiones antes mencionadas se igualan fonéticamente y coinciden en su secuencia gramatical (F-A-J-A-T-E).

El signo solicitado además de reproducir el componente de mayor carga distintiva de la marca registrada, las expresiones Virtual y Sensuality no resultan ser características diferenciadoras frente a las marcas registradas, razón por la cual, el conjunto marcario del signo solicitado no logra conferirle la distintividad requerida para acceder al registro, ya que es la denominación en común la que predomina en los conjuntos que se comparan, por lo que el consumidor al encontrarlos en el mercado, no dispondría de los elementos necesarios para diferenciarlos e individualizarlos incurriendo fácilmente en error de confusión, toda vez que se pensaría que se trata de una innovación de la marca registrada FAJATE.» En sentir de la recurrente, con el referido acto administrativo se probó la identidad y confundibilidad de la marca usada por la demandada, hecho que fue desconocido por el juzgador de la segunda instancia y que incidió en la resolución desfavorable del asunto.

La censura resulta absolutamente intrascendente, de un lado, porque aunque el Tribunal no hizo alusión expresa en su providencia al contenido de la decisión cuya falta de valoración se alegó, sí tuvo en cuenta su contenido a lo largo de su decisión, en la medida en que jamás desconoció la titularidad del registro de la marca “ Fájate” en cabeza de la empresa demandante ni, de otra parte, la imposibilidad de permitir que en nuestro territorio, la demandada use ese mismo signo distintivo, so pena de incurrir en las infracciones imputadas.

Así lo expresó el sentenciador: «…Desde luego –y ello debe quedar absolutamente claro- que la sociedad Manofacturas Especializadas de Confección S.A.S. no puede comercializar en Colombia o en países andinos las fajas y prendas de vestir que elabora –bajo contrato de maquila- con las marcas “Fájate Virtual Sensuality” o “Fájate”. Y no puede hacerlo so pretexto de la titularidad que tiene la parte maquilante respecto de un signo distintivo idéntico o similar en los EE.UU., precisamente en virtud del principio de territorialidad, que ampara, en la dimensión prevista en las normas comunitarias andinas, la marca “Fájate” de la que es titular la aquí demandante.» Y es que, como puede extraerse con total claridad del aparte citado en el reproche, el pronunciamiento adverso de la Superintendencia de Industria y Comercio frente al registro de la marca “Fájate Virtual Sensuality”, obedeció al riesgo de confusión que encierra frente a la marca “Fájate”, en el territorio nacional, que es donde la titular del último signo distintivo, comercializa sus productos.

Quiere decir lo anterior, que la situación fáctica que se analizó por parte de la autoridad registral para decidir sobre la citada inscripción marcaria, es sustancialmente disímil de aquella que ocupaba la atención del Tribunal Superior de Bogotá y por lo tanto, ninguna trascendencia tenía para el asunto, el que la Superintendencia de Industria y Comercio hubiese concluido que ambos signos son idénticos y que presentan riesgo de confusión, pues esa conclusión, se insiste, estaba referida al territorio colombiano, donde no son comercializadas las prendas de vestir elaboradas por la demandada. 3.1.2.

En segundo lugar, la inconforme acusó al fallo de pretermitir «…la presunción legal consagrada por el artículo 155 de la Decisión 486, en la letra d)» y que hace referencia al riesgo de confusión que el acuerdo internacional tiene por demostrado cuando se usa un «…signo idéntico para productos o servicios idénticos…» Al respecto, aseguró la libelista que como de la Resolución 58809 de 2012, también preterida, devenía claro que la marca de la demandante y la usada por la demandada son idénticas, lo propio era considerar acreditado el riesgo de confusión sin exigir «… prueba de daño económico o comercial injusto, fruto de dilución de la fuerza distintiva de la marca, o de afectación del valor comercial o publicitario de la misma, o de un aprovechamiento injusto de prestigio.» El cargo también carece de trascendencia, por una sencilla razón: el fundamento que llevó al Tribunal a desechar la suposición legal que reclama el recurrente no fue la falta de identidad entre las marcas enfrentadas, sino la existencia de una prueba en contrario que la desvirtuaba, cosa que es posible tratándose de presunciones legales y que el fallador explicitó en su providencia, en los siguientes términos textuales: «…desde la perspectiva de la interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no cabe afirmar que el uso en el comercio de los Estados Unidos – o en otros (diferentes de los países andinos) que le hayan dispensado protección (por uso o registro) a dicha marca- de los productos fabricados y exportados desde Colombia con la marca aludida, puede generar un daño económico o comercial a la demandante, menos aún calificable como injusto, porque en ese específico mercado la marca registrada en Colombia no tiene posibilidad de ver diluida su fuerza distintiva, ni su valor comercial o publicitario, ni en él se puede afectar el prestigio de la misma o de su titular en Colombia.

Más aún, esa diferencia de mercados también impide sostener que existe la posibilidad de confusión o un riesgo de asociación, lo que descarta, de plano, toda posibilidad de estructurar la hipótesis del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, como erróneamente lo entendió el juzgador de primer grado.» (Negrilla para resaltar) Y como el recurrente no dirigió ataque alguno frente al último argumento que el Tribunal expuso para no dar cabida a la tesis de la demanda, el ataque es desde todo punto de vista irrelevante, pues la prueba con base en la cual se estimó desvirtuada la presunción legal y su valoración, quedaron indemnes. 3.1.3.

En sentir de la parte vencida, el fallador Ad quem tampoco tuvo en cuenta para emitir la sentencia i) la factura de venta No. 0065 de octubre 18 de 2012 emitida por la demandada; ii) las constancias suscritas por el Director General de la presunta infractora y por la Directora de Global Commerce Advisors; ni iii) la confesión presunta del representante legal de la convocada, derivada de sus respuestas evasivas al interrogatorio de parte que absolvió el 22 de abril de 2016, Según la censura, de aquellos elementos probatorios podía extraerse con suficiente claridad y certeza que la convocada al juicio desarrolla su actividad económica en territorio colombiano, pues el membrete del título valor dejado de analizar, da cuenta de una dirección electrónica nacional; las certificaciones demuestran que Maesco S.A.S. fabrica y vende fajas para “ Colombia y su Moda S. de R.L. de C.V. y/o Dora María Díaz”, quien las comercializa con la marca “Fájate Virtual Sensuality” y las respuestas evasivas del representante legal de aquella, al contestar el interrogatorio de parte, son suficientes para corroborar que las prendas moldeadoras son elaboradas y etiquetadas en nuestro país. Para la inconforme, de haber valorado aquellos medios de prueba, el Tribunal habría «…podido establecer que no había que probar un daño como el que señaló, porque en el ordenamiento sustancial se contempla que, ante el riesgo de confusión, nace en tal caso la infracción marcaria.» El reproche tampoco tiene vocación de prosperidad, pues es totalmente intrascendente que el juzgador de la segunda instancia no hubiese hecho mención expresa a cada una de las pruebas cuyo estudio se echa de menos, porque lo cierto es que ninguno de los supuestos fácticos que aquellas acreditan, fue desconocido o negado en el fallo, todo lo contrario, a lo largo de sus consideraciones puede evidenciarse que nunca se puso en duda que la sociedad demandada ejecuta el contrato de maquila en Colombia, donde también etiqueta las prendas de vestir con la marca “Fájate Virtual Sensuality” y que después las exporta hacia los Estados Unidos de Norteamérica y México, a favor de “ Colombia y su Moda S. de R.L. de C.V. y/o Dora María Díaz”, para su posterior comercialización en esos países.

Así se extrae, se insiste, de una atenta lectura a las consideraciones de la sentencia recurrida, donde queda claro que la decisión adversa a las pretensiones del demandante no obedeció a que se hubiese concluido que la actividad comercial cuestionada se desarrolla fuera del país o algo parecido, sino que no estaban acreditados los perjuicios causados a Inversiones Magen S.A.S., por la fabricación y exportación de fajas y prendas moldeadoras de vestir, ofrecidas al público mexicano y estadounidense, donde quien utiliza la marca “Fájate Virtual Sensuality” ostenta la titularidad del registro del signo distintivo “Fájate” desde el año 2007.

A ese respecto, vale la pena destacar el siguiente aparte de la decisión: «…[d]e lo segundo [se refiere a “que la sociedad demandada celebró un contrato de maquila con la señora Dora María Díaz el 1º de junio de 2012, cedido luego a Virtual Sensuality Inc. y Colombia y su Moda S. de L. de C.V., cuyo objeto es la fabricación con fines de exportación de prendas de vestir que tienen las marcas “Fájate” y “Fájate Virtual Sensuality”], son prueba no solo la propia declaración del representante legal de la sociedad demandada y el documento que aparece a folio 155 del cuaderno 5, sino también el contrato de maquila visible a folios 28 a 30 del cuaderno 3, en el que se estipuló que MAESCO S.A.S. se obligó a “la actividad de fabricación y empacado de las prendas de vestir moldeadoras interior y/o exterior, conforme a los diseños, materiales y medidas que le sean indicados por la empresa (contratantes), asimismo se compromete a elaborar las etiquetas según los diseños indicados por la empresa”, para luego “exportar…las cantidades pedidas en el domicilio estipulado USA y/o México en el contrato o en los países que indique la empresa, dueña de las marcas” (clausulas 1ª y 4ª), e igualmente que “la contratista se abstiene de realizar actos de comercio en el territorio colombiano y otros territorios en los cuales se utilicen las marcas de propiedad de la empresa” contratante (cláusula 5ª), puesto que “solo realiza actos de fabricación de productos por encargo que le hace la empresa para comercialización fuera del territorio del contratista” (cláusula 6ª).

(…) (…)es necesario reconocer que la fabricación en Colombia de un producto que sea etiquetado con una marca idéntica o semejante a la protegida, con fines exclusivos de exportación, aún en los casos en que el signo distintivo se aplica a un producto para el cual se registró la marca, solo constituirá infracción cuando a su titular se le pueda causar un daño económico o comercial injusto originado en la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por cuenta de un aprovechamiento –también injusto- del prestigio de la misma o de su titular, sin perjuicio, además, de que se configure un evento de uso autorizado sin el consentimiento del titular de la marca, conforme al artículo 157 de la Decisión interpretada.

En los demás casos, específicamente cuando el país al que se exportan los productos concede la protección marcaria al signo distintivo que se aplicó a los bienes elaborados, esas actividades de fabricación y exportación no pueden ser impedidas.» 3.1.4. Finalmente, a juicio del censor, el fallador apreció incorrectamente «…la demanda, su contestación, las certificaciones que obran a folios 13 a 23 y 27 del cuaderno 1 y la Resolución 56982 de septiembre 27 de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio… », porque concluyó que las imputaciones a la pasiva se circunscribieron a su actividad de exportación, cuando en el libelo introductor se reclamó la protección integral a su derecho marcario, a través de la efectividad de sus facultades prohibitivas (art. 154 de la Decisión 486 de 2000), como titular de la marca registrada “ Fájate” en Colombia y por esa razón solicitó la suspensión definitiva del uso de ese signo distintivo por parte de la demandada y la destrucción de todo el material existente que incorporara dicha denominación. Nuevamente el ataque se revela intrascendente en cuanto hace a la indebida valoración de la demanda, pues respecto de las demás piezas procesales la recurrente se limitó a mencionarlas sin explicitar de qué manera se produjo el supuesto desatino, circunstancia que descarta de plano la prosperidad del cargo basado en la desacertada apreciación de la contestación de la demanda, las certificaciones obrantes a folios 13 a 23 y 27 y la Resolución 56982 de 2013 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ahora, aunque es cierto que el Tribunal afirmó en uno de los apartes de la sentencia que «…la censura se concreta a la fabricación y exportación de productos…», también lo es que esa no fue la única consideración que condujo a la improsperidad de las pretensiones de la parte accionante, toda vez que el fallador también tuvo en cuenta para decidir la situación en la forma en que lo hizo, que en el juicio quedó absolutamente demostrado, y sobre ello no hubo controversia alguna, que la sociedad demandada ejercía la actividad comercial que se le cuestiona en virtud de un contrato de maquila suscrito con la propietaria de la marca utilizada en los productos, en los Estados Unidos y que el único destino de aquellos era la exportación hacia países donde la demandante no ostentaba la titularidad del signo distintivo ni competía en el mercado, lo que descartaba la afectación de sus derechos de propiedad industrial.

El siguiente fue el primer argumento adicional del Tribunal: «…si en Colombia es posible celebrar contratos en virtud de los cuales un empresario (maquilador) fabrica, transforma, envasa, ensambla o repara –para mencionar algunos propósitos- bienes a partir de insumos o materia prima temporalmente importada, en beneficio de un empresario extranjero (maquilante), a los que, por efecto de una de tales actividades, adiciona un valor agregado y sin perjuicio de la incorporación de materiales nacionales, que es a lo que se concreta una operación de maquila, no es posible censurar de manera genérica este tipo de negocios, menos aun cuando el maquilante tiene protegido su signo distintivo en el país al que se exportan los productos maquilados.» Adicionalmente, para el sentenciador Ad quem «…aunque es cierto que “basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a [dicha] normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca”, como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación (fl. 32, cdno. 4), no lo es menos que, como también lo puntualizó esa colegiatura, si la exportación de productos con un signo distintivo igual o similar sólo constituye infracción marcaria cuando se reúnen determinadas exigencias previstas en la mencionada Decisión, no es posible, entonces, soslayar esos requerimientos so capa de que el producto exportado, en cualquier caso, va etiquetado con la marca “Fájate”, porque tal suerte de interpretación no armoniza con el contenido del literal b) del artículo 156 de la Decisión 486, amén de que reduciría –en la práctica- la hipótesis de infracción prevista en esta norma al simple acto de aplicar o colocar la marca, sin reparar en que la misma Decisión, en lo que concierne a fabricación y exportación de productos etiquetados con signos distintivos idénticos o similares, demanda unos supuestos especiales.» De manera que aún de haber interpretado erróneamente las pretensiones de la demanda, lo cierto es que el sentenciador se pronunció puntualmente sobre el alcance que en verdad tenían sus pedimentos, solo que no halló razón jurídica para acceder a ellos, por los dos argumentos adicionales que utilizó, frente a los cuales nada dijo el casacionista.

Entonces es claro que el impugnante presentó un alegato propio de las instancias, en el que se limitó a plantear un análisis crítico sobre las conclusiones fácticas del fallador, pero no acreditó que el sentenciador incurrió en yerros que amén de evidentes o manifiestos, innegablemente hayan trascendido a la forma en que fue resuelto el litigio a tal punto que de no haber mediado aquel, las pretensiones de la demanda habrían sido acogidas en su totalidad.

Por consiguiente, cualquier razonamiento dirigido a que se vuelva a examinar la situación fáctica, por mostrar el recurrente una simple discordancia frente a la evaluación crítica del fallador, resulta estéril si no se deja al descubierto la magnitud y trascendencia del desacierto que se produjo al apreciar las pruebas en las que se sustentó la decisión. 3.1.5.

En desarrollo del mismo cargo, esto es, la violación indirecta de la ley sustancial originada en errores de hecho, la parte recurrente aseguró que el Tribunal «…vulneró el artículo 155 en sus letras e) y f) y el artículo 157, por aplicarlos a un supuesto en que, conforme a la causa petendi, no eran aplicables», desconociendo que la última norma exige la concurrencia de todas las condiciones allí establecidas para que opere la excepción que consagra, cuando en este caso «…se demostró que MANOFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S. usa la etiqueta que incorpora a sus productos a título de marca».

Un reproche de esa naturaleza no podía ser invocado por la vía de la causal segunda de casación, pues es evidente que hace referencia a la violación directa de normas de naturaleza sustancial, toda vez que lo que se critica es la aplicación de leyes que no eran las llamadas a regular el asunto. 3.2. En el segundo cargo propuesto para sustentar el recurso, el casacionista acusó a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de violar directamente la ley sustancial, concretamente, los artículos 154, 155 literales a y d, 166 incisos 1º y 2º y 226 de la Decisión 486 de 2000, por inaplicación, pues como consecuencia de una indebida interpretación de aquellas normas, terminó resolviendo el asunto con base en los supuestos de los literales e y f del artículo 155 citado y en el de los dos últimos incisos del 226 ibídem. 3.2.1.

En ese sentido, explicó que el yerro del juzgador recayó en el hecho de considerar que «…la infracción marcaria procede de un uso, constituido por la exportación del producto y que si hay exportación no hay infracción con la sola aplicación de la marca…», argumento que, en sentir del casacionista desconoce el verdadero significado y alcance del literal a del artículo 155 y del primer inciso del artículo 226 de la aludida Decisión 486.

La primera disposición consagra que uno de los derechos del titular de una marca registrada en los Países Miembro es «…impedir que terceros apliquen o coloquen su marca sea ésta idéntica o similar sobre productos para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.».

La segunda, establece que «…[c]onstituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique…» Sin embargo, de una cuidadosa lectura a la demanda presentada para sustentar el recurso, nítido se advierte que el impugnante cercenó los argumentos que orientaron la decisión del Tribunal y que sustentaron la decisión de resolver el asunto con base en las hipótesis e y f del artículo 155 y el segundo y tercer inciso del artículo 226 y no con aquellas cuya inaplicación criticó el libelista.

Al respecto, necesario es relievar que el caso presentaba aristas que el fallador Ad quem explicitó desde el inicio de sus consideraciones y que se concretaban en que i) la demandada no obraba en nombre propio cuando fabricaba prendas moldeadoras y las etiquetaba con la marca “Fájate Virtual Sensuality”, sino que lo hacía por encargo de un tercero –contrato de maquila- que ostenta la titularidad del registro del signo distintivo “Fájate” en los Estados Unidos de Norteamérica; y ii) el destino de dicha producción, era exclusivamente, el de su comercio en el exterior, puntualmente, en México y Estados Unidos, mercados donde la demandante no compite ni puede competir, por lo menos con la misma marca que tiene registrada en Colombia, porque allá goza de protección en favor de otro.

Así lo puntualizó el sentenciador: «La verdad sea dicha, este proceso cuenta con una plataforma de hechos sobre los cuales existe consenso, pues no se ha disputado (i) que la sociedad demandante es la titular de varias marcas mixtas en las que predomina el elemento denominativo (palabra “Fájate”), en las clasificaciones 10, versión 9 y 25, versiones 8 y 9 de Niza, (ii) que la sociedad demandada celebró un contrato de maquila con la señora Dora María Díaz el 1º de junio de 2012, cedido luego a Virtual Sensuality Inc. y Colombia y su Moda S. de L. de C.V., cuyo objeto es la fabricación con fines de exportación de prendas de vestir que tienen las marcas “Fájate” y “Fájate Virtual Sensuality”, (iii) que el signo distintivo “Fájate” también se encuentra registrado en la oficina de patentes de los Estados Unidos de América, bajo la titularidad de la señora Díaz (maquilante), y (iv) que la demandada no comercializa en Colombia ni en otros países de la Comunidad Andina de Naciones, los productos que fabrica en ejecución del aludido negocio jurídico de maquila.

(…) …el signo distintivo “Fájate” que llevan los productos fabricados y exportados, tiene titulares distintos en Colombia y en el país al que son remitidos, por lo que el problema jurídico que plantea este caso se concreta a establecer si la actividad de fabricar en Colombia, bajo contrato de maquila, productos que serán despachados a un país en el que el maquilante tiene protegido el signo distintivo con el que se etiquetan y que, ciertamente, es – en cuanto al elemento que prima – idéntico o similar al protegido, constituye una infracción a los derechos marcarios, según la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…) …certificado expedido por la oficina de patentes y marcas registradas de Estados Unidos, en el que aparece la señora Dora María Díaz como titular de la marca “Fájate” (fls. 160 a 163, cdno. 3 y 37 a 39, cdno. 7), lo que significa que las fajas y prendas de vestir fabricadas en Colombia y que llevan la etiqueta “Fájate Virtual Sensuality”, son exportadas a un país –EE.UU- en el que pueden ser legítimamente comercializados, bajo la protección marcaria que brindan sus normas jurídicas, sin que la aquí demandante pueda participar en ese mercado en la misma línea de productos y con el mismo signo distintivo o uno similar» Pero es más, si consideramos que el actor soportó sus quejas sobre la elección normativa que hizo el Ad quem para decidir el proceso, en la interpretación prejudicial que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso (Rad. 23-IP-2016), se arriba a la misma conclusión que viene de comentarse: el cargo carece de precisión e integralidad.

Ello, porque para respaldar su criterio acerca de que debió aplicarse el literal a y no el e ni el f, el actor trajo a colación apartes de dicho pronunciamiento, pero, nuevamente, dejó de lado otros que dieron soporte al criterio del juzgador, tales como la particular situación fáctica planteada en el asunto y los supuestos que debe analizar el juzgador cuando de verificar la configuración de la infracción marcaria se trata, en cada caso concreto.

Al respecto, el Tribunal Andino señaló: « [e]n el presente caso, Manofacturas alegó que en el territorio colombiano no hay actos de uso comercial, pues no se encuentra[n] en el mercado productos Fájate Virtual Sensuality, así como tampoco las etiquetas que se colocan a título de información y que van dirigidas a los consumidores mexicanos y norte americanos.» Y a solicitud del Juzgador, clarificó más adelante: «La exportación, para los efectos de la aplicación del literal b) del Artículo 156 de la Decisión 486, se da con la salida de la mercadería del territorio comunitario andino hacia un tercer país o entre países de la Comunidad Andina.

Ello implica que la exportación se perfecciona con la salida de la mercadería de un país miembro de la Comunidad Andina, incluyendo la salida física de las mercancías de un país miembro a una zona franca ubicada en el mismo país miembro. Dado que lo que se busca es determinar si existe o no una infracción por el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, corresponde aplicar los principios de legalidad y tipicidad propios del poder punitivo que ostentan los países miembros de la Comunidad Andina.

Sobre la base de dichos principios, la autoridad nacional competente debe verificar que, en el caso concreto de que se trate, concurran los supuestos contenidos en los tipos infractores previstos en los literales e) y f) del Artículo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486, concordados con el literal b) del Artículo 156 de dicha Decisión. Es más, una aplicación integral y concordada de la normativa andina exige no solo interpretar de modo sistemático los literales e) y f) del artículo 156, sino adicionalmente tener en consideración lo establecido en el artículo 157 de la Decisión 486.

(…) Por lo tanto, para que el acto de exportación de productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el país de origen sea calificado como una infracción, la autoridad nacional competente tiene que verificar la presencia de los supuestos establecidos en los literales e) y f) del Artículo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486; es decir, que el uso efectuado pueda causar al titular de la marca notoria un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.» En este orden, es evidente que el recurrente no tuvo en cuenta, para edificar su censura, todos los elementos fácticos que orientaron la decisión del fallador de la segunda instancia para efectos de adecuar el asunto a los cauces de las previsiones contenidas en los literales e y f del artículo 155 del Acuerdo de Cartagena y no al del literal a de la misma regla, por lo que el ataque carece de precisión por estar incompleto.

Por otra parte, no sustentó porqué razón su interpretación es la correcta, como quiera que basó su argumentación en que de acuerdo con el Tribunal Andino, «…basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca.», sin tener en cuenta que ese concepto refiere a una descripción plana del literal a del artículo 155 del Acuerdo Andino, que no refleja la situación puntual que se puso a consideración de la judicatura, precisamente porque, como lo explicó esa autoridad internacional: «…este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.2.2.

En segundo lugar, adujo la firma casacionista que el fallador de la segunda instancia desconoció el contenido del literal d de la norma tantas veces mencionada, que reza: «…El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.» Como sustento de su postura, aseguró que el fallo no distinguió, como debía hacerlo entre el uso de signos idénticos en productos y servicios también idénticos y el uso de signos parecidos o similares en productos semejantes, ni en que la norma sanciona el uso en el comercio de esos distintivos, pues de haberlo hecho, habría concluido que debía aplicar al caso materia de estudio la presunción de riesgo de confusión que consagra la parte final de la norma en vez de exigirle demostrarlo, porque la demandada incurrió en la primera y no en la segunda conducta.

El reproche carece también de precisión, pues el disidente se limitó a señalar que el Ad quem soslayó «…por entero la norma sustancial de l[a] letra d) del citado artículo 155…», pero sin poner de presente porqué debió darse aplicación a dicha presunción legal en el caso concreto, ya que solo indicó que no distinguió entre los dos supuestos de hecho que consagra el literal d citado, pero sin demostrar que era el primero y no el segundo en el que se encontraba inmersa la demandada, pues nada dijo al respecto.

Adicionalmente, si se aceptara que el memorialista cumplió con aquella carga procesal, lo cierto es que la presunción del riesgo de confusión de que trata la parte final de la norma cuya inaplicación se cuestiona, es de carácter legal, lo que significa que admite prueba en contrario, punto sobre el cual nada dijo el recurrente, dejando así incompleto su cargo contra el fallo, en donde, se insiste, sí se plasmaron fundamentos fácticos que impedían considerar comprometida la identidad del signo distintivo registrado aquí en Colombia: «…desde la perspectiva de la interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no cabe afirmar que el uso en el comercio de los Estados Unidos – o en otros (diferentes de los países andinos) que le hayan dispensado protección (por uso o registro) a dicha marca – de los productos fabricados y exportados desde Colombia con la marca aludida, puede generar un daño económico o comercial a la demandante (…).

Para finalizar, el censor explicó como base de su acusación contra la sentencia, que el fallador incurrió en violación de la ley sustancial por inaplicación del primer inciso del artículo 226 de la Decisión 486 de 2000, que señala que «…constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.» Criticó que para el Tribunal «…las actividades asociadas de fabricación y exportación de productos que tengan un signo distintivo idéntico o similar a una marca registrada, incluso cuando ésta es notoria, solo pueden ser impedidas por el titular de la marca cuando le causen un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, que son los factores condicionantes que incorporan los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486, lo mismo que el artículo 226 de esa normatividad.

Más aún, si también se estructura alguna de las hipótesis que autorizan a terceros el uso de ciertas expresiones sin el consentimiento del titular del signo distintivo, según lo previsto en el artículo 157 de esa decisión, tampoco habrá infracción marcaria.» No obstante, el recurrente, incurriendo nuevamente en una imprecisión para fundamentar su ataque, dejó de lado el hecho de que el Ad quem explicó que no había lugar a considerar existente el riesgo de confusión, de que también trata el inciso primero del artículo 226, porque los productos fabricados y etiquetados con la marca notoria Fájate, son exportados y comercializados en mercados donde la titular de ese registro en Colombia, no participa ni puede participar porque allí esos derechos de propiedad industrial pertenecen a otra persona que es, precisamente, quien tiene un contrato de maquila con la demandada.

Recuérdese que el primer inciso del artículo 226 exige, para la configuración de la infracción allí prevista, el uso total o en una parte esencial, una reproducción, imitación, traducción o trasliteración del signo distintivo notoriamente conocido, siempre que pueda crear confusión y el Tribunal estimó sobre este tópico que la diferencia de mercados donde demandante y demandada comercializan sus productos, impide considerar que exista la posibilidad de confundir al consumidor final con el uso de la marca “Fájate Virtual Sensuality”, argumento frente al cual el reproche no presentó controversia alguna.

Por último, es de ver que el recurrente al formular el segundo cargo contra la sentencia, citó entre las normas sustanciales presuntamente violadas los incisos 1º y 2º del artículo 166 del Acuerdo de Cartagena, pero al desarrollar los fundamentos de su inconformidad no los volvió a mencionar, quedando el embate en una simple enunciación sin despliegue argumentativo alguno. 4.

Con todo, resulta evidente que la decisión no transgredió el ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente, motivo adicional para inadmitir la demanda. Al respecto, el legislador al establecer en el artículo 333 del Código General del Proceso los fines del recurso extraordinario de casación, dispuso que su propósito es defender la unidad e integridad de la legislación colombiana, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por la Nación en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia y reparar los agravios de las partes con ocasión de la providencia recurrida.

En concordancia con tal objetivo, estableció en el inciso final del artículo 336 de la citada codificación, la potestad de que la Sala case una sentencia «aun de oficio» siempre que sea ostensible que ella compromete «gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales». Pero también, inspirado en el mismo principio, estableció en el artículo 347 ejusdem la facultad para que la Sala inadmita la demanda de casación que, aunque reúna los requisitos legales, esté dentro de alguno de los tres eventos que allí contempla: 1.

Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido. 2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento. 3.

Cuando no es evidente la transgresión del ordenamiento jurídico en perjuicio del recurrente. En este caso la sentencia respetó el régimen colombiano. Se sustentó en las pruebas legalmente recaudadas, que las partes tuvieron oportunidad de controvertir. Su estudio se enmarcó en tales evidencias así como en la normatividad aplicable al caso concreto, y se apoyó en los pronunciamientos prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionados con el asunto debatido.

La valoración probatoria realizada es razonable y no se evidencia que se hayan omitido o alterado las pruebas recaudadas dentro de las oportunidades procesales correspondientes, como tampoco puede predicarse que el entendimiento que le dio a las leyes con fundamento en las cuales resolvió el litigio sea equivocada, dadas las singulares condiciones que presentaba el asunto y que fueron suficientemente explicitadas en el fallo, tal como se destacó a lo largo de las consideraciones precedentes.

En particular, estimó que el hecho de etiquetar productos con un signo distintivo idéntico o similar a uno protegido por su notoriedad en Colombia, no configura la infracción marcaria endilgada por la titular del registro, porque tal actividad se realiza con fundamento en la existencia de un contrato de maquila entre la demandada y un tercero que ostenta la propiedad de la misma marca en el exterior y no tiene como finalidad la comercialización de dicha producción en el mercado colombiano ni en ninguno de los países miembro de la comunidad andina, sino, exclusivamente, en México y Estados Unidos, donde la demandante no compite ni puede competir, circunstancia que descarta del todo la afectación de sus derechos industriales.

Es decir, que la decisión no vulneró los derechos y garantías constitucionales de las partes, en especial, como vimos, de la empresa inconforme, ni les irrogó agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad de nuestra legislación ni compromete el orden o el patrimonio público; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio.

Razones que imponen la inadmisión de la demanda. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 24 de agosto de 2017, dentro del asunto referenciado. En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen. Notifíquese. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO (Presidente de la Sala) MARGARITA CABELLO BLANCO ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO LUIS ALONSO RICO PUERTA ARIEL SALAZAR RAMÍREZ OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 2