PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto WAPSA y las marcas mixta y denominativa CAPSA previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto WAPSA en la clase 9 por ser distintiva y no tener semejanza con las marcas mixta y denominativa CAPSA previamente registradas Similitudes Ortográficas: En la interpretación prejudicial propia del proceso, se estableció que han de considerarse semejantes las marcas comparadas, cuando de la observación se evidencien coincidencias en las raíces o terminaciones y/o el orden de las vocales.
De igual forma, se ha establecido por la jurisprudencia comunitaria que ésta también se puede presentar por la coincidencia de las letras en los segmentos a compararse, toda vez que del orden de tales y su longitud puede aumentar el riesgo de confusión. Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue: […] La Sala observa que las marcas confrontadas presentan similitud en su extensión al estar integradas por cinco (5) letras cuya única diferencia radica en la raíz, puesto que la marca registrada con anterioridad a la demandada inicia con la consonante C y la marca acusada con la consonante W, las cuales cuentan con la vocal “A” ubicada en las mismas silabas en las dos marcas, a saber, WAP/CAP y SA/SA, siendo ortográficamente similares. […] Similitud Fonética […] las marcas confrontadas son «WAPSA» que contiene la raíz «WAP» y la terminación «SA».
Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse en la primera sílaba «WAP». Respecto de «CAPSA», contiene la raíz «CAP» y la terminación «SA», su silaba tónica tiende a ubicarse en su primera sílaba «CAP» y el acento prosódico de las dos en la primera vocal «A»; en ese sentido, si bien la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente y ocupa la misma posición, cabe advertir que, en lo relacionado con la tonalidad de las marcas, existen diferencias, puesto que la pronunciación de la silaba tónica varía en la primera consonante (C Y W(U)), lo que las hace fonéticamente diferentes. […] se evidencia que el signo solicitado está conformado por una sola expresión «WAPSA» que tiene cinco (5) letras, dos (2) vocales y tres (3) consonantes, y la marca opositora «CAPSA» está compuesta por una sola expresión: tiene cinco (5) letras dos (2) vocales y tres (3) consonantes.
Tal como puede apreciarse, en las marcas enfrentadas la vocal A se encuentra ubicada en ambas en la misma posición: a saber en los numerales 2 y 5; sin embargo, la sonoridad de las dos es diferente, comoquiera que el fonema de la C es /θ/, por lo tanto su articulación es interdental: la lengua está entre los dientes, y el aire pasa a través, a diferencia de la W que es una consonante labiovelar; es decir, que es de doble articulación en el velo y los labios para su pronunciación, lo que indudablemente conlleva diferencias fonéticas que generan distintividad entre las marcas. […] Similitudes Conceptuales En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo, el de aprenderlas y el de enlazarlas con los servicios de la clase 9 de la clasificación internacional de Niza que distinguen.
Además de ello, es preciso destacar que los signos en conflicto, al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna. Así las cosas, si bien ambas marcas en su estructura ortográfica presentan grandes similitudes, fonéticamente, no son semejantes, y por tanto no se genera riesgo de confusión. […] Conforme a lo anterior, se encuentra demostrado que las diferencias desde el punto de vista fonético permiten concluir que las marcas confrontadas no son confundibles y pueden coexistir en el mercado, puesto que, si bien existen similitudes ortográficas, su pronunciación y por ende recordación en el público consumidor es diferente.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 15 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 16 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 17 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 18 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00020-00 Actor: MAC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL - REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CONFUNDIBILIDAD MARCARIA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por medio de apoderado judicial, la Sociedad MAC S.A., interpuso en contra de la resolución núm. 24304 del 16 de julio de 2008, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó la oposición por ella formulada y concedió el registro de la marca «WAPSA» (mixta) a la sociedad ROBERT BOSCH LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 9[1] de la clasificación internacional de Niza, así como las resoluciones núm. 60795 de 27 de noviembre de 2009 y núm. 22015 de 28 de abril de 2010, por las que confirmó la 24304 en sede de reposición y apelación, respectivamente. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad MAC S.A. presentó demanda[2] en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se interpreta como ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[4], en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “Primera- Que se declare la nulidad de la resolución No. 24304 de 16 de julio de 2008, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente No. 07- 107763, por medio de la cual se desestimó la oposición formulada y se ordenó el registro de la marca WAPSA.
Segunda.- Que se declare la nulidad de la resolución 60795 de 27 de noviembre de 2009, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se confirmó la resolución 24304 de 2008. Tercera.- Que se declare la nulidad de la resolución 22015 de 28 de abril de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución 24304 de 2008 y concede en forma definitiva el registro de la marca mixta WAPSA.
Cuarta: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. Quinto- Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial”.
A continuación, se transcriben, en lo pertinente, los actos administrativos acusados: “RESOLUCIÓN NÚM. 24304 Por la cual se decide una solicitud de registro de marca LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS En ejercicios de sus facultades legales, y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante petitorio radicado el 12 de octubre de 2007, la sociedad ROBERT BOSCH LTDA, mediante apoderado, presentó solicitud de registro de la marca WAPSA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO: Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial y con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad MAC S.A., mediante apoderado interpuso oposición contra la solicitud de registro mencionada en el considerando anterior. El objeto de la oposición es que se niegue el registro y se fundamenta de la siguiente manera: - La sociedad MAC S.A., es legítima titular del registro de la marca nominativa y mixta CAPSA para distinguir productos correspondientes a la clase 9 internacional. - En efecto, los signos guardan una identidad inevitable, generando confusión y error al consumidor. - Los signos mantienen la misma cantidad de letras, factor que lleva a confusión al usuario en un primer plano visual. - El signo solicitado se presenta como un tipo de letra mayúscula esencialmente idéntica a la marca registrada. - El signo solicitado modifica la primera letra de la marca registrada C por W, pretendiendo mostrar distintividad, cuando lo que logra es confundir al usuario al solicitar un signo que guarda un mismo contexto gramatical. - El signo solicitado acentúa las mismas consonantes APSA y APSA. - Uno de los factores, más importantes en la comparación visual y gramatical de los signos, se basa esencialmente en la misma cantidad de vocales, distribuidas de igual manera, tal como sucede con los signos CAPSA y WAPSA. - Las consonantes se ubican de igual forma y bajo las mismas letras. - Los signos contrapuestos están ligados a un gráfico que los integra, por lo que es de aquellos llamados por la doctrina “mixtos”, sin embargo, al detenerse en su globalidad en ellos pesa y predomina su componente denominativo. - Auditivamente se presenta una clara identidad en el sonido emitido por los signos en conflicto, donde las silabas tónicas, se perciben de igual forma en ambos signos, los cuales producen confusión al momento de adquirir el producto, pues tanto uno como otro conservan las mismas vocales que hacen se emita un mismo sonido, suficiente para crear error y confusión al consumidor. - De acuerdo con dicho criterio, concluimos que el signo solicitado es una fiel copia de la marca registrada por mi mandante, a la cual no le inyectaron ningún tipo de distintividad provocando una indiscutible distorsión al público consumidor, quien admitirá que ambos signos son de un mismo perfil empresarial, causándole graves perjuicios a mi representada. [ ] En el caso que nos ocupa, si bien estamos en presencia de marcas mixtas, el elemento determinante y predominante es el denominativo, dada la fuerza propia de las palabras.
Por lo tanto el análisis comparativo deberá centrarse en sus denominaciones (WAPSA/CAPSA), lo cual no obsta para que en caso dado el elemento gráfico pueda ser determinante. La división luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo WAPSA y la marca opositora CAPSA, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general.
En el plano conceptual no se encuentra semejanza alguna, ya que ambos signos son de fantasía puesto que no poseen un significado aparente, lo cual los convierte en dos términos distintos e independientes entre sí, provenientes de la elaboración ingeniosa de su titular sin ningún tipo de asociación con los productos a los cuales hace referencia. De otra parte, en el campo ortográfico o visual, encontramos que la W y la C son las únicas divergencias ortográficas, sin embargo, ese cambio genera importantes diferencias auditivas.
Por tanto es importante en este caso hacer mención especial al plano fonético y referirse especialmente a lo señalado en este aspecto por la jurisprudencia y la doctrina, en relación con la silaba tónica. Se debe ubicar la silaba tónica y su posición y si ella es distinta pueden establecerse diferencias significativas. En este orden, el signo solicitado WAPSA, tiene la silaba tónica en la primera silaba, esto es WAP, silaba en la que, adicionalmente encontramos grandes diferencias auditivas puesto que al estar compuestas por la letra W hace que la expresión presente una mayor extensión en su entonación puesto que al ser pronunciada se hará de la siguiente manera: GUAP, marcando una diferencia notable con la marca opositora, puesto que serán dos las letras en las que ambos términos varíen (GU-C), al ser escuchados o pronunciados por el consumidor.
De lo expuesto, resulta que las marcas WAPSA y CAPSA no presentan semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundirá al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. [ ]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MAC S.A.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca mixta WAPSA [ ] productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. [ ] RESOLUCIÓN NÚM. 60795 Por la cual se resuelve un recurso de reposición. [ ]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la resolución núm. 24304 de 16 de julio de 2008.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. RESOLUCIÓN NÚM. 22015 Por la cual se resuelve un recurso de apelación EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 11 num.7 de Decreto 3523 de 2009, [ ]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la resolución núm. 24304 de 16 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. [ ]”. 1.2. Los fundamentos de hecho y el concepto de violación 1.2.1. Fundamentos de hecho La parte actora manifestó que la sociedad ROBERT BOSCH LTDA. solicitó el registro de la marca «WAPSA» (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza.
Sostuvo que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industria, la sociedad MAC S.A., formuló demanda de oposición, en virtud de ser titular de la marca colombiana «CAPSA» (mixta) en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza. Señaló que, mediante resolución núm. 24304 de 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la demanda de oposición presentada por la sociedad MAC S.A. y ordenó el registro solicitado.
Indicó que, contra la resolución núm. 24304 de 16 de julio de 2008, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Refirió que, mediante resolución núm. 60795 de 27 de noviembre de 2009 en sede de reposición, se confirmó el registro de la marca, y mediante la núm. 22015 de 28 de abril de 2010 se resolvió el recurso de apelación, acto administrativo que mantuvo la decisión inicial. 1.2.2.
Fundamento de los cargos de violación La parte actora manifestó que, con la expedición de los actos acusados, la SIC desconoció lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 15,16,17 y 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington.
Afirmó que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, por falta de aplicación, en el entendido que la marca «WAPSA» registrada, no cumple con uno de los requisitos obligatorios exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Indicó que la distintividad hace referencia a la capacidad de la marca para identificar y diferenciar en el mercado productos o servicios, por lo que se constituye como presupuesto indispensable para que la misma cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y calidad del producto sin riesgo de confusión y/o asociación. Sostuvo que, debido a la evidente similitud entre la marca «WAPSA» y la marca «CAPSA», y la carencia de aptitud intrínseca y extrínseca necesaria para cumplir con la principal función de la marca, que es la de identificar correctamente los productos en el mercado y así evitar que sean confundibles, se puede concluir que la marca solicitada no es suficientemente distintiva para identificar servicios de la clase 9 de la clasificación internacional de Niza.
Consideró que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 del 2000, por cuanto un signo no puede registrarse como marca cuando es idéntico o confundiblemente similar a una marca previamente registrada para productos idénticos o similares. Expresó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial escondió la evidente realidad, y es que la marca «WAPSA» es una clara imitación de la marca «CAPSA», similitud que salta a la vista con una simple comparación desprevenida de los signos en conflicto.
Manifestó que la SIC no realizó la comparación entre dos marcas mixtas con trazos idénticos, sino que efectuó la comparación entre una marca mixta y una marca nominativa. Afirmó que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que la confusión marcaria puede presentarse en tres aspectos: 1. Aspecto gráfico 2.
Aspecto fonético 3. Aspecto conceptual Precisando que, en el entendido que las marcas en conflicto carecen de significado conceptual, el análisis de confundibilidad debe efectuarse únicamente en los aspectos gráfico y conceptual. Señaló que el tipo de letra, tamaño, inclinación de las marcas cotejadas son idénticos, contando con identidad en la ubicación de cuatro de las cinco letras que conforman las dos marcas, identidad en la ubicación de las vocales, identidad en la sílaba tónica e identidad en la última sílaba, por lo tanto en el aspecto fonético cuentan con similitudes de gran valor, adicionando que: “[…] Lo cierto es que la W se pronuncia algunas veces como “U”, y algunas veces como “V”.
En este caso por encabezar una silaba claramente se pronunciará con “V”, con lo cual no existe en la práctica ninguna diferencia entre la pronunciación de «WAPSA» y «CAPSA» […]”. Informó que, debido a que las marcas no tienen significado conceptual, no es posible efectuar la comparación en ese campo; sin embargo, dado que existe confundibilidad en los campos fonético y gráfico, la marca «WAPSA» no puede coexistir con la marca «CAPSA».
Concluyó precisando que, conforme a los artículos 15, 16,17 y 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, se debe proteger la marca mixta registrada «CAPSA» en el entendido que la sociedad MAC S.A. es titular en Perú de las siguientes marcas: |MARCA |CLASE |REGISTRO |VIGENCIA | |Baterías CAPSA |9 |17464 |21-07-2015 | |Baterías CAPSA |9 |125269 |29-01-2017 | |tecnología de | | | | |punta que marca | | | | |la diferencia. | | | | |CAPSA( Mixta) |9 |84982 |10-05-2015 | |CAPSA ( Mixta con|9 |83772 |11-10-2012 | |reivindicación de| | | | |colores) | | | | |CAPSA(nominativa)|9 |109407 |12-10-2015 | |BATERÌAS CAPSA |35 |005065 |31-08-2015 | |(Mixta) | | | | Afirmó que, respecto de las marcas referidas, se encuentra inscrita licencia de uso a favor de CONSTRUCTORA DE ACUMULADORES PERUANA S.A., la cual se identifica en el mercado con el nombre comercial «CAPSA», nombre que ha usado desde hace sesenta años, enfatizando que la actividad principal de la marca es la comercialización de acumuladores de energía eléctrica (baterías), actividad que está directamente relacionada con los productos para los cuales se solicitó la marca «WAPSA».
Concluyó manifestando que, dado que el uso del nombre comercial «CAPSA» se ha presentado de forma ininterrumpida en Perú, país miembro de la CAN, resulta importante traer a colación los parámetros señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la protección del nombre comercial.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio[5] El apoderado judicial de la SIC expresó que los actos administrativos demandados y expedidos por la Oficina Nacional Competente se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Sostuvo que la SIC actuó de buena fe y no procedió de forma arbitraria al expedir las resoluciones acusadas. Afirmó que las resoluciones acusadas son producto de un examen de registrabilidad previo, el cual se realizó para determinar la procedibilidad de la marca, por lo que la SIC actuó de manera razonada y motivada, guiando su actuación por el procedimiento señalado para la obtención del registro marcario y en especial del examen de registrabilidad efectuado, atendiendo así la finalidad de garantizar que el signo analizado cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, evidenciándose que, contrario a lo manifestado por el actor, no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión. Manifestó que fue tal el análisis efectuado que, para expedir las decisiones acusadas, la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicando las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino para realizar el estudio de registrabilidad de marcas, consideró que, entre los signos mixtos discutidos para identificar productos de la clase 9 de la clasificación internacional de Niza, a pesar de las semejanzas, los mismos no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.
Indicó que la actora no puede asegurar que la SIC no tuvo en cuenta que las marcas en disputa utilizan un diseño muy similar, pues, como se evidencia dentro del proceso, la similitud alegada fue evaluada previo a otorgar el registro del signo, revisando las causales establecidas en el artículo 136, especialmente el literal a) de la Decisión 486, considerando no solo el resultado que arroja la comparación de los signos desde el punto de vista perceptivo (visual, fonético y conceptual) sino también, la evaluación del riesgo de confusión o de asociación que podría generar la coexistencia en el mercado de los signos enfrentados.
Precisó que el examen de confundibilidad se apreció en conjunto de manera sucesiva y no simultanea entre los signos mixtos. Sostuvo que, frente al aspecto visual y ortográfico se observa que, pese a que dentro de las estructuras gramaticales de las enfrentadas se comparten algunas vocales y consonantes, las mismas son disímiles, dejando ver una estructura independiente en cada conjunto.
Del mismo modo su pronunciación es diferente, no siendo esto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado. Manifestó que, frente al aspecto visual, las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentado semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado. En lo relacionado con el aspecto fonético, se observa que las marcas enfrentadas contienen sílabas que otorgan distintividad en su pronunciación, permitiendo observar que no existen semejanzas entre una y otra que lleven a incurrir en confusión al consumidor, porque el signo solicitado no contiene semejanzas, ni ortográficas, ni gráficas, ni fonéticas, por lo que goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiéndose por tanto la coexistencia. Concluyó afirmando que el nombre comercial, contrario a la marca, es entendido como el signo que identifica el empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil; la marca, en cambio, identifica al producto o servicio ofrecido por la sociedad y/o el empresario, por lo que el derecho sobre la marca se adquiere con su registro, mientras que el nombre comercial por su uso.
Así las cosas, precisó que la actora pretende exigir una protección de un nombre comercial que tiene recordación y poder de asociación en un mercado distinto al colombiano, pues es claro que los argumentos esgrimidos por la sociedad MAC S.A. van dirigidos a demostrar el uso del nombre comercial «CAPSA» para identificar, no a la sociedad actora, sino a la sociedad CONSTRUCTORA DE ACUMULADORES PERUANA S.A., lo que al parecer de la demandada, significa que no se logró probar que ese nivel de recordación y asociación del consumidor peruano pudiera aplicarse al mercado colombiano. Solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. 2.2.
Intervención de la sociedad Robert Bosch Ltda[6] Manifestó que la marca mixta «WAPSA» fue registrada por ser apta para distinguir productos y servicios en el mercado, siguiendo el tenor del artículo 134 de la Decisión 486. Afirmó que por parte de la SIC no se incurrió en ninguna falta, en el entendido que la marca es distintiva en forma intrínseca, pues tiene la capacidad de individualizar un producto o servicio en el mercado.
Sostuvo que, de conformidad con el análisis efectuado por la SIC, la diferencia fonética es crucial en el caso para concluir que la coexistencia de las marcas no representa un riesgo de confusión para los consumidores. Precisó que los elementos gráficos que acompañan el signo no son más que una reproducción del elemento denominativo del mismo, el cual está conformado por letras mayúsculas, ligeramente inclinadas hacia la derecha.
Afirmando, con base en lo anterior que, dado que el elemento gráfico añade poca distintividad, la comparación deberá realizarse sobre el elemento denominativo, lo cual incluye una estricta evaluación de los componentes fonéticos. Destacó que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es necesario tener en cuenta en el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas, puesto que es ahí donde se haya la diferencia que radica en la primera vocal de cada una: WAP/ SA CAP/ SA Manifestó que la fonética estudia la articulación física del lenguaje, o naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos, y hace evidente que entre las marcas en conflicto existe una diferencia radical y fundamental que se origina en su primera silaba, refiriéndose de igual forma al campo de la transcripción fonológica, donde precisa que resalta la misma diferencia; por lo que, según su dicho, la actora, a pesar de la incontrovertible evidencia fonética y fonológica, adelantó una exótica teoría lingüística cuyo eje central es que en este caso la marca «WAPSA» debe ser pronunciada VAPSA, reafirmando que, aun cuando esa fuera la pronunciación, las diferencias fonéticas seguirían existiendo, y en ese entendido no se cumple con un elemento fundamental para concluir que puede surgir confusión entre dos registros, por lo que pueden coexistir en el mercado colombiano. Afirmó que la actora no presentó prueba alguna de que exista una relación empresarial de cualquier tipo entre MAC S.A. y la Constructora de Acumuladores Peruana S.A., lo cual de todas formas es irrelevante para el asunto en discusión, por lo que, según el dicho del actor, a quien le correspondería impedir este registro marcario es a la sociedad peruana y no a MAC, quien no utiliza el nombre comercial «CAPSA» en el mercado colombiano o algunos países donde rige la Convención de Washington.
Solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda por cuanto las marcas «WAPSA» y «CAPSA» no son similares hasta el punto de crear confusión, pues no tienen elementos visuales, conceptuales y sobre todo, fonéticos que los hagan semejantes.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 253-IP-2014[7] en la que previamente se expusieron los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación. A juicio de dicha Corporación, el Consejo de Estado solicitó la interpretación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; sin embargo, el Tribunal estimó pertinente interpretar únicamente el artículo 136, literal a), por ser pertinente al caso.
Concretamente, el Tribunal interpretó: “[…] a. Irregistrabilidad de un signo como marca: la identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. De la confusión fonética. b. Comparación entre signos denominativos y mixtos, y entre signos mixtos”. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar, si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sì como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicio de que se trate.
La confusión fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados.
SEGUNDO: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurado, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas o mixtas deben identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico”.
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio. Guardó silencio. 4.2. Robert Bosh Ltda.[8]: En esta etapa procesal, la parte actora reiteró los argumentos esbozados en el escrito de demanda. 4.3. MAC S.A.[9] En esta etapa procesal, la parte demandada reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda. 4.4.
El Agente del Ministerio Público: No intervino en esta oportunidad procesal.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Cuestión previa A través de oficio[10] radicado en esta corporación el 1 de febrero de 2013, la parte actora informó al despacho que, en decisión contenida en la escritura pública núm. 0566 del 03 de abril de 2012, otorgada en la Notaria Quince del Círculo Notarial de Santiago de Cali, e inscrita en la Cámara de Comercio de dicha ciudad el 4 de abril de 2012 bajo el núm. 4294 del libro IX, cambió su nombre de MAC S.A por el de EMA HOLDINGS S.A. 5.2.
Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si son nulas las resoluciones núm. 24304 del 16 de julio de 2008, a través de la que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó la oposición formulada por la sociedad MAC S.A. y concedió el registro de la marca «WAPSA» (mixta) a favor de ROBERT BOSCH LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza; así como las núm. 60795 de 27 de noviembre de 2009 y la núm. 22015 de 28 de abril de 2010, por las que confirmó la 24304 en sede de reposición y de apelación, respectivamente.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos porque, contrario a lo expuesto por la SIC, la marca cuyo registro se concedió no cumple los requisitos de distintividad y, por lo tanto, existe riesgo de confusión con la oponente. Sostuvo que con esta decisión la entidad demandada desconoció lo dispuesto en el artículo 134, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 15, 16,17 y 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. 5.3.
Normativa aplicable 5.3.1. Corresponde a la Sala examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial[11] “Art. 15.- Se entenderá por nombre comercial el propio nombre y apellidos que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación y título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales.
Art. 16.- la protección que esta convención otorga a los nombres comerciales consistirá: a) En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor, dedicado al propio giro en cualquiera de los Estados contratante; y, b) En la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca.
Art. 17.- Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor, domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrá oponerse dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituya su giro o explotación, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca puedan producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.
Art. 18.- Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor, domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrá solicitar y obtener, de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar, o la cancelación del registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que él trafica, probando. a) Que el nombre comercial o marca cuya cancelación pretende es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los estados contratantes para la fabricación o comercio de productos o mercancías de la misma clase; y b) Que con su anterioridad a la adopción y uso a solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende, empleó y que continúa empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos o mercancías su propio nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado en cualquiera de los Estados contratantes, en o dentro del Estado en que solicite la cancelación […]”. 5.4.
El análisis de fondo del asunto En atención a lo dispuesto por el artículo 134, la marca es «[…] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]». Frente al concepto de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[12] ha precisado: “[…] Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”) […]”.
Conforme a lo anterior, un signo podrá ser registrado, siempre que reúna requisitos tales como: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. En lo atinente a la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[13] ha reiterado que corresponde a la capacidad con la que cuenta el signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios que comercializa, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, sin riesgo de confusión o asociación con otros orígenes empresariales.[14] 5.4.2.
De la irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza, riesgo de confusión fonética y de asociación En relación con la identidad y la semejanza, expresó el Tribunal: “[…] En los casos en los que los signos no solo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria absoluto. […] La comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor como dice el Tribunal: la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor con base a un análisis ligero y simple de estos, pues es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro”.
Ahora bien, en lo relacionado con el riesgo de confusión directa e indirecta, de asociación y confusión fonética, precisó: “[…] El Tribunal ha sostenido que la confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador, a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.» Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serian los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos de identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanzas entre estos. El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Confusión fonética Es pertinente hacer referencia a la denominada confusión fonética en vista de que la sociedad MAC S.A., ha manifestado que en muchas ocasiones la letra “W” es utilizada como “U” y en otras ocasiones como “V” y que al momento de realizar la comparación entre «WAPSA» (Mixto) y «CAPSA» (denominativa y mixta) se observa identidad fonética.
Este Tribunal, respecto de la confusión fonética ha manifestado que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones […]”. 5.4.3. Reglas para realizar el cotejo de marcas- examen de registrabilidad De conformidad con lo sostenido, para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[15] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: i) Confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. ii) Confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva grafica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. iii) Confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor en este punto, no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.[16] Siguiendo la jurisprudencia con antelación citada, se colige que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos en disputa, se deben ponderar aspectos de orden visual, fonético y conceptual a fin de analizar la marca en su conjunto.
Así mismo, la normativa comunitaria ha precisado que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, a fin de salvaguardad la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia. En ese orden de ideas, la Sala es del criterio de que, para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación, se requiere determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, entre si o en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y, ii) si esa identidad o semejanza vicia el criterio del consumidor al momento adquirir el producto o servicio.
Conforme a lo anterior y de manera previa al análisis del caso en concreto, la Sala se referirá a la comparación de marcas denominativas y mixtas y a la protección del nombre comercial. 5.5. Comparación de marcas denominativas y marcas mixtas 5.5.1. Marcas Denominativas En la interpretación prejudicial, el Tribunal definió los signos nominativos[17] como: “[…] Llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en sugestivas, que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza y funciones del producto que va a identificar […]”. 5.5.2. Marcas Mixtas La autoridad judicial andina ha definido la marca mixta como: “[…] una unidad, en la cual se ha solicitado el registro de elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado[18]”. El Tribunal precisó en torno a la marca mixta que se compone de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado[19].
Por lo tanto, antes de registrar una marca mixta hay que determinar la dimensión más característica de la misma, es decir, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. En igual sentido, el Tribunal manifestó que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, por lo que es pertinente examinar la relevancia y distintividad de los vocablos que la integran para definir si existe riesgo de confusión a partir del cotejo de los signos en conflicto, por intermedio de efectuar el análisis en conjunto, teniendo en cuenta la silaba tónica, así como de observar el orden de las vocales, comoquiera que éstas indican la sonoridad de la denominación. 5.6.
La protección del nombre comercial La actora invocó como normas violadas los artículos 15,16,17 y 18 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, toda vez que la sociedad MAC. S.A., es titular en Perú de la marca «CAPSA», por lo que se encuentra inscrita una licencia de uso a favor de Constructora de Acumuladores Peruana S. A., empresa que se ha identificado en el mercado con el nombre comercial de «CAPSA» durante los últimos 60 años, cuya actividad principal es la comercialización de acumuladores de energía eléctrica (baterías), la cual se encuentra ligada con los productos que solicitó la marca «WAPSA».
Precisó que, en el entendido de que el uso nombre comercial «CAPSA» se ha presentado de forma ininterrumpida en Perú, país miembro de la CAN[20], resulta importante salvaguardarlo. 5.7. El caso concreto Se presentan las marcas en conflicto: MARCA SOLICITADA (MIXTA) [pic] MARCA (MIXTA Y DENOMINATIVA) PREVIAMENTE REGISTRADA Para el análisis del caso concreto es necesario determinar cuál de los elementos de la marca «WAPSA» (mixta) es el que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: el denominativo o el gráfico, toda vez que, “si el elemento determinante en un signo mixto, es el gráfico, en `principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas del cotejo marcario para identificar si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor […]”[21].
En el caso sub examine, la Sala considera que la marca «WAPSA» está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico, siendo el primero el predominante ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor. De una parte, porque en la clase de productos que ella ampara el consumidor la identifica por el nombre, y no por el signo gráfico que hace parte de su composición; y de otra, porque el denominativo es el elemento que visualmente resalta.
En efecto, la expresión «WAPSA» es la que produce la mayor impresión, impacto y recordación en los consumidores. Por lo tanto, para efectos del cotejo se hará el estudio sobre el elemento denominativo de la marca. 5.7.1. Comparación de los signos Determinado el elemento que predomina en la marca mixta, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica entre las marcas «WAPSA» y «CAPSA».
En el cuadro se muestra la composición gramatical de cada una de las marcas: |MARCA |PALABRAS |SILABAS |CONSONANTES |LETRAS |VOCALES | |WAPSA |1 |2 |3 |5 |2 | |CAPSA |1 |2 |3 |5 |2 | 5.7.2. Similitudes Ortográficas, Fonéticas y Conceptuales 5.7.2.1 Similitudes Ortográficas: En la interpretación prejudicial propia del proceso, se estableció que han de considerarse semejantes las marcas comparadas, cuando de la observación se evidencien coincidencias en las raíces o terminaciones y/o el orden de las vocales.[22] De igual forma, se ha establecido por la jurisprudencia comunitaria[23] que ésta también se puede presentar por la coincidencia de las letras en los segmentos a compararse, toda vez que del orden de tales y su longitud puede aumentar el riesgo de confusión. Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue: WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/ WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/ WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA/WAPSA/CAPSA.
La Sala observa que las marcas confrontadas presentan similitud en su extensión al estar integradas por cinco (5) letras cuya única diferencia radica en la raíz, puesto que la marca registrada con anterioridad a la demandada inicia con la consonante C y la marca acusada con la consonante W, las cuales cuentan con la vocal “A” ubicada en las mismas silabas en las dos marcas, a saber, WAP/CAP y SA/SA, siendo ortográficamente similares. 5.7.2.2.
Similitud Fonética El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en la interpretación prejudicial del caso que la similitud fonética se presenta cuando entre las marcas cotejadas existe identidad en la silaba tónica o cuando se presenta coincidencias en las raíces o terminaciones[24]. Sobre este aspecto, la Sala considera que dentro de los criterios que deben analizarse, el fonético tiene gran relevancia, en la medida en que se refiere a la forma como se expresa el consumidor al momento de solicitar el producto o servicio, por lo que los diferentes grafemas y fonemas de las expresiones que conforman las marcas pueden generar el elemento diferenciador que le permita a la marca ser distintiva en relación con las otras con las que se compara.
En esta línea, la Sala advierte que, a efectos de determinar si existe similitud fonética entre los signos cotejados, es pertinente realizar un análisis comparativo de pronunciación de las dos marcas comerciales, como quiera que es necesario analizar la representación de sus sonidos, razón por la cual es pertinente distinguir el fonema consonántico que distingue a la W. Así las cosas, el grafema W solo aparece en palabras de origen extranjero y, por lo tanto, su fonema quedará determinado por su uso en su lengua respectiva, a veces representando un alófono de /u/ o a veces /b/.
Por lo que deberá determinarse si el grafema W suena como /u/ o como /b/, en el caso en concreto, a fin de determinar su registrabilidad. A este respecto, la Real Academia de la Lengua Española precisó que la W es la vigesimosexta letra del abecedario español y vigesimotercera del orden latino internacional. Su nombre es femenino: la uve doble.
En América existen otras denominaciones, como ve doble, doble ve y en México y algunos países de Centroamérica, doble u, por calco del nombre inglés de esta letra (double u). Su plural es, según los casos, uves dobles, ves dobles, dobles ves o dobles úes. Puesto que el nombre recomendado para la letra v es uve, la denominación más recomendable para la letra w es uve doble.
Ahora bien, en relación con el sonido bilabial sonoro /b/ (→ b). La w se pronuncia como /b/ en determinados nombres propios de origen visigodo: Wamba [bámba], Witiza [bitísa, bitíza]; y en voces de origen alemán o derivadas de nombres propios alemanes: wolframio [bolfrámio], wagneriano [bagneriáno], weimarés [beimarés ]. Conforme a lo precedente y teniendo en cuenta que estamos frente a la presencia de dos marcas de fantasía, no es dable determinar que la marca acusada se pronuncie «BAPSA»., puesto que, como se señaló, tal pronunciación atendería a que la misma se tratara de un nombre propio de origen visigodo o de origen alemán;
Ahora, entendiéndose que la pronunciación deberá corresponder a la usual en el idioma español que en todo caso es el idioma oficial de la República de Colombia, país que registró la marca acusada, fonéticamente la marca «WAPSA» se pronuncia como «UAPSA». A ese respecto, en la interpretación prejudicial propia de este proceso, el Tribunal de la Comunidad Andina señaló que “el Tribunal respecto de la confusión fonética ha manifestado que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones […] el cotejo de signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.
Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado [ ]”. De conformidad con lo anterior, las marcas confrontadas son «WAPSA» que contiene la raíz «WAP» y la terminación «SA».
Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse en la primera sílaba «WAP». Respecto de «CAPSA», contiene la raíz «CAP» y la terminación «SA», su silaba tónica tiende a ubicarse en su primera sílaba «CAP» y el acento prosódico de las dos en la primera vocal «A»; en ese sentido, si bien la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente y ocupa la misma posición, cabe advertir que, en lo relacionado con la tonalidad de las marcas, existen diferencias, puesto que la pronunciación de la silaba tónica varía en la primera consonante (C Y W(U)), lo que las hace fonéticamente diferentes.
Ahora bien, en lo señalado por el Tribunal en lo relacionado con el orden de las vocales, es pertinente manifestar que la estructura de los signos es la siguiente: Signo solicitado: |W |A |P |S |A | |1 |2 |3 |4 |5 | Marca registrada: |C |A |P |S |A | |1 |2 |3 |4 |5 | De lo anterior, se evidencia que el signo solicitado está conformado por una sola expresión «WAPSA» que tiene cinco (5) letras, dos (2) vocales y tres (3) consonantes, y la marca opositora «CAPSA» está compuesta por una sola expresión: tiene cinco (5) letras dos (2) vocales y tres (3) consonantes.
Tal como puede apreciarse, en las marcas enfrentadas la vocal A se encuentra ubicada en ambas en la misma posición: a saber en los numerales 2 y 5; sin embargo, la sonoridad de las dos es diferente, comoquiera que el fonema de la C es /θ/, por lo tanto su articulación es interdental: la lengua está entre los dientes, y el aire pasa a través, a diferencia de la W que es una consonante labiovelar; es decir, que es de doble articulación en el velo y los labios para su pronunciación, lo que indudablemente conlleva diferencias fonéticas que generan distintividad entre las marcas. 5.7.2.3.
Similitudes Conceptuales En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo, el de aprenderlas y el de enlazarlas con los servicios de la clase 9 de la clasificación internacional de Niza que distinguen.
Además de ello, es preciso destacar que los signos en conflicto, al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna. Así las cosas, si bien ambas marcas en su estructura ortográfica presentan grandes similitudes, fonéticamente, no son semejantes, y por tanto no se genera riesgo de confusión. Ahora bien, la parte actora manifestó que existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita sea anulado y el nombre comercial de la actora registrado en Perú, aduciendo que, respecto de la marca «CAPSA», se encuentra inscrita licencia de uso a favor de la Constructora de Acumuladores Peruana S.A. Sin embargo, no obra en el expediente documentación que pruebe una relación comercial entre la sociedad antes enunciada y MAC S.A. En ese sentido, y teniendo en cuenta además las conclusiones aquí obtenidas sobre la confundibilidad de las marcas comparadas, la Sala concluye que la demandada no vulneró la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.
Adicionalmente a lo dicho, según las pruebas obrantes en el expediente, el actor no allegó, dentro del término establecido en la norma comunitaria, los elementos probatorios necesarios para demostrar la existencia de su derecho sobre el nombre comercial «CAPSA» en la República de Perú, o la extraterritorialidad de su derecho surgido en la República de Colombia, como excepción al principio de territorialidad que rige la materia, a través de la demostración de alguna excepción que la jurisprudencia comunitaria ha dispuesto para tal efecto, como lo es la demostración de la notoriedad de la marca[25], entendiendo que esta Sala, en lo referente al principio de territorialidad, reiteradamente ha sostenido, en términos generales, que un signo sólo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca, como ya se expresó. Lo anterior, no deja duda que la protección de las marcas sólo se presenta en el país en que fueron registradas, a no ser, se reitera, que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca[26].
En el mismo sentido se pronunció esta Sección en sentencia de 22 de enero de 2015[27]: “[…] lo cierto es que nunca alegó ni probó el primer uso de su nombre y enseña comercial en Colombia, ni que su registro o depósito hubiera sido realizado en el País, ni que su marca era notoria, ni presentó oposición, lo que le hubiera permitido a la Superintendencia de Industria y Comercio, advertir la existencia de un derecho en cabeza de la parte actora y pronunciarse frente al mismo […]”.
Conforme a lo anterior, se encuentra demostrado que las diferencias desde el punto de vista fonético permiten concluir que las marcas confrontadas no son confundibles y pueden coexistir en el mercado, puesto que, si bien existen similitudes ortográficas, su pronunciación y por ende recordación en el público consumidor es diferente. 5.8. Conclusión De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que al poseer la marca cuestionada «WAPSA» la «distintividad» necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que pueden inducir a confusión al consumidor, en el presente caso no se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión Andina, lo que impone declarar que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control ( inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de solido o imágenes; soportes de registros magnético, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores, baterías eléctricas para vehículos” productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación Internacional de Niza, octava edición. [2] Folios 31 a 56 [3] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [4] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [5] Folios 104-112 [6] Folios 95-102 [7] Folios 160-172 [8] Folios 176-181 [9] Folios 182-185 [10] Folios 122-130 [11] Firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, aprobada por la Ley 59 de 1936 (marzo 25), con ratificación el 22 de julio de 1936. [12] Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012. [13] Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012. [14] Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006. [15] ^_`f€–žµ½ÆÉû [pic] $ 1 2 F \ ` x y z ” Ú €?Folio 167 [16] Proceso 253 IP-2014, folios 166 y 167 del expediente. [17] Folio 169 [18] Folio 169 [19] Folio 169 [20] Comunidad Andina [21] Folio 171 [22] Proceso 253 IP-2014 [23] Proceso 254-IP-2015 [24] Folio 168 [25] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16 de mayo de 2019 (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés), radicación: 11001-03-24-000-2010- 00448-00. [26] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de febrero de 2011 (C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), radicación 11001-03-24-000- 2003-00315-01. [27] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015 (C. P. María Elizabeth García González), radicación: 11001-03-24-000-2007- 00141-00.