11001-03-24-000-2011-00189-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo M de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y las marcas mixtas M previamente registradas por TELEFÓNICA S.A. / MARCA COMPUESTA POR UNA SOLA LETRA – Es distintiva cuando la letra está acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo M en la clase 39 porque no tiene similitud con las marcas mixtas M previamente registradas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Frente a la marca M registrada por Empresas Públicas de Medellín, la Sala encuentra que la misma consiste en una sola letra, esto es, la letra M en minúscula, de forma curva pronunciada, dispuesta de manera horizontal, de composición delgada, que en su lado izquierdo es recta y en su lado derecho tiene una media circunferencia terminado con una prolongación, que el color verde utilizado es uniforme y, por último, que no cuenta con efectos de luz o sombra y no evoca una figura tridimensional.

Respecto de la marca registrada por Telefónica S.A., la misma está conformada por una letra M mayúscula, que NO está dispuesta de manera horizontal, que tiene variaciones en su composición, esto es, curvas que van de lo delgado a lo grueso, proporcionado una impresión de movimiento y profundidad. El color verde es difuminado con tonalidades verde limón y amarillo.

De allí que contiene efectos que le dan una apariencia de una figura en movimiento y, además, la línea lateral derecha aparece más elevada que a izquierda. Nótese que los signos compuestos de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular son considerados como distintivos. La Sala recuerda que cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor.

Al respecto, en la interpretación prejudicial allegada a este expediente queda claro que mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo, como se concluyó con antelación en las marcas en conflicto.

Al comparar las características de los signos mencionadas en los numerales anteriores, es dable señalar que las marcas en conflicto no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien ambos signos incorporan la letra M, también es cierto que, luego de su análisis, se aprecia que cada uno de ellos tiene un diseño particular y distintivo, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Es claro que, si bien es cierto que ambas marcas comparten la letra M, se encuentra establecido que los signos tienen una diferente configuración gráfica, lo que permite determinar que no se presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación; ello unido a que la letra M no es apropiable en exclusividad, por lo que las características de cada una de ellas son capaces de otorgarles distintividad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 228 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00189-00 Actor: TELEFÓNICA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD RELATIVA Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO.

MARCAS CONFORMADAS POR UNA SOLA LETRA – DISTINTIVIDAD EN LA PARTE GRÁFICA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó la sociedad Telefónica S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones No 13644 de 26 de marzo de 2009, 33045 de 30 de junio de 2009 y 39013 de 31 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca M para distinguir productos de la clase 39 a favor de la Empresas Públicas de Medellín E.S.P. I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Telefónica S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpretará como de nulidad relativa[1], en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 13644 de 26 de marzo de 2009, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TELEFÓNICA S.A., y concedió el registro de la marca mixta M, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, a favor de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33045 de 30 de junio de 2009, notificada por fijación en lista de 02 de julio de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición subsidiario de apelación previamente interpuesto, confirma la Resolución No. 13644 de 26 de marzo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TELEFÓNICA, S.A., titular de la marca base de la oposición, y se concedió el registro de la marca mixta M, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, a favor de la Sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia.

TERCERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 39013 de 31 de julio de 2009, notificada personalmente a mi poderdante el 10 de agosto de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirma la Resolución No. 13644 de 26 de marzo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TELEFÓNICA S.A., titular de las marcas M base de la oposición, y concedió el registro de la marca mixta M, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, a favor de la Sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia, agotando así la vía gubernativa.

CUARTA.- Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene cancelar el certificado de registro No. 386.018, vigente hasta el 26 de marzo de 2019, asignado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a la marca mixta M, para distinguir: “Prestación de servicios de acueducto, energía y gas”, servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, a favor de la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia.

QUINTA.- Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. SEXTA.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia […]”.

I.2. Los hechos 2. Manifestó que la Sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó el registro de la marca mixta M, para distinguir “Prestación de servicios de acueducto, energía y gas”, servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional de Niza 3. Señaló que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, dentro el término legal la sociedad Telefónica S.A. presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro de marca, con fundamento en la titularidad de las marcas M previamente registradas. 4.

Expresó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 13644 de marzo de 2009, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca M. Frente a este acto administrativo el actor presentó los recursos de reposición y, en subsidio, apelación. 5. Recordó que, mediante la Resolución No. 33045 de 30 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión y concedió el recurso de apelación. 6.

Finalmente, indicó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución No. 39013 de 31 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución No. 13644 de marzo de 2009, quedando así agotada la vía gubernativa. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 7. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con los acusados desconoció las normas en que debían fundarse los mismos, y si bien es cierto que alegó la violación de los artículos 134, 135, 136, 148, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 84, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo; 596 y ss del Código de Comercio; 15 de la Ley 256 de 1996; 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil, también es una realidad que solamente desarrolló el concepto de violación en lo atinente a los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 antes mencionada y 15 de la Ley 256 de 1996, tal y como se observa a continuación: 8.

Expresó que con los actos demandados se desconocieron los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la marca solicitada por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P para la clase 39 no es distintiva, toda vez que resulta confundible con el signo M más diseño de la sociedad Telefónica S.A. previamente registrada. 9.

Consideró que, al analizar los signos confrontados, se pueden encontrar semejanzas sustanciales que ratifican el estado de confusión y asociación que se presenta al elegir los servicios que distingue uno y otro signo, perjudicando a la sociedad actora y a los consumidores. 10. Manifestó que se desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues se concedió el registro de la marca M en la clase 39 internacional “a pesar de no ser viable su registro”, por ser idéntica a las marcas M, mixtas previamente registradas en Colombia y en varios países del mundo. 11.

Adujo que en el presente caso se configura la causal de irregistrabilidad por cumplirse los dos supuestos señalados en la norma, ya que la marca en disputa resulta casi idéntica a las marcas de la demandante; y en segundo lugar porque la marca erróneamente otorgada, pretende distinguir servicios protegidos y estrechamente relacionados con los servicios de la marca M se su propiedad, lo que hace que el riesgo de confusión sea evidente. 12.

Expresó que con la expedición de los actos administrativos se desconoció el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues el signo solicitado M para amparar servicios de la clase 39 no ha debido ser otorgado, debido a la notoriedad de la marca M que merece una especial y rigurosa protección. 13. Indicó que la marca M del actor gozan de un reconocimiento profundo a nivel mundial, lo que significa que son notorias en Colombia y la Región Andina, gracias a la alta calidad de los servicios prestados y a los esfuerzos publicitarios, económicos y de comercialización realizados por la empresa Telefónica S.A. 14.

Adujo que se configuró una violación del artículo 15 de la Ley 256 de 1996, pues el registro de la marca M genera un daño económico y comercial injusto para Telefónica S.A., por cuanto no sólo el público consumidor sería inducido a error en cuanto al origen empresarial de los servicios que se pretenden distinguir con la marca solicitada, sino por razón de una dilución de la fuerza distintiva que sufriría la marca M base de la presente acción. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.

INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: 15. Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. 16.

Expresó que la fuerza distintiva de las marcas en conflicto se concentra en la peculiar configuración gráfica, por lo que en consecuencia el elemento nominativo pasa a un segundo plano. 17. Adujo que comparados los signos en controversia contienen trazados gráficos distintos que las hacen diferenciables, no habiéndose encontrado semejanzas entre las mismas, lo que permite que el consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado, pues no existe riesgo de confusión. 18.

Manifestó que las marcas mixtas en debate no presentan semejanzas o identidades entre si capaces de inducir al público consumidor a error o error, se hace irrelevante e innecesario el estudio de la notoriedad alegada por la demandante. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 19. El apoderado de la Sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P. manifestó que el demandante está confundiendo las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 con las del 136 de la Decisión 486, pues las primeras se refieren a las cualidades inherentes del signo mismo y las segundas se refieren a aquellas que afecten intereses de índole particular. 20.

Expresó que frente a la primera causal de irregistrabilidad alegada, que resulta evidente que no tiene aplicación respecto de la marca M, pues en un sencillo ejercicio de lógica permite concluir con extrema facilidad que el signo M es susceptible de representación gráfica, pues de lo contrario no podría estar plasmado tantas veces en la demanda o en esta contestación. 21.

Adujo que no comparte el cargo atinente a que la marca M carece de distintividad, pues la misma si lleva un diseño gráfico que permite diferenciarla y que desconocer lo anterior también haría carente de distintividad el signo opositor, pues en ambos casos se trata de la letra M que va acompañada de un diseño particular y caprichoso que permite individualizarlas y distinguirlas. 22.

Argumentó “Que tratándose de marcas mixtas compuestas por una única letra –M- pero con un diseño particular, M y M, se debe precisar que el cotejo marcario debe hacerse ya no por sus elementos nominativos, sino únicamente sobre los gráficos. Lo anterior tiene todo el sentido porque, pese a que normalmente el elemento nominativo de las marcas mixtas el preponderante, en los casos en que se trata de una única letra o número, la jurisprudencia del Tribunal Andino[2] ha entendido que el carácter o letra como tal no podrá ser apropiable (pues otros comerciantes lo necesitarán para sus propias marcas), sino sus rasgos gráficos.

O lo que es igual, lo gráfico, será su arte, más no la denominación”. 23. Manifestó sobre la notoriedad de la marca del demandante “Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que el signo M no ha sido declarado como marca notoriamente conocida, se caen por sustracción de materia de todos los supuestos jurídicos y fácticos que dan lugar a que la parte demandante solicite la declaración de nulidad de los actos atacados por el supuesto desconocimiento del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, que ofrece especial protección a marcas que efectivamente gocen de la declaratoria de notoriedad”. 24.

Concluyó no se encuentran demostrados actos de competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996, por lo que solicita se denieguen las pretensiones de la demanda. II.2. INTERVENCIÓN DE TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 25. El apoderado de la Sociedad Telefónica Móviles Colombia S.A., coadyuvante en el presente proceso, manifestó que la marca mixta M solicitada por las Empresas Públicas de Medellín para la Clase 39 no tiene carácter distintivo, toda vez que por poseer características similares a la marca M del demandante previamente registrado para la misma clase, no permite que los consumidores de los servicios para los cuales fue otorgada las distingan ni identifiquen la procedencia empresarial. 26.

Expresó que la marca de las Empresas Públicas de Medellín contiene la marca M y la figura es similar a la de la demandante, lo que determina que las marcas descritas son casi idénticas, tanto en sus denominaciones como en su parte gráfica, aunado a que pertenecen a la misma clase. 27. Adujo que la letra M solicitada por Empresas Públicas de Medellín, cuya semejanza con la marca del demandante es innegable, puede llegar a causar una incalculable pérdida de la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida. 28.

Por último, indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo de la Ley 256 de 1996, al proferir las resoluciones demandadas y conceder el registro de la marca M, siendo irregistrable. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 081-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 136 literal a) y de oficio los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En lo relacionado con la interpretación de los artículos 134,135, 148, 150 y 172 de la Decisión 486 de 2000 consideró que los mismos no resultaban aplicables Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[…]

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El Juez consultante deberá tomar los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al momento de valorar la distintividad del signo solicitado M (mixto) y deberá determinar los elementos relevantes en los signos conformados por una sola letra, los cuales deberán ser capaces de otorgarle distintividad al signo solicitado.

TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario […]”. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 30. Mediante auto de 16 de febrero de 2016[3], se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo las partes demandante, demandada y el tercero interviniente, reiteraron sus argumentos.

IV.1 Concepto del Ministerio Público. Dentro de la oportunidad el representante del Ministerio Público rindió concepto, en el cual se manifestó lo siguiente: 31. Manifestó que la marca “M” registrada a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que cuenta con un diseño propio que le imprime fuerza distintiva frente a la marca previamente registrada de Telefónica S.A. 32.

Frente al argumento de la notoriedad de la marca perteneciente a Telefónica S.A, indicó: “De ahí que dicha marca sea notoriamente reconocida, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin embargo, como quedó evidenciado en líneas atrás, no se evidencia la existencia de ninguno de los riesgos a que hace mención la jurisprudencia del Tribunal Andino para que opere la protección de dicha marca notoriamente reconocida”. 33.

Concluyó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de los actos acusados, no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 34. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

V.2. La clase de acción incoada 35. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario. 36.

Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial. 37. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición. 38.

La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem, o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y 39. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. 40.

Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso. 41.

La Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017[4], precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios;

(ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro (o en la causales establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena); y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”. 42.

En este sentido agregó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”[5]. 43.

Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado[6]. 44.

Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la demanda al trámite que corresponda, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se interpreta no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes[7]. 45.

En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario con fundamento en la presunta infracción del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCA- al de nulidad relativa.

V.3.- El problema jurídico 46. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Telefónica S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 13644 de 26 de marzo de 2009, 33045 de 30 de junio de 2009 y 39013 de 31 de julio de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca M para distinguir productos de la clase 39 a favor de la Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 47.

La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la marca M (mixta) concedida para amparar servicios de la clase 39 del nomenclátor internacional, es confundible y genera riesgo de asociación con las marcas M previamente registradas por TELEFÓNICA S.A. V.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 48.

En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de articulo 136 literal a) y de oficio de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…) Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […].

V.5.- El examen de registrabilidad 49. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 50.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 51. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación allegada al presente proceso, sostuvo: “(…) 40.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. (…)”. 52. Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa; ii) si existe identidad o semejanza en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios. 53 En este sentido, el mencionado Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[8]. 54.

En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.6.- Las reglas de cotejo marcario 55. El artículo 134 define a la marca como «[…] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]». Frente al concepto de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[9] ha precisado: «[…] Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”) […]» 56.

Es así como, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica, y (3) tener distintividad. 57. Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[10] manifestó que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, resaltando que es una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial, e incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Agregó que: «[…] En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. […]». 58.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[11] ha resaltado igualmente que los signos distintivos se exponen a diversos riesgos: «[…] Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, es decir, el signo solicitado M (mixto) y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición M EN CÍRCULO (mixta) y M (mixta).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.”. 59.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). […]». 60. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida para este proceso, resaltó que la legislación comunitaria, en el literal a) del artículo 136, estableció la imposibilidad de que sean registrados como marcas los signos que sean idénticos o similares entre sí. 61.

Asimismo, señaló que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, y uno y otro la deben establecer empleando para el efecto los principios y reglas elaborados por la doctrina y jurisprudencia, a fin de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Dichos principios y reglas son los siguientes: «[…] En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica […]». V.7.- Las marcas notorias 62. En lo atinente a las marcas notorias, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también en la interpretacion allegada al presente proceso, precisó: “. 53. El Tribunal interpretará el tema, en vista a que la sociedad demandante TELEFÓNICA S.A. manifestó que sus marcas M (mixtas) son notoriamente conocidas. 54.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP- 2013: “1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”. V.8.- El análisis del caso concreto V.8.1 Comparación de los signos 63.

La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca Registrada | - Marcas previamente registradas [pic] Son las marcas inscritas por la marca Telefónica S.A. |MARCA |CLASE |REGISTRO | |[pic] |09 |404606 | |[pic] |35 |404607 | |[pic] |38 |404608 | |[pic] |41 |404609 | |[pic] |01 |302340 | |[pic] |02 |302338 | |[pic] |03 |302337 | |[pic] |04 |302336 | |[pic] |05 |302335 | |[pic] |06 |302334 | |[pic] |07 |302333 | |[pic] |08 |302331 | |[pic] |09 |302332 | |[pic] |10 |302330 | |[pic] |11 |302329 | |[pic] |12 |302328 | |[pic] |13 |302327 | |[pic] |14 |302326 | |[pic] |15 |302325 | |[pic] |16 |302324 | |[pic] |17 |302323 | |[pic] |18 |302256 | |[pic] |19 |302255 | |[pic] |21 |302253 | |[pic] |22 |302252 | |[pic] |23 |302251 | |[pic] |24 |302250 | |[pic] |25 |302249 | |[pic] |26 |302248 | |[pic] |27 |302247 | |[pic] |28 |302246 | |[pic] |29 |302245 | |[pic] |30 |302244 | |[pic] |31 |301691 | |[pic] |32 |301692 | |[pic] |33 |301693 | |[pic] |34 |301694 | |[pic] |35 |301695 | |[pic] |36 |301696 | |[pic] |37 |301675 | |[pic] |38 |301676 | |[pic] |39 |301677 | |[pic] |40 |301678 | |[pic] |41 |301679 | |[pic] |42 |301680 | |[pic] |43 |301681 | |[pic] |44 |301682 | |[pic] |45 |301683 | |[pic] |09 |321970 | |[pic] |38 |323364 | |[pic] |38 |297556 | 64.

La Sala observa que la Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó el registro de una marca mixta constituida por la letra M, frente a lo cual la Sociedad Telefónica S.A. presentó oposición al registro con base en sus marcas mixtas M. 65. Frente al tema de las marcas mixtas constituidas por una sola letra y la determinación de los elementos relevantes en este tipo de marcas, se indicó lo siguiente en la interpretación judicial rendida en este proceso: “50.

En el presente caso EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. solicita el registro de una marca mixta constituida por la letra “M”. TELEFÓNICA S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas “M” mixtas. Por este motivo el Tribunal interpretará el tema de las marcas mixtas constituidas por una sola letra y la determinación de los elementos relevantes en este tipo de marcas. 51.

El Tribunal, en reciente jurisprudencia emitida dentro del Proceso 64-IP-2015, de 27 de mayo de 2015, marca: W (mixta), ha manifestado: “Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo.

Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación. Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca[12], dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo.

Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso. Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera calidad”, puede no calificar como suficientemente distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente.

La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra “H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como computadoras, máquinas, motores o herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.

Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo.

Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

(…) La normativa andina no prohibe el registro de marcas compuestas de una sola letra pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida. Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto”. 66.

En el presente caso, encontramos que tanto la marca solicitada como las marcas opositoras están compuestas por la letra «M», acompañadas de una parte gráfica. 67. Esta Sala, entonces, para el análisis de las marcas en cuestión considera que es el elemento gráfico el que prevalece toda vez que la letra «M», en sí misma considerada, es de uso común y, en consecuencia, no puede ser objeto de monopolio o domino absoluto de persona alguna, y en esa medida, entonces, lo que pretenden reivindicar las marcas es una forma gráfica particular de esa letra, acompañada de otros elementos de la misma índole.

Lo anterior quiere decir que no es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra precitada, pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella, por lo que el componente denominativo pasa a un segundo plano. 68. Dicho lo anterior, se hará el cotejo entre el signo solicitado y las marcas registradas: Marca Registrada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. [pic] Marcas registradas por Telefónica S.A. 69.

Frente a la marca M registrada por Empresas Públicas de Medellín, la Sala encuentra que la misma consiste en una sola letra, esto es, la letra M en minúscula, de forma curva pronunciada, dispuesta de manera horizontal, de composición delgada, que en su lado izquierdo es recta y en su lado derecho tiene una media circunferencia terminado con una prolongación, que el color verde utilizado es uniforme y, por último, que no cuenta con efectos de luz o sombra y no evoca una figura tridimensional. 70.

De allí que contiene efectos que le dan una apariencia de una figura en movimiento y, además, la línea lateral derecha aparece más elevada que a izquierda. 71. Nótese que los signos compuestos de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular son considerados como distintivos.

La Sala recuerda que cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. 72. Al respecto, en la interpretación prejudicial allegada a este expediente queda claro que mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada como distintiva.

De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo, como se concluyó con antelación en las marcas en conflicto. 73. Al comparar las características de los signos mencionadas en los numerales anteriores, es dable señalar que las marcas en conflicto no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien ambos signos incorporan la letra M, también es cierto que, luego de su análisis, se aprecia que cada uno de ellos tiene un diseño particular y distintivo, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 74.

De manera que bien lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando señaló que la “combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto”, tal y como sucede en el caso concreto. 76. En este mismo sentido, la Sala considera que acertó la entidad demandada cuando afirmó “que en las marcas conformadas por una letra, el monopolio y como consecuencia de ello el derecho de exclusiva recae no sobre la letra misma, sino el diseño que se le imprime a la letra; es decir nadie puede abrogarse el derecho exclusivo sobre el uso de una letra, pero si puede, y está en todo su derecho, de abrogarse el uso exclusivo del diseño que se le da a la letra utilizada como elemento distintivo de sus productos o servicios en el mercado.

En otras palabras, la fuerza distintiva de los signos constituidos por una letra del alfabeto se concentrará más bien en la peculiar configuración gráfica. Ello indica que el componente fonético en la comparación entre signos compuestos por una letra, pasa a un segundo plano”. 77. Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado.

Tampoco resulta necesario el análisis relacionado la presunta notoriedad de las marcas previamente registradas, tal y como esta Corporación lo ha señalado en diferentes oportunidades[13]. III.- CONCLUSIÓN 78. El anterior examen, permite concluir a la Sala que no existen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por la cual se denegará la nulidad de los actos administrativos demandados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Inciso 2 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Interpretación Prejudicial. Proceso 88-IP-2004. [3] Folio 382 cuaderno principal [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. [5] Ibídem. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. [7] Ibídem. [8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [9] Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012. [10] Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012. [11] PROCESO 042-IP-2013. [12] Véase, por ejemplo, la Decisión “a” de la OAMI (R91/98-2).

Asimismo, según señala la sección de Propiedad Intelectual del Gobierno de Australia: “Una marca es un derecho que es otorgado para una letra, número, palabra, frase, sonido, olor, forma, logotipo, gráfico y/o aspecto del empaquetado”. Traducción libre de: “A trade mark is a right that is granted for a letter, number, word, phrase, sound, smell, shape, logo, picture and/or aspect of packaging”.

Cf. Australian Government, IP Australia, “Trade Marks”, disponible en web: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/, consultado el 17 de abril de 2015. Véase la lista de lo que puede constituir una marca en “Types of Trade Marks”: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the- right-ip/trade-marks/types-of-trade-marks/. [13] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. ----------------------- [pic] [pic]