11001-03-24-000-2009-00476-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De las marcas mixtas BARATULLA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [C]onsultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, se advierte que las marcas mixtas “BARATULLA”, identificadas con los certificados de registro núms. 380557, 376788, 376787 y 380558, -otorgadas en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A, mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con sus marcas previamente registradas “CARULLA”-, se encuentran caducadas.

En efecto, los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 30 de diciembre de 2008, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estarían caducados a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. […] Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas mixtas “BARATULLA”, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000 […] la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 57207, 57242, 57053 y 57245 de 30 de diciembre de 2008; 08222, 08221, 08224 y 08223 de 25 de febrero de 2009; y 15683 de 31 de marzo, 13894, 13892 y 13931 de 27 de marzo de 2009, mediante las cuales se concedió el registro de las marcas mixtas “BARATULLA”, a favor de la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando las marcas del tercero, de las cuales busca su protección, han sido canceladas por no uso, han caducado o han sido anuladas. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00476-00 Actor: CARULLA VIVERO S.A. HOY ALMACENES ÉXITO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA TESIS: LAS MARCAS “BARATULLA” (MIXTAS), OTORGADAS EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERAN SIMILARMENTE CONFUNDIBLES CON SUS MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS “CARULLA”, SE ENCUENTRAN CADUCADAS.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CARULLA VIVERO S.A. hoy ALMACENES ÉXITO S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 57207, 57242, 57053 y 57245 de 30 de diciembre de 2008, “Por las cuales se resuelve una solicitud de registro”, 08222, 08221, 08224 y 08223 de 25 de febrero de 2009, “Por las cuales se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 15683 de 31 de marzo, 13894, 13892 y 13931 de 27 de marzo de 2009, “Por las cuales se resuelve un recurso de apelación”, dictadas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La sociedad actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 25 de julio de 2006 la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO GÓMEZ Y CIA. S.A. presentó solicitud de registro como marca de los signos mixtos “BARATULLA”, para distinguir productos comprendidos en las Clases 29[4], 30[5] y 31[6], y servicios en la Clase 35[7] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[8]. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, junto con la sociedad ABARROTES SERVITIENDAS Y CIA. LTDA. presentaron oposición por cuanto estimaban que los signos requeridos presentaba similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación frente a las marcas mixtas y nominativas “CARULLA” en las clases 7ª, 8ª, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 y 43; la marca, el lema y el nombre comercial “EL BARATILLO” en las clases 8ª, 29, 30, 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales son titulares, respectivamente. 3º: Que mediante resoluciones núms. 57207, 57242, 57053 y 57245 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[9] de la SIC, declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro de las marcas “BARATULLA” a favor de la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO GÓMEZ Y CIA. S.A. para distinguir productos y servicios en las clases 29, 30, 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra las citadas decisiones interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

Los primeros de ellos, mediante resoluciones núms. 08222, 08221, 08224 y 08223 de 2009, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, a través de las resoluciones núms. 15683, 13894, 13892 y 13931 de ese año, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 135, literales b) y c), y 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto es titular de las siguientes marcas: ”CARULLA”, en las clases 3ª, 5ª, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42;

“CARULLA EXPRESS”, en la Clase 42 y; “CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA!”, en las clases 29, 30, 31, 32 y 43, de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales son similarmente confundibles con los signos cuestionados “BARATULLA”. Adujo que la marca “CARULLA” ha adquirido notoriedad, por cuanto ha sido utilizada intensamente en el territorio nacional por un espacio superior a 20 años, para distinguir productos y servicios ofrecidos y comercializados en 83 de sus almacenes que operan en 18 ciudades del País, circunstancia esta que le otorga el derecho de ser protegida de manera reforzada y, en particular, frente al uso y registro de expresiones que la reproduzcan o imiten, en detrimento de su buena imagen o reputación. Adujo que la coexistencia de los signos cotejados originaría un riesgo de asociación e inducción en error al consumidor, dadas las semejanzas presentadas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, por cuanto podrían pensar que tienen el mismo origen empresarial o la existencia de un vínculo jurídico o económico entre sus titulares.

Concluyó que la concesión del registro del signo “BARATULLA” generaría dilución de la fuerza distintiva de la expresión “CARULLA”, la cual se encuentra posicionada en el mercando nacional y ha sido catalogada como una de las marcas más representativas del sector comercial e industrial colombiano y, por tanto, acreedora de la protección ampliada que le reconoce la Ley a aquellos registros marcarios que han sido notoriamente reconocidos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Sostuvo que si bien entre las expresiones cotejadas se reproduce la sílaba “LLA” contienen elementos adicionales de carácter nominativo, con suficiente fuerza distintiva que permiten a los consumidores recordar las marcas de manera independiente; y que, además, éstas contienen elementos gráficos lo que permite su coexistencia en el mercado.

Aseguró que los signos “BARATULLA” y “CARULLA” no son confundibles, por lo que no hay lugar a pronunciarse sobre la presunta conexidad competitiva. II.2. La sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO GÓMEZ Y CIA. S.A, pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Además, indicó que la expresión objeto de controversia es casi idéntica y reproduce la mayoría de la marca notoria de su propiedad “CARULLA”, lo que puede evidenciarse al apreciarlas detenidamente. IV.-2. La SIC señaló que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a la normativa legal vigente que rige la materia.

Sostuvo que las marcas “BARATULLA”, se encuentran caducadas, por lo que el objeto del litigio desapareció. IV.-3. El Agente del Ministerio público solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto los cargos de nulidad propuestos por la sociedad actora no poseen ninguna vocación de prosperidad. IV.-4. En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[10]: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos solicitados a registro BARATULLA (mixtos) resultarían confundibles con las marcas que contienen el término CARULLA (denominativas y mixtas), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Concretamente en lo referente a las causales de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre los signos solicitados a registro BARATULLA (mixtos) y las marcas CARULLA (mixtas), CARULLA EXPRESSS (mixta) y CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA! (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos signos, teniendo en cuenta que están conformados por un elementos denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […]”. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica también en la presunta confusión entre los signos solicitados a registro BARATULLA (mixtos) y las marcas CARULLA (denominativas) es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que esos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 5. Marcas evocativas 5.1. Como en el proceso interno la SIC y la demandante manifestaron que el término “BARATULLA”, sería evocativo de BARATO, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 5.5.

En ese sentido se deberá establecer el grado evocativo del término “BARATULLA”, y posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 6.1. En el proceso interno, la sociedad demandante argumentó que los signos solicitados a registro BARATULLA (mixto), reproducen las marcas notorias conformadas por el término CARULLA (denominativas y mixtas).

En atención a ello, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La notoriedad del signo solicitado a registro […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 57207, 57242, 57053 y 57245 de 30 de diciembre de 2008, concedió el registro de las marcas mixtas, “BARATULLA”, a la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO GÓMEZ Y CIA. S.A., para distinguir productos en las clases 29, 30 y 31, y servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de la siguiente manera: - Clase 29: “[…] productos cárnicos, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles […].” - Clase 30: “[…] Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especial; hielo […]”. - Clase 31: “[…] Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos (no comprendidos en otras clases); animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, maltas. […]” - Clase 35: “[…] Servicios de comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de productos cárnicos, lácteos, pesca, aceites y grasas comestibles; verduras, hortalizas; frutas y sus derivados; huevos, azucares y sus derivados; alimentos crudos, preparados, congelados, envasados, empacados, enlatados; harinas y pastas alimenticias; productos de panadería; gaseosas, aguas y sabores envasados; helados de frutas, cremas; hielo; vinos, aperitivos, licores, cervezas; productos para la fabricación de bebidas estimulantes; café, te, mate, aromáticas, chocolate, cocoa y sus mezclas; concentrados y alimento para animales; vestidos, uniformes y calzado, artículos y elementos de deporte; textos y útiles escolares; papelería en general, muebles y electrodomésticos; menajes de cocina, cristalería, comedor y alcoba; artículos para regalos y decoración; accesorios; ferretería y eléctricos; artículos y útiles de aseo; cosméticos, medicamentos […]”.

Al respecto, el demandante alegó que la SIC pasó por alto que es titular de las siguientes marcas: “CARULLA”, en las clases 3ª, 5ª, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42; “CARULLA EXPRESS”, en la Clase 42 y; “CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA!”, en las clases 29, 30, 31, 32 y 43, de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales resultan similarmente confundibles con las marcas cuestionadas “BARATULLA”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal e), 136, literales a) y h), 224, 228 y 230[11], de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”; y no el 135, literales b) y c), “[…] al no estar en discusión la distintividad intrínseca del signo solicitado […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada[12], se advierte que las marcas mixtas “BARATULLA”, identificadas con los certificados de registro núms. 380557, 376788, 376787 y 380558, -otorgadas en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A, mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con sus marcas previamente registradas “CARULLA”-, se encuentran caducadas.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas mixtas “BARATULLA”, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 22 de octubre de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que las marcas “BARATULLA” (mixtas), identificadas con los certificados de registro núms. 380557, 376788, 376787 y 380558, -otorgadas en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A., con base en las cuales la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con su marca previamente registrada “CARULLA”-, se encuentran caducadas, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 30 de diciembre 2018, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio[13], el reporte correspondiente sobre el estado actual de los registros marcarios núms. 380557, 376788, 376787 y 380558, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

(Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008[14], citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP- 2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. -.Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando las marcas del tercero, de las cuales busca su protección, han sido canceladas por no uso, han caducado o han sido anuladas. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[15], en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). También se advierte en la citada sentencia, que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con los registros marcarios cuestionados y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, las marcas mixtas “BARATULLA”, otorgadas a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentran caducadas, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dichos signos en relación con las marcas mixtas y nominativas previamente registradas “CARULLA”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

Frente a este asunto y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, la Sección en sentencia de 21 de febrero de 2019[16], consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa. […] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. […] (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

En este orden, la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

(vi) La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento.[…]” (Destacado fuera de texto). Y posteriormente, en sentencia de 26 de junio de 2020[17], la Sala reiteró dicha posición, así: “[…] 58.

Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. 59.

Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY […]” (Destacado fuera de texto). Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de las marcas mixtas “BARATULLA”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

Por último, se reconocerá personería a los doctores CÉSAR HERNANDO BERNAL LEÓN y CARLA PAOLA HENAO ORTIZ, como apoderados, respectivamente, de la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con los poderes y documentos anexos obrantes en los índices 62 y 63, del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: TENER a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 63 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 25 de noviembre de 2021. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00476-00 Actor: CARULLA VIVERO S.A. HOY ALMACENES ÉXITO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, en el asunto de la referencia, manifiesto que, aunque la comparto, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 25 de noviembre de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 1.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, resolvió: “[…]

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER al doctor CÉSAR HERNANDO BERNAL LEÓN como apoderado de la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 62 del expediente digital agregado al sistema SAMAI CUARTO: TENER a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 63 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[18]; ii) de conformidad con el inciso 4.°[19] ibidem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que los registros núms. 380557, 376788, 376787 y 380558 correspondientes a las marcas mixtas Baratulla se encontraban caducados, por falta de renovación. 3.

Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó “[ ] poner fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[20], sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[21], sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.

En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] cárnicos, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles […].” [5] El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especial; hielo […]” [6] El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos (no comprendidos en otras clases); animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, maltas. […]” [7] El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de productos cárnicos, lácteos, pesca, aceites y grasas comestibles; verduras, hortalizas; frutas y sus derivados; huevos, azucares y sus derivados; alimentos crudos, preparados, congelados, envasados, empacados, enlatados; harinas y pastas alimenticias; productos de panadería; gaseosas, aguas y sabores envasados; helados de frutas, cremas; hielo; vinos, aperitivos, licores, cervezas; productos para la fabricación de bebidas estimulantes; café, te, mate, aromáticas, chocolate, cocoa y sus mezclas; concentrados y alimento para animales; vestidos, uniformes y calzado, artículos y elementos de deporte; textos y útiles escolares; papelería en general, muebles y electrodomésticos; menajes de cocina, cristalería, comedor y alcoba; artículos para regalos y decoración; accesorios; ferretería y eléctricos; artículos y útiles de aseo; cosméticos, medicamentos. […]”. [8] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [9] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [10] Proceso 443-IP-2019. [11] Estos últimos artículos, al igual que el 135, literal e), fueron interpretados de oficio por el Tribunal. [12] www.sipi.sic.gov.co, consultado el 3 de septiembre de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. [13] En adelante SIC [14] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012- 00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [18] “[…] Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial […]”. [19] “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. [20] “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. [21] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.