11001-03-24-000-2009-00085-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MAC POLLO y las marcas nominativa y mixta McDONALD’S y nominativas RONALD MCDONALD, MC. RIB y MCDONALD´S & DESIGN previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son McDONALD’S, RONALD MCDONALD´S, MC.RIB y MCDONALD´S & DESIGN / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto MAC POLLO para identificar productos de la Clase 29 por ser distintiva y no tener similitud con las marcas McDONALD’S, RONALD MCDONALD, MC.

RIB y MCDONALD´S & DESIGN [L]a Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. […] Al comparar las marcas, la Sala encuentra que, en lo relativo a la comparación ortográfica lo signos en conflicto no guardan similitud alguna, en la medida que el signo registrado con posterioridad está conformado por dos (2) palabras (MAC - POLLO) que contienen ocho (8) letras que tienen cinco consonantes (M, C, P, L, L) y tres vocales (A, O, O) mientras en las marcas opositoras cuyo elemento predominante es la expresión (McDONALD’S), la cual está compuesta por una sola palabra, que contienen nueve (9) letras, siete (7) consonantes (M, c,D,N, L, D, S) y dos (2) vocales (O y A).

Cabe resaltar que las marcas previamente registradas están acompañadas de las palabras Ronald, Rib y Design las cuales aumentan la diferenciación desde el punto de vista ortográfico. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas previamente registradas se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Como se observa los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, en la medida que si bien es cierto que en ambos se encuentra la expresión MAC o MC, también lo es que los mismos se están acompañados de las palabras POLLO, DONALD´S, RONALD, DESIGN Y RIB, permitiendo al consumidor promedio diferenciarlas y con ello evitar así ser inducido en error.

Por otro lado y desde el punto de vista ideológico, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que uno de los signos es de fantasía. En efecto, los signos McDONALD’S, RONALD MCDONALD´S, MC.RIB, MCDONALD´S & DESIGN no tiene significado en el idioma castellano, impidiendo en análisis desde este punto de vista.

Dicho lo anterior, la Sala encuentra que si bien las marcas en conflicto comparten la partícula MAC o la contracción MC, no existe semejanza ortográfica, visual o fonética entre ellos que genere confusión entre el público consumidor. Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos MAC POLLO y McCDONALD’S, RONALD MCDONALD, MC.

RIB, MCDONALD´S DESIGN no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado y, menos aún, entrar a determinar si las marcas de la sociedad demandante son notorias. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 56 / DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 LITERAL F / DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 LITERAL G CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00085-00 Actor: MCDONALDS´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD / CAUSALES DE REGISTRABILIDAD / REGLAS DE COTEJO / MARCA NOTORIA / FAMILIA DE MARCAS / APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 85 DEL ACUERDO DE CARTAGENA / MARCAS EN CONFLICTO: MAC POLLO – MCCDONALD’S SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad, instauró la sociedad McDonald’s International Property Company LTD., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 44455 de 28 diciembre de 2001, 12386 de 7 de junio de 2004 y 34467 de 15 de septiembre de 2008, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo Mac Pollo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A..

I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad McDonald’S International Property Company LTD. en adelante McDonalds´s, presentó demanda[1] en ejercicio de la acción de nulidad, que se interpretará en esta providencia como acción de nulidad relativa[2] en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1.

Que es nula la Resolución No. 44455 de fecha 28 de diciembre de 2001, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por McDonald´s Corporation y se concede el registro de la marca mixta MAC POLLO, para ráistinguir “pollo asado y sacrificado, carnes y pescados; conservas”. 2.

Que es nula la Resolución 12386 de 7 de junio de 2004, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 44455 y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución. 3.

Que es nula la Resolución No. 34467 del 15 de septiembre de 2008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución 44455 antes mencionada y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite. 4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 44451, 12380 y 34467 atrás indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 362924 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la firma MAC POLLO. 5.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo”.

I.2. Los hechos 2. La parte actora manifestó que el día 22 de agosto de 1984, la sociedad Avidesa Ltda., por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo Mac Pollo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir “pollo asado y sacrificado; carnes y pescados; conservas”. 3.

Expresó que luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 330 de 27 de octubre de 1986, la sociedad McDONALD’S presentó escrito de oposición a la solicitud de registro. 4. Señaló que mediante la Resolución No. 44455 de 28 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad McDONALD’S y concedió el registro del signo Mac Pollo (mixto), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 5.

Informó que mediante la Resolución No.12386 de 7 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 34467 de 15 de septiembre 2008 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 7. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos se violaron los literales f) y g) del artículos 58 de la Decisión 85 de la Comisión Andina que corresponden al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la misma Comisión y se desconoció el artículo 172 de esta última, al conceder el registro de la marca Mac Pollo (mixto), toda vez que el signo es similarmente confundible con las marcas McDONALD’S previamente registradas a nombre de la sociedad McDonalds´s en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.

Consideró que es evidente que al comparar las marcas Mac Pollo y McDonald’s y sus derivadas, se origina un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto la primera reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria MC - MAC e imita la conformación de las marcas derivadas, maxime si concurren al mismo sector de comidas. 9. En tal sentido, manifestó que no puede ser de recibo la argumentación de la administración según la cual la palabra MAC y su abreviatura MC carecen de fuerza distintiva al ser estas comúnmente utilizadas como prefijos en diversos apellidos de origen anglosajón y ser conocidas en nuestro medio, pues contrario a ello, su relevancia marcaria deriva de la original y particular destinación que le ha dado su creador como un identificador comercial de productos. 10.

Igualmente señaló que no se tuvo en cuenta que la marca McDONALD’S es notoriamente conocida en el ámbito del negocio de las comidas rápidas en el territorio nacional y en el extranjero, desde una fecha anterior a la solicitud del registro del signo en conflicto. 11. Finalizó indicando “La consideración de la Administración de abstenerse de analizar la notoriedad que invoca el opositor, conduce necesariamente a la infracción de la norma que se aduce violada, por falta de aplicación, y de contera infringe los derechos de mi representada sobre una marca notoriamente conocida”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 12. Mediante auto de 12 de febrero de 2010[3], el Magistrado Sustanciador del presente proceso decidió no tener por contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien funge como entidad demandada.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD AVIDESA MAC POLLO S.A. 13. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que el signo Mac Pollo (mixto) es susceptible de ser registrado como marca, pues cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. 14.

Expresó que las marcas objeto de comparación no presentan similitud alguna desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, y así mismo se observa que no presentan semejanzas susceptibles de producir riesgo de confusión en el público consumidor. 15. Aseveró que las marcas de propiedad de McDONALD’S, que incluye la marca MC, está compuesta por una sola palabra McDONALD’S, mientras que la marca Mac Pollo (mixta) para la clase 29 internacional, está compuesta por dos palabras fácilmente reconocibles. 16.

Manifestó respecto a la expresión MAC, que la única sociedad que se debe abrogar derechos de exclusividad sobre esta es AVIDESA, pues fue la primera sociedad en presentar una solicitud de registro de marca que dentro de su composición incluye la expresión en discusión, al hacerlo con el trámite del signo MC POLLO SU POLLO RICO (mixta), presentado el 9 de septiembre de 1976. 17.

Adujo que el signo Mac Pollo (mixto) se presenta en forma mixta y acompañada de un componente gráfico, que permite conformar un conjunto plenamente distintivo que desvirtúa cualquier riesgo de confusión de las marcas de la sociedad demandante. 18. Con relación a la conexión competitiva, manifestó que a pesar de que los signos confrontados protegen productos que se encuentran en la misma clase internacional, no presentan idénticos canales de comercialización y no se promueven dentro de los mismos medios de publicidad. 19.

Por último, manifestó que de probarse la notoriedad de las marcas de propiedad de la sociedad demandante, sería imposible que se llegaren a confundir con la marca Mac Pollo (mixta) para la clase 29 del nomenclátor internacional la cual comercializa “pollo asado y sacrificado, carnes y pescados; conservas”, con las de la sociedad opositora, que son totalmente diferentes a los de aquella.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 78-IP-2014 de fecha 26 de agosto de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, el artículo 56 de la misma normativa.

En lo relacionado con la interpretación de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de 2000 consideró que los mismos no resultaban aplicables. El Tribunal manifestó lo siguiente: “[…] 23. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 58 de la Decisión 85 y los artículos 136 y 172 de la Decisión 486. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, se advierte que la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en plena vigencia de la Decisión 85. 24.

Por lo tanto, no resulta pertinente la interpretación de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486, por lo que este Tribunal interpretará el artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85; y, de oficio, el artículo 56 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. […]”. 21. Dicho lo anterior, el Tribunal Andino de Justicia formuló las siguientes consideraciones: “[…] Primero: En el presente caso, la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas (artículo 56), así como las causales de irregistrabilidad de los signos (artículo 58) y, por esta razón, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Segundo: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, de conformidad con el artículo 56 de la Decisión 85; y siempre que, además, no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada Decisión. Tercero: Según el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, no son registrables como marcas las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

Corresponde al Juez Consultante determinar el riesgo de confusión y/o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

Cuarto: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Quinto: Los signos compuestos por palabras genéricas y de uso común carecen de suficiente distintividad cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación genérica o común de los productos que se busca proteger, por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

De igual forma la marca débil no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Sexto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o común deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. Séptimo: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto.

También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. Octavo: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

Noveno: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiere solicitado dicho registro.

Según la Decisión 85, la notoriedad en todo caso deberá ser debidamente probada, conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. Décimo: Teniendo en cuenta lo anterior, de no probarse la notoriedad de la marca defendida como notoria, se deberá analizar la conexión competitiva. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto que, en principio, al no existir conexión competitiva, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. […] IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 22. Mediante auto de 25 de febrero de 2016, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. la parte demandante y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos.

El Ministerio Público no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal. IV.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. 23. El apoderado de la parte demandada, mediante escrito visible a folios 677 a 680, manifestó que “[…] Desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, se observa que los signos confrontados MAC POLLO y MACDONALD´S, RONALD MCDONALD, MCRIB, MCDONALD´S & DESIGN no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. En efecto, si bien comparten el uso de la palabra MAC o su abreviatura MC, la misma es una partícula comúnmente utilizada como prefijo en diversos apellidos de origen anglosajón, gozando de una órbita amplia de conocimiento en nuestro medio.

Entonces, la adición de la palabra POLLO, en el signo solicitado, y DONALD¨S, RONALD RIB, DONALD¨S DESIGN, en las marcas registradas le imprime al mismo elemento que permiten su diferenciación frente al elemento fundamento de la negación. […]”. 24. Del mismo modo, precisó que las marcas en conflicto presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, conceptual, gráfica y ortográfica que permiten su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar o entre el origen empresarial de los mismos. 25.

Manifestó que la marca MAC POLLO tiene como fin la comercialización de productos alimenticios tales como pollo crudo, por su parte las marcas de McDONALD’S identifican productos tales como comidas rápidas, lo que deja que las mismas no presenten conexión competitiva pues una persona que desee comprar pollo crudo no va a acudir a un restaurante en donde se encontrará comidas rápidas. 26.

Concluyó que la actuación de la Superintendencia de la Industria y Comercio se ajustó a las disposiciones normativas que rigen la materia, por lo que no es dable señalar la vulneración de derechos por cuenta de esa entidad, y consecuentemente se deben negar las pretensiones planteadas en el libelo demandatorio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.

Competencia 27. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. V.2. La clase de acción incoada 28. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario. 29.

Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial. 30. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición. 31.

La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem, o en lo dispuesto en el entonces literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y 32.

La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. 33. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso. 34.

La Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017[4], precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios;

(ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro (o en la causales establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena); y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”. 35.

En este sentido agregó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”[5]. 36.

Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado[6]. 37.

Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la demanda al trámite que corresponda, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se interpreta no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes[7]. 38.

En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCA- al de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172.

V.3.- El problema jurídico 39. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad McDONALD’S, a través de apoderado judicial, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 44455 de 28 diciembre de 2001, 12386 de 7 de junio de 2004 y 34467 de 15 de septiembre de 2008, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo Mac Pollo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A.. 40.

La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la marca MAC POLLO (mixta) registrada en la clase 29 del nomenclátor internacional, es confundible y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por «McDONALD’S» (nominativas y mixtas), cuya titularidad les fue concedida.

V.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 41. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 56 y los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto es el siguiente:: “[…] Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” […] Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: […] f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; […]”.

V.5.- El examen de registrabilidad 42. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 43.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 44. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación allegada a este proceso sostuvo: “(…) La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Requisitos de registrabilidad Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. La novedad no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitadas. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio. Acerca de la novedad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y así lo considera también la doctrina: "( ) que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Respecto de la visibilidad se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de ese sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.

Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o el servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o el servicio que conoce, aprecia y busca según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad, que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. (…)”. 45. Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, ii) en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios. 46.

En este sentido, el mencionado Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[8]. 47.

En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.6.- Las reglas de cotejo marcario 48. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[9] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] Al respecto, dentro del Proceso 69-IP-2001 marca “OLYMPUS” (mixta) de 14 de noviembre de 2001, este Tribunal reiteró que: “(…) Para admitir el registro de signos es necesario que sean novedosos, visibles distintivos, y además que no se encuentren comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85, entre las que se encuentra, para el caso que se ha solicitado la interpretación, la de registrar signos que sean confundibles con otras marcas registradas con anterioridad para productos o servicios de una misma clase.

El literal f) del artículo 58, protege a una marca del riesgo de confusión con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor. Es necesario establecer que la confusión o acción de confundir es entendida en el sentido de tomar una cosa por otra. La marca que es confundible con otra carece de fuerza distintiva y de novedad, que son requisitos para su registrabilidad.

Puede decirse que lo confundible engaña y por lo tanto no distingue, con lo cual no se cumple con el requisito esencial de suficiente distintividad. La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado.

Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del "riesgo de confusión" o de la "similitud confusionista" que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

La causal de irregistrabilidad del signo solicitado evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad. Teniendo entonces, que las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor que lo induzcan a fallar en la identificación de los bienes y servicios no pueden dar lugar a registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, puesto que esta figura de irregistrabilidad, por la confusión que induce a error, vicia el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos perjudicando a los productores.

Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del "riesgo de confusión", evitando que las marcas sean "claramente distinguibles". La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.

Entonces, para analizar y verificar si existe riesgo de confusión es necesario realizar la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra. Esta labor es compleja, sin embargo la doctrina y jurisprudencia han señalado las reglas que pueden ser utilizadas para analizar la existencia del riesgo de confusión: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas El Tribunal se ha referido ya en sentencias anteriores al riesgo de confusión: (…)”. […]” (negrillas fuera de texto). 35.

Con respecto al riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación, en el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, marca “MUJER LATINA” (mixta), el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, en los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. (…)”. 49. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

V.7.- Las marcas notorias 50. En lo atinente a las marcas notorias, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[10] en la interpretacion allegada al presente proceso, precisó: “La demandante McDonald’s International Property Company Ltd. manifestó que la marca McDONALD´S en el ámbito del negocio de las comidas rápidas es notoriamente conocida, por esta razón el Tribunal desarrollará el tema. 56.

Dentro del Proceso 63-IP-2009 de 2 de septiembre de 2009, este Tribunal señaló lo siguiente: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028, de 14 de enero de 2004). 57. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresó: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[11] 58. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. 59. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, ya que éste la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos.

En consecuencia, esta clase especial de signos distintivos requiere una protección especial, a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente del prestigio ajeno. 60. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante la autoridad competente. 61.

A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la 85 no establece criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar dicho hecho. 62.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1134, de 3 de noviembre de 2004). 63. En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002.

Proceso 9-IP-2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro”. […]”. 51. De lo anterior, la Sala encuentra que la marca notoria rompe el principio de especialidad; lo cual implica que en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, se deberá establecer el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria y, adicional a ello, se deben valorar las pruebas allegadas al proceso para efectos de establecer si el signo alegado como notorio, efectivamente lo es.

V.8.- El caso concreto 52. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.8.1 Comparación de los signos 53. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca Registrada [pic] - Marcas previamente registradas [pic] (Nominativa y Mixta) RONALD MCDONALD (Nominativa) MC.

RIB (Nominativa) MCDONALD´S DESIGN (Nominativa) 54. De lo anterior, se encuentra que el análisis se hará entre una marca mixta y unas marcas nominativas y una mixta, para lo cual la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 55.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 56.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 57.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estableció lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[12]. 58.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca Registrada M |A |C | |P |O |L |L |O | |1 |2 |3 | |4 |5 |6 |7 |8 | | Marcas registradas previamente (nominativas) y (mixta) M |c |D |O |N |A |L |D |´ |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | | R |O |N |A |L |D | |M |c |D |O |N |A |L |D |´ |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | | M |c |. |R |I |B | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | | M |c |D |O |N |A |L |D |´ |S |& |D |E |S |I |G |N | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 | | 59.

Al comparar las marcas, la Sala encuentra que, en lo relativo a la comparación ortográfica lo signos en conflicto no guardan similitud alguna, en la medida que el signo registrado con posterioridad está conformado por dos (2) palabras (MAC - POLLO) que contienen ocho (8) letras que tienen cinco consonantes (M, C, P, L, L) y tres vocales (A, O, O) mientras en las marcas opositoras cuyo elemento predominante es la expresión (McDONALD’S), la cual está compuesta por una sola palabra, que contienen nueve (9) letras, siete (7) consonantes (M, c,D,N, L, D, S) y dos (2) vocales (O y A). 60.

Cabe resaltar que las marcas previamente registradas están acompañadas de las palabras Ronald, Rib y Design las cuales aumentan la diferenciación desde el punto de vista ortográfico. 61. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas previamente registradas se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: MAC POLLO – MCDONALD’S - MAC POLLO – MCDONALD’S MAC POLLO – MCDONALD’S - MAC POLLO – MCDONALD’S MAC POLLO – MCDONALD’S - MAC POLLO – MCDONALD’S MAC POLLO – MCDONALD’S - MAC POLLO – MCDONALD’S MAC POLLO – RONALD MCDONALD’S - MAC POLLO – RONALD MCDONALD’S MAC POLLO – RONALD MCDONALD’S - MAC POLLO – RONALD MCDONALD’S MAC POLLO – RONALD MCDONALD’S - MAC POLLO – RONALD MCDONALD’S MAC POLLO – RONALD MCDONALD’S - MAC POLLO – RONALD MCDONALD’S MAC POLLO – MC.RIB - MAC POLLO – MC.RIB MAC POLLO – MC.RIB - MAC POLLO – MC.RIB MAC POLLO – MC.RIB - MAC POLLO – MC.RIB MAC POLLO – MC.RIB - MAC POLLO – MC.RIB MAC POLLO – MCDONALD’S & DESIGN - MAC POLLO – MCDONALD’S & DESIGN MAC POLLO – MCDONALD’S & DESIGN - MAC POLLO – MCDONALD’S & DESIGN MAC POLLO – MCDONALD’S & DESIGN - MAC POLLO – MCDONALD’S & DESIGN MAC POLLO – MCDONALD’S & DESIGN - MAC POLLO – MCDONALD’S & DESIGN 62.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. 63.Como se observa los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, en la medida que si bien es cierto que en ambos se encuentra la expresión MAC o MC, también lo es que los mismos se están acompañados de las palabras POLLO, DONALD´S, RONALD, DESIGN Y RIB, permitiendo al consumidor promedio diferenciarlas y con ello evitar así ser inducido en error. 64.

Por otro lado y desde el punto de vista ideológico, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que uno de los signos es de fantasía. 65. En efecto, los signos McDONALD’S, RONALD MCDONALD´S, MC.RIB, MCDONALD´S & DESIGN no tiene significado en el idioma castellano, impidiendo en análisis desde este punto de vista. 66.

Dicho lo anterior, la Sala encuentra que si bien las marcas en conflicto comparten la partícula MAC o la contracción MC, no existe semejanza ortográfica, visual o fonética entre ellos que genere confusión entre el público consumidor. 67. Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos MAC POLLO y McCDONALD’S, RONALD MCDONALD, MC.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Folios 258 a 280 [2] Inciso 2 del articulo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. [3] Folio 366. [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. [5] Ibídem. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. [7] Ibídem. [8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [9] Interpretación dentro del Proceso Proceso 69-IP-2001 [10] Idem [11] OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. [12] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.