DEMANDA – Respecto de los actos por medio de los cuales se concedió el registro de una marca / MATERIA MARCARIA - Clases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN ACCION DE NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA - La tiene cualquier persona que busque controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa / ADMISIÓN DE LA DEMANDA [A]l analizar el contenido de la Resolución número 62831 de 23 de septiembre de 2016, suscrita por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, se encuentra que se concedió el registro de la marca “DONETTE” a la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., acto en el cual se efectuó el cotejo marcario con la marca “DANETTE”, cuyo titular es la sociedad Compagnie Gervais Danone, resaltándose que no se evidencia que en el trámite administrativo se haya presentado oposición alguna.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sociedad actora no es la titular del derecho invocado, y que respecto de los medios de control de nulidad absoluta y de nulidad relativa previstos en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los cuales se demanda la concesión de un registro marcario, la demanda puede ser presentada por cualquier persona.

En este contexto, es claro que el medio de control adecuado para tramitar el presente asunto, ciertamente es el contenido en el artículo 172 ibidem, esto es, el de nulidad relativa, por lo que, conforme a las facultades otorgadas por los artículos 171 y 207 ibidem, la demanda se adecuará al mismo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. MARCAS – Registro / MATERIA MARCARIA - Clases de acciones / DEMANDA – Respecto del acto que niega el registro de una marca / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es la que procede contra el acto que niega un registro marcario / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Para demandar a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA [E]l Despacho considera que en este asunto, la sociedad actora carece de legitimación en la causa por activa para demanda la Resolución número 41745 del 24 de junio de 2016, anteriormente referida, toda vez que en dicho acto administrativo se negó la concesión de un registro marcario y la única habilitada para atacar su legalidad, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., a la que le fue denegada la solicitud inicialmente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DEL 2000 – ARTÍCULO 172 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 171 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 207 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2021-00407-00 Actor: HOSTES BRANDS LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD RELATIVA Tema: CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO AUTO QUE ADMITE DEMANDA La sociedad Hostes Brands Llc, a través de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, en la que elevó las siguientes pretensiones: […] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 41745 de fecha 24 de junio de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual, si bien negó el registro de la marca DONETTES, lo hizo en virtud de la previa existencia de la marca DANETTE.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 62831 de fecha septiembre 23 de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual revoca la resolución N° 41745 de fecha 24 de junio de 2016 y concede el registro de la marca DONETTES, a favor de la sociedad GRUPO BIMBO S.A. B DE C.V. TERCERA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se anule el certificado de registro No. 561999, vigente hasta el 23 de septiembre de 2026.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 y concordantes del C.C.P.A. (sic). QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. […].

(negrilla fuera del texto) Ahora bien, revisado el contenido de la Resolución número 41745 del 24 de junio de 2016, “por la cual se niega un registro marcario”, suscrita por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se observa que a través de la misma se negó el registro de la marca “Donettes” Solicitada por la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., asimismo, que durante dicho trámite administrativo no hubo oposición. Igualmente se encuentra que el estudio de registrabilidad del signo marcario solicitado se efectuó en relación con marcas cuyo titular es la sociedad Compagnie Gervais Danone.

Esta Sección ha indicado cuáles son los medios de control procedentes para atacar la legalidad de actos administrativos definitivos, en tratándose de asunto marcarios, a saber: […] En materia marcaria, existen tres clases de acciones: a) la acción de nulidad absoluta, consagrada en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; b) la acción de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. […] [L]as acciones de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, tal como se desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca.

Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante. Así mismo sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca por no uso, tanto para el propietario de la marca que demanda el acto administrativo por medio del cual se le canceló su registro, como para el tercero que demanda la Resolución que negó la cancelación solicitada, pues en estos casos se involucra directamente un interés particular y se busca además de la declaratoria de nulidad un restablecimiento del derecho[1].

(Destacado de la Sala). Ahora bien, sobre la legitimación en la causa por activa para demandar actos administrativos que niegan la concesión de un registro marcario, y que deben ser enjuiciados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 1 de julio de 2021, reiteró lo siguiente: […] Primero, que los actos demandados niegan el registro de la marca solicitada por el señor Derian Wilson Londoño Hernández.

En consecuencia, el único llamado a impugnar la legalidad de dichos actos es el citado señor y no la actora. Desde esa perspectiva, es claro que la demandante carece de legitimación en la causa por activa. […][2] En consecuencia, el Despacho considera que en este asunto, la sociedad actora carece de legitimación en la causa por activa para demanda la Resolución número 41745 del 24 de junio de 2016, anteriormente referida, toda vez que en dicho acto administrativo se negó la concesión de un registro marcario y la única habilitada para atacar su legalidad, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., a la que le fue denegada la solicitud inicialmente.

A lo anterior se suma que en todo caso, del contenido de la demanda, lo que se observa es que la sociedad actora está atacando la concesión de la marca y no la negación, por lo que desde esta óptica solamente estaría legitimado para atacar la segunda de ellas. De otro lado, al analizar el contenido de la Resolución número 62831 de 23 de septiembre de 2016, suscrita por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, se encuentra que se concedió el registro de la marca “DONETTE” a la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., acto en el cual se efectuó el cotejo marcario con la marca “DANETTE”, cuyo titular es la sociedad Compagnie Gervais Danone, resaltándose que no se evidencia que en el trámite administrativo se haya presentado oposición alguna.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sociedad actora no es la titular del derecho invocado, y que respecto de los medios de control de nulidad absoluta y de nulidad relativa previstos en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los cuales se demanda la concesión de un registro marcario, la demanda puede ser presentada por cualquier persona.

En este contexto, es claro que el medio de control adecuado para tramitar el presente asunto, ciertamente es el contenido en el artículo 172 ibidem, esto es, el de nulidad relativa, por lo que, conforme a las facultades otorgadas por los artículos 171 y 207 ibidem[3], la demanda se adecuará al mismo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Ahora bien, mediante memorial radicado el 29 de septiembre de 2021, la apoderada radicó escrito de reforma de la demanda, únicamente en relación con el capítulo de pruebas[4].

Cabe poner de relieve que el artículo 173 del CPACA, al regular la reforma de la demanda, dispone lo siguiente: […] Artículo. 173.- El demandante podrá adicionar, aclarar, o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas: 1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda.

De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda, y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial. 2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que éstas se fundamentan, o a las pruebas. 3.

No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad. 4. La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial […].

Comoquiera que la reforma de la demanda presentada por la parte actora cumple con lo dispuesto en la norma en cita, en tanto se radicó de manera oportuna y únicamente se modificó el acápite de pruebas, la misma será admitida. En tal virtud, siendo el presente proceso de única instancia y teniendo en cuenta lo antes expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda presentada por la sociedad Hostes Brands Llc, únicamente en relación con la Resolución número 41745 de 24 de junio de 2016, suscrita por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADECUAR la demanda de la referencia al medio de control de nulidad relativa, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Por ajustarse a lo previsto en los artículos 162 a 166 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, ADMITIR la demanda y su reforma interpretada como de nulidad relativa, presentada por la sociedad Hostes Brands Llc, en contra de la Resolución 62831 del 23 de septiembre de 2016, suscrita por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

En consecuencia, se dispone: a)

NOTIFÍQUESE la presente providencia por estado y electrónicamente a la parte actora en la forma indicada en el artículo 201 del CPACA. b)

NOTIFÍQUESE personalmente al Superintendente de Industria y Comercio, en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. c)

NOTIFÍQUESE personalmente al Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, conforme lo dispone el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. d)

NOTIFÍQUESE personalmente al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme lo dispone el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. e)

NOTIFÍQUESE personalmente a los representantes legales de las sociedades Compagnie Gervais Danone[5] y Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.[6], terceras interesadas en las resultas del proceso, a través de su apoderada judicial y conforme lo dispone el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. f) PÓNGASE en la Secretaría a disposición de la entidad demandada, del tercero interesado, del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, copia de la demanda y sus anexos. g) REMÍTASE copia del presente auto admisorio de la demanda, a través de correo electrónico a la entidad demandada, a las terceras interesadas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. h) De conformidad con el artículo 172 del CPACA, córrase traslado de la demanda por el término de treinta (30) días para que la parte demandada, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y, si es del caso, presentar demanda de reconvención. El plazo correrá de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 del CPACA modificados por los artículos 48 y 49 de la Ley 2080 de 2021. i) Dentro de dicho término y en atención al memorando de entendimiento de 24 de agosto de 2020, suscrito por el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio, por Secretaría, descargar e incorporar al expediente, los antecedentes administrativos correspondientes al acto administrativo acusado. j) TÉNGASE como parte demandante a la sociedad Hostes Brands Llc, y a la doctora Carolina Vera Matiz, como su apoderada judicial, conforme al poder que obra en el expediente. k) TÉNGASE como parte demandada a la Superintendencia de Industria y Comercio. l) TÉNGASE como terceras interesadas en las resultas del proceso a de las sociedades Compagnie Gervais Danone y Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado P (16) (17) ----------------------- [1] Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 5 de octubre de 2015. Expediente 11001-03-24-000- 2013-00486-00. C.P. María Elizabeth García González. Decisión de ponente que luego fue confirmada por la Sección Primera mediante auto de súplica de 13 de febrero de 2018. [2] Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente No. 11001-03-24-000-2018-00017-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Demandante: IGT Foreign Holdings Corporation, Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, providencia del 1º de julio de 2021 al decidir un recurso de súplica. [3] Artículo 171.

El juez admitirá la demanda, y le dará el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…). Artículo 207. Agotada cada etapa del proceso, le juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes. [4] Anexo 5 del índice 5 del Expediente Digital. [5] A través de su apoderado Ernesto Cavelier Franco, en la carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 5 de la ciudad de Bogotá D.C. [6] A través de La doctora CLAUDETTE VERNOT, apoderado del tercer interesado GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V recibe notificaciones en el correo electrónico estrategia@estrategiajuridica.co