DECISIÓN DE EXCEPCIONES / EXCEPCIÓN MIXTA – Denominada acción engañosa / EXCEPCIÓN MIXTA DE ACCIÓN ENGAÑOSA – Se fundamenta en que la demandante ejerció erradamente el medio de control de nulidad simple / ACCIONES PROCEDENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – Eventos de procedencia / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Eventos de procedencia / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – Es la que procede frente al acto que concede el registro de una marca cuando se considera que contraviene el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 / EXCEPCIÓN MIXTA DE ACCIÓN ENGAÑOSA – No probada [E]xisten diferentes acciones para controvertir los actos administrativos sobre registros de marcas.

Así pues, la acción de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo arriba citado, resulta procedente cuando se concede el registro marcario en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de dicha disposición, y puede ser presentado en cualquier tiempo. Por otra parte, la acción de nulidad relativa, que prevé el inciso segundo del mismo artículo, procede en contra de los actos administrativos mediante los cuales se concede una marca en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se haya efectuado de mala fe, y puede ser ejercida dentro de los 5 años siguientes a la concesión del registro.

Ahora bien, cuando se trata de controvertir los actos administrativos por medio de los cuales se concede el registro de una marca, como ya se advirtió, resulta procedente el ejercicio de las acciones de nulidad absoluta o relativa. Los supuestos diferenciadores para su invocación, en el escenario de la norma comunitaria en cita, devienen principalmente de las disposiciones normativas que se aleguen como transgredidas, pues la nulidad absoluta se prevé para los casos de contravención “con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y135”, al paso que la nulidad relativa procederá si se pretende que existe contravención con lo dispuesto en el artículo 136, o si se trata de la presencia de la mala fe en la solicitud del registro concedido.

En el caso concreto, la sociedad demandante pretende la nulidad de la resolución número 15211 de 21 de marzo de 2012, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “Plástica Dos Fios” en favor de BR Beauty, con fundamento en que la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de expedir el acto administrativo en mención, habría transgredido el primer párrafo del artículo 134 y los literales b), c), e), f) y g) del artículo 135, así como el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y aduciendo que existió mala fe en la solicitud del registro.

Visto lo anterior, es claro para este despacho que la acción procedente para el caso concreto, es la de nulidad absoluta de que trata la primera parte del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Ello es así, pues en el presente asunto se discute la legalidad de un acto administrativo mediante el cual se concedió el registro de un signo marcario, y en este caso, mayoritariamente los argumentos presentados por la parte actora pretenden poner de presente la infracción de las disposiciones relativas a la aptitud distintiva de la marca concedida, por parte de la entidad demandada al expedir el acto en mención. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 175 PARÁGRAFO 2 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 100 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 101 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 102 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., dos (02) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2019-00115-00 Actor: MVH INVERSIONES S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD ABSOLUTA Tema: DECISIÓN SOBRE EXCEPCIÓN AUTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el parágrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, y en concordancia con el numeral segundo del artículo 101 del Código General del Proceso (en adelante CGP), procede el despacho a pronunciarse sobre la excepción mixta formulada en el trámite de la referencia. I. Antecedentes 1.1 La sociedad MVH Inversiones S.A.S.[1], a través de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA (en adelante CPACA), en contra de la resolución número 15211 de 21 de marzo de 2012, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “Plástica Dos Fios” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la demanda se formularon estas pretensiones: “2.1. Primera principal: Se declare la nulidad de la resolución 15211 del 21 de marzo de 2012, expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “PLÁSTICA DOS FIOS” (nominativa) en clase 3, con certificado número 443792, a BR BEAUTY. 2.2.

Primera consecuencial: Que como consecuencia de la procedencia de la pretensión principal, se le ordene a la SIC revocar la resolución número 15211 del 21 de marzo de 2012, y, en consecuencia, cancelar el registro de la marca “PLÁSTICA DOS FIOS” (nominativa) en clase 3 con certificado número 443792, registrada a nombre de BR BEAUTY. 2.3.

Segunda consecuencial: Que como consecuencia de la procedencia de las anteriores pretensiones se le ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 2.4. Tercera consecuencial: Que como consecuencia de la procedencia de las pretensiones principales, se condene en costas a la entidad demandada y al tercero interesado.”[2] 1.2.

La referida demanda fue sometida a reparto el 6 de marzo de 2019 y allegada a este despacho el 8 del mismo mes y año[3]. 1.3. Mediante auto de 15 de agosto de 2019[4], este Despacho admitió la demanda de nulidad de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por reunir los requisitos legales, y ordenó notificar personalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio, así como a la sociedad BR Beauty Cosméticos Comércio Importacao e Exportacao LTDA, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.4.

Mediante escrito radicado el 4 de octubre de 2019, la sociedad BR Beauty Cosméticos Comércio Importacao e Exportacao LTDA[5] contestó la demanda, y en su defensa formuló diversas excepciones que consideró de mérito, entre ellas la que denominó “acción engañosa”[6]. 1.5. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda mediante memorial radicado el 6 de noviembre de 2019, en el cual se pronunció sobre los hechos y pretensiones presentados por la parte actora, los que consideró, no cuentan con sustento legal para su prosperidad, por lo cual deben resolverse desfavorablemente.

De su escrito se advierte que no formuló excepciones previas ni mixtas[7]. 1.6. Por Secretaría se corrió el traslado de las excepciones propuestas[8]. La demandante se manifestó sobre el particular en memorial radicado el 2 de diciembre de 2019[9]. II. Excepciones propuestas 2.1. La sociedad BR Beauty se pronunció respecto de cada uno de los cargos presentados por la demandante, formulando diferentes argumentos que presentó bajo los títulos de “excepción de ausencia de debilidad de la marca Plástica Dos Fios”, “excepción de explotación comercial de la marca”, “excepción de distintividad sobrevenida”, y “excepción de imposibilidad de incurrir en actos de competencia desleal”.

Como parte de su defensa, invocó la excepción que denominó “acción engañosa” y que calificó como de mérito, sobre la cual señaló lo siguiente: “Conforme con el código contencioso y de procedimiento administrativo, la acción de nulidad simple procede contra actos administrativos particulares en los siguientes casos: Artículo 137 (…) ‘Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de los actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 1.

Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 2. Cuando se trata de recuperar bienes de uso público. 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. 4.

Cuando la ley lo consagre expresamente’. Cómo (sic) se puede observar, en el numeral primero se dice explícitamente que no se debe generar el restablecimiento de un derecho subjetivo a favor del demandante. En este caso, al buscar la nulidad de la concesión de la marca PLÁSTICA DOS FIOS se quiere lograr que la demandante pueda usar libremente esa marca sin tener que compensar al tercero interesado.

Tan es cierto que hay un interés particular, y que esta acción es una acción disfrazada, que en la Superintendencia de Industria y Comercio, cursa una acción de competencia desleal, en el mismo expediente, 2018- 143547 para lograr el cometido anunciado en el párrafo anterior. Mediante esa demanda de quiere desconocer abiertamente el derecho adquirido que tiene el tercero interesado sobre la marca PLÁSTICA DOS FIOS.” III.

Traslado La Secretaría de la Sección Primera de esta corporación corrió traslado de las excepciones propuestas, entre el 27 de noviembre de 2019 y el 2 de diciembre del mismo año, término durante el cual la parte actora allegó escrito en relación con las contestaciones de la demanda. IV. Consideraciones 4.1. Sea lo primero advertir que las excepciones son una herramienta con la que cuenta el demandado para ejercer sus derechos de contradicción y defensa durante el trámite procesal.

Así, el legislador contempló tres tipos de excepciones, a saber, las previas, las mixtas y las de fondo. Sobre estas últimas, resulta pertinente indicar que corresponde a aquellas que tienen por objeto controvertir las pretensiones en que se funda el libelo introductorio y, por lo tanto, deben ser resueltas al momento de proferir sentencia, pues con ella se controvierte el derecho sustancial que se reclama vía jurisdiccional.

Por su parte, las excepciones previas y mixtas tienen como finalidad sanear el proceso en su parte inicial en aras de evitar pronunciamientos inhibitorios, o en caso contrario, terminarlo cuando las falencias tengan tal connotación que sean insuperables. Ahora bien, el carácter mixto[10] radica en que éstas pueden proponerse para sanear el proceso, y además para atacar el medio de control al existir inconsistencias en la forma en que fue presentada la demanda, por lo que pueden, eventualmente, ser resueltas en la sentencia definitiva, siempre que el juez carezca de los suficientes elementos para resolverlas durante la primera parte del proceso, lo que también es posible, a criterio del juez, que podrá decidir sobre ellas en la audiencia inicial, si para ello hubiere requerido la práctica de pruebas, o mediante auto independiente, antes o en lugar de tal audiencia, según el caso.

De igual forma, el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 establece que, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probadas las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, podrá dictar sentencia anticipada. Vistas así las cosas, y entendiendo que las excepciones previas y las mixtas buscan atacar el ejercicio del medio de control en caso de existir inconsistencias en la forma en la que fue presentada la demanda, se advierte que la finalidad de este tipo de herramientas es sanear los mencionados vicios en aras de evitar una decisión inhibitoria o, en su defecto, impedir la continuación del proceso en caso de que la naturaleza de las citadas falencias no permita su trámite.

Por otra parte, las irregularidades que tengan que ver con situaciones propias del devenir procesal, y que se presenten una vez admitida la demanda, tendrán que ser ventiladas en la etapa de saneamiento. En ese mismo sentido esta corporación ha manifestado lo siguiente: “Resulta propicio comentar aquí la diferencia que existe entre las dos clases de excepciones que puede formular la parte demandada en ejercicio del derecho de defensa, las previas, y las de mérito, siendo aquéllas, también denominadas dilatorias o de forma, las que buscan atacar el ejercicio de la acción, por presentarse alguna inconsistencia en la manera como fue presentada la demanda, vale decir, por alguna deficiencia externa; y éstas, llamadas también de fondo o perentorias, destinadas a atacar el derecho sustancial reclamado por el accionante.

La finalidad de las excepciones previas, es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso ab inicio, ya que no sería posible, ante su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia; por su parte, la finalidad de las excepciones de fondo, es controvertir la existencia misma y alcance del derecho reclamado por el demandante, por lo que tienen la virtud de enervar las pretensiones y provocar que el fallo correspondiente se constituya en cosa juzgada, dando término de manera definitiva al debate planteado.

Pues bien, teniendo como premisa tales definiciones, debe el juez, en ejercicio del principio constitucional del iura novit curia, determinar con total claridad, ante omisiones de los postulantes en un proceso sometido a su conocimiento, independientemente del título que hubieren dado a cada una de ellas, si las excepciones planteadas se encaminan a atacar la forma de la demanda o el fondo del asunto, a fin de pronunciarse sobre cada una de ellas en la correspondiente etapa procesal” [11].

(Destacado del Despacho). Bajo tal perspectiva, es claro para el despacho que los medios exceptivos señalados en los artículos 100 del CGP y 180 del CPACA no son taxativos y que, en tal medida, corresponde al operador judicial valorar en cada caso en concreto cuáles de las excepciones invocadas en la contestación de la demanda se encuadran dentro del análisis antes descrito[12], tal como quedó definido por la Sección Primera de esta corporación en el proveído de 12 de diciembre de 2019[13].

En materia contencioso administrativa la oportunidad para plantearlas es en la contestación a la demanda, o en su reforma. Ahora bien, el momento de resolver las excepciones previas que el demandado hubiere presentado fue variado inicialmente por el artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020, y posteriormente por el parágrafo 2º del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, pues con anterioridad a tales normativas su análisis debía acometerse en la audiencia inicial.

En este punto es importante precisar que el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021[14] definió la regla de transición normativa y aplicación de esta norma procesal, conforme a la cual, como quiera que en el caso objeto de examen la demanda fue presentada el 1º de marzo de 2019, es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y que la regulación sobre la resolución de excepciones fue modificada por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, con efecto general inmediato, esta última es la aplicable para este caso.

En ese orden de ideas, para resolver la excepción propuesta, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el que a su vez, remite a lo señalado en los artículos 100, 101, y 102 del Código General del Proceso, veamos: “Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor: Parágrafo 2°.

De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión. Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.” Como se observa, la disposición normativa en comento ordena resolver las excepciones propuestas según lo previsto en los artículos 100, 101 y 102 del CGP.

Tales preceptos tienen el siguiente alcance literal: “Artículo 100. Excepciones Previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda: 1. Falta de jurisdicción o de competencia. 2. Compromiso o cláusula compromisoria. 3. Inexistencia del demandante o del demandado. 4.

Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. 6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar. 7.

Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. 10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. 11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.” “Artículo 101.

Oportunidad y trámite de las excepciones previas. Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado. El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los cuales se podrán practicar hasta dos testimonios.

Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera: 1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados. 2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.

Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones. Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez. Si prospera la de compromiso o cláusula compromisoria, se decretará la terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos.

Si prospera la de trámite inadecuado, el juez ordenará darle el trámite que legalmente le corresponda. Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 100, el juez ordenará la respectiva citación. 3. Si se hubiere corregido, aclarado o reformado la demanda, solo se tramitarán una vez vencido el traslado.

Si con aquella se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se declarará. Dentro del traslado de la reforma el demandado podrá proponer nuevas excepciones previas siempre que se originen en dicha reforma. Estas y las anteriores que no hubieren quedado subsanadas se tramitarán conjuntamente una vez vencido dicho traslado. 4.

Cuando como consecuencia de prosperar una excepción sea devuelta la demanda inicial o la de reconvención, el proceso continuará respecto de la otra”. “Artículo 102. Inoponibilidad posterior de los mismos hechos. Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones.” (Destacado del Despacho). 4.2.

De la excepción denominada “acción engañosa” propuesta por BR Beauty En el presente asunto la sociedad BR Beuty, que acude a este proceso en condición de tercero interesado, formuló la excepción que denominó “acción engañosa”, y que categorizó como de mérito, con sustento en que la demandante ejerció erradamente el medio de control de nulidad simple de que trata el artículo 137 del CPACA.

Al respecto, consideró que la demandante, al lograr la nulidad del acto administrativo de contenido particular que ha sido acusado, accederá al uso de la marca concedida en favor de BR Beauty, sin ofrecerle compensación alguna, circunstancia que puede interpretarse como un restablecimiento automático en favor de aquélla. Dicha afirmación la sustentó en el hecho de que la norma en comento contempla el supuesto excepcional, en el que un acto administrativo de contenido particular puede ser demandado en ejercicio del medio de control de nulidad simple, siempre que con la demanda o de la declaratoria de nulidad del acto, no se desprenda un restablecimiento automático para el demandante o un tercero. Ahora bien, frente a lo dicho por el tercero interesado, debe advertirse que, si bien el reparo presentado fue categorizado como una excepción de mérito, lo cierto es que aquel no busca atacar el derecho pretendido por el demandante, por lo cual, los argumentos así presentados no pueden identificarse con la naturaleza de las excepciones de fondo o mérito.

De otra parte, aun cuando la excepción denominada “acción engañosa” no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 100 del CGP o en el 180 del CPACA, listados que, como se vio, son enunciativos y no taxativos[15], aquella puede constituir tal figura jurídica, como quiera que se presentó con el fin de controvertir la forma en la que fue ejercido el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que cuestiona el contenido de la demanda y el instrumento utilizado por la demandante para plantear sus pretensiones.

En consecuencia, siendo que el juez ostenta la facultad de examinar los medios exceptivos y determinar la naturaleza a la que corresponde[16], este despacho advierte que la excepción denominada como “acción engañosa” es en realidad una excepción mixta[17], sobre la cual pasará a pronunciarse en este momento procesal. Finalmente, en relación con las excepciones denominadas “excepción de ausencia de debilidad de la marca Plástica Dos Fios”, “excepción de explotación comercial de la marca”, “excepción de distintividad sobrevenida”, y “excepción de imposibilidad de incurrir en actos de competencia desleal”, propuestas por BR Beauty, se observa que las mismas versan sobre el fondo del asunto, razón por la cual serán resueltas en la sentencia. 4.3.

Sobre la acción procedente para el caso concreto Ahora bien, para resolver la excepción propuesta por BR Beauty, este despacho encuentra relevante señalar que la demanda presentada por MVH, invocando el medio de control de nulidad simple de que trata el artículo 137 del CPACA, y la primera parte del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en virtud de la cual se pretende la nulidad de la resolución Nº 15211 de 21 de marzo de 2012, “Por la cual se concede un registro”, fue admitida mediante auto de 15 de agosto de 2019, en estos términos: “1.

ADMITIR, en única instancia, la demanda de nulidad (artículo 172 de la Decisión 486 de 2000) instaurada por la sociedad M.V.H. INVERSIONES S.A.S., a través de apoderado judicial, en contra de la resolución No. 15211 de 21 de marzo de 2012, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.” (se destaca). Al respecto, este despacho hace precisión en relación con la acción en virtud de la cual se admitió la demanda en mención, para lo cual debe señalarse que, tal como consta en el aparte del auto admisorio transcrito, la demanda fue admitida en los términos del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, normativa que, además, fue invocada por el demandante en el acápite denominado “Fundamentos de derecho”.

Como consecuencia de lo anterior, la controversia se ubica en el escenario de las disposiciones adoptadas por la Comunidad Andina en la Decisión 486 de 2000, en lo relativo a las acciones procedentes en materia de propiedad industrial, más específicamente asuntos marcarios. Por lo anterior, es necesario traer al estudio lo dispuesto por el artículo 172 de la referida Decisión comunitaria, que en su tenor literal establece lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (Subrayas del Despacho).

De la lectura de la anterior disposición se colige que existen diferentes acciones para controvertir los actos administrativos sobre registros de marcas. Así pues, la acción de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo arriba citado, resulta procedente cuando se concede el registro marcario en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de dicha disposición, y puede ser presentado en cualquier tiempo.

Por otra parte, la acción de nulidad relativa, que prevé el inciso segundo del mismo artículo, procede en contra de los actos administrativos mediante los cuales se concede una marca en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se haya efectuado de mala fe, y puede ser ejercida dentro de los 5 años siguientes a la concesión del registro.

Ahora bien, cuando se trata de controvertir los actos administrativos por medio de los cuales se concede el registro de una marca, como ya se advirtió, resulta procedente el ejercicio de las acciones de nulidad absoluta o relativa. Los supuestos diferenciadores para su invocación, en el escenario de la norma comunitaria en cita, devienen principalmente de las disposiciones normativas que se aleguen como transgredidas, pues la nulidad absoluta se prevé para los casos de contravención “con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y135”, al paso que la nulidad relativa procederá si se pretende que existe contravención con lo dispuesto en el artículo 136, o si se trata de la presencia de la mala fe en la solicitud del registro concedido.

En el caso concreto, la sociedad demandante pretende la nulidad de la resolución número 15211 de 21 de marzo de 2012, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “Plástica Dos Fios” en favor de BR Beauty, con fundamento en que la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de expedir el acto administrativo en mención, habría transgredido el primer párrafo del artículo 134 y los literales b), c), e), f) y g) del artículo 135, así como el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y aduciendo que existió mala fe en la solicitud del registro.

Visto lo anterior, es claro para este despacho que la acción procedente para el caso concreto, es la de nulidad absoluta de que trata la primera parte del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y por ello así se admitió mediante auto de 15 de agosto de 2019, texto normativo conforme el cual “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.” (subrayas fuera de texto original).

Ello es así, pues en el presente asunto se discute la legalidad de un acto administrativo mediante el cual se concedió el registro de un signo marcario, y en este caso, mayoritariamente los argumentos presentados por la parte actora pretenden poner de presente la infracción de las disposiciones relativas a la aptitud distintiva de la marca concedida, por parte de la entidad demandada al expedir el acto en mención. Finalmente, como se advirtió en precedencia, no es del todo cierto lo alegado por el tercero interesado en las resultas del proceso, pues, aunque la parte actora sí presentó su demanda con fundamento en el artículo 137 del CPACA, es decir, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, lo cierto es que, de conformidad con los poderes de instrucción y dirección y ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 171 de la norma nacional en comento, finalmente este despacho dio el trámite correspondiente a la demanda, al admitirla en los términos del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, lo cual descarta la posibilidad de contemplar la discusión que se propone con el medio exceptivo.

Siendo ello así, la excepción en estudio no está llamada a prosperar. V. Reconocimientos de personería jurídica 5.1. Se reconocerá al abogado Jorge E. Vera Vargas como apoderado de la sociedad BR Beauty Cosméticos Comércio Importacao e Exportacao LTDA, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto a folio 121 del expediente de la referencia. 5.2.

Así mismo, se reconocerá a la abogada Claudia Carolina Camacho Bastidas como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 150 del expediente de la referencia. 5.3. Del mismo modo, se reconocerá al abogado Mauricio Cheyne Tenorio como apoderado sustituto de la sociedad BR Beauty Cosméticos Comércio Importacao e Exportacao LTDA, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder visible en la anotación número 25 en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI. 5.4.

Finalmente, se reconocerá a la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder otorgado a ella y visible en la anotación número 26 en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, con lo cual se entienden terminadas las facultades otorgadas a la abogada Claudia Carolina Camacho Bastidas.

En mérito de lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la excepción mixta denominada “acción engañosa” formulada por el apoderado de la sociedad BR Beauty Cosméticos Comércio Importacao e Exportacao LTDA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Jorge E. Vera Vargas como apoderado de la sociedad BR Beauty Cosméticos Comércio Importacao e Exportacao LTDA, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto a folio 121 del expediente de la referencia.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Claudia Carolina Camacho Bastidas como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 150 del expediente de la referencia.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Mauricio Cheyne Tenorio como apoderado sustituto de la sociedad BR Beauty Cosméticos Importacao e Exportacao LTDA, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder visible en la anotación número 25 en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI.

QUINTO: RECONOCER personería a la abogada Ingrith Edilia Palacios Cardona como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder otorgado a ella y visible en la anotación número 26 en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI. Con lo anterior, se entienden terminadas las facultades otorgadas a la abogada Claudia Carolina Camacho Bastidas.

Notifíquese y cúmplase. (Firmado digitalmente) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] En adelante MVH. [2] Obrante a folios 2 al 38 del cuaderno principal. [3] Obrante a folios 83 y 84 del cuaderno principal. [4] Obrante a folios 93 y 94 del cuaderno principal. [5] En adelante BR Beauty. [6] Obrante a folios 108 al 120 del cuaderno principal. [7] Obrante a folios 143 al 149 del cuaderno principal. [8] Obrante a folio 155 del cuaderno principal. [9] Obrante a folios 157 al 114 del cuaderno principal. [10] La denominación de mixtas no es asignada por el legislador, sino por la doctrina y la jurisprudencia, para referirse a las excepciones listadas en el numeral 6º del artículo 180 del CPACA y en el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, todas las cuales comparten las características aquí explicadas. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto del 9 de abril de 2014.

Radicado número 27001- 23-33-000-2013-00347-01(0539-14). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. [12] Así lo consideró este Despacho en los autos de 20 de abril de 2021, expediente 11001-03-24-000-2016-00516-00, actor: Central de Inversiones S.A. CISA, y 10 de septiembre de 2020, expediente 11001-03-24-000-2018- 00018-00, actor HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA. [13] Emitido dentro del proceso 11001 03 24 000 2017 00130 00, actor CARLOS DE JESUS BAENA EUSSE y otros (C. P. Oswaldo Giraldo López). [14] El artículo es del siguiente tenor: “De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y tramites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” (Se destaca). [15] En reiteradas ocasiones este Despacho ha determinado que la norma que dispone en relación con las excepciones previas y mixtas las presenta de manera enunciativa y no taxativa; al respecto ver la providencia de 31 de octubre de 2018.

Expediente 25000-23-41-000-2013-02822-01 Actor COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. Auto de 29 de noviembre de 2018. Expediente 25000-23-41- 000-2013-02303-01. Actor LADRILLERA ZIGURAT S.A.S. Y LADRILLERA PRISMA S.A.S. [16] De conformidad con el principio del iura novit curia, este ejercicio de interpretación se ha aplicado a casos en los que se presentan excepciones que no se encuentran enlistadas en la norma.

Al respecto véase Consejo de Estado. Sección Primera. Consejero Ponente Oswaldo Giraldo López. auto de 31 de octubre de 2018. Expediente 25000-23-41-000-2013-02822- 01 Actor COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. [17] En relación con la excepción que busca poner de presente que el medio de control ejercido no es el correcto, este Despacho en providencias anteriores, adoptó esta determinación. Ver autos de 20 de abril de 2021, expediente 11001-03-24-000-2016-00516-00, actor Central de Inversiones S.A. – CISA y 12 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-24-000-2017-00130-00, actor Carlos de Jesús Baena Eusse.

“En atención a lo dicho, la “indebida escogencia de la acción” logra configurarse en la definición traída en el acápite correspondiente de esta providencia respecto del alcance de una excepción mixta, como quiera que, con ella se buscar definir las presuntas irregularidades contenidas en el libelo introductorio, esto es, las anomalías que aparezcan de manera previa a que se trabe la litis; aspectos estos que, de no analizarse en la etapa establecida por el artículo 180 ibídem, darían lugar a sentencias inhibitorias, decisiones estas que son precisamente las que el Legislador quiso proscribir en los trámites que se adelantan ante el Juez Administrativo, pues su eventual prosperidad traería como consecuencia que la demanda deba ser interpretada como de nulidad y restablecimiento del derecho, y que por ende, deban ser exigidos los requisitos de procedibilidad dispuestos en el artículo 161 del CPACA; así como la interposición de la misma de forma oportuna, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de los actos acusados.”.

(se destaca). Así mismo, en auto dictado por este Despacho el 31 de octubre de 2018. 25000-23-41-000-2013-02822-01. Actor. COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., se dilucidó en relación con la naturaleza de las excepciones mixtas de la siguiente manera: “De la lectura de la anterior norma se desprende que hay dos tipos de excepciones: Las previas y las mixtas.

El carácter mixto de las últimas se explica en que pueden proponerse en la audiencia inicial para sanear el proceso, y además atacan el medio de control, pueden, eventualmente, ser resueltas en la sentencia definitiva, siempre que el juez carezca de los suficientes elementos para resolverla en la oportunidad que anota la norma. El CPACA encontró pertinente destacar de manera enunciativa las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, sin que ello signifique que son las únicas.” (se destaca).