PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FOMIX y las marcas mixtas FOMI previamente registradas / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA Y DE USO GENERALIZADO – Lo es FOMI en la clase 16 y por ello se debe mantener su uso libre / SIGNO O EXPRESIÓN COMÚN O USUAL / MARCA DÉBIL – Lo es FOMI / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es FOMIX / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FOMIX para identificar productos y servicios de la Clase 16 por ser distintiva y no tener similitud con la marca FOMI [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica, pues “FOMIX” está compuesta por cinco (5) letras (F-O-M-I-X), dos (2) sílabas (FO-MIX), tres (3) consonantes (F-M-X) y dos (2) vocales (O- I); mientras que “FOMI” se conforma por cuatro (4) letras (F-O-M-I) dos (2) sílabas (FO-MI), dos (2) consonantes (F-M) y dos (2) vocales (O-I).

Además, la marca solicitada al estar acompañada de otra letra en su terminación, esto es, la “X”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la referida letra “X”, del signo cuestionado, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “FOMIX”.

En otras palabras, la letra “X”, refuerza las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Además, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso generalizado, “FOMI”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una letra diferente, esto es, la “X”.

Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la letra “X” al estar al final del signo cuestionado le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, dado que representa un fonema oclusivo velar sordo; mientras que la “I” en la terminación de la marca previamente registrada, “FOMI”, incorpora un fonema vocálico cerrado anterior.

Es de resaltar que el fonema oclusivo velar sordo representado por la letra “X” al final de la marca cuestionada, “FOMIX”, tiene como característica principal la iniciación egresiva pulmónica, que significa que es articulada empujando el aire de los pulmones y a través del tracto vocal, en vez del glotis o la boca; mientras que el fonema vocálico cerrado anterior, constituido por la letra “I” en la terminación de la marca previamente registrada, “FOMI”, se particulariza por producir desplazamientos de la lengua dejando mayor o menor espacio de abertura.

Cabe señalar que al terminar la marca previamente registrada en una vocal, como lo es la letra “I”, muestra un alófono en distribución complementaria manteniendo su forma prototípica cerrada, haciendo que se produzca una pausa entre su pronunciación y la consonante nasal que le antecede, como lo es en este caso la letra “M” que representa un fonema consonántico nasal bilabial. […] De conformidad con lo anterior, las marcas confrontadas son “FOMIX” que contiene la raíz “FO” y la terminación “MIX”.

Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse en la primera sílaba “FO”. Respecto de ”FOMI”, contiene la raíz “FO” y la terminación “MI”, su silaba tónica tiende a ubicarse en su primera sílaba “FO” y el acento prosódico de las dos en la primera vocal “O”; en ese sentido, si bien la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente y ocupa la misma posición, cabe advertir que, en lo relacionado con la tonalidad de las marcas, existen diferencias, puesto que la pronunciación de la silaba tónica varía en la última consonante y vocal (X – I) lo que las hace fonéticamente diferentes. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes (“I” – “X”) hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala reitera que la expresión “FOMI”, que compone la marca previamente registrada, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] Producto industrial de látex o sintético, esponjoso y blando. […]”.

Por su parte, se estima que la marca cuestionada “FOMIX” es de fantasía, dado que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo anterior, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser la expresión cuestionada de fantasía, la Sala considera que los signos enfrentados no se pueden cotejar desde este aspecto.

Ahora, la Sala también al analizar integralmente y desde una visión de conjunto observa que el elemento gráfico aunado al elemento denominativo, que conforman cada uno de los conjuntos marcarios, le confieren el suficiente grado de distintividad a las marcas “FOMI” y “FOMIX”, lo que le permite al consumidor identificar y distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y asociarlos con un origen empresarial particular, como se pasa a explicar a continuación. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00083-00 Actor: ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “FOMI” Y “FOMIX”, TENIENDO EN CUENTA QUE LA EXPRESIÓN “FOMI” ES DE USO GENERALIZADO Y DÉBIL;

Y QUE LAS EXPRESIONES COTEJADAS EMPLEAN TERMINACIONES DISTINTAS QUE LES APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 36445 de 31 de octubre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3], y 43768 de 31 de agosto de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de agosto de 2005, la sociedad UMARLA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “FOMIX”, para identificar productos comprendidos en la Clase 16[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial presentó oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas “FOMI”, previamente registradas en las clases 16, 17, 28 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular. 3°: Que mediante Resolución núm. núm. 027486 de 30 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos[6] de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo “FOMIX”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución la sociedad UMARLA S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos fue resuelto a través de la Resolución núm. 36445 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro del signo “FOMIX” para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de tal sociedad.

El segundo, mediante la Resolución núm. 43768 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó la decisión anterior. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la normatividad andina ha definido de manera general el significado de marca y los requisitos esenciales que debe cumplir para ser registrable, entre los cuales se encuentran: i) la susceptibilidad de representación gráfica; ii) la distintividad y; iii) la perceptibilidad.

Sostuvo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria han definido la distintividad como la función primordial de un signo, que permite diferenciar productos y/o servicios, con el fin de que el consumidor las individualice e identifique para elegir de manera adecuada los artículos que desea adquirir. Añadió que para que un signo cumpla con la condición de distintividad, debe contar con dos aspectos fundamentales: i) la capacidad intrínseca o de individualización; y ii) la capacidad extrínseca o de no confundibilidad.

Manifestó que aunque el signo “FOMIX” cumple con el requisito de representación gráfica no sucede lo mismo con el de distintividad, toda vez que es similarmente confundible con la marca “FOMI”, previamente registrada. Adujo que la coexistencia de los signos cotejados induce al público consumidor en error, por cuanto la expresión solicitada no cuenta con la capacidad intrínseca ni extrínseca necesaria para ser registrada como marca, dado que no es distintiva ni novedosa y genera confusión respecto a otras marcas previamente registradas.

Aseguró que para que un signo pueda ser considerado como marca debe gozar de distintividad, presupuesto indispensable que, a su juicio, no reúne la expresión “FOMIX”. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a) ibidem, por indebida aplicación. Adujo que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada para identificar iguales productos o servicios o para los cuales su uso pueda causar un riesgo de asociación o confusión indirecta en el público consumidor.

Sostuvo que los signos cotejados presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales, pues la expresión objeto de conflicto reproduce casi en su totalidad la marca de su propiedad, dado que únicamente agregó la letra “X” al final, lo cual no le otorga suficiente distintividad, generando confusión en el público consumidor. Agregó que entre los signos “FOMIX” y “FOMI” se genera conexión competitiva y no pueden coexistir en el mercado, habida cuenta que identifican productos en la citada Clase 16, lo que genera confusión indirecta en el público consumidor al suponer que provienen de un mismo titular.

Señaló que tiene el derecho de uso exclusivo de la expresión “FOMI”, teniendo en cuenta el prestigio adquirido a través del tiempo, por lo que la sociedad UMARLA S.A, al solicitar el registro del signo “FOMIX”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, infringe sus derechos de propiedad industrial como titular de dicho registro marcario.

Concluyó que la coexistencia de los signos enfrentados genera riesgo de confusión en el público consumidor, no solo por su similitud, sino por la identidad y conexidad competitiva entre los productos que amparan, por cuanto utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Adujo que debe tenerse en cuenta que la expresión “FOMI” es de uso generalizado, toda vez que es una palabra comúnmente conocida como un material de lámina de espuma muy suave y versátil, con una presentación en diversos colores que se utiliza para realizar trabajos manuales, por lo cual resulta evocativa de los productos que ampara, lo que convierte a la marca previamente registrada en un signo débil.

Que, por lo anterior, el actor, como titular de una marca conformada por una expresión de uso generalizado y débil, no ostenta un derecho de propiedad exclusivo respecto de la expresión “FOMI”, lo que lleva a que no pueda oponerse al uso que de esta hagan sus competidores. Mencionó que el signo solicitado “FOMIX” cuenta con elementos adicionales que ayudan a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “FOMI”, en particular, la letra “X” así como la composición gráfica con un diseño especial de letras minúsculas sobre un fondo de tres sombreados diferentes.

II.2. La sociedad UMARLA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a que se le notificó la demanda en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la marca cuestionada “FOMIX” no cumple con los requisitos esenciales para obtener su registro, esto es, la distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, toda vez que se asemeja con sus registros “FOMI”, previamente registrados.

IV.-2. La sociedad UMARLA S.A. solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Indicó que debe tenerse en cuenta un hecho sobreviniente, consistente en que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2018 (C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2004-00317-00), consideró que la palabra “FOMI” se ha convertido en una expresión descriptiva y de uso generalizado, la cual indica el material en el cual se elaboran los productos, o sus partes, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, además, en dicha providencia la Sección en mención aclaró que el titular de la marca “FOMI”, esto es, el señor ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN, no podrá impedir que terceros utilicen la expresión “FOMI” respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter descriptivo y de uso generalizado del mencionado vocablo. Adujo que la palabra “FOMI” es el nombre en más de 30 países del compuesto químico distinguido como ETILENO VINIL ACETATO o EVA, conocido por su denominación en inglés como “FOAMY” o “FOMI”; y que la misma es reconocida y usada como un material para manualidades, sin que se precise algún origen empresarial.

Expresó que, por lo anterior, la marca previamente registrada “FOMI” se constituye como una marca débil, no susceptible de apropiación exclusiva ni excluyente, por ser una expresión que, como se demostró dentro del trámite administrativo y en el presente proceso, es de uso generalizado. Mencionó que la marca solicitada al añadir una letra “X” en la sílaba final y al contener un elemento gráfico totalmente distintivo, resulta diferente a las marcas previamente registradas.

IV.3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Debido a que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro FOMIX (mixta) y las marcas registradas FOMI (denominativa) y FOMI (mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro FOMIX (mixto) y la marca registrada FOMI (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos. […] 4. Signos conformados por denominaciones de uso común 4.1.

Dentro del proceso se argumentó que FOMI es considerado de uso común para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. 4.3.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.4.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.7.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. El demandante alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c).

La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 36445 de 31 de octubre de 2007, concedió el registro de la marca mixta “FOMIX” a la sociedad UMARLA S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería en casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprentas, clichés. […]”.

Al respecto, la demandante alegó que los signos cotejados presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales, pues la expresión objeto de conflicto reproduce casi en su totalidad la marca de su propiedad, dado que únicamente agregó la letra “X” al final, lo cual no le otorga suficiente distintividad, generando confusión en el público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 151[8] de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]” y que “[…] no se interpretarán los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, ya que no se encuentra en discusión el concepto de marca, sus requisitos, ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[9] [pic] MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[10] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otra marca mixta previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en dichos signos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas cotejadas, no así las gráficas ni las grafías de las letras que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] 2.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más inyecta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

Sin embargo, esta Sección en sentencia de 19 de noviembre de 2018[11] señaló que la expresión “FOMI”, contenida en los signos en conflicto, era descriptiva y de uso generalizado respecto de para productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la misma resultaba inapropiable. Por lo tanto, en el caso sub examine, la Sala considera que para efectos del análisis de confundibilidad, en cada una de las marcas objeto de cotejo debe tenerse en cuenta también su elemento gráfico, comoquiera que la marca previamente registrada está conformada en su elemento nominativo únicamente por una expresión inapropiable, esto es, la palabra “FOMI”.

Además, en concordancia con lo anterior, es menester precisar que el derecho de exclusividad otorgado por el registro se reivindica sobre el conjunto de la marca y la configuración gráfica especial que le imprime distintividad a la expresión inapropiable, y no sobre la expresión individualmente considerada, comoquiera que, al tratarse de una palabra de uso generalizado, como lo es “FOMI”, debe mantenerse su uso libre y evitar su apropiación. Así las cosas, la Sala debe, aplicando lo indicado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 139-IP-2017, examinar a continuación si el elemento gráfico “[…] eleva o disminuye el grado de distintividad […]” en la “[…] percepción del público consumidor […]” respecto de cada una de las marcas objeto de conflicto.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Atendiendo lo anterior, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas, ideológicas y gráficas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la SIC relativo a que la expresión “FOMI” es de uso generalizado, toda vez que es una palabra comúnmente conocida como un material de lámina de espuma muy suave y versátil, con una presentación en diversos colores que se utiliza para realizar trabajos manuales, por lo cual resulta evocativa de los productos que ampara, lo que convierte a la marca previamente registrada en un signo débil.

Como ya se puso de presente en párrafos anteriores, esta Sección ya tuvo oportunidad de pronunciarse respecto del carácter descriptivo y de uso generalizado respecto de la expresión “FOMI”, para productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pues en sentencia de 19 de noviembre de 2018[12], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] 45.

Ahora bien, la Sala advierte, en aplicación de lo indicado en la Interpretación Prejudicial, que el elemento denominativo FOMI del conjunto marcario no es una palabra propia del idioma castellano sino que es una reproducción fonética de la palabra foamy (adjetivo) del idioma inglés, pero que dicha reproducción fonética en el idioma castellano se ha empleado, entre otras denominaciones,para denominar un polímero termoplástico cuyo nombre técnico es etilvinilacetato, cuyo su uso recurrente por el consumidor promedio en la República de Colombia y en otros Estados ha conllevado que la Real Academia de la Lengua proceda a su inclusión en la edición 23.º del Diccionario de la Legua Española, así: “[…] Fomi De Fomi®, marca reg. 1. m. Col., Ec., Guat., Méx. y Nic.

Producto industrial de látex o sintético, esponjoso y blando […]”. […] 47. La Sala encuentra que para un consumidor promedio, en la República de Colombia, la palabra FOMI se ha convertido en una expresión descriptiva y de uso generalizado que indica el material en el cual se elaboran los productos o sus partes de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, como son “[…] revistas; stickers; autoadhesivos; bolsas para regalos; cajas decorativas; artículos para fiestas; como invitaciones; portavasos; bolsas para sorpresas; gorritos de fiesta; calcomanías; móviles; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material de instrucción o de enseñanza; portalápices; marcadores; lápices […]”.

(Destacado fuera de texto) Así las cosas, la Sala considera que la expresión “FOMI” es una palabra de uso generalizado, habitual en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar al producto industrial de látex o sintético, esponjoso y blando, comprendido en la citada Clase 16 y, por ende, débil. Respecto de los signos o expresiones comunes o usuales, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, indicó que son aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios, en los siguientes términos: “[…] 3.2.

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar productos o servicios de que se trate. No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. […]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, en la citada sentencia[13] se precisó que si bien era cierto que procedía el registro de la marca mixta “FOMI”, a nombre del señor ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN, también lo era que se constituía como una marca débil, por lo que “[…] el titular de la marca mixta FOMI en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza no podrá impedir que terceros usen la expresión FOMI respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter descriptivo y de uso generalizado de la mencionada expresión […]”.

Y, en igual sentido, se pronunció el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, pues señaló que las partículas de uso generalizado no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, puntualizó lo siguiente: “[…] 3.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) De lo anterior, se advierte que al ser “FOMI” un vocablo usual y de uso generalizado, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o estén combinadas con otras que posean fuerza distintiva.

Cabe resaltar que en reiterados pronunciamientos, entre ellos, la sentencia de 23 de marzo de 2017[14], esta Sección ha señalado, con fundamento en diferentes interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal, que las palabras, partículas o expresiones de uso común y de uso generalizado “[…] al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro […]”.

Por lo tanto, el actor como titular de un signo con un elemento de uso generalizado, esto es, “FOMI”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general o usual[15].

Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso generalizado “FOMI”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, por resultar la expresión común en los signos cuestionados, objeto de estudio.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica, pues “FOMIX” está compuesta por cinco (5) letras (F-O-M-I-X), dos (2) sílabas (FO-MIX), tres (3) consonantes (F-M-X) y dos (2) vocales (O-I); mientras que “FOMI” se conforma por cuatro (4) letras (F-O-M-I) dos (2) sílabas (FO-MI), dos (2) consonantes (F-M) y dos (2) vocales (O-I).

Además, la marca solicitada al estar acompañada de otra letra en su terminación, esto es, la “X”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la referida letra “X”, del signo cuestionado, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “FOMIX”.

En otras palabras, la letra “X”, refuerza las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[16], lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Además, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso generalizado, “FOMI”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una letra diferente, esto es, la “X”.

Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la letra “X” al estar al final del signo cuestionado le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, dado que representa un fonema oclusivo velar sordo[17]; mientras que la “I” en la terminación de la marca previamente registrada, “FOMI”, incorpora un fonema vocálico cerrado anterior[18].

Es de resaltar que el fonema oclusivo velar sordo representado por la letra “X” al final de la marca cuestionada, “FOMIX”, tiene como característica principal la iniciación egresiva pulmónica, que significa que es articulada empujando el aire de los pulmones y a través del tracto vocal, en vez del glotis o la boca; mientras que el fonema vocálico cerrado anterior, constituido por la letra “I” en la terminación de la marca previamente registrada, “FOMI”, se particulariza por producir desplazamientos de la lengua dejando mayor o menor espacio de abertura.

Cabe señalar que al terminar la marca previamente registrada en una vocal, como lo es la letra “I”, muestra un alófono en distribución complementaria manteniendo su forma prototípica cerrada, haciendo que se produzca una pausa entre su pronunciación y la consonante nasal que le antecede, como lo es en este caso la letra “M” que representa un fonema consonántico nasal bilabial.

A ese respecto, cabe señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 253 IP-2014, señaló lo siguiente: “[…] El Tribunal respecto de la confusión fonética ha manifestado que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones […] el cotejo de signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1.

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado. 2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.

Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado [ ]” De conformidad con lo anterior, las marcas confrontadas son “FOMIX” que contiene la raíz “FO” y la terminación “MIX”.

Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse en la primera sílaba “FO”. Respecto de ”FOMI”, contiene la raíz “FO” y la terminación “MI”, su silaba tónica tiende a ubicarse en su primera sílaba “FO” y el acento prosódico de las dos en la primera vocal “O”; en ese sentido, si bien la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente y ocupa la misma posición, cabe advertir que, en lo relacionado con la tonalidad de las marcas, existen diferencias, puesto que la pronunciación de la silaba tónica varía en la última consonante y vocal (X – I) lo que las hace fonéticamente diferentes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: FOMI – FOMIX – FOMI – FOMIX – FOMI – FOMIX – FOMI - FOMIX FOMI – FOMIX – FOMI – FOMIX – FOMI – FOMIX – FOMI - FOMIX FOMI – FOMIX – FOMI – FOMIX – FOMI – FOMIX – FOMI - FOMIX FOMI – FOMIX – FOMI – FOMIX – FOMI – FOMIX – FOMI - FOMIX Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes (“I” – “X”) hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[19][20] En cuanto a la similitud ideológica, la Sala reitera que la expresión “FOMI”, que compone la marca previamente registrada, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] Producto industrial de látex o sintético, esponjoso y blando. […]”.[21] Por su parte, se estima que la marca cuestionada “FOMIX” es de fantasía, dado que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo anterior, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser la expresión cuestionada de fantasía, la Sala considera que los signos enfrentados no se pueden cotejar desde este aspecto[22].

Ahora, la Sala también al analizar integralmente y desde una visión de conjunto observa que el elemento gráfico aunado al elemento denominativo, que conforman cada uno de los conjuntos marcarios, le confieren el suficiente grado de distintividad a las marcas “FOMI” y “FOMIX”, lo que le permite al consumidor identificar y distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y asociarlos con un origen empresarial particular, como se pasa a explicar a continuación. La marca previamente registrada, “FOMI”, está conformada en su aspecto gráfico por varias líneas horizontales con una pequeña ondulación hacia la parte superior de la etiqueta; y, adicionalmente, la expresión “FOMI” se encuentra en una grafía especial y está acompañada al final de la letra “I” en la parte inferior derecha de tres círculos crecientes.

Por su parte, la marca cuestionada “FOMIX”, en su componente gráfico cuenta con una grafía especial respecto de la expresión “FOMIX”, escrita en la parte central de la etiqueta, delante de un fondo de colores rojo amarillo y azul, los cuales, se precisa, fueron reivindicados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, conforme consta en el Petitorio de solicitud de registro, visible a folio 1 del anexo núm. 1.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni gráfica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “FOMIX” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “FOMIX”, para amparar los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor EDUARDO VARELA PEZZANO como apoderado de la sociedad UMARLA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 67 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER al doctor EDUARDO VARELA PEZZANO como apoderado de la sociedad UMARLA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 67 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 28 de octubre de 2021. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] El signo fue solicitado para identificar los productos “[…] papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería en casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprentas, clichés. […]”. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [7] Proceso 97-IP-2020. [8] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [9] Folio 11 del expediente. [10] Folio 15 del expediente. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2004-00317-00. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2004-00317-00. [13] En ese caso, la sociedad EDITORIAL CINCO CULTURAL S.A. había solicitado la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca mixta “FOMI” al señor ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN, toda vez que, a su juicio, la misma resultaba genérica, técnica y descriptiva de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2009-00481-00. [15] Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 21 de mayo de 2021, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00187- 00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, que ahora se prohíja. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. [17] https://dle.rae.es/x?m=form Consultado el 23 de septiembre de 2021. [18] https://dle.rae.es/i?m=form Consultado el 23 de septiembre de 2021. [19] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24- 000-2014-00121-00. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 20133-00379-00. Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00). [21] https://dle.rae.es/fomi?m=form Consultado el 23 de septiembre de 2021. [22] Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212-00055-00.