PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / CONFUSIÓN DIRECTA / CONFUSIÓN INDIRECTA / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo GELATINA TWIST COLANTA en la clase 29 por tener similitud y conexión competitiva con las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas [A]l existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / EXPRESIÓN GENÉRICA - Lo es GELATINA y se excluye del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / CONEXIÓN COMPETITIVA – Se presenta entre las marcas GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “TWIST COLANTA”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] gelatina de uso alimenticio […]”.

Las marcas previamente registradas, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, distinguen los siguientes productos de la Clase 32 de la citada Clasificación: “[…] bebidas y zumos de frutas; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 29 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 32 de la citada Clasificación, aunque que pertenecen a distintas clases del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto su objeto es la alimentar a los seres humanos; pertenecen al mismo género, esto es, productos alimenticios; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados y tiendas de barrio; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos. Adicionalmente, la Sala observa que las gelatinas para uso alimenticio, que pretende distinguir el signo solicitado, pueden ser sustitutos razonables con las bebidas y refrescos que amparan las marcas previamente registradas, pues ante la ausencia del primero el consumidor los reemplazaría con cualquier tipo de bebida o refresco que cumpla las mismas funciones de gelatina. […] Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor y llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / EXPRESIÓN GENÉRICA - Lo es GELATINA y se excluye del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA – Se presenta entre las marcas GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “TWIST” del signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica “TWIST” cuenta con un mayor tamaño frente a la segunda palabra “COLANTA” que se encuentra escrita en letras de menor tamaño. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST”. […] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “TWIST”, contenida en los signos enfrentados, proviene del idioma inglés, que traduce torcer, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que deben considerarse como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “TWIST”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas / FAMILIA DE MARCAS - Concepto / FAMILIA MARCARIA - Configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Al revisar la expresión “TWIST” en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, POSADA TOBÓN S.A., sociedad que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso. […] Como se puede advertir, la empresa POSTOBÓN S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “TWIST”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Es por ello que el consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace, esto es, “TWIST”, por lo que si una empresa conforma sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas / SIGNO GÉNERICO – Concepto / EXPRESIÓN GENÉRICA - Lo es GELATINA / EXPRESIÓN GENÉRICA - Exclusión del cotejo marcario Según la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el signo cuestionado “GELATINA TWIST COLANTA” se encuentra conformado por una partícula genérica “GELATINA” respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario.

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “GELATINA” del signo cuestionado es genérica, respecto de los productos de la Clase 29, que identifica. […] Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los productos que distingue el signo cuestionado son de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces la respuesta lógica es que sí guarda relación directa con tal producto, puesto que, justamente, pretende distinguir el producto cuya denominación genérica es “GELATINA”. Por lo tanto, la Sala observa que la denominación “GELATINA” debe ser excluida del cotejo.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es TWIST en la clase 29 [L]a parte actora afirmó que existen múltiples registros marcarios que contienen la expresión “TWIST” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, una vez consultada la página web de la entidad demandada, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la Sala no evidenció que dicho término fuese usual para dichos productos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00226-00 Actor: COOPERATIVA COLANTA LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: ENTRE LOS SIGNOS ENFRENTADOS EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIRSE LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “TWIST” DE LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LAS CLASES 29 Y 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COOPERATIVA COLANTA LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 32490 de 29 de agosto de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 042447 de 29 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 50121 de 28 de noviembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “GELATINA TWIST COLANTA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 21 de noviembre de 2007 solicitó el registro como marca del signo mixto "GELATINA TWIST COLANTA", para amparar productos comprendidos en la Clase 29[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. formuló oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTY TWIST”, previamente registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 32490 de 2008 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo “GELATINA TWIST COLANTA”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos, mediante Resolución núm. 042447 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 50121 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Afirmó que el análisis de confundibilidad de los signos en conflicto se hizo de forma inadecuada, toda vez que no existe conexión competitiva entre las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que a pesar de la existencia de otras marcas en el mercado que contienen la palabra “TWIST”, no se le dio la importancia en el cotejo marcario realizado por la SIC a la expresión “COLANTA”. Adujo que al realizarse la confrontación marcaria del signo “GELATINA TWIST COLANTA”, frente a las marcas ya registradas, únicamente se tuvo en cuenta la existencia de la expresión “TWIST” para denegar su registro, dejando de lado el análisis integral del logo que lo identificaba.

Señaló que las marcas registradas, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTY TWIST”, y el signo solicitado, “GELATINA TWIST COLANTA”, pueden coexistir en el mercado, en razón a que no existen similitudes desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual, que tengan la suficiente capacidad de inducir al público en error al momento de adquirir uno u otro producto, dado que serían percibidos de manera diferente, bien sea antes, durante o después de su venta.

Indicó que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan las expresiones cotejadas, máxime si se tiene en cuenta que existe una gran diferencia en la composición y destinación de una gelatina a un refresco o gaseosa, características estas últimas de las marcas opositoras, teniendo en cuenta que su naturaleza, composición física o química, estructura y presentación, son completamente diferentes.

Estimó que la regla de especialidad es un principio básico del derecho marcario, según el cual “[…] el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase, por lo que debe entenderse que ese derecho de la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclador […]”. Advirtió que al no existir conexión competitiva alguna entre los signos en conflicto, no se generaría confusión indirecta ni se afectarían derechos exclusivos de terceros.

Adujo que se desconoció la existencia de diferentes marcas que contienen en su conformación la expresión “TWIST”, registradas y vigentes en diferentes clases, además de las ya mencionadas “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTY TWIST”, que han coexistido pacíficamente en el mercado colombiano sin generar ningún tipo de confusión o asociación; y que todas surtieron el mismo trámite y fue concedido su registro sin contrariedad alguna.

Concluyó que se desconoció la importancia de la expresión “COLANTA” que se encuentra plenamente protegida, la cual debe ser considerada como parte fundamental de un conjunto marcario, razón suficiente para que se conceda el registro de la marca “GELATINA TWIST COLANTA”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que dando aplicación a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de confundibilidad lo realizó apreciando los signos en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, pues esa sería la situación real en la que eventualmente se podría encontrar el consumidor promedio, el cual al acudir al mercado percibe las marcas de manera individualizada.

Manifestó que la expresión “TWIST”, contenida en el signo cuestionado, pese a estar acompañada de otros elementos, es la partícula que presenta mayor relevancia por su tamaño preponderante en la etiqueta del signo, de manera que tiene un alto grado de recordación e individualización y genera un mayor impacto de identificación en los consumidores.

Indicó que dicha partícula también se encuentra presente en las marcas opositoras “TWIST FROST”, “FRUTTY TWIST” y “TWIST”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, generándose una reproducción parcial de los registros marcarios previos concedidos con anterioridad. Alegó que debido a que el signo solicitado “GELATINA TWIST COLANTA” reproduce el elemento de mayor preponderancia marcaria de las marcas previamente registradas, esto es, la expresión “TWIST”, que por su ubicación y tamaño hace que llame de manera significativa la atención del consumidor; y que dada la genericidad de la palabra “GELATINA” y teniendo en cuenta el menor tamaño y ubicación de la palabra “COLANTA” en el gráfico del signo cuestionado, se genera un riesgo de confusión directa en el consumidor, quien podría tomar un producto por otro.

Mencionó que entre los productos que distinguen los signos enfrentados en las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza existe conexidad competitiva, por cuanto todos son productos alimenticios destinados a ser utilizados para el consumo de los niños y para su lonchera, por lo que es dable que los usuarios de las gelatinas de uso alimenticio y de toda clase de bebidas y refrescos les adjudiquen una misma procedencia empresarial, debido a la semejanza de los signos cotejados y a sus estrechos vínculos comerciales.

II.2. La sociedad POSADA TOBÓN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que existe una reproducción total de su marca previamente registrada “TWIST”, por lo que el signo solicitado no puede ser registrado. Adujo que la expresión “GELATINA”, que hace parte del signo cuestionado, debe ser excluida del cotejo marcario, toda vez que es genérica y no le confiere distintividad alguna; y que, además, la palabra “COLANTA” es una marca que ya se encuentra registrada, como lo reconoce la propia actora, por lo que “COLANTA” no puede ser tenido como un elemento novedoso que se pretenda proteger, máxime si se tiene en cuenta que en la parte gráfica ocupa un menor tamaño que la palabra “TWIST”.

Que, por lo anterior, a pesar de que el signo solicitado esté compuesto por otros elementos nominativos, éstos no le aportan la suficiente distintividad para permitir su registro; y que lo único que pretende es obtener derechos exclusivos respecto de la partícula “TWIST”. Indicó que de aceptar los argumentos esgrimidos por la actora significaría, a su juicio, permitir el registro de cualquier expresión que ya se encuentre registrada a nombre de un tercero agregándole otra marca registrada a su favor, lo que generaría una apropiación indebida y confusión respecto del origen empresarial de marcas ya reconocidas dentro del público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que, en el caso concreto, los productos enfrentados presentan una relación de conexidad competitiva.

Expresó que los productos de las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza pertenecen al sector alimenticio, por lo cual sería totalmente válida la consideración efectuada por la SIC, en los actos acusados, relativa a que los canales de comercialización de estos productos son los mismos, pues se venden a través de tiendas de barrio o grandes superficies.

Agregó que los mencionados productos también cumplen una misma finalidad, pues pretenden refrescar o calmar la sed del consumidor, lo que demuestra, a su juicio, la situación de riesgo y engaño que se generaría para quien desee adquirir dichos artículos, en particular, los niños que son consumidores usuales y habituales de gelatina y refrescos.

Manifestó que, adicionalmente, a la titularidad previa que ostenta sobre la marca “TWIST”, es propietaria de otros registros marcarios que incluyen dicha partícula (“FRUTY TWIST”, “TWIST (CARACOL)” y “TWIST FROST”), por lo que se encuentra demostrado que tiene una familia de marcas y, con ello, una extensión de derechos de propiedad industrial sobre la palabra “TWIST”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La SIC, insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Al respecto, señaló que los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado; y que si se hubiera concedido el registro del signo cuestionado se hubiera generado un riesgo de asociación o confusión con las marcas previamente registradas y, con ello, un perjuicio a los consumidores y al derecho de exclusividad conferido al titular de las marcas “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”.

Reiteró que el signo solicitado reproduce el elemento de mayor disposición marcaria “TWIST” de las marcas opositoras, ubicándolo dentro de su conjunto en una posición centrada y en un tamaño que hace que tal parte del plano nominativo llame de manera significativa la atención del consumidor, pues dada la genericidad de la palabra “GELATINA” y ubicación imperceptible de la palabra “COLANTA”, es deducible que tal situación puede generar un riesgo de confusión directa.

IV.2- El tercero con interés directo en la resultas del proceso, reiteró la solicitud de que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, insistió en que el signo solicitado “GELATINA TWIST COLANTA” reproduce por completo su marca previamente registrada “TWIST”, la cual pertenece a una familia de marcas que comparten el elemento común “TWIST”.

Explicó que la palabra “TWIST” es el elemento preponderante del signo cuestionado; que la expresión “GELATINA” es genérica; y que la marca “COLANTA” de la demandante ya se encontraba registrada, por lo que lo que se pretendía con la solicitud del signo “GELATINA TWIST COLANTA”, era obtener un derecho de uso exclusivo sobre el signo “TWIST”.

IV.3- En esta etapa procesal, tanto la actora como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[4]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro GELATINA TWIST COLANTA (mixto) y las marcas TWIST (mixta), TWIST FROST (mixta), TWIST FROST (denominativa), TWIST (denominativa) y FRUTY TWIST (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro GELATINA TWIST COLANTA (mixto) y las marcas TWIST FROST (mixta) y TWIST (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos signos, teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 4.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. Resolución núm. 32490 de 2008, denegó el registro de la marca mixta “GELATINA TWIST COLANTA”, a la titular COOPERATIVA COLANTA LTDA, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Gelatina de uso alimenticio […]”, por estimar que era similarmente confundible con las marcas mixtas y nominativas, previamente registradas, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTY TWIST”, previamente registradas, en la Clase 32 de la citada Clasificación, teniendo en cuenta que reproduce la palabra “TWIST”.

Al respecto, la demandante alegó que las marcas registradas “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTY TWIST” y el signo solicitado “GELATINA TWIST COLANTA”, pueden coexistir en el mercado, en razón a que no existen similitudes desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual, que tengan la suficiente capacidad de inducir al público en error al momento de adquirir uno u otro producto, dado que serían percibidos de manera diferente, bien sea antes, durante o después de su venta.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 151[5], de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […]”; no así la del artículo 135, literal b), por cuanto “[…] no se controvierte el tema relativo a la falta de distintividad intrínseca de una marca […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] SIGNO MIXTO CUESTIONADO[6] [pic] TWIST TWIST FROST FRUTTY TWIST MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[7] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “GELATINA TWIST COLANTA”, de la parte actora, frente a la marca mixta “TWIST”, previamente registrada, a favor de la sociedad POSADA TOBÓN S.A., es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos enfrentados, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que los distinguen. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]” (Negrillas fuera de texto).

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Ahora, es del caso señalar que el Tribunal, en reiteradas ocasiones, ha establecido que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que éstos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó en el proceso 398-IP-2019: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto. Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el signo cuestionado “GELATINA TWIST COLANTA” se encuentra conformado por una partícula genérica “GELATINA” respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario.

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “GELATINA” del signo cuestionado es genérica, respecto de los productos de la Clase 29, que identifica. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 2010[8], en la cual esta Sección definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico[9], entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”.

Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue el signo cuestionado son de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza[10], entonces la respuesta lógica es que sí guarda relación directa con tal producto, puesto que, justamente, pretende distinguir el producto cuya denominación genérica es “GELATINA”.

Por lo tanto, la Sala observa que la denominación “GELATINA” debe ser excluida del cotejo. Ahora, la parte actora afirmó que existen múltiples registros marcarios que contienen la expresión “TWIST” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, una vez consultada la página web de la entidad demandada[11], a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la Sala no evidenció que dicho término fuese usual para dichos productos[12].

Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “TWIST” del signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica “TWIST” cuenta con un mayor tamaño frente a la segunda palabra “COLANTA” que se encuentra escrita en letras de menor tamaño. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: TWIST - TWIST COLANTA - TWIST - TWIST COLANTA TWIST - TWIST COLANTA - TWIST - TWIST COLANTA TWIST - TWIST COLANTA - TWIST - TWIST COLANTA TWIST - TWIST COLANTA - TWIST - TWIST COLANTA TWIST FROST - TWIST COLANTA - TWIST FROST - TWIST COLANTA TWIST FROST - TWIST COLANTA - TWIST FROST - TWIST COLANTA TWIST FROST - TWIST COLANTA - TWIST FROST - TWIST COLANTA TWIST FROST - TWIST COLANTA - TWIST FROST - TWIST COLANTA FRUTTY TWIST - TWIST COLANTA - FRUTTY TWIST - TWIST COLANTA FRUTTY TWIST - TWIST COLANTA - FRUTTY TWIST - TWIST COLANTA FRUTTY TWIST - TWIST COLANTA - FRUTTY TWIST - TWIST COLANTA FRUTTY TWIST - TWIST COLANTA - FRUTTY TWIST - TWIST COLANTA Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “TWIST”, contenida en los signos enfrentados, proviene del idioma inglés, que traduce torcer[13], significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que deben consierarse como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “TWIST”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018[14] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “TWIST COLANTA”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] gelatina de uso alimenticio […]”. Las marcas previamente registradas, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, distinguen los siguientes productos de la Clase 32 de la citada Clasificación: “[…] bebidas y zumos de frutas; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 29 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 32 de la citada Clasificación, aunque que pertenecen a distintas clases del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto su objeto es la alimentar a los seres humanos; pertenecen al mismo género, esto es, productos alimenticios; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados y tiendas de barrio; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos. Adicionalmente, la Sala observa que las gelatinas para uso alimenticio, que pretende distinguir el signo solicitado, pueden ser sustitutos razonables con las bebidas y refrescos que amparan las marcas previamente registradas, pues ante la ausencia del primero el consumidor los reemplazaría con cualquier tipo de bebida o refresco que cumpla las mismas funciones de gelatina.

Cabe señalar que el Tribunal en la Interpretación rendida en el caso bajo examen, precisó que “[…] los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios […]”. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor y llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[15], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[16]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, cabe señalar el tercero con interés directo adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que comparten la partícula “TWIST”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “TWIST” en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, POSADA TOBÓN S.A.[17], sociedad que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla: |CERTIFICADO |MARCA |ESTADO |Titular |CLASE | |NÚM. | | | | | |260691 |TWIST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | | 57001.3 |TWIST (CARACOL) |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |252464 |TWIST FROST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |277888 |TWIST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |272127 |FRUTY TWIST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |276688 |TWIST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |249418 |TWIST FROST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |481742 |TWIST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |481743 |TWIST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |479072 |TWIST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | |638312 |BEBIDAS TWIST |Registrada |POSTOBÓN S.A. |32 | Como se puede advertir, la empresa POSTOBÓN S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “TWIST”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Es por ello que el consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace, esto es, “TWIST”, por lo que si una empresa conforma sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia.[18] En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, “GELATINA TWIST COLANTA”, para amparar los productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 53 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 53 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día de 11 de noviembre de 2021. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] La marca fue solicitada para comercializar los siguientes productos: “[…] Gelatina de uso alimenticio […]”. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Proceso 345-IP-2019. [5] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [6] Folio 13 del expediente. [7] Folio 13 del expediente. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00. [9] “Sentencia de 20 de mayo de 2010 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Exp. 2003-00456. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actores: Alejandro Castaño Cano y otra.” [10]El signo cuestionado “GELATINA TWIST COLANTA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Gelatina de uso alimenticio [ ]”. [11] www.sipi.gov.co. Consultada el 4 de noviembre de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en virtud del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. [12] En efecto, además de las marcas opositoras registradas a nombre de la sociedad POSADA TOBÓN S.A., sólo se encontró el registro de una marca, esto es, “TWISTOS” a nombre de la sociedad PEPSICO INC., para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. [13] De conformidad con la página web del Diccionario de Cambridge, https://dictionary.cambridge.org/es/translate/, consultado el 5 de noviembre de 2021. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [16] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [17] Hoy cedidas a la sociedad POSTOBÓN S.A. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2009-00059-01.