PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre los signos mixtos TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA, las marcas TCC y TCC MENSAJERÍA previamente registradas en las clases 35, 36, 38 y 39 y el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. / ACRÓNIMO / ANÁLISIS DEL CONJUNTO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA en las clases 35, 37 y 39 por ser distintiva y diferente a las marcas TCC y TCC MENSAJERÍA previamente registradas [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues las marcas cuestionadas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA” se conforman por siete (7) palabras, diecisiete sílabas (17) (TC-BUEN-TER-MI-NAL-DE-CON-TE-NE-DO-RES-DE-BUE-NA- VEN-TU-RA), veinticuatro (24) consonantes (T-C-B-N-T-R-M-N-L-D-C-N-T-N-D-R- S-D-B-N-V-N-T-R) y dieciocho (18) vocales (U-E-E-I-A-E-O-E-E-O-E-E-U-E-A-E- U-A), mientras que las marcas previamente registradas “TCC” están compuestas por una (1) palabra, una (1) sílaba (T-C-C) y tres (3) consonantes (T-C-C).

De igual manera, ocurre con la marca previamente registrada “TCC MENSAJERÍA”, toda vez que la misma está conformada por dos (2) palabras, seis (6) sílabas (TCC-MEN-SA-JE-RÍ-A), ocho (8) consonantes (T-C-C-M-N-S-J-R), cinco vocales (E-A-E-Í-A), y una tilde en la penúltima vocal. Además, las marcas solicitadas al estar acompañada de otras palabras en su terminación, esto es, las expresiones “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, generan unos signos completamente distintivos, que pueden ser registrables, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, de los signos cuestionados, les imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlos de las marcas previamente registradas, “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”. En otras palabras, las expresiones “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a las marcas cuestionadas de mayor distintividad, otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de las marcas cuestionadas. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar los signos enfrentados, “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a acrónimos. […] Ahora, la Sala debe precisar que si bien es cierto que, en principio, podría considerarse que las palabras “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, podrían ser de uso generalizado respecto de algunos de los servicios que distinguen y, por ende, débiles, también lo es que el análisis de confundibilidad debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, el cual para el caso bajo examen, le otorga la suficiente distintividad a las marcas cuestionadas respecto de las previamente registradas.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que las marcas solicitadas cuestionadas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA” son lo suficientemente distintivas y diferentes de las previamente registradas.

COTEJO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA en las clases 35, 37 y 39 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia no genera riesgo de confusión o asociación con las marcas marcas TCC y TCC MENSAJERÍA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]n relación al argumento de la actora referente a que sus marcas “TCC”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que las marcas solicitadas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas […] Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto.

USO DEL NOMBRE COMERCIAL – Prueba / NOMBRE COMERCIAL TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA TCC SA – No se prueba su uso en el tiempo de manera continua / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala prohíja las consideraciones expuestas en un asunto de similares supuestos de hecho y de derecho, en el que se valoraron las mismas pruebas aportadas por la actora, con la finalidad de determinar si el uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” había sido continuo e ininterrumpido. […] De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente, la Sala observa que: i) la actora demostró que en el año de 1998 efectuó el primer uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” y que en el año 2009 dio el último uso al mismo; ii) en el expediente no obra prueba alguna que desde 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 le dio algún uso relativo al mencionado nombre comercial; y ii) el 17 de agosto de 2007, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro de las marcas mixtas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”.

Así las cosas, la Sala no acoge el argumento de la sociedad actora relativo a que el uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado al nombre comercial no se extiende en el tiempo de tal forma que le permita oponerse al registro de las marcas concedidas.

En efecto, como ya se indicó, la actora demostró que el primer uso que le dio al nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.”, fue en 1998 y el último uso al citado signo corresponde al año 2009; sin embargo, en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, del nombre comercial desde el año 2005 hasta la fecha en que se solicitó el registro de las marcas mixtas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, el 17 de agosto de 2007, por lo que se tiene que el uso dado al nombre comercial no se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de las marcas cuestionadas.

En este sentido, la Sala considera que la actora no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ostenta sobre las marcas cuestionadas, el cual data desde el año 2007, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva el nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A”.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00291-00 Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “TCC”, “TCC MENSAJERÍA” Y “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 43450, 43453 y 43454 de 30 de octubre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 52489 y 52491 de 15 de diciembre de 2008 y 050357 de 28 de noviembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 54701, 54697 y 55002 de 23 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[3].

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 17 de agosto de 2007, la sociedad PORTUARIA COMPLEJO PORTUARIO INDUSTRIAL DE BUENAVENTURA S.A. presentó solicitud de registro como marcas de los signos mixtos “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35[4], 37[5] y 39[6], de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.[7] 2°: Que una vez publicadas las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra los registros solicitados, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas “TCC”, previamente registrada en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza y “TCC MENSAJERÍA”, en la Clase 38, de las cuales es titular. 3°: Que mediante las resoluciones núms. 43450, 43453 y 43454 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[8] de la SIC, declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, en las clases 35, 37 y 39, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PORTUARIA COMPLEJO PORTUARIO INDUSTRIAL DE BUENAVENTURA S.A. 4º: Que contra las citadas resoluciones interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

Los primeros, a través de las resoluciones núms. 52489, 52491 y 50357 de 2008, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, mediante las resoluciones núms. 54701, 54697 y 55002 de ese año, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto debió denegarse el registro del signo “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, en las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, habida cuenta que no cumplen con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, susceptibilidad y representación gráfica, establecidos en la legislación marcaria.

Aseguró que es evidente la similitud existente entre los signos enfrentados; y que, además, la expresión solicitada no es suficientemente distintiva. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto es titular de las marcas “TCC” en las clases 35, 36, 38 y 39, de la Clasificación Internacional de Niza, así como del registro “TCC MENSAJERÍA” en la citada Clase 38, situación que, a su juicio, no fue tenida en cuenta.

Sostuvo que la normatividad y la jurisprudencia marcaria han considerado que para que se configure la irregistrabilidad de un signo deben coincidir los siguientes factores: i) la similitud o identidad entre los signos, capaz de inducir o confundir al público consumidor y; ii) la similitud o identidad entre los productos y/o servicios que se pretenden amparar.

Indicó que los signos enfrentados presentan riesgo de confusión por cuanto son similarmente confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Señaló que la parte más relevante del signo “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, es la expresión “TC BUEN”, lo que la hace confundible con la marca registrada “TCC”. Adujo que la SIC concedió el registró del signo en conflicto sin tener en cuenta que los servicios, que pretende identificar, guardan directa relación con los amparados por la marca “TCC”.

Resaltó que, a su juicio, tiene el derecho de uso exclusivo del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.”, en virtud de haber sido su primer usuario, lo que significa que ninguna otra sociedad o persona puede usar o registrar un nombre, una enseña comercial o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad en el comercio.

Indicó que la expresión “TCC” es considerada como una insignia en Colombia, constituyéndose en una marca notoria, la cual debe ser protegida para evitar el aprovechamiento injusto del prestigio que ha adquirido o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Adujo que las marcas cotejadas no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, máxime si se tiene en cuenta que lo único que comparten entre si son las letras “T-C”, lo que evidencia que poseen estructuras morfológicas distintas. Aseguró que el signo cuestionado es un registro nuevo y novedoso, asimismo perceptible visual, fonética y conceptualmente diferente, sin que de manera alguna genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Sostuvo que el consumidor promedio podrá determinar con exactitud el origen o procedencia empresarial de los servicios identificados con cada una de las marcas enfrentadas. II.2. La sociedad PORTUARIA COMPLEJO PORTUARIO INDUSTRIAL DE BUENAVENTURA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Indicó que los argumentos expuestos por la actora carecen de fundamento jurídico, pues no existe semejanza alguna entre las expresiones enfrentadas; y que, además, que no puede pretender el uso exclusivo sobre las letras “T” y “C”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la expresión “TC” es similar a la marca notoria “TCC”, visual y fonéticamente. Adujo que las marcas cotejadas evocan el mismo concepto y, además, el signo “TCC” ha sido usado como nombre comercial mucho antes que se presentara la solicitud de registro del signo con la palabra “TC”.

IV.-2. La SIC reiteró que los signos, objeto de conflicto, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, máxime si se tiene en cuenta que lo único que comparten entre si son las letras “T-C”, lo que evidencia que poseen estructuras morfológicas distintas. Aseguró que el signo cuestionado es un registro nuevo y novedoso, asimismo perceptible visual, fonética y conceptualmente diferente, sin que de manera alguna genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

IV.3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[9]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o, de ser del caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA (mixto) y las marcas TCC (mixtas), TCC MENSAJERÍA (mixta),(WWW.TCC.COM.CO) (mixtas) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultar que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos, según sea el caso: […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA (mixto) con la marca TCC (denominativa) y el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 4.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. La SIC alegó que no existe conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486 […] 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c).

La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 5. El nombre comercial.

Características y su protección. 5.1. En el presente caso se discute si se demostró o no el uso del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. (denominativo), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] 5.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 5.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 5.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 5.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones 43450, 43453 y 43454 de 30 de octubre de 2008, concedió el registro de las marcas mixtas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, a la sociedad PORTUARIA COMPLEJO PORTUARIO INDUSTRIAL DE BUENAVENTURA S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 35: “[…] comercialización, distribución importaciones, exportaciones de todo tipo de mercancías, relaciones públicas, contratación de personal, publicidad contabilidad auditoria, consultoría comercial, industrial, alquiler -distribución de propaganda, muestras publicitarias, diseño publicitario, exposición comercial o publicitaria, ferias administración comercial, gestorías, encuestas de mercado, gestión de negocios comerciales, franquicia de marca, pagina web comercial, nombre comercial  […]”..- Clase 37: “[…] de construcción, reparación de edificios, puertos terminales, instalación alquiler de maquinaria y equipos de construcción, inspección de obras […]”..- Clase 39: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza vinagre, salsas, especias, hielo […]”.

Al respecto, la demandante alegó que es titular de las marcas “TCC” en las clases 35, 36, 38 y 39, de la Clasificación Internacional de Niza así como del registro “TCC MENSAJERÍA” en la citada Clase 38, situación que, a su juicio, no fue tenida en cuenta. Resaltó que, a su juicio, tiene el derecho de uso exclusivo del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.”, en virtud de haber sido su primer usuario, lo que significa que ninguna otra sociedad o persona puede usar o registrar un nombre, una enseña comercial o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad en el comercio.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículo 136, literales a) y b), 151, 190, 191 y 193[10], de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”, no así la del artículo 134 de la Decisión 486, por “[…] por no estar en controversia el concepto de la marca […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. […] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCAS MIXTAS CUESTIONADAS[11] TCC MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[12] Ahora, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas, “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, como lo son las concedidas al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otras marcas mixtas y nominativas, “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”, así como el nombre comercial, “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.”, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos mixtos enfrentados, no así las grafías de las letras ni las figuras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distingue. De manera que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo.

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: la semejanza determinante de error en el público consumidor; y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues las marcas cuestionadas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA” se conforman por siete (7) palabras, diecisiete sílabas (17) (TC-BUEN-TER-MI-NAL-DE-CON-TE-NE-DO- RES-DE-BUE-NA-VEN-TU-RA), veinticuatro (24) consonantes (T-C-B-N-T-R-M-N-L- D-C-N-T-N-D-R-S-D-B-N-V-N-T-R) y dieciocho (18) vocales (U-E-E-I-A-E-O-E-E- O-E-E-U-E-A-E-U-A), mientras que las marcas previamente registradas “TCC” están compuestas por una (1) palabra, una (1) sílaba (T-C-C) y tres (3) consonantes (T-C-C).

De igual manera, ocurre con la marca previamente registrada “TCC MENSAJERÍA”, toda vez que la misma está conformada por dos (2) palabras, seis (6) sílabas (TCC-MEN-SA-JE-RÍ-A), ocho (8) consonantes (T-C-C-M-N-S-J- R), cinco vocales (E-A-E-Í-A), y una tilde en la penúltima vocal. Además, las marcas solicitadas al estar acompañada de otras palabras en su terminación, esto es, las expresiones “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, generan unos signos completamente distintivos, que pueden ser registrables, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, de los signos cuestionados, les imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlos de las marcas previamente registradas, “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”. En otras palabras, las expresiones “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a las marcas cuestionadas de mayor distintividad, otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[13], lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de las marcas cuestionadas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA - TCC TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA – TCC TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA - TCC TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA - TCC TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA – TCC MENSAJERÍA TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA - TCC MENSAJERÍA TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA - TCC MENSAJERÍA TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA - TCC MENSAJERÍA Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[14][15] Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar los signos enfrentados, “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, “TCC” y “TCC MENSAJERÍA”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a acrónimos.

En efecto, los signos solicitados “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA” corresponde a la sigla de la frase “TERMINAL DE CONTENEDORES”, mientras que las marcas previamente registradas también contienen el acrónimo “TCC” que hace alusión al nombre de la sociedad actora TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., motivo por el cual así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios[16].

Ahora, la Sala debe precisar que si bien es cierto que, en principio, podría considerarse que las palabras “BUEN”, “TERMINAL”, “CONTENEDORES” y “BUENAVENTURA”, podrían ser de uso generalizado respecto de algunos de los servicios que distinguen y, por ende, débiles, también lo es que el análisis de confundibilidad debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, el cual para el caso bajo examen, le otorga la suficiente distintividad a las marcas cuestionadas respecto de las previamente registradas.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que las marcas solicitadas cuestionadas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA” son lo suficientemente distintivas y diferentes de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en relación al argumento de la actora referente a que sus marcas “TCC”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que las marcas solicitadas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección[17], cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. Ahora, en cuanto a la violación del del literal b) del artículo 136 y de los artículos 190 a 193 de la Decisión 486, le corresponde a la Sala, previo a determinar si la actora es titular y tiene uso exclusivo del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.”, analizar, con base en las pruebas aportadas al expediente, si el uso de dicho signo ha sido previo, continuo e ininterrumpido y si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de las marcas concedidas mediante los actos administrativos acusados.

De la revisión del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales[18]: “[…] 1. Copia de la factura No. 366021, de fecha de noviembre de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 2. Copia de la factura No. 66021, de fecha de noviembre de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 3.

Copia del recibo de caja No. 446962, de fecha 19 de enero de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 4. Copia de la factura No. 154033 de fecha de agosto de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 5. Copia del recibo de caja No. 258965, de fecha 22 de agosto de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 6.

Copia de la factura No. 49526, de fecha 24 de enero de 2000, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 7. Copia de la factura No. 22883077 de fecha 24 de octubre de 2001, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 8. Copia de la factura No. 24062469 de fecha 30 de agosto de 2002, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 9.

Copia de la factura No. 24746276 de fecha 30 de mayo de 2003, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 10. Copia de la factura No. 24747245 de fecha 24 de junio de 2003, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 11. Copia de la factura No. 27299768 de fecha 24 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 12.

Copia de la factura No. 27299389 de fecha 24 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 13. Copia de la factura No. 27299389 de fecha 12 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 14. Copia de la factura No. 27735599 de fecha 06 de febrero de 2005, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 15.

Copia de la factura No. 29737919 de fecha 24 de enero de 2006, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 16. Copia de la factura No. 31462585 de fecha 17 de agosto de 2007, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 17. Copia de la factura No. 33655505 de fecha 20 de diciembre de 2008, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 18.

Copia de la factura No. 33874575 de fecha 30 de enero de 2009, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 19. Certificación emitida por el señor Mauricio Urrea Aristizábal gerente de la sociedad TBWA COLOMBIA S.A., en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde el año 1998. 20.

Certificación emitida por el señor Ricardo Prieto Castro, de CARACOL RADIO, en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde hace varios años. 21. Certificación emitida por el señor Osear Botero gerente de Medellín, de ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A., en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde el año 1994. 22.

Certificación emitida por el señor Mauricio Velasco Martínez director nacional de cartera, de RCN RADIO, en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde hace quince años. 23. Revista PODER, edición No. 2009/01 de Marzo, en donde aparece publicad (sic) de la marca TCC. 24. Revista CREDENCIAL, edición No. 271, de junio de 2009, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 25.

Periódico CENTROPOLIS de septiembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 26. Periódico EL TIEMPO de Noviembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 27. Periódico EL COLOMBIANO de Noviembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 28. Material publicitario de la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC. 29.

Certificación emitida por PUBLICACIONES SEMANA S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 30. Certificación emitida por ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 31. Certificación emitida por RCN TELEVISIÓN S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 32.

Certificación de Revisor fiscal, en la cual consta […]”. Al respecto, la Sala prohíja las consideraciones expuestas en un asunto de similares supuestos de hecho y de derecho, en el que se valoraron las mismas pruebas aportadas por la actora, con la finalidad de determinar si el uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” había sido continuo e ininterrumpido.

En efecto, en sentencia de 6 de noviembre de 2020[19] se señaló lo siguiente: “[…] 121.2. La Sala considera, de las pruebas documentales allegadas al expediente, lo siguiente: 121.2.1.Respecto a la certificación de 28 de julio de 2009, expedida por la Revisora Fiscal de la parte demandante, en la que relacionan las ganancias obtenidas por los servicios prestados por la compañía TCC, mes a mes, desde el año 1999 hasta el año 2009, la Sala observa que la prueba no ofrece la veracidad suficiente para convalidar su contenido, dado que si bien se certifica el monto dinerario total discriminado mes a mes durante el periodo comprendido entre el año de 1999 al 2009, no se especifica: i) dichos ingresos ¿a qué operaciones se refieren?; ii) esas operaciones ¿comprenden el uso del nombre comercial TCC?; iii) que normas, en materia contable, se aplicaron; iv) las fuentes de donde se obtuvieron dichos valores, ¿corresponden a los libros de comercio registrados en la respectiva Cámara de Comercio?; y v) si las operaciones comerciales están respaldadas con los debidos soportes contables. 121.2.2.Frente a la valoración de las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de las empresas, la Sección Cuarta de la Corporación, en sentencia de 25 de septiembre de 2008, expuso que mínimamente dichas certificaciones “[…] deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues "en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones […]”. 121.2.3.La Sala considera, respecto a las pruebas documentales allegadas en las que consta la publicidad relacionada con el nombre comercial TCC, que dichas pruebas no ofrecen la suficiente convicción como para demostrar el uso del nombre comercial TCC, teniendo en cuenta que en dicho material evidencial, únicamente consta la publicación de publicidad, sin especificar la fecha de publicación, ni el medio escrito en que se efectuó, por lo que al no contar con la fecha en que se publicó la publicidad no puede la Sala determinar el momento en que se usó publicitariamente el nombre comercial. 121.2.4.Similar razonamiento se aplica a las cuatro (4) certificaciones expedidas por las empresas TBWA Colombia, Caracol S.A., Organización radial Olímpica y RCN Radio, pues no ofrecen el grado de convicción suficiente como para concluir el uso del nombre comercial TCC, teniendo en cuenta que en cada una figuran expresiones tales como que las relaciones comerciales con la parte demandante se han desarrollado desde hace “varios años”, sin especificar, lugar, tiempo y modo en que se desarrollaron dichas actividades comerciales. 121.2.5.La Sala considera que de las dieciocho (18) facturas de venta aportadas al expediente, trece (13) de ellas corresponden a las únicas pruebas en las que consta el uso dado al nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA, ya que en cada una de ellas fue consignado el nombre comercial, corresponden a la prestación del servicio de correspondencia, y corresponden a las fechas 18 de noviembre de 1998, 19 de enero de 1999, 7 de septiembre de 1999, 22 de septiembre de 1999, 24 de octubre de 2001, 30 de agosto de 2002, 31 de mayo de 2003, 24 de junio de 2003, 12 de octubre de 2004, 24 de octubre de 2004, 6 de febrero de 2005, 12 de diciembre de 2008, 1.° de enero de 2009, es decir corresponden a ventas efectuadas desde el 18 de noviembre de 1998 hasta el 1.° de enero de 2009, sin embargo es importante aclarar que desde el 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 no existe factura alguna en ese periodo. 122.

Respecto de la prioridad en el uso de un nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial consideró que “[…] quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. [ ] La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario […]”. De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente, la Sala observa que: i) la actora demostró que en el año de 1998 efectuó el primer uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” y que en el año 2009 dio el último uso al mismo; ii) en el expediente no obra prueba alguna que desde 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 le dio algún uso relativo al mencionado nombre comercial; y ii) el 17 de agosto de 2007, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro de las marcas mixtas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”.

Así las cosas, la Sala no acoge el argumento de la sociedad actora relativo a que el uso del nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.” se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado al nombre comercial no se extiende en el tiempo de tal forma que le permita oponerse al registro de las marcas concedidas.

En efecto, como ya se indicó, la actora demostró que el primer uso que le dio al nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A.”, fue en 1998 y el último uso al citado signo corresponde al año 2009; sin embargo, en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, del nombre comercial desde el año 2005 hasta la fecha en que se solicitó el registro de las marcas mixtas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, el 17 de agosto de 2007, por lo que se tiene que el uso dado al nombre comercial no se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de las marcas cuestionadas.

En este sentido, la Sala considera que la actora no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ostenta sobre las marcas cuestionadas, el cual data desde el año 2007, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva el nombre comercial “TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. TCC S.A”.

En conclusión, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder las marcas “TC BUEN TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA”, para amparar los servicios de las clases 35, 37 y 39, de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, sin que se evidencie, como lo afirma la actora, un aprovechamiento indebido de su reputación y/o un perjuicio.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de noviembre de 2021. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…]comercialización, distribución importaciones, exportaciones de todo tipo de mercancías, relaciones públicas, contratación de personal, publicidad contabilidad auditoria, consultoría comercial, industrial, alquiler -distribución de propaganda, muestras publicitarias, diseño publicitario, exposición comercial o publicitaria, ferias administración comercial, gestorías, encuestas de mercado, gestión de negocios comerciales, franquicia de marca, pagina web comercial, nombre comercial […]”. [5] El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[ ] de construcción, reparación de edificios, puertos terminales, instalación alquiler de maquinaria y equipos de construcción, inspección de obras […]”. [6] El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] transporte, embalaje, y almacenamiento de mercancías, transporte aéreo, marítimo y terrestre, depósito, almacenamiento, reserva, bodega, distribución y entrega de productos. [ ]”. [7] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [8] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [9] Proceso 57-IP-2020. [10] Este artículo junto con los 151, 190, 191 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. [11] Folio 18 del cuaderno principal. [12] Folio 26 del cuaderno principal. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2000-06535-01. [14] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24- 000-2014-00121-00. [15] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00). [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00391-00. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. [18] Folios 255 a 301 del cuaderno núm. 2. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, núm. único de radicación 2009- 00391-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.