PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De las marcas TAXIS LIBRES 2.11111 y LOS UNOS 111111 / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [S]e encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” (mixta) y “LOS UNOS 111111" (mixtas), que sirvieron de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, […] [L]a norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] [E]l Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulos los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 22067 de 2007, 01841 y 4936 2008, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “TAX EXPRESS 4.111111”, a favor del señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. […] Así pues, en el caso concreto, frente al cotejo entre las marcas “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta) y “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de las marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” (mixta) y “LOS UNOS 111111" (mixtas), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TAX EXPRESS 4.111111 y el nombre comercial LOS UNOS / PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL – Alcance / USO DEL NOMBRE COMERCIAL – Prueba / DERECHO SOBRE NOMBRE COMERCIAL – No se demostró respecto de LOS UNOS / REGISTRO MARCARIO – Respecto de la marca TAX EXPRESS 4.111111 Para la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que la sociedad actora COMUNICACIÓN TECH Y TRANSPORTES S.A. no probó el uso personal, real, efectivo y continuo del nombre comercial “LOS UNOS”, con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada, “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta)”, la cual fue presentada el 20 de mayo de 2005.

En primer lugar, se constata que, en la copia de la portada de la revista “TAXI TAXIMETRO”, Edición núm. 3, del tercer trimestre, en la que aparece el signo “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”, no se especificó el año; y que el original del periódico “Los Unos”, núm. 128, correspondiente al período entre julio 15 a agosto 15 de 2009, es posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca cuestionada (20 de mayo de 2005), razón por la cual no pueden ser tenidas en cuenta, toda vez que quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.

En segundo lugar, se estima que las referidas pruebas hacen referencia a los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”, así como a la denominación “LOS UNOS”, para identificar el producto, -periódico-, pero no demuestran que la expresión “LOS UNOS” se esté usando efectivamente para identificar los servicios de transporte, que ampara la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, que a juicio de la demandante identifica su nombre comercial. […] Sin embargo, se reitera, dichas pruebas no prueban el uso de la expresión “LOS UNOS” o del nombre comercial con relación a las actividades económicas que distingue la actora, esto es, con los servicios de transporte, que ampara la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, no puede perderse de vista que el nombre comercial no tiene como finalidad distinguir productos o servicios, o diferenciar un producto de otro, sino identificar la actividad que desarrolla un comerciante en el mercado. Asimismo, debe destacarse que quien alegue derechos sobre un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue. […] En tercer lugar, se observa que no se aportó documentación como facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación, documentos contables, certificaciones de auditoría, que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los servicios de transporte que, según de la actora, son identificados con el nombre comercial “LOS UNOS”, pruebas estas, entre otras, que pueden ser determinantes para demostrar un derecho existente sobre el nombre comercial, […] Así las cosas, habida cuenta que se no demostró la existencia de un derecho sobre un nombre comercial “LOS UNOS”, como lo exige la norma comunitaria, la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca “TAX EXPRESS 4.111111”, por lo cual la Sala considera que no se violó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, invocada por la sociedad demandante e interpretada por el Tribunal (respecto de su nombre comercial); y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “TAX EXPRESS 4.111111”, para amparar los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda en lo relativo a los argumentos expuestos por la actora sobre su nombre comercial “LOS UNOS”, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00491-00 Actor: COMUNICACIÓN TECH Y TRANSPORTES S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: LAS MARCAS “TAXIS LIBRES 2.111111” Y “LOS UNOS 111111” (MIXTAS), FUNDAMENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA, REGISTRADAS A FAVOR DE LA ACTORA, SE ENCUENTRAN CADUCADAS.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486, TODA VEZ QUE ESTA SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO "TAX EXPRESS 4.111111". REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. ADEMÁS, NO SE PROBÓ EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL “LOS UNOS”. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COMUNICACIÓN TECH Y TRANSPORTES S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 22067 de 24 de julio de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 01841 de 29 de enero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 4936 de 21 de febrero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 20 de mayo de 2005 el señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA solicitó el registro de la marca “TAX EXPRESS 4.111111" (mixta), para amparar servicios comprendidos en la Clase 39[2] de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el 29 de julio de 2005. 2°: Que, una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas “LOS UNOS 111111", que identifican servicios de las clases 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, y “TAXIS LIBRES 2.111111”, registrada en la Clase 39 de la citada Clasificación. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 22067 de 2007 la Jefe de la División de Signos Distintivos[3] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "TAX EXPRESS 4.111111", en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza[4], a favor del señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos a través de la Resolución núm. 01841 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 4936 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 136, literales a), b), y h), 154 y 172 de la Decisión 486, toda vez que las marcas en conflicto generan confusión en el público consumidor.

Señaló que a finales de los años ochenta adquirió la titularidad del registro de la marca “TAXIS LIBRES 2.111111” (mixta), que identifica los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes; que, además, tiene derechos adquiridos sobre la expresión “LOS UNOS”, en calidad de nombre comercial, comoquiera que venía realizando sus operaciones al ofrecer servicios de transporte de pasajeros, en especial, por medio de taxis, a través de un radio operador al que los usuarios acceden vía telefónica, mediante una llamada al PBX 2111111; y que es la misma expresión que se aprecia en el diseño de la marca.

Agregó que, dada la demanda de sus servicios, en el año 1992 adquirió un nuevo PBX, al que le correspondió el número telefónico 3111111, con el fin de mantener la unidad del good will marcario y la recordación de las marcas entre los usuarios, quienes identificaban el servicio como “LOS UNOS”. Relató que el 29 de junio de 2005 presentó solicitud de registro de las marcas “2111111” y “3111111”, contra la cual el señor HERNÁNDEZ GARCÍA presentó oposición, con el argumento de que existía riesgo de confusión con el registro del signo “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta), en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando ni siquiera contaba con un derecho consolidado.

Anotó que la sociedad actora prestaba sus servicios a través del signo “2.111111” o “LOS UNOS”, y, posteriormente, amplió su cobertura al 3.111111; y que bajo ese mismo proceso de expansión había de seguir con la denominación 4.11111, pues ese es el rasgo distintivo común de sus signos. Sostuvo que lo que discute y denuncia es que un competidor directo hace uso de un signo (“111111”), que fácil y lógicamente es considerado por los consumidores como suyo, pues “reproduce la parte que con mayor facilidad será recordada y usada por los consumidores para acceder al servicio identificado por la marca”; y que, precisamente, la parte de la marca de la cual es titular, que el consumidor recordará es la misma que hoy el señor HERNÁNDEZ GARCÍA utiliza en su signo, lo cual, además, hace parte de la familia de sus marcas y del concepto de los “UNOS”.

Adujo que, pese a que las marcas cotejadas contengan algunos gráficos, el elemento denominativo es el que predomina; y que si bien existen características adicionales a los números, cada una de las demás expresiones tienen un nivel distintivo bajo, pues las palabras “TAX” o “TAXIS” y las expresiones “LIBRES” y “EXPRESS” son absolutamente genéricas para identificar servicios de transporte de pasaje, luego se puede causar error en el consumidor, porque las marcas confrontadas pese a que no son idénticas, son confundibles, pues los servicios que ofrecen tienen conexidad competitiva y no cuentan con consumidores especializados.

Indicó que los signos confrontados evocan en la mente del consumidor una idea similar, pues este “aprehenderá las marcas” como herramientas que le permiten acceder a los servicios, identificados por dichas marcas, y es allí donde realmente radica su fuerza distintiva. Estimó que si bien es cierto que la actora no puede impedir que terceros utilicen las palabras “TAXIS” y/o “LIBRES”, también lo es que tiene un derecho exclusivo sobre la combinación de dichas expresiones y la especial combinación de números y letras, que conforman la familia de marcas “111111”, debido a que la serie de números indicados en esas marcas no puede estimarse como explicativa o de menor valor, en dicha expresión, en tanto que es el medio a través del cual el consumidor accede de forma telefónica al servicio ofrecido.

Puntualizó que el signo “TAX EXPRESS 4.111111” es confundible con sus marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), además de que presentan conexidad competitiva, en cuanto distinguen los mismos servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Advirtió que es titular legítimo del nombre comercial “LOS UNOS” y que la marca cuestionada es confundible con dicho nombre, el cual ha sido usado con anterioridad a la marca cuestionada.

Explicó que usa la expresión “LOS UNOS”, como su nombre comercial, entendido como una empresa organizada para la prestación de servicios de transporte, descritos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual tiene interés legítimo para impedir el registro de la marca cuestionada “TAX EXPRESS 4.111111”. Manifestó que sus marcas son notoriamente conocidas en el sector de transporte, como se demuestra con la extensa publicidad de la familia de marcas “LOS UNOS” y la extensión en el tiempo de la prestación de los servicios identificados por dichas marcas.

Alegó que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, al conceder el registro de la marca cuestionada sin tener en cuenta la existencia de sus marcas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC presentó contestación a la demanda de forma extemporánea, por lo cual no será tenida en cuenta. II. 2. El señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la marca solicitada cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, por lo cual no se encuentra afectada por la existencia previa de las marcas opositoras, pues está compuesta de un diseño indivisible y novedoso, que le otorga fuerza distintiva suficiente.

Advirtió que de acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486, solamente el registro de la marca otorga derechos exclusivos y excluyentes, pero el uso no da derecho. Afirmó que del hecho de que se presentara oposición con fundamento en la marca “TAX EXPRESS 4.111111” a las marcas de la actora, “2.111111” y “3.111111”, no se puede concluir que dicha marca cuestionada sea idéntica a las marcas “TAXIS LIBRES 2.111111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), por ser casos tratados bajo expedientes y condiciones totalmente diferentes.

Manifestó que no es cierto que “TAX EXPRESS 4.111111” sea confundible con marcas de la actora, “TAXIS LIBRES 2.111111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), debido a que cada una de ellas tienen la suficiente distintividad para coexistir en el mercado, sin ocasionar confusión, tal y como lo señaló la SIC al conceder el registro de la marca cuestionada.

Concluyó que la SIC obró conforme a derecho, en la medida que hizo un examen minucioso del signo cuestionado, al analizarlo con todos sus elementos característicos, que hacen parte integrante del mismo y que en su conjunto forman un todo indivisible, que constituye la novedad y distintividad de la marca solicitada a registro. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en que debe accederse a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que la SIC otorgó indebidamente el signo “TAX EXPRESS 4.111111”, que ampara servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, en cuanto es confundible con sus marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), que distinguen los mismos servicios, así como con su nombre comercial “LOS UNOS”.

IV.2- El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que la marca “TAX EXPRESS 4.111111” no es confundible con marcas de la actora, “TAXIS LIBRES 2.111111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), debido a que cada una de ellas tienen la suficiente distintividad para coexistir en el mercado, sin ocasionar confusión; y que no se aportó prueba alguna del uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

IV.3- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, dado que entre las marcas cotejadas no se genera riesgo de confusión, pues tienen elementos que permiten diferenciarlas, además de que al contener números telefónicos que arrojan marcaciones totalmente diferentes, el consumidor no podría confundirse.

IV.4- En esta etapa procesal, el Ministerio Público emitió concepto[5], considerando lo siguiente: Adujo que la marca “TAXIS LIBRES 2.111111” está conformada por una palabra genérica, la cual responde a la pregunta ¿qué es? un taxi. Alegó que la palabra “TAX” dentro de la marca “TAX EXPRESS 4.111111”, en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, evoca a un taxi, por lo que dentro del análisis de confundibilidad de las marcas las palabras “TAXI” y “TAX” deben ser excluidas, así como los números “2.111111” y “4.111111”, los cuales no son apropiables por medio de la normativa marcaria, máxime si se tiene en cuenta que son un número telefónico de contacto, de ahí que imposibilitar su uso desbordaría la normatividad que regula los registros marcarios, ya que no puede impedirse el uso de un número telefónico similar.

Indicó que el análisis referente al uso de un número telefónico similar, podría corresponder a otras instancias donde se debatiera la posibilidad de la ocurrencia de actos de competencia desleal. Sostuvo que el análisis marcario debe limitarse a los signos “LIBRES” y “EXPRESS”, los cuales son fonética, gramatical y conceptualmente diferentes, en el aspecto denominativo.

Anotó que, aunado a lo anterior, se encuentran las diferencias visuales que se observan en los signos, en relación con el aspecto gráfico, esto es: la forma de las letras, la disposición de las palabras y los colores, lo que las hace lo suficientemente distintivas y sin riesgo de confusión en el consumidor. Arguyó que frente al cotejo marcario o estudio de confundibilidad entre “TAX EXPRESS 4.111111” y el nombre comercial “LOS UNOS”, procedía el mismo análisis realizado, en el cual quedaban enfrentados el signo “EXPRESS” y “LOS UNOS”, los cuales, en virtud de sus diferencias fonéticas, gramaticales e ideológicas, gozan de la distintividad suficiente para una coexistencia pacífica en el mercado.

Expuso que aún cuando las marcas sean notorias deben coexistir en el mercado con otros signos, que por sus características o condiciones gocen de suficiente distintividad. Concluyó que la marca solicitada contiene elementos fonéticos, gramaticales, conceptuales y gráficos particulares, en relación con los signos previamente registrados, los cuales son suficientemente distintivos y, por tanto, le permiten coexistir pacíficamente en el mercado de forma pacífica.

Por tal razón, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[6]: “[…] 1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos LOS UNOS 111111 (mixto), TAXIS LIBRES 2111111 (mixto) y TAX EXPRESS 4111111 (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:7 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. C666666666666) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 1. En el presente caso se alega la confusión del nombre comercial LOS UNOS, con el signo mixto solicitado TAX EXPRESS 4111111 por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] 4.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. […] 2.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores". […] 9.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […] 2.

Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre los signos LOS UNOS 111111(mixto), TAXIS LIBRES 2111111 (mixto) y TAX EXPRESS 4111111 (mixto), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 3.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario18. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. […] (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar. pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: […] c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4.

Familia de marcas. 4.1. De acuerdo a lo alegado por COTECH S.A., ésta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término LOS UNOS, por lo que se desarrollará dicho tema. 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 4.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 5.

Signos conformados por denominaciones genéricas. 5.1 Teniendo en cuenta que en el presente proceso COTECH S.A. argumentó que las expresiones TAX O TAXIS y LIBRES o EXPRESS son genéricas para servicios de transporte de pasajeros, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 5.2 El literal f) del artículo 135 de fa Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] 5.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? En relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 5.5.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 5.6.No obstante, si la exclusión de los componentes genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 6.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 6.1. Como en el proceso interno se argumentó que las marcas LOS UNOS 111111 de COTECH S.A. son notoriamente conocidas en el sector del transporte se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 6.2.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo Xll, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. […] 6.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos (sic) mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 6.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 6.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 6.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 22067 de 24 de julio de 2007, concedió el registro de la marca “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta), en favor del señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, para distinguir servicios de la Clase 39[7] de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con sus marcas “TAXIS LIBRES 2.111111” (mixta), registrada con el certificado núm. 179579, que distingue servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, y “LOS UNOS 111111” (mixta), con los certificados de registro núms. 203219 y 203220, que amparan, respectivamente, servicios en las clases 38 y 39 de la citada Clasificación, así como con su nombre comercial “LOS UNOS”, además de que tienen conexidad competitiva.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal f)[8], 136, literales a), b) y h), 224[9] y 228[10] de la Decisión 486. En igual sentido, indicó que “[…] no procede la interpretación del artículo 154 sobre el uso exclusivo de la marca, ni el artículo 172 de la referida normativa, sobre la nulidad absoluta o relativa de la marca, lo cual no se discute en el presente caso […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:   a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;  b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;  c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;  d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;  e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;  f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;  g) el valor contable del signo como activo empresarial;  h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,  i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;   j) los aspectos del comercio internacional; o,  k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.  […]”.

ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD Y COTEJO MARCARIO DE LA MARCA “TAX EXPRESS 4.111111” (MIXTA), FRENTE A LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “TAXIS LIBRES 2.11111” Y “LOS UNOS 111111" (MIXTAS). Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad y el correspondiente cotejo de la marca “TAX EXPRESS 4.111111” (MIXTA), frente a las marcas previamente registradas, “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (MIXTAS).

Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada[11], se advierte que las marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” (mixta) y “LOS UNOS 111111" (mixtas), identificadas con los certificados de registro núms. 179579, 203219 y 203220, otorgadas en favor de la actora y con base en la cuales promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con el signo cuestionado “TAX EXPRESS 4.111111” (mixto), concedido a favor del señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, se encuentran caducadas.

En efecto, los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 12 de mayo de 2015 y 21 de noviembre de 2017, respectivamente, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” (mixta) y “LOS UNOS 111111" (mixtas), que sirvieron de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 3 de septiembre de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que las marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” (mixta) y “LOS UNOS 111111" (mixtas), identificadas con los certificados de registro núms. 179579, 203219 y 203220, otorgadas en favor de la actora, se encuentran caducadas, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 12 de mayo de 2015 y 21 de noviembre de 2017, respectivamente, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, habida cuenta que dichos signos fueron el fundamento para que la actora promoviera la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con la marca cuestionada, “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta), concedida a favor del señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, el Despacho dispone que por Secretaría se descargue, del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio, el reporte correspondiente sobre el estado actual de los registros marcarios núms. 179579, 203219 y 203220, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

(Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008[12], citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP- 2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. -.Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulos los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 22067 de 2007, 01841 y 4936 2008, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “TAX EXPRESS 4.111111”, a favor del señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[13], en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). También se advierte en la citada sentencia, que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, las marcas previamente registradas, “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), concedidas a favor de la actora, se encuentran caducadas, lo que impide a la Sala efectuar el cotejo marcario de estas marcas frente a la nulidad del registro del signo cuestionado “TAX EXPRESS 4.111111”, el cual estima confundible, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

Frente a este asunto y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, la Sección en sentencia de 21 de febrero de 2019[14], consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa. […] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. […] (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

En este orden, la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

(vi) La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento.[…]” (Destacado fuera de texto). Y posteriormente, en sentencia de 26 de junio de 2020[15], la Sala reiteró dicha posición, así: “[…] 58.

Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. 59.

Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY […]” (Destacado fuera de texto). Así pues, en el caso concreto, frente al cotejo entre las marcas “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta) y “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de las marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” (mixta) y “LOS UNOS 111111" (mixtas), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL “LOS UNOS” Ahora, la Sala debe establecer si la actora ha usado el nombre comercial “LOS UNOS”, con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada, “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta), para lo cual debe referirse al alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la sociedad demandante adujo la violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que ha usado la expresión “LOS UNOS”, como su nombre comercial, entendido como una empresa organizada para la prestación de servicios de transporte, descritos en la Clase 39[16] de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la que tiene interés legítimo para impedir el registro de la referida marca cuestionada.

Sobre el nombre comercial, es del caso poner de presente que, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal consideró: “[…] 2.1. En el presente caso se alega la confusión del nombre comercial LOS UNOS, con el signo mixto solicitado TAX EXPRESS 4111111 por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 2.2.

El literal b) del artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial. 2.3. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende el nombre comercial como “… cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil.” 2.4.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. […] 2.6. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 2.7.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores". […] 2.10.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […] 2.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 2.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 2016[17], en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”[18] c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada. En relación con las pruebas allegadas al expediente para demostrar el uso del nombre comercial “LOS UNOS”[19] de la parte actora, figuran las siguientes: - Copia de revista “TAXI TAXIMETRO”, Edición núm. 11, de enero y febrero de 1995, con los titulares “Los números uno se unen”, “Amigo Taxista”, “Nuestra gente a su servicio” y “Deportivas, en la que aparece la marca “TAXIS LIBRES 211111”.[20] - Copia de la portada de la revista “TAXI TAXIMETRO”, de diciembre de 1990, en la que aparece la portada, la marca “PHILLIPS” y la marca “TAXIS LIBRES 211111”.[21] - Copia de la portada de la revista “TAXI TAXIMETRO”, Edición núm. 5, del primer trimestre de 1992, con los titulares “El Alcalde y el Transporte”, “Empresa de Servicios para usted”, “Uldarico Aconseja”, “Su Taxi: El más bonito”, “Como subir”, en la que aparece la marca “TAXIS LIBRES 211111”.[22] - Copia de la portada de la revista “TAXI TAXIMETRO”, Edición núm. 3, del tercer trimestre, sin especificar el año, en la que aparece el signo “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.” [23] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en junio de 2002, con el titular “Funcionarios corruptos dan pases hasta a ciegos y finados, porque no verifican”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.” [24] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en mayo de 2002, con el titular “Nuestros Congresistas reafirman sus compromisos con los transportadores del servicio público”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[25] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en abril de 2002, con el titular “Aplazado para del transporte público en Bogotá: Triunfo de la inteligencia”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[26] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en marzo de 2002, con el titular “¡Gracias Bogotá, Gracias Colombia!”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 211111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”.[27] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en febrero de 2002, con el titular “Por un magnífico futuro y la integración de nuestro gremio de transportadores del servicio público, votemos todos por Gonzalo Gutiérrez a la Cámara y Guillermo Chávez al Senado”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[28] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en enero de 2002, con el titular “¡Lanzado el Proyecto Político Nacional!”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[29] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en diciembre de 2001, con el titular “¡Aclaman a Guillermo Chávez al senado y a Gonzalo Gutiérrez a la Cámara!”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[30] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en noviembre de 2001, con el titular “¡José Eduardo Hernández al Senado!”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[31] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en octubre de 2001, con el titular “Transporte unido de Colombia buscará curules en Cámara y Senado”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.” [32] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en septiembre de 2001, con el titular “Los 23 días que estremecieron a Bogotá”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.” [33] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en agosto de 2001, con el titular “15 años de lucha y solidaridad”, en el que aparecen los signos “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[34] - Copia del periódico “Los Unos”, emitido en julio de 2001, con los titulares “No habrá taxis Transmilenio”, “El regreso de Maturana”, y “Lo del pico y placa está en estudio”, en el cual aparecen los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[35] - Copia de la portada del periódico “Los Unos”, emitido en junio de 2001, con el titular “No al pico y placa”, en el cual aparecen los signos “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[36] - Original del periódico “Los Unos”, núm. 128, correspondiente al período entre julio 15 a agosto 15 de 2009, en el cual aparecen los signos “TAXIS LIBRES 211111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”[37] Para la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que la sociedad actora COMUNICACIÓN TECH Y TRANSPORTES S.A. no probó el uso personal, real, efectivo y continuo del nombre comercial “LOS UNOS”, con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada, “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta)”, la cual fue presentada el 20 de mayo de 2005.

En primer lugar, se constata que, en la copia de la portada de la revista “TAXI TAXIMETRO”, Edición núm. 3, del tercer trimestre, en la que aparece el signo “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”, no se especificó el año; y que el original del periódico “Los Unos”, núm. 128, correspondiente al período entre julio 15 a agosto 15 de 2009, es posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca cuestionada (20 de mayo de 2005), razón por la cual no pueden ser tenidas en cuenta, toda vez que quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.

En segundo lugar, se estima que las referidas pruebas hacen referencia a los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”, así como a la denominación “LOS UNOS”, para identificar el producto, -periódico-, pero no demuestran que la expresión “LOS UNOS” se esté usando efectivamente para identificar los servicios de transporte, que ampara la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, que a juicio de la demandante identifica su nombre comercial.

En efecto, se tiene que, por una parte, las copias de la revista “TAXI TAXIMETRO” están referidas a la marca “TAXIS LIBRES 211111” y, por la otra, las copias y el original del periódico “Los Unos” prueban el uso de dicha expresión para identificar el producto, -periódico-, pues así se denomina el periódico, además de que demuestran el uso o publicidad de los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.” Sin embargo, se reitera, dichas pruebas no prueban el uso de la expresión “LOS UNOS” o del nombre comercial con relación a las actividades económicas que distingue la actora, esto es, con los servicios de transporte, que ampara la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, no puede perderse de vista que el nombre comercial no tiene como finalidad distinguir productos o servicios, o diferenciar un producto de otro, sino identificar la actividad que desarrolla un comerciante en el mercado.[38] Asimismo, debe destacarse que quien alegue derechos sobre un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue.[39] Así lo ha sostenido el Tribunal en varios pronunciamientos, entre ellos, la Interpretación Prejudicial 561-IP-2015 del 15 de septiembre de 2016, en la que indicó: “[…] 1.5.

Como se ha manifestado, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, constante, efectivo. Estos factores tienen como fin la determinación clara de que el nombre comercial se esté usando públicamente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique la o las actividades de un comerciante determinado y que además el signo como tal, mantenga sus características esenciales. […]” (Destacado fuera de texto).

En tercer lugar, se observa que no se aportó documentación como facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación, documentos contables, certificaciones de auditoría, que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los servicios de transporte que, según de la actora, son identificados con el nombre comercial “LOS UNOS”, pruebas estas, entre otras, que pueden ser determinantes para demostrar un derecho existente sobre el nombre comercial, conforme lo indicó esta Sección, en la sentencia de 3 de diciembre de 2018[40], cuando al efecto precisó lo siguiente: “[…] La Sala constató del acervo probatorio allegado al proceso por la parte demandante que no aportó documentación como facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación, documentos contables, certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos y servicios identificados con el nombre comercial CALZADO WAL S LTDA. De lo anterior se desprende que la parte demandante no demostró un derecho existente sobre el nombre comercial CALZADO WAL S LTDA por no haber probado el uso real, efectivo y constante sobre el nombre comercial mixto CALZADO WAL S LTDA. […]” (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, habida cuenta que se no demostró la existencia de un derecho sobre un nombre comercial “LOS UNOS”, como lo exige la norma comunitaria, la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca “TAX EXPRESS 4.111111”, por lo cual la Sala considera que no se violó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, invocada por la sociedad demandante e interpretada por el Tribunal (respecto de su nombre comercial); y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “TAX EXPRESS 4.111111”, para amparar los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda en lo relativo a los argumentos expuestos por la actora sobre su nombre comercial “LOS UNOS”, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería al doctor DIEGO MUÑOZ MARROQUÍN, como apoderado de la sociedad actora, de conformidad con el poder y los documentos obrantes a folios 336 y 3 del cuaderno principal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DECLARAR, frente al cotejo de las marcas “TAX EXPRESS 4.111111” (MIXTA) y “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (MIXTAS), que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, en lo relativo a los argumentos manifestados por la actora sobre su nombre comercial “LOS UNOS”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER al doctor DIEGO MUÑOZ MARROQUÍN, como apoderado de la sociedad actora, de conformidad con el poder y los documentos obrantes a folios 336 y 3 del cuaderno principal.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 28 de octubre de 2021. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00491-00 Actor: COMUNICACIÓN TECH Y TRANSPORTES S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021, en el asunto de la referencia, manifiesto que, aunque la comparto, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 28 de octubre de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 1.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021, resolvió: “[…]

PRIMERO: DECLARAR, frente al cotejo de las marcas “TAX EXPRESS 4.111111” (MIXTA) y “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (MIXTAS), que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, en lo relativo a los argumentos manifestados por la actora sobre su nombre comercial “LOS UNOS”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER al doctor DIEGO MUÑOZ MARROQUÍN, como apoderado de la sociedad actora, de conformidad con el poder y los documentos obrantes a folios 336 y 3 del cuaderno principal.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[41]; ii) de conformidad con el inciso 4.°[42] ibidem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que los registros marcarios núms. 179579, 203219 y 203220 correspondientes, los dos primeros, a las marcas mixtas Taxis Libres 2.111111 y, el último, a la marca mixta Los Unos 11111: se encontraban caducados, por falta de renovación. 3.

Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó “[ ] poner fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[43], sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[44], sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.

En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] “[…] Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes, organización de viajes; servicios prestados transportando personas o mercancías y los servicios relacionados con esos transportes, transporte de pasajeros en vehículos taxi; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte. […]”. [3] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [4] Dicha clase ampara los siguientes servicios: “[…] Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios prestados transportando personas o mercancías y los servicios relacionados con esos transportes, transporte de pasajeros en vehículos taxi; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte […]”. [5] Folios 318 a 328, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2018. [6] Proceso 29-IP-2018. [7] “[…] Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes, organización de viajes; servicios prestados transportando personas o mercancías y los servicios relacionados con esos transportes, transporte de pasajeros en vehículos taxi; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte […]”. [8] Esta norma fue interpretada de oficio por el Tribunal. [9] Ibidem [10]Ibidem [11] www.sipi.sic.gov.co, consultado el 3 de septiembre de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [12] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012- 00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [16] “[…] Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes, organización de viajes; servicios prestados transportando personas o mercancías y los servicios relacionados con esos transportes, transporte de pasajeros en vehículos taxi; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte. […]”. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00453-00. [18] Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000. [19] En la página web de la entidad demandada, https://sipi.sic.gov.co, consultada el 21 de octubre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, no se encontró el depósito del nombre comercial “LOS UNOS”, razón por la cual corresponde determinar la existencia del derecho conforme al acervo probatorio, y al respecto la Sala se pronunciará en el análisis del caso. [20] Folios 28 a 33 del cuaderno principal. [21] Folios 34 a 35 del cuaderno principal. [22] Folios 36 a 40 del cuaderno principal. [23] Folio 41 del cuaderno principal. [24] Folio 42 del cuaderno principal. [25] Folio 43 del cuaderno principal. [26] Folio 44 del cuaderno principal. [27] Folio 45 del cuaderno principal. [28] Folio 46 del cuaderno principal. [29] Folio 47 del cuaderno principal. [30] Folio 48 del cuaderno principal. [31] Folio 49 del cuaderno principal. [32] Folio 50 del cuaderno principal. [33] Folio 51 del cuaderno principal. [34] Folio 52 del cuaderno principal. [35] Folios 53 a 55 del cuaderno principal. [36] Folio 56 del cuaderno principal. [37] Folio 57 del cuaderno principal. [38] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00068-00. [39] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00391-00. [40] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00112-00. [41] “[…] Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial […]”. [42] “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. [43] “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. [44] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.