PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Requisitos / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Notoriedad / SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCA NOTORIA – Análisis consecuencial diferente / MARCA NOTORIA – Protección / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Prueba / DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO – Traducción / DOCUMENTOS ALLEGADOS EN IDIOMA DISTINTO AL CASTELLANO – No valoración / SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – No se protegen cuando simplemente se argumente su notoriedad / MARCA NOTORIA – No lo es VALENTINO COUTURE / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - De la marca mixta VALENTINO COUTURE para distinguir relojería, producto comprendido en la clase 14 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina.

Aunado a lo anterior, del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala también observa que éstos no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del citado signo “VALENTINO COUTURE”, ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que el mismo fuera conocido por un alto porcentaje de la población colombiana, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, habida cuenta que únicamente aportaron material publicitario elaborado para países extracomunitarios.

Además, es del caso precisar que el tercero con interés directo solicitó la cancelación parcial únicamente en relación con la relojería, esto es, respecto de un producto de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a los cuales tampoco se demostró el uso, pues los catálogos y demás material publicitario aportado al proceso se relacionaban en su mayoría con prendas de vestir, las cuales se encuentran comprendidas en la Clase 25 de la citada Clasificación. Al respecto, la Sala reitera que algunos de los elementos probatorios aportados se encontraban escritos en idioma extranjero sin contar con traducción oficial, otros tenían fechas que estaban por fuera del período dentro del cual se debía demostrar el uso del signo cuestionado, por lo que los mismos resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo del signo cuestionado para relojería, en tanto no demuestran que ese producto se encontraba puesto en el comercio o disponible en el mercado bajo la denominación “VALENTINO COUTURE”, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Cabe señalar que la actora no probó siquiera el uso de alguno de los productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual tampoco era procedente realizar un análisis de similitud de productos, en la medida en que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, indicó que para poder realizar dicho análisis, debía demostrarse el uso de alguno de los productos para los cuales se registró inicialmente la marca. […] En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que la marca “VALENTINO COUTURE” fuera notoria y que con ello se rompía el principio de uso real y efectivo, así como tampoco se probó que la misma fuese usada para distinguir relojería, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada de cancelar parcialmente el registro del signo cuestionado, por no uso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 8 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 260 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00029-00 Actor: VALENTINO S.P.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 145.210 DE LA MARCA MIXTA “VALENTINO COUTURE”, PARA DISTINGUIR RELOJERIA, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 14 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE LA MISMA FUESE NOTORIA NI SU USO REAL Y EFECTIVO EN LA CANTIDAD Y MODO REQUERIDOS SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad VALENTINO S.P.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

La nulidad de las resoluciones núms. 50437 de 30 de septiembre de 2009, "Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca"; 55361 de 29 de octubre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos[1] de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y 42978 de 19 de agosto de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca “VALENTINO COUTURE”, en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 145.210, el siguiente producto: “[…] relojería […]”. 3ª.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 27 de enero de 2009 la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA. presentó solicitud de cancelación parcial por no uso del registro 145.210, correspondiente a la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, que distingue productos de la Clase 14[2] de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es de su propiedad, con fundamento en que la misma no había sido utilizada para comercializar “[…] relojería […]”, durante los tres años anteriores a la presentación de la petición. 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que sí había dado uso real y efectivo del signo mixto “VALENTINO COUTURE”, para identificar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante la Resolución núm. 50437 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la cancelación parcial por no uso de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, para distinguir los productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, excluyendo de su cobertura el siguiente producto: “[…] relojería […]”, comprendidos en la citada Clase. 4º: Que, como consecuencia de la anterior limitación, el certificado núm. 145.210, correspondiente a la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, únicamente distinguiría los siguientes productos: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos […]”, en dicha Clase. 5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero, a través de la Resolución núm. 55361 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 42978 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 165 de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que la marca “VALENTINO COUTURE” es notoriamente conocida; y que si bien es cierto que sus productos no son comercializados dentro del mercado, también lo es que es ampliamente conocida por el sector pertinente, lo que significa que los consumidores reconocen que ella identifica determinados productos para lo cuales es conocida, cumpliendo a cabalidad su función distintiva, así como la publicitaria y la de reputación. Expresó que los productos que ampara la marca “GEOVANI VALENTINO”, de propiedad se la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA, son de baja calidad, por cuanto provienen del País de la China, a diferencia de los que identifica la marca “VALENTINO COUTURE”, de su propiedad, de los cuales presume que son de altas condiciones.

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 166, 167, 168, 169, y 170, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Aseguró que la realidad marcaria en Colombia evidencia que en el mercado no participan ni tienen presencia más del 70% de las marcas registradas en el País; y que solo el 30% se usan realmente. Señaló que las pruebas allegadas dentro del trámite administrativo, adelantado por la SIC, no fueron debidamente valoradas, inadmitiendo la mayoría por estar escrito en idioma inglés, lo que, a su juicio, fue ilegal debido a que la Ley sí permite aportar documentos en idioma diferente al castellano. Insistió en que los libros y catálogos aportados al expediente administrativo no fueron valorados por estar escritos en un idioma distinto al español, ejemplares originales que no requerían autenticación ni traducción alguna.

Afirmó que la totalidad de las pruebas aportadas al procedimiento administrativo son pertinentes, dado que están dirigidas a probar la notoriedad de la marca “VALENTINO COUTURE”, la cual es ampliamente reconocida desde los años 70; y que dado su amplio reconocimiento, no podía ser cancelada. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 224, 225 y 229, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Agregó que la Decisión 486 no establece ninguna tasa oficial a cargo del titular de una marca en la actuación administrativa de cancelación por no uso de ella.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al igual que en la jurisprudencia y la doctrina sobre ese asunto.

Aclaró que solicitud la cancelación parcial, por no uso, presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, procedía únicamente respecto de la relojería, puesto que de las pruebas aportadas la actora no logró demostrar su uso ni mucho menos que permitieran inferir que fuese notoria por el grado de reconocimiento en el sector pertinente.

Precisó que, en efecto, las pruebas aportadas por la sociedad VALENTINO S.P.A. no demostraban que la marca “VALENTINO COUTURE” fuese reconocida por el consumidor como un signo notorio en el mercado colombiano para relojes. Adujo que la actora no demostró que la marca cuestionada había sido usada real y efectivamente en el comercio para distinguir relojes; y que como la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA. pretendía únicamente cancelar dicho registro marcario en relación con la relojería, cuyo uso no quedó probado, resultaba procedente cancelar el signo cuestionado para dicho producto.

II.-2. La sociedad IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. En esta etapa procesal, tanto la actora como la SIC, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[3]: “[…] 1.

La cancelación parcial por no uso de la marca 1.1. En el presente caso, Importadora Comercial Lai Lta, solicitó la cancelación parcial de la marca VAENTINO COUTURE (mixta), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 1.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Resaltado agregado). 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 2.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 2.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Valentino S.P.A. logró o no acreditar el uso de la marca VALENTINO COUTURE (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486. 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3.

El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. […] 3.11.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. […] 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca VALENTINO COUTURE (mixta) cuyo titular es Valentino S.P.A., es notoriamente conocida, por lo cual ni podría ser cancelada, razón por la cual se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 4.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […] La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias 4.12.

En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio del uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba de uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. […] 4.16.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca VALENTINO COUTURE (mixta) cuyo titular es Valentino S.P.A. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de su cancelación, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 50437 de 2009, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, con el certificado núm. 145.9210, cuyo titular es la sociedad VALENTINO S.P.A., en el sentido de excluir de su cobertura la relojería comprendida en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada estableció que dicha marca, distinguirá los siguientes productos de la citada Clase 14: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos […]”. En efecto, dicha marca fue registrada en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; relojería, joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos […]”, pero a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que no demostró el uso de la relojería. Al respecto, la actora alegó que la marca “VALENTINO COUTURE” es notoriamente conocida; y que si bien es cierto que sus productos no son comercializados dentro del mercado, también lo es que es ampliamente conocida por el sector pertinente, lo que significa que los consumidores reconocen que ella identifica determinados productos para lo cuales es conocida, cumpliendo a cabalidad su función distintiva así como la publicitaria y la de reputación. Por su parte, la SIC, en la contestación de la demanda, adujo que la solicitud de la cancelación parcial, por no uso, presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, procedía únicamente respecto de la relojería, pues de las pruebas aportadas la actora no logró demostrar su uso ni mucho menos que permitieran inferir que fuese notoria por el grado de reconocimiento en el sector pertinente.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166, 167, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”. Además, estimó que “[…] no procede realizar la interpretación de los artículos 168, 169, 170, 225 y 229 de la Decisión 486, debido a que no es objeto de controversia el derecho de preferencia originado por la cancelación de un registro de marca; la decisión emitida por la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación de un registro marcario ni su notificación; así como tampoco, el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, ni la notoriedad de un signo solicitado a registro […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:   a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;  b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;  c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;  d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;  e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;  f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;  g) el valor contable del signo como activo empresarial;  h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,  i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;   j) los aspectos del comercio internacional; o,  k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.  […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación parcial por falta de uso de la marca “VALENTINO COUTURE” (mixta), para distinguir relojería, producto comprendido en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es necesario abordar, previamente, el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida en relación con la cancelación por falta de uso.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal sostuvo: “[…] 4.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] 4.12.

En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 4.13 Si la marca renombrada y la marca notoria (regulada en la Decisión 486) son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 4.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. 4.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina […]”.

(Destacado fuera de texto). En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también frente a aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada.

Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, debe realizarse, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, un análisis consecuencial diferente al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus, así no haya sido usada; y que en ese análisis debe tenerse en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas.

Así discurrió la Sección en la sentencia proferida el 12 de abril de 2012[4]: “[…] Respecto a la protección de la marca notoriamente conocida, en relación con la cancelación por no uso de alguno de sus productos que distingue, se traen a colación algunos aspectos tratados por el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial antes reseñada: […] Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad[5]”.

(Proceso 160-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 diciembre de 2005). En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.

Sobre el tema en particular, el Tribunal estima pertinente remitirse al PROCESO 46-IP-2006, que en un caso similar, expresó: […] “Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos: Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor. […] Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use. […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, tratándose de las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 12 de mayo de 2014[6], en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para el caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”. (Destacado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la demandante alegó que la marca “VALENTINO COUTURE” es notoriamente conocida para distinguir los siguientes productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; relojería, joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos […]”, la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer el estatus de notoria de la citada marca, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación[7], esto es, en el período comprendido entre el 27 de enero de 2006 y 27 de enero de 2009.

Para el efecto, en el caso sub lite, la demandante aportó las siguientes pruebas para demostrar la notoriedad de dicha marca: -. Copia del libro denominado “Fashion Memoir Valentino”, que se encuentra idioma inglés, edición de 1996. [8] -. Copia del libro denominado “Valentino’s Magic”, que se encuentra idioma inglés, edición de 1998.[9] -.

Impresión del artículo “Valentino’s Day” de la revista Time, que se encuentra en idioma inglés, edición de 1998. [10] -. Impresión de publicaciones relacionadas con la marca “VALENTINO” en periódicos y revistas de las cuales no se observa un título específico, que se encuentran escritos en inglés, francés, italiano, alemán y cantonés, entre los años 1979 y 1998. [11] -.

Copia del libro denominado “Valentino 45Th Anniversary”, que contiene apartes de revistas en inglés, italiano, cantonés, entre otros, edición 2007. [12] -. Copia del libro denominado “45 Years of Style at the Museum of Ara Pacis”, que se encuentra en italiano con traducción al idioma inglés, edición 2007. [13] -. Impresiones de apartes de revistas con publicidad de la marca “VALENTINO” entre 1979 y 1998. [14] -.

Copia del catálogo de prendas de vestir distinguidos con la marca “VALENTINO”, ediciones impresas entre 1996 a 1998. [15] -. Copia de los certificados de registro de las marcas “VALENTINO” en Canadá, Benelux, Unión Europea, Italia y Reino Unido. [16] -. Copia de material publicitario de prendas de vestir identificadas con las marcas “VALENTINO”, “VALENTINO COUTURE” y “V” encerrada en un óvalo, en los países de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Singapur en el 2007.[17] -.

Impresiones de apartes de la revista “VOGUE ESPAÑA” con publicidad relacionada con la marca “VALENTINO”, ediciones de julio y agosto de 2007. [18] -. Impresiones de la página web www.valentino.com con fotografías de algunos relojes distinguidos con la marca “VALENTINO”. [19] De las pruebas atrás relacionadas, la Sala considera que éstas no demuestran la notoriedad de la marca “VALENTINO COUTURE”, para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

En primer lugar, se observa que los libros titulados “Fashion Memoir Valentino”, “Valentino’s Magic”, “Valentino 45Th Anniversary” y “45 Years of Style at the Museum of Ara Pacis” no pueden ser valoradas, por cuanto se encuentran en idioma inglés sin contar con traducción oficial. Ciertamente, el artículo 260 del CPC[20], hoy artículo 251 del Código General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.

Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano. Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 2020[21], al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).

En segundo lugar, se considera que las impresiones de apartes de revistas con publicidad de la marca “VALENTINO” entre 1979 y 1998 y los catálogos de productos distinguidos por dicho signo de ediciones impresas entre 1996 y 1998, se encuentran por fuera del marco temporal dentro del cual se debía demostrar que fuese notoria, esto es, entre el 27 de enero de 2006 y el 27 de enero de 2009, que correspondía al período dentro del cual se debía demostrar el uso del signo cuestionado.

En tercer lugar, la Sala estima que las impresiones de apartes de la revista “VOGUE ESPAÑA” así como los certificados de registro de dicho signo en Canadá, Benelux, Unión Europea, Italia y Reino Unido y el material publicitario de prendas de vestir identificadas con las marcas “VALENTINO”, “VALENTINO COUTURE” y “V” encerrada en un óvalo, en los países de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Singapur, no demuestran el grado de conocimiento de los consumidores sobre dicho signo, ni su utilización dentro del mercado del país, en tanto que con estos documentos no se prueba que los productos hayan sido puestos a disposición de los consumidores en el mercado colombiano. Al respecto, cabe advertir que el Tribunal ha señalado que no se protegerá a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad[22].

Adicionalmente, los referidos medios probatorios, no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “VALENTINO COUTURE” o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para entender demostrada la notoriedad de esta última.

Y, en cuarto lugar, en relación con las impresiones de la página web www.valentino.com con fotografías de algunos relojes distinguidos con la marca “VALENTINO”, se advierte que dichas pruebas, en sí mismas, no dan plena certeza de la notoriedad del signo en los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en tanto no informan sobre las ventas de los productos bajo esa marca.

En este sentido, la Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina.

Aunado a lo anterior, del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala también observa que éstos no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del citado signo “VALENTINO COUTURE”, ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que el mismo fuera conocido por un alto porcentaje de la población colombiana, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, habida cuenta que únicamente aportaron material publicitario elaborado para países extracomunitarios.

Además, es del caso precisar que el tercero con interés directo solicitó la cancelación parcial únicamente en relación con la relojería, esto es, respecto de un producto de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a los cuales tampoco se demostró el uso, pues los catálogos y demás material publicitario aportado al proceso se relacionaban en su mayoría con prendas de vestir, las cuales se encuentran comprendidas en la Clase 25 de la citada Clasificación. Al respecto, la Sala reitera que algunos de los elementos probatorios aportados se encontraban escritos en idioma extranjero sin contar con traducción oficial, otros tenían fechas que estaban por fuera del período dentro del cual se debía demostrar el uso del signo cuestionado, por lo que los mismos resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo del signo cuestionado para relojería, en tanto no demuestran que ese producto se encontraba puesto en el comercio o disponible en el mercado bajo la denominación “VALENTINO COUTURE”, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Cabe señalar que la actora no probó siquiera el uso de alguno de los productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual tampoco era procedente realizar un análisis de similitud de productos, en la medida en que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, indicó que para poder realizar dicho análisis, debía demostrarse el uso de alguno de los productos para los cuales se registró inicialmente la marca.

En efecto, así lo indicó cuando razonó de la siguiente manera: “[…] 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. […]” En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que la marca “VALENTINO COUTURE” fuera notoria y que con ello se rompía el principio de uso real y efectivo, así como tampoco se probó que la misma fuese usada para distinguir relojería, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada de cancelar parcialmente el registro del signo cuestionado, por no uso.

De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar parcialmente la marca “VALENTINO COUTURE” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 145.210, bajo la titularidad de VALENTINO S.P.A., para amparar relojería de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de septiembre de 2021. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [2] La marca fue concedida para los siguientes productos: “[…] metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; relojería; joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos. […]”. [3] Proceso 338-IP-2019. [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de abril de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040032200. [5] ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, número único de radicación 11001032400020080005300, C.P. María Elizabeth García González [7] La solicitud de cancelación de la marca “VALENTINO COUTURE” fue presentada el 27 de enero de 2009. [8] Anexo núm.3 [9] Anexo núm 4. [10] Anexo núm 5. [11] Anexo núm 6. [12] Anexo núm 8. [13] Anexo núm. 10. [14] Anexo núm. 7. [15] Folio 110 del anexo núm. 1. [16] Folios 83 a 89 del anexo núm. 1. [17] Anexo núm. 11. [18] Anexo núm. 12 [19] Folio 111 a 114 del anexo núm. 1. [20]

ARTÍCULO 260. “[…] Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente […].” [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013- 00200-00.