PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto CHROMA CHEM y la marca mixta KHROMA previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede respecto del signo mixto CHROMA CHEM en la clase 16 por existir similitud, riesgo de confusión y conexión competitiva con la marca mixta KHROMA registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “CHROMA- ”, y la marca previamente registrada “KHROMA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “HROMA”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión del guion intermedio “-” en el signo cuestionado y en el intercambio de la letra “K” por una “C”, los cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “KHROMA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por la palabra “CHROMA” y un guion intermedio “-”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que casi reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “KHROMA”, lo que lleva a que el signo solicitado “CHROMA-” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “CHROMA” del signo cuestionado, “CHROMA- ”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “K/C HROMA”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “CHROMA-”; y aunque el signo solicitado tiene un guion intermedio “-”, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “CHROMA”.

Además, es del caso señalar que la pronunciación de las letras “K” y “C” es exactamente igual, pues ambas representan un fonema consonántico oclusivo velar sordo. […] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones enfrentadas “KHROMA” y “CHROMA-”, como ya se dijo, corresponden a signos de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “K/CHROMA”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] [L]a expresión cuestionada, “CHROMA-CHEM”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] material instructivo y educativo (excepto aparatos); material impreso para mercadeo empleado en relación con la venta de revestimientos protectores y decorativos, a saber, paletas de colores, álbumes de colores, juegos de cartas de colores, guías de formulación, carpetas para arquitectos y fichas de colores para arquitectos. […]”.

La marca previamente registrada, “KHROMA”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 16: “[…] etiquetas en todo tipo de materias (excepto telas). […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 16 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una misma finalidad; pertenecen al mismo género, esto es, materiales impresos; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en papelerías; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos. Adicionalmente, la Sala observa que las etiquetas en todo tipo de materias que distingue la marca previamente registrada pueden ser sustitutos razonables con los materiales impresos que pretende amparar el signo solicitado, pues ante la ausencia del primero el consumidor los reemplazaría con cualquier tipo de material impreso que cumpla las mismas funciones de una etiqueta.

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto CHROMA CHEM y la marca mixta KHROMA previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es CHEM en la clase 16 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No pueden ser apropiadas por un solo titular marcario / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del cotejo marcario En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas para la citada Clase 16 que contienen la expresión “CHEM”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, se excluirá del cotejo la palabra “CHEM”.

SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO - Reglas para juzgar si un signo lo es o no / CHROMA - No signo descriptivo / KHROMA - No signo descriptivo / SIGNO DE FANTASÍA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que las expresiones “CHROMA” y “KHROMA” no son evocativas de la palabra “CROMÁTICA” y mucho menos que describan o informen de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen los signos enfrentados.

En ese orden de ideas, debe considerarse que las expresiones en mención pueden ser catalogadas como de fantasía, porque las mismas no poseen un significado propio en el lenguaje castellano, en la medida en que el consumidor en este caso no las asociaría de manera unívoca con “CROMÁTICO”, sino que tendría que hacer una deducción no evidente.

PODERES – Otorgamiento / PODER GENERAL – Requisitos / PODER ESPECIAL – Requisitos / EXCEPCIÓN DE FALTA DE PODER – No probada / EXCEPCIÓN DE FALTA DE REQUISITOS DEL PODER GENERAL APORTADO – No probada La referida sociedad [KHROMA ETIQUETAS LTDA] propuso las excepciones de “Falta de Poder”, toda vez que en el expediente no obra poder especial otorgado por la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION a los doctores Álvaro Correa Ordoñez, Ricardo Metke Méndez, Olga Georgette Otero o Juan Pablo Concha Delgado, dirigido al Consejo de Estado con las atribuciones especiales y el mandato para el cual se confiere, esto es, para iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos aquí acusados; y la de “Falta de requisitos del poder general aportado”, por cuanto el poder allegado por la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION a los doctores Álvaro Correa Ordoñez, Ricardo Metke Méndez, Olga Georgette Otero y Juan Pablo Concha Delgado, no cumple con los requisitos para promover la acción de nulidad que se pretende.

Al respecto, la Sala considera que las situaciones antes descritas corresponderían a la “Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del Código de Procedimiento Civil. […] [L]a Sala considera que los argumentos expuestos por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no son de recibo, pues, contrario a lo afirmado por éste, a folios 3 a 7 del cuaderno núm. 1., la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION allegó el poder que facultaba a los abogados Ricardo Metke Méndez y/o Álvaro Correa Ordoñez y/o Olga Georgette Otero y/o Juan Pablo Concha Delgado para adelantar ante la autoridad competente “[…] la presentación y tramitación de acciones de nulidad, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y demás acciones judiciales, relacionadas con procesos de propiedad industrial y competencia desleal […]”, así como los documentos que acreditaban la existencia y representación legal de dicha compañía, debidamente apostillados y con su respectiva traducción oficial, cumpliendo así con los requisitos establecidos en el artículo 65 del CPC.

En efecto, el Despacho sustanciador mediante auto de 15 de marzo de 2011, admitió la demanda y le reconoció personería jurídica al doctor RICARDO METKE MÉNDEZ, por cuanto se ajustaba a las formalidades dispuestas en los artículos 135 a 142 del Código Contencioso Administrativo, -CCA-. Así las cosas, obra prueba suficiente en el expediente de la capacidad con la que el profesional del derecho RICARDO METKE MÉNDEZ instauró la presente demanda, por lo que las excepciones propuestas no están llamadas a prosperar.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 63 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 65 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 66 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 97 NUMERLA 7 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 67 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 267 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00024-00 Actor: EVONIK DEGUSSA CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDA Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO, “CHROMA-CHEM”, Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA, “KHROMA”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 16 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION, mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 22072 de 28 de abril de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 29913 de 10 de junio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 37576 de 26 de julio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “CHROMA-CHEM” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 10 de junio de 2009 solicitó el registro como marca del signo mixto "CHROMA-CHEM", para amparar productos comprendidos en la Clase 16[1] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad KHROMA ETIQUETAS LIMITADA, presentó oposición, con fundamento en la similitud con la marca mixta “KHROMA”, previamente registrada en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3º: Que mediante la Resolución núm. 22072 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad KHROMA ETIQUETAS LIMITADA y, en consecuencia, denegó el registro de la marca “CHROMA-CHEM”, para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos, a través de la Resolución núm. 29913 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 37576 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria han establecido dos criterios concurrentes para que se genere riesgo de confusión, tales son: i) que los signos objeto de conflicto se asemejen de manera tal que su coexistencia en el mercado induzca al público en error y; ii) que los productos o servicios que pretendan distinguir tengan conexión competitiva.

Adujo que a pesar de que los signos en conflicto distinguen productos comprendidos en la misma Clase, estos son dísimiles, por cuanto la marca previamente registrada ampara “etiquetas de todo tipo de materiales (excepto telas)”, y la expresión solicitada comprende “material impreso de ayuda para el mercadeo y venta de revestimientos protectores y decorativos, consistente en: paletas de colores, álbumes de colores, juego de cartas de colores, guías de formulación, carpetas para arquitectos y fichas de colores para arquitectos.” Manifestó que no existe conexión competitiva entre los signos enfrentados, dado que no amparan productos relacionados entre sí, su naturaleza y/o finalidad es distinta, su destinatario o consumidor no es el mismo y su publicidad se realiza por diferentes medios.

Sostuvo que desde los puntos de vista ortográfico y gramatical, las expresiones enfrentadas no son iguales; y que al efectuarse la comparación de manera conjunta, se evidencia que la semejanza no es absoluta. Indicó que la conformación gramatical de las expresiones objeto de cotejo no es similar y cada una de ellas está compuesta por una serie de elementos característicos y especiales, que les otorgan distintividad, en especial el tipo y color de las letras utilizadas en el singo solicitado.

Manifestó que no existe confusión desde el punto de visto fonético, dada la estructura silábica, extensión y acentuación que distingue cada uno de los signos en conflicto, pues las palabras “CHROMA” y “KHROMA” son débiles en tanto son expresiones descriptivas, ya que provienen del término “CROMÁTICO” que significa “perteneciente o relativo a los colores”.

Indicó que coexisten pacíficamente en el mercado las marcas “CHROMATIC”, “CROMACOLOR”, “KROMEKOTE” y “CROMOPEL”, registradas en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe aplicarse un criterio benévolo al efectuar el cotejo frente a otros signos que contengan ese elemento común que las identifica. Concluyó que ninguno de los elementos que conforman la marca previamente registrada, “KHROMA”, se reproducen total o parcialmente en el signo cuestionado, “CHROMA-CHEM”, ni presenta, a su juicio, la más remota semejanza, pues el tipo de letra de una y otra expresión es sustancialmente distinto.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que entre el signo solicitado, “CHROMA-CHEM”, y la marca previamente registrada, “KHROMA”, existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, dado que las expresiones cotejadas presentan identidad fonética, por lo que el consumidor al nombrar los signos en conflicto no tendrá una opción distinta que referirse a éstos por una idéntica forma, lo que implica que exista indiscutiblemente una semejanza tal que conlleve a la confusión entre los mismos.

Manifestó que no es posible, como afirma la actora, considerar que las expresiones “CHROMA” y “KHROMA” sean expresiones débiles que evocan el concepto de “CROMÁTICO”, toda vez que estas palabras o pueden evocar conceptos diferentes o bien pueden ser tenidas como de fantasía. Indicó que, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es posible concluir que los productos que distinguen los signos enfrentados presentan conexidad competitiva, toda vez que los que pretende amparar el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de aquellos que identifica la marca previamente registrada en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.2. La sociedad KHROMA ETIQUETAS LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que existe una evidente similitud entre los signos “CHROMA- CHEM” y “KHROMA”, que llevaría a error al público consumidor, así como conexidad competitiva al distinguir los mismos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que si bien es cierto que el signo cuestionado adiciona la expresión “CHEM”, también lo es que éste no logra desvirtuar el riesgo de confusión que existe frente a la marca previamente registrada “KHROMA”, máxime si se tiene en cuenta que dicha palabra es de uso común y, por lo tanto débil, toda vez que existen varias marcas en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que la contienen.

Adujo que, contrario a lo expuesto por la actora, las expresiones “KHROMA” y “CHROMA” no pueden entenderse como evocativas de “CROMÁTICO”, sino más bien como palabras de fantasía, dado que el consumidor al observar tanto su marca como la del signo cuestionado no va a llegar a la deducción directa de que ambas evocan ese concepto. Indicó que el signo solicitado incluyó el elemento característico y preponderante de su marca previamente registrada, esto es, “KHROMA”; y que el intercambio de la letra “K” por la “C” no altera en nada su pronunciación, dado que las mismas se pronuncian exactamente igual.

Mencionó que el vocablo “ETIQUETAS” que acompaña el gráfico de la marca mixta “KHROMA”, es meramente informativo al público consumidor y no hace parte de su conjunto marcario, conforme lo expresó en su momento en el petitorio de solicitud de registro del signo. Concluyó que tanto en la marca previamente registrada como en la solicitada predomina el elemento nominativo “CHROMA / KHROMA”, por lo que se presentan evidentes similitudes ortográficas y fonéticas; y que la expresión “CHEM” no debe ser tenida en cuenta al momento de realizar el examen comparativo entre los signos, dado que la misma es usada comúnmente en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Propuso como excepciones previas, las siguientes:.- “Falta de Poder”, toda vez que en el expediente no aparece poder especial otorgado por la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION a los doctores Álvaro Correa Ordoñez, Ricardo Metke Méndez, Olga Georgette Otero o Juan Pablo Concha Delgado, dirigido al Consejo de Estado con las atribuciones especiales y el mandato para el cual se confiere, esto es, para iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos aquí acusados..- “Falta de requisitos del poder general aportado”, toda vez que el poder aportado por la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION a los doctores Álvaro Correa Ordoñez, Ricardo Metke Méndez, Olga Georgette Otero y Juan Pablo Concha Delgado, no cumple los requisitos para dar inicio a la acción de nulidad que se pretende.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, puesto que, a su juicio, entre los signos enfrentados son diferentes y no guardan conexidad competitiva.

Adujo que los productos que distinguen los signos cotejados, en realidad no se encuentran relacionados, ni comparten los mismos canales de comercialización o medios de publicidad, pues los productos de ambas marcas están dirigidos a diferentes nichos de mercado. IV.2- En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[3]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro CHROMA-CHEM (mixto) resultaría ser confundible con la marca KHROMA (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro CHROMA-CHEM (mixto) y la marca KHROMA (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3. Marcas evocativas […] 3.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. […] 4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 4.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la sociedad KHROMA ETIQUETAS LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

La referida sociedad propuso las excepciones de “Falta de Poder”, toda vez que en el expediente no obra poder especial otorgado por la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION a los doctores Álvaro Correa Ordoñez, Ricardo Metke Méndez, Olga Georgette Otero o Juan Pablo Concha Delgado, dirigido al Consejo de Estado con las atribuciones especiales y el mandato para el cual se confiere, esto es, para iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos aquí acusados; y la de “Falta de requisitos del poder general aportado”, por cuanto el poder allegado por la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION a los doctores Álvaro Correa Ordoñez, Ricardo Metke Méndez, Olga Georgette Otero y Juan Pablo Concha Delgado, no cumple con los requisitos para promover la acción de nulidad que se pretende.

Al respecto, la Sala considera que las situaciones antes descritas corresponderían a la “Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del Código de Procedimiento Civil[4]. En cuanto al otorgamiento de poderes, los artículos 63, 65, 66 y 67 del CPC, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, disponen lo siguiente: “[…] Artículo 63.

Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa. […]

ARTÍCULO 65. PODERES. Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros. El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda.

Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el exterior, ante Cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en este último caso su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorgue hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquélla y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias.

De la misma manera se procederá cuando quien confiere el poder, sea apoderado de otra persona. Artículo 66. Designación de apoderados. En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden.

Para recursos, diligencias o audiencias que se determinen, podrá designarse un apoderado diferente de quien actúa en el proceso. […] El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte. […] Artículo 67. Reconocimiento del apoderado. Para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio […]” Precisado lo anterior, la Sala considera que los argumentos expuestos por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no son de recibo, pues, contrario a lo afirmado por éste, a folios 3 a 7 del cuaderno núm. 1., la sociedad EVONIK DEGUSSA CORPORATION allegó el poder que facultaba a los abogados Ricardo Metke Méndez y/o Álvaro Correa Ordoñez y/o Olga Georgette Otero y/o Juan Pablo Concha Delgado para adelantar ante la autoridad competente “[…] la presentación y tramitación de acciones de nulidad, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y demás acciones judiciales, relacionadas con procesos de propiedad industrial y competencia desleal […]”, así como los documentos que acreditaban la existencia y representación legal de dicha compañía, debidamente apostillados y con su respectiva traducción oficial, cumpliendo así con los requisitos establecidos en el artículo 65 del CPC.

En efecto, el Despacho sustanciador mediante auto de 15 de marzo de 2011[5], admitió la demanda y le reconoció personería jurídica al doctor RICARDO METKE MÉNDEZ, por cuanto se ajustaba a las formalidades dispuestas en los artículos 135 a 142 del Código Contencioso Administrativo, -CCA-. Así las cosas, obra prueba suficiente en el expediente de la capacidad con la que el profesional del derecho RICARDO METKE MÉNDEZ instauró la presente demanda, por lo que las excepciones propuestas no están llamadas a prosperar.

Dicho lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 22072 de 28 de abril de 2010, denegó el registro de la marca mixta “CHROMA-CHEM” a la sociedad titular EVONIK DEGUSSA CORPORATION, para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Material instructivo y educativo (excepto aparatos): material impreso para mercadeo empleado en relación con la venta de revestimientos protectores y decorativos, a saber, paletas de colores, álbumes de colores, juegos de cartas de colores, guías de formulación, carpetas para arquitectos y fichas de colores para arquitectos […]”, por estimar que era similarmente confundible con la marca mixta, previamente registrada, “KHROMA”, que distingue productos en la Clase 16 de la citada Clasificación. Al respecto, la demandante alegó que no existe conexión competitiva entre los signos enfrentados, dado que no amparan productos relacionados entre sí, su naturaleza y/o finalidad es distinta, su destinatario o consumidor no es el mismo y su publicidad se realiza por diferentes medios.

Manifestó, además, que no existe confusión desde el punto de visto fonético, dada la estructura silábica, extensión y acentuación que distingue cada uno de los signos en conflicto, pues las palabras “CHROMA” y “KHROMA” son débiles en tanto son expresiones descriptivas, ya que provienen del término “CROMÁTICO” que significa “perteneciente o relativo a los colores”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 151[6], de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […]”; no así la del 134. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate,[…]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] SIGNO MIXTO CUESTIONADO[7] [pic] MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA[8][9] Cabe señalar que de acuerdo con el formulario único de registro de signos distintivos, radicado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso ante la entidad demandada el 20 de noviembre de 2007[10], la marca cuestionada se solicitó como “KHROMA” (siendo lo demás explicativo), motivo por el cual la expresión “ETIQUETAS” no hace parte integral del signo y, en consecuencia, el cotejo deberá realizarse únicamente respecto del vocablo “KHROMA”.

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “CHROMA- CHEM”, de la parte actora, frente a la marca mixta “KHROMA”, previamente registrada, a favor de la sociedad KHROMA ETIQUETAS LTDA., es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos mixtos enfrentados, no así las graficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que los distinguen. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Ahora, es del caso señalar que el Tribunal, en la Interpretación 398-IP- 2019, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que éstos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la sociedad actora, las expresiones “CHROMA” y “KHROMA” que hacen parte de los signos enfrentados, evocan la palabra “CROMÁTICA”, por lo que son descriptivos respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si las partículas “CHROMA” del signo cuestionado y “KHROMA” de la marca previamente registrada son descriptivas respecto de los productos de la Clase 16, que identifican. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 2010[11], en la cual esta Sección definió el concepto de signo descriptivo, de la siguiente manera: “[…] la marca descriptiva[12], entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que las expresiones “CHROMA” y “KHROMA” no son evocativas de la palabra “CROMÁTICA” y mucho menos que describan o informen de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen los signos enfrentados.

En ese orden de ideas, debe considerarse que las expresiones en mención pueden ser catalogadas como de fantasía, porque las mismas no poseen un significado propio en el lenguaje castellano, en la medida en que el consumidor en este caso no las asociaría de manera unívoca con “CROMÁTICO”, sino que tendría que hacer una deducción no evidente.[13] Ahora, de conformidad con lo alegado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la partícula “CHEM”, que hace parte del signo cuestionado “CHROMA-CHEM”, resulta ser de uso común para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Frente a las partículas de uso común, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014[14], dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

En efecto, en sentencia de 23 de abril de 2020[15] se precisó, conforme a la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada[16] figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas para la citada Clase 16 que contienen la expresión “CHEM”, conforme lo demuestra el siguiente listado: |SIGNO |TITULAR | |CHEMMER (NOMINATIVA) |INVERSIONES YASSINE S.A.S. | |SUNCHEMICAL (MIXTA) |SUN CHEMICAL B.V. | |VALUE BEYOND CHEMISTRY |CIBA SPECIALTY CHEMICALS | |(NOMINATIVA) |HOLDING INC | |TRI CHEM (NOMINATIVA) |TRI-CHEM, INC | |CHEMSPHERE (NOMINATIVA) |EXXON MOBIL CORPORATION | | |EXXON CORPORATION | |CARECHEMICALS (MIXTA) |COGNIS IP MANAGEMENT GMBH | Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza[17].

En este orden de ideas, al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, se excluirá del cotejo la palabra “CHEM”.

Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “CHROMA-”, y la marca previamente registrada “KHROMA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “HROMA”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión del guion intermedio “-” en el signo cuestionado y en el intercambio de la letra “K” por una “C”, los cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “KHROMA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por la palabra “CHROMA” y un guion intermedio “-”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que casi reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “KHROMA”, lo que lleva a que el signo solicitado “CHROMA-” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “CHROMA” del signo cuestionado, “CHROMA- ”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “K/C HROMA”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “CHROMA-”; y aunque el signo solicitado tiene un guion intermedio “-”, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “CHROMA”.

Además, es del caso señalar que la pronunciación de las letras “K” y “C” es exactamente igual, pues ambas representan un fonema consonántico oclusivo velar sordo[18]. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: KHROMA – CHROMA- - KHROMA – CHROMA- KHROMA – CHROMA- - KHROMA – CHROMA- KHROMA – CHROMA-- KHROMA – CHROMA- KHROMA – CHROMA- - KHROMA – CHROMA- Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones enfrentadas “KHROMA” y “CHROMA-”, como ya se dijo, corresponden a signos de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “K/CHROMA”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018[19] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “CHROMA-CHEM”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] material instructivo y educativo (excepto aparatos); material impreso para mercadeo empleado en relación con la venta de revestimientos protectores y decorativos, a saber, paletas de colores, álbumes de colores, juegos de cartas de colores, guías de formulación, carpetas para arquitectos y fichas de colores para arquitectos. […]”.

La marca previamente registrada, “KHROMA”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 16: “[…] etiquetas en todo tipo de materias (excepto telas). […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 16 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una misma finalidad; pertenecen al mismo género, esto es, materiales impresos; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en papelerías; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos. Adicionalmente, la Sala observa que las etiquetas en todo tipo de materias que distingue la marca previamente registrada pueden ser sustitutos razonables con los materiales impresos que pretende amparar el signo solicitado, pues ante la ausencia del primero el consumidor los reemplazaría con cualquier tipo de material impreso que cumpla las mismas funciones de una etiqueta.

Cabe señalar que el Tribunal en la Interpretación rendida en el caso bajo examen, precisó que “[…] los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios […]”. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[20], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse la marca previamente registrada, esto es, “KHROMA” (mixta). Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[21]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Finalmente, en relación con el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso frente a la coexistencia pacífica de las marcas “CHROMATIC”, “CROMACOLOR”, “KROMEKOTE” y “CROMOPEL”, por lo que se debe aplicar un criterio benévolo al efectuar el cotejo frente a otros signos que contengan ese elemento común que las identifica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal, “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”.[22] (Resaltado fuera de texto) En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, “CHROMA-CHEM”, para amparar los productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “Falta de Poder” y “Falta de requisitos del poder general aportado” propuestas por la sociedad KHROMA ETIQUETAS LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día de 14 de octubre de 2021. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Material instructivo y educativo (excepto aparatos): material impreso para mercadeo empleado en relación con la venta de revestimientos protectores y decorativos, a saber, paletas de colores, álbumes de colores, juegos de cartas de colores, guías de formulación, carpetas para arquitectos y fichas de colores para arquitectos […]”. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] Proceso 456-IP-2019. [4] En adelante CPC. [5] Folios 143 a 145 del cuaderno núm. 1. [6] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [7] Folio 20 del cuaderno núm 1. [8] Folio 20 del cuaderno núm. 1. [9] De acuerdo con el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos, la expresión “ETIQUETAS” es explicativa y no hace parte del conjunto marcario. [10] Consultado en sipi.sic.gov.co el 6 de octubre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00.

C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. [13] Criterio señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 133-IP-2009: “[…]Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente […]” [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [16] https://sipi.sic.gov.co.

Consultada el 6 de octubre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. [17] Cabe señalar que esta Sección ha determinado que las partículas pueden ser de uso común y no necesariamente estar en la misma posición que en los signos enfrentados.

En efecto, en sentencia de 8 de octubre de 2020, se cotejaron los signos “FLORDIS” y “FLORADIX” y se señaló que la partícula “FLORA” era de uso común, para lo cual se tuvieron en cuenta los signos “LACTUFLORA”, “BIO-FLORA”, “PROFLORA”, “ERCEFLORA” y “FLORAGLO”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00260-00.

En igual sentido se pronunció la Sala, entre otras, en sentencia de 12 de julio de 2018, cuando se enfrentaron las marcas “DIGESTA”, “DIGESTA LAX” y “DIGEST” y se señaló que la expresión “DIGEST” era de uso común, para lo cual se tuvieron en cuenta los signos “TRIDIGESTIV”, “BONDIGEST”, “DIGESTOL”, “DIGESTRIM”, “DIGESTINAS DIGESTYC”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2008-00440-00. [18] Consultado en https://dle.rae.es/k?m=form y https://dle.rae.es/c?m=form el 6 de octubre de 2021. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [21] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00629-00, M.P. María Elizabeth García González.