11001-03-24-000-2011-00344-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2011-00344-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2021-10-14

Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

Actor: Julio César Morales Albarracín·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: A partir de la exclusión de la palabra STUDIO, la Sala advierte que el análisis de confundibilidad debe hacerse con los signos ANEXOS, NEXXOS y NEXXOS NXS. Al respecto, la Sala encuentra que entre las expresiones NO existe similitud que generaría riesgo de confusión para el público consumidor. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala NO encuentra similitud ortográfica evidente, pues si bien es cierto que los signos comparten 2 vocales (E y O) y 2 consonantes (N y X), se diferencian en la vocal inicial - A - del signo solicitado y en una letra X adicional que tiene el signo previamente registrado, junto con la expresión NXS que acompaña esta última, las cuales tienen la capacidad suficiente para que las mismas se diferencien. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Ciertamente, la vocal A del signo solicitado le da una sonoridad que permite su distintividad, además uno de los signos previamente registrado se encuentra acompañado de la expresión NXS que hace que su pronunciación sea disímil. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que a pesar de que la expresión ANEXOS tiene significado en el idioma español, la expresión NEXXOS no tiene un significado en idioma castellano y se trata una expresión de fantasía, y la expresión NXS es un acrónimo, por lo que no es posible hacer el cotejo en este aspecto. Por las razones anteriores, la Sala considera que NO existe similitud ortográfica, visual y fonética entre las marcas objeto de análisis.MATERIA MARCARIA - Clases de acciones / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Eventos en que procede / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA - Eventos en que procede / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Eventos en que procede / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO - Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN - De nulidad a nulidad relativa[T]oda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCA- al de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172-, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Caducidad / ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - Inaplicabilidad al contencioso administrativo / NOTIFICACIONES - Las debe hacer la secretaría de la respectiva autoridad judicial / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD - No probada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA[L]a Sala advierte que el artículo 94 del CGP no resulta aplicable al proceso contencioso administrativo e incluso, en tanto no es compatible con la naturaleza del mismo, por las siguientes razones: - En materia de notificaciones en el procedimiento civil prima la actividad de las partes. El artículo 292 del CGP regula lo relacionado con la práctica de las notificaciones y su numeral 3º dispone que es a la parte interesada a quien le corresponde remitir la comunicación a quien deba ser notificado, por medio del servicio postal autorizado. Nótese, entonces, que la configuración de la caducidad de que trata el artículo 94 es una sanción a la parte actora cuando omite o actúa negligentemente en el cumplimiento de una de las cargas que trae dicha codificación y que, para el caso que nos ocupa, se encuentran asociadas a la falta de diligencia en la realización de las actividades para la comunicación a quien debe ser notificado, esto es, la parte demandada. - Por su parte, en el Código Contencioso Administrativo las notificaciones se rigen por lo dispuesto en el artículo 150 del CCA, norma de la cual se desprende que la diligencia de notificación le corresponde adelantarla a la secretaría de la respectiva autoridad judicial, sin perjuicio del deber de colaboración de las partes en los casos en los cuales ello se requiera. - Para la Sala resulta improcedente considerar que se presenta el fenómeno jurídico de caducidad cuando la secretaría al servicio de la autoridad judicial no realiza la referida notificación en el término previsto en el artículo 94, dado que sería tanto como afirmar que la mora se traslada al ciudadano que no interviene en esa actuación, lo que iría en contravía de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso. Sumado a lo anterior, preciso es anotar que, en lo concerniente a la improcedencia de la aplicación del artículo 94 del CGP en casos como el que nos ocupa, esta corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en providencias de la Sección Tercera y de la Sección Primera de esta Corporación. - Ahora, el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina consagra respecto de este tipo de acciones un término de caducidad de “cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, en este sentido, y teniendo en cuenta que la Resolución 23267 de 2006 fue notificada el 5 de septiembre de 2006, y que la demanda se presentó el 31 de agosto de 2011, conforme consta a folio 51 del expediente, se tiene que la misma fue radicada dentro de los cinco (5) años a los que se refiere la norma en estudio, razón por la cual la demanda se presentó en tiempo. En este contexto, la Sala declara como no probada la excepción de caducidad propuesta por el apoderado del tercero interviniente.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ANEXOS y las marcas mixtas NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es STUDIO en la clase 25 y por ello se exluye del análisis / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es NEXXOS por no tener significado en idioma castellano / ACRÓNIMO – Lo es la expresión NXS / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto ANEXOS en la clase 25 por no tener similitud con las marcas mixtas NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO registradas en la misma clase A partir de la exclusión de la palabra STUDIO, la Sala advierte que el análisis de confundibilidad debe hacerse con los signos ANEXOS, NEXXOS y NEXXOS NXS.

Al respecto, la Sala encuentra que entre las expresiones NO existe similitud que generaría riesgo de confusión para el público consumidor. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala NO encuentra similitud ortográfica evidente, pues si bien es cierto que los signos comparten 2 vocales (E y O) y 2 consonantes (N y X), se diferencian en la vocal inicial – A – del signo solicitado y en una letra X adicional que tiene el signo previamente registrado, junto con la expresión NXS que acompaña esta última, las cuales tienen la capacidad suficiente para que las mismas se diferencien.

Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Ciertamente, la vocal A del signo solicitado le da una sonoridad que permite su distintividad, además uno de los signos previamente registrado se encuentra acompañado de la expresión NXS que hace que su pronunciación sea disímil.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que a pesar de que la expresión ANEXOS tiene significado en el idioma español, la expresión NEXXOS no tiene un significado en idioma castellano y se trata una expresión de fantasía, y la expresión NXS es un acrónimo, por lo que no es posible hacer el cotejo en este aspecto. Por las razones anteriores, la Sala considera que NO existe similitud ortográfica, visual y fonética entre las marcas objeto de análisis.

MATERIA MARCARIA – Clases de acciones / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Eventos en que procede / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – Eventos en que procede / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Eventos en que procede / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN – De nulidad a nulidad relativa [T]oda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCA- al de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172-, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Caducidad / ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – Inaplicabilidad al contencioso administrativo / NOTIFICACIONES – Las debe hacer la secretaría de la respectiva autoridad judicial / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD – No probada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala advierte que el artículo 94 del CGP no resulta aplicable al proceso contencioso administrativo e incluso, en tanto no es compatible con la naturaleza del mismo, por las siguientes razones: - En materia de notificaciones en el procedimiento civil prima la actividad de las partes.

El artículo 292 del CGP regula lo relacionado con la práctica de las notificaciones y su numeral 3º dispone que es a la parte interesada a quien le corresponde remitir la comunicación a quien deba ser notificado, por medio del servicio postal autorizado. Nótese, entonces, que la configuración de la caducidad de que trata el artículo 94 es una sanción a la parte actora cuando omite o actúa negligentemente en el cumplimiento de una de las cargas que trae dicha codificación y que, para el caso que nos ocupa, se encuentran asociadas a la falta de diligencia en la realización de las actividades para la comunicación a quien debe ser notificado, esto es, la parte demandada. - Por su parte, en el Código Contencioso Administrativo las notificaciones se rigen por lo dispuesto en el artículo 150 del CCA, norma de la cual se desprende que la diligencia de notificación le corresponde adelantarla a la secretaría de la respectiva autoridad judicial, sin perjuicio del deber de colaboración de las partes en los casos en los cuales ello se requiera. - Para la Sala resulta improcedente considerar que se presenta el fenómeno jurídico de caducidad cuando la secretaría al servicio de la autoridad judicial no realiza la referida notificación en el término previsto en el artículo 94, dado que sería tanto como afirmar que la mora se traslada al ciudadano que no interviene en esa actuación, lo que iría en contravía de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso.

Sumado a lo anterior, preciso es anotar que, en lo concerniente a la improcedencia de la aplicación del artículo 94 del CGP en casos como el que nos ocupa, esta corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en providencias de la Sección Tercera y de la Sección Primera de esta Corporación. - Ahora, el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina consagra respecto de este tipo de acciones un término de caducidad de “cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, en este sentido, y teniendo en cuenta que la Resolución 23267 de 2006 fue notificada el 5 de septiembre de 2006, y que la demanda se presentó el 31 de agosto de 2011, conforme consta a folio 51 del expediente, se tiene que la misma fue radicada dentro de los cinco (5) años a los que se refiere la norma en estudio, razón por la cual la demanda se presentó en tiempo.

En este contexto, la Sala declara como no probada la excepción de caducidad propuesta por el apoderado del tercero interviniente. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 150 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00344-00 Actor: JULIO CÉSAR MORALES ALBARRACÍN Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL - REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CONFUNDIBILIDAD MARCARIA – MARCAS EN CONFLICTO ANEXOS (MIXTA) - NEXXOS (MIXTA) Y NEXXOS NXS STUDIO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad instauró el señor Julio César Morales Albarracín, con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 23267 del 31 de agosto de 2006, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ANEXOS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Germán Zuluaga Jiménez.

I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor Julio César Morales Albarracín, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad que se interpreta como acción de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1.

Que se declare la nulidad de la resolución # 23267 del 31 de agosto del 2.006 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual revocó la resolución # 1419 del 27 de enero de 2006, mediante la cual se había negado el registro de la marca comercial ANEXOS (M) en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se niegue el registro de la marca comercial ANEXOS (MIXTA) para distinguir productos tales como prendas de vestir, pantalones de dama, pantalones de hombre, camisas, blusas, ropa para niños y ropa interior para ambos sexos, zapato sport, corbata y toda clase de asesoría de vestir, según certificado de registro # 321168 vigente hasta el día 31 de agosto del año de 2016, solicitada inicialmente por el señor DIEGO FERNANDO JIMENEZ CORRALES y cedida posteriormente al señor GERMAN ZULUAGA JIMENEZ, mediante traspaso inscrito en debida forma ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el pasado 16 de julio del año 2010 restableciendo de esta manera el derecho que le asiste al Señor JULIO CESAR MORALES ALBARRACIN al uso exclusivo de su marca comercial NEXOS (sic) (MIXTA) para distinguir productos de la clase 25, según certificado de registro # 205397 vigente hasta el día de 30 de Enero del año de 2018, certificado de registro # 267997 vigente hasta el día 19 de Febrero de 2.013, Certificado 297553 vigente hasta el día 13 de noviembre de 2.021 y por ende se le permita realizar sus actividades comerciales sin que existan en el mercado marcas similares que induzcan a error público consumidor, con el consabido detrimentos (sic) de su patrimonio. 2.3.

Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad se ordene a la División de signos Distintivos hoy Dirección de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de registro de esta entidad, el certificado de registro asignado, correspondiente a la marca comercial ANEXOS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación Internacional. 2.4.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2º Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957. 2.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A.”. […]” I.2.

Los hechos 2. La parte actora manifestó que, con fecha 10 de mayo de 2005, el señor Diego Fernández Jiménez Corrales solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo ANEXOS (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional. La mencionada solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 553 del 30 de junio del mismo año. 3.

Señaló que, mediante la Resolución No 1419 del 27 de enero de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo ANEXOS (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional, con fundamento en las marcas NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO previamente registradas. 4.

Expresó que el solicitante del registro, dentro del término legal, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de la Resolución No 1419 del 27 de enero de 2006. 5. Recordó que la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución 10966 de 28 de abril de 2006, en la que confirmó el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación interpuesto. 6.

Finalmente, indicó que el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución No. 23267 del 31 de agosto de 2006, revocó la Resolución No 1419 del 27 de enero de 2006, y concedió el registro de la marca ANEXOS (mixta) para distinguir productos en la clase 25 del nomenclátor internacional al señor Diego Fernando Jiménez Corrales.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 7. La parte actora manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de la resolución demandada violó los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 8. Expresó que la entidad demandada desconoció los artículos 134 y 135 literal b ibidem, al conceder el registro de la marca ANEXOS, toda vez que dicho signo carece de la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que esta reproduce totalmente los signos previamente registrados NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO de propiedad del actor. 9.

En cuanto a la vulneración del articulo 135 literal a), argumentó que la marca registrada con posterioridad es similarmente confundible con las previamente registradas por el demandante NEXXOS, debido a su similitud fonética y gráfica, la cual induce al consumidor en error, vulnerando sus derechos. 10. Afirmó que la marca registrada por su sociedad está compuesta por seis letras, las cuales son reproducidas en forma idéntica por la marca registrada con posterioridad, donde la vocal A no imprime la suficiente distintividad para hacerla registrable como marca. 11.

Advirtió que, desde el punto de vista fonético: “Es evidente que la silaba tónica en cada una de las expresiones es la última XOX -XXOS siendo la única diferencia entre ellas la inclusión de la vocal A en el signo objeto de la presente demanda, puesto que la omisión de una de las X en la última silaba no altera su pronunciación”. 12. Precisó que: “( ) la resolución cuya nulidad señala que la parte relevante en las marcas en conflicto son sus elementos figurativos, lo que con todo respeto debo afirmar no es cierto, las marcas en cuestión tienen como elemento predominante su parte nominativa de otro lado no se puede olvidar que estas marcas distinguen productos de la clase 25, donde el concepto de moda provoca que estas marcas, que por principio obviamente deben conservar su esencia, suelen cambiar su estilo de letras y colores.”. 13.

Finalmente, indicó que: “(…) es fácil concluir que es evidente que la marca indebidamente registrada deja en la mente de cualquier persona la imagen de la marca ya registrada, por lo que la expresión ANEXOS a la luz de este criterio NO es registrable”. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Mediante auto de 11 de marzo de 2013[1], se determinó que a Superintendencia de Industria y Comercio no dio oportuna contestación a la demanda. II.2. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERMÁN ZULUAGA JIMENEZ[2] 14. El apoderado del señor Germán Zuluaga Jiménez, tercero interviniente del proceso[3], se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que el signo solicitado cumple con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina ya que “(…) su expresión es susceptible de representación gráfica como se demuestra, así mismo identifica claramente un producto a través de su composición en conjunto y cualquier consumidor o comprador la identifica claramente sin crear confusión o erro (sic)”. 15.

Consideró que la marca ANEXOS y las marcas NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO pueden coexistir en el mercado a pesar de una similitud fonética y gramatical. 16. Expresó que la marca ANEXOS no puede asemejarse a la composición gráfica de los signos NEXXOS, circunstancias marcarias que permiten que coexistan en el mercado sin crear confusión o riesgo de error. 17.

Finalmente, propuso la excepción de caducidad y prescripción de la acción nulidad, sustentándola en lo siguiente: “Como se observa el auto admisorio de la acción de Nulidad de fecha 29 de Noviembre de 2011, fue notificado por estado del 2 de Febrero de 2012, por lo que la parte actora con base en el artículo 94 del NUEVO CODIGO GENERAL DEL PROCESO ley 1564 de 2012, tenía la obligación de notificar el auto admisorio a partir del 3 de Febrero de 2012 hasta el 3 de Febrero de 2013, un año. Como se observa en el acta de Notificación Personal, se realizó el 4 de febrero de 2013, por lo que en mi concepto se produjo la prescripción de la nulidad relativa de la resolución 23267 del 31 de Agosto de 2006, mediante la cual se concedió el registro de la marca ANEXOS mixta en la clase 25, y así solicito que se declare.”.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 123-IP-2015 de fecha 26 de octubre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso, en particular, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina[4].

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que no debían interpretarse los artículos 134 y 135 literal b) por no ser pertinentes para resolver el caso bajo estudio; y luego de realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[…]

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de producto que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ANEXOS y las marcas mixtas NEXXOS NXS STUDIO y NEXXOS, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 19. Mediante auto de 29 de febrero de 2016[5], se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo la parte demandante reiteró sus argumentos. El tercero interviniente y el Ministerio Publico no hicieron pronunciamiento en esta etapa procesal.

IV.1 INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 20. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio expresó que con la expedición del acto administrativo acusado no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 21. Expresó que los signos objeto del cotejo oficioso NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO constituyen expresiones arbitrarias que carecen de significado en lengua castellana, de tal manera que deben ser consideradas como marcas de fantasía, mientras que la marca cuyo registro se debate en la presente acción ANEXOS, es una palabra que denota adjunto o agregado a algo, encontrándose conformada por dos sílabas. 22.

Manifestó que, si bien las expresiones confrontadas tienen en común tres consonantes y dos vocales, la realidad es que la ausencia absoluta de concepto asociable -por su carácter arbitrario y de fantasía- a las expresiones contenidas en los signos cuyo titular es el accionante, evidencian total ausencia de riesgo de materialización del alegado riesgo de confusión. 23.

Adujo que: “Esta Superintendencia, consideró que la expresión “ANEXOS” en la estructura del signo mixto, transmite una idea creativa totalmente diferente a aquella que se desprende las expresiones arbitrarias “NEXXOS”, COMUNES A LOS SIGNOS CUYO TITULAR ES EL ACCIONANTE la cual claramente no guarda una conexión conceptual, con los productos de la clase 25, de tal manera que el hecho de contener las letras “N-E-X-O y S”, no es de tal entidad que genere un riesgo de confusión o de asociación y muchísimo menos que de tales expresiones se derivará una conexión competitiva entre los signos.”. 24.

Indicó que las similitudes conceptuales no son evidentes, teniendo en cuenta que las expresiones ANEXOS y NEXXOS carecen de elementos comunes, ya que estas no evocan ni mucho menos significan lo mismo, teniendo una carga conceptual de tal envergadura y fortaleza que hacen distinguibles los signos objeto de la presente acción. 25. Arguyó que la entidad que representa, al momento de desatar el recurso, llegó a la conclusión consistente en que los signos no presentaban identidad en su elemento distintivo, por lo cual no vio la necesidad de analizar la conexión competitiva de los productos. 26.

Por último, concluyó que: “(…) por haberse fallado en el intento de probar, tanto el riesgo de confusión, como el de asociación y la conexión competitiva entre las marcas confrontadas, el único camino posible será el denegar las pretensiones de la demanda y como consecuencia de ello, ratificar la legalidad de la decisión por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 27. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. V.2. La clase de acción incoada 28. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario. 29.

Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial. 30. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición. 31.

La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe, y 32. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. 33.

Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso. 34.

La Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017[6], precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios;

(ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”. 35.

En este sentido agregó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibidem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”[7]. 36.

Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado[8]. 37.

Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes[9]. 38.

En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCA- al de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172-, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

V.3. Excepción de caducidad 39. El apoderado judicial del tercero interviniente formuló la excepción de caducidad del medio de control incoado, para lo cual señaló que si bien es cierto la demanda se presentó el 31 de agosto de 2011 dentro del término, esta solo fue admitida el 29 de noviembre de 2011 y notificada por estado el 2 de febrero de 2012. 40.

Advirtió que la acción interpuesta es la de nulidad relativa y que, si bien fue presentada el 31 de agosto de 2011 dentro del término de “prescripción”, el auto admisorio tiene fecha 29 de noviembre de 2011 y la notificación de ese auto tiene fecha 2 de febrero de 2012. 41. Mencionó que: “(…) Como se observa el auto admisorio de la acción de Nulidad de fecha 29 de noviembre de 2011, fue notificado por estado de febrero de 2012, por lo que la parte actora con base en el artículo 94 del NUEVO CODIGO GENERAL DEL PROCESO ley 1564 de 2012, tenía la obligación de notificar el auto admisorio a partir del 3 de Febrero de 2012 hasta el 3 de Febrero de 2013.

Como se observa en el acta de Notificación Personal, se realizó el 4 de febrero de 2013, por lo que en mi concepto se produjo la prescripción de la nulidad relativa de la resolución 23267 del 31 de agosto de 2006, mediante la cual se concedió el registro de la marca ANEXOS mixta en la clase 25, y así solicito se declare”. 42. En el sub lite se advierte que el señor Julio Cesar Morales Albarracín, con fecha 31 de agosto de 2011, presentó acción de nulidad en contra de la Resolución No. 23267 del 31 de agosto de 2006, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ANEXOS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Germán Zuluaga Jiménez. 43.

De igual manera, se encuentra que la demanda fue admitida el día 29 de noviembre de 2011[10], la cual fue notificada personalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio -como parte demandada- el día 27 de marzo de 2012[11], y al tercero interviniente, señor German Zuluaga Vélez, el 4 de febrero de 2013[12]. 44. Para resolver, la Sala recuerda que el artículo 94 del CGP regula lo atinente a la interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora, para lo cual dispone que: “(…) la presentación de la demanda […] impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella […] se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante”. 45.

Como se observa, la norma en comento regula lo atinente al evento en el cual puede operar el fenómeno jurídico de la caducidad a pesar de que la demanda sea presentada oportunamente, esto es, cuando la notificación que debe realizarse al demandado no se realiza en el término de un (1) año; plazo contabilizado a partir de la notificación de la providencia que admite el proceso al demandante. 46.

Al respecto, y, en primer lugar, el Despacho advierte que tal disposición no resulta aplicable al contencioso administrativo, por cuanto el Código Contencioso Administrativo tiene una norma especial que regula lo atinente a las reglas que se deben tener en cuenta para que opere dicho fenómeno jurídico, esto es, el artículo 136. 47. Aunado a lo anterior, dicha disposición no trae remisión alguna a las normas del procedimiento civil, por lo que no puede entenderse que en esa materia existe integración normativa. 48.

Cabe resaltar que si bien el artículo 267 ibidem dispone que en los aspectos no contemplados en el Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil, también lo es que dicha norma dispone que la remisión se hará en lo que sea compatible con la naturaleza del proceso y actuaciones que corresponda a la jurisdicción contencioso administrativa. 49.

En este sentido, la Sala advierte que el artículo 94 del CGP no resulta aplicable al proceso contencioso administrativo e incluso, en tanto no es compatible con la naturaleza del mismo, por las siguientes razones: 50. En materia de notificaciones en el procedimiento civil prima la actividad de las partes. El artículo 292 del CGP regula lo relacionado con la práctica de las notificaciones y su numeral 3º dispone que es a la parte interesada a quien le corresponde remitir la comunicación a quien deba ser notificado, por medio del servicio postal autorizado.

Nótese, entonces, que la configuración de la caducidad de que trata el artículo 94 es una sanción a la parte actora cuando omite o actúa negligentemente en el cumplimiento de una de las cargas que trae dicha codificación y que, para el caso que nos ocupa, se encuentran asociadas a la falta de diligencia en la realización de las actividades para la comunicación a quien debe ser notificado, esto es, la parte demandada. 51.

Por su parte, en el Código Contencioso Administrativo las notificaciones se rigen por lo dispuesto en el artículo 150 del CCA, norma de la cual se desprende que la diligencia de notificación le corresponde adelantarla a la secretaría de la respectiva autoridad judicial, sin perjuicio del deber de colaboración de las partes en los casos en los cuales ello se requiera. 52.

Para la Sala resulta improcedente considerar que se presenta el fenómeno jurídico de caducidad cuando la secretaría al servicio de la autoridad judicial no realiza la referida notificación en el término previsto en el artículo 94, dado que sería tanto como afirmar que la mora se traslada al ciudadano que no interviene en esa actuación, lo que iría en contravía de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso.

Sumado a lo anterior, preciso es anotar que, en lo concerniente a la improcedencia de la aplicación del artículo 94 del CGP en casos como el que nos ocupa, esta corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en providencias de la Sección Tercera[13] y de la Sección Primera de esta Corporación[14]. 53. Ahora, el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina consagra respecto de este tipo de acciones un término de caducidad de “cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, en este sentido, y teniendo en cuenta que la Resolución 23267 de 2006 fue notificada el 5 de septiembre de 2006, y que la demanda se presentó el 31 de agosto de 2011, conforme consta a folio 51 del expediente, se tiene que la misma fue radicada dentro de los cinco (5) años a los que se refiere la norma en estudio, razón por la cual la demanda se presentó en tiempo. 54.

En este contexto, la Sala declara como no probada la excepción de caducidad propuesta por el apoderado del tercero interviniente. V.4.- El problema jurídico 55. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el señor Julio Cesar Morales Albarracín, a través de apoderado judicial y en contra de la Resolución No. 23267 del 31 de agosto de 2006, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ANEXOS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor German Zuluaga Jiménez. 56.

La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la marca ANEXOS registrada en la clase 25 del nomenclátor internacional, es confundible y genera riesgo de asociación con las previamente registrada NEXXOS y NEXXOS NXS STUDIO en la clase 25 del nomenclátor internacional, la cual es de su propiedad.

V.5.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 57. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[15], la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia es el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo contenido es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]”.

V.6.- El examen de registrabilidad 58. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 59.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 60. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”[16]. 61.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 62. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[17]. 63.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”[18]. 64.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.7.- Las reglas de cotejo marcario 65. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto). 66.

De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.8. Los signos de fantasía 67. En relación con los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia ha señalado: «LOS SIGNOS DE FANTASÍA, SU GRADO DE OPOSICIÓN […] Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial del 15 de mayo 2013, expedida en el marco del proceso 23- IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto a esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden tener no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto, un servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.” (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 989 del 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.”[…]»[19] V.9.- El caso concreto V.9.1. Comparación de los signos 68. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo registrado con posterioridad [pic] (mixto) Marcas previamente registradas [pic] (Mixta) [pic] (Mixta) 69.

Una vez efectuado el correspondiente cotejo, la Sala encuentra que las marcas confrontadas son mixtas, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 70.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 71.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 72.

Igualmente, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[20]. 73.

Teniendo en cuenta los anterior, la Sala advierte que el término STUDIO, para el momento de la expedición de los actos acusados, era un término de uso común dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, además de estar en una de las marcas registradas en favor del tercero interesado en las resultas del proceso, se encontraba registrado en seis (6) marcas que contenían la misma expresión y que fueron concedidas a seis (6) sociedades distintas. 75.

Por lo anterior, se excluirá la palabra STUDIO del correspondiente cotejo marcario, toda vez que es de uso común en la Clase 25, por lo que no debe ser considerada a efecto de determinar si existe o no confusión entre los signos enfrentados. Sobre este asunto el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación 184-IP-2015, determinó: “Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca”. 76. A partir de la exclusión de la palabra STUDIO, la Sala advierte que el análisis de confundibilidad debe hacerse con los signos ANEXOS, NEXXOS y NEXXOS NXS.

Al respecto, la Sala encuentra que entre las expresiones NO existe similitud que generaría riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar con la siguiente comparación de las marcas en cuestión: Marca registrada A |N |E |X |O |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | | Marcas previamente registradas N |E |X |X |O |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | | N |E |X |X |O |S | |N |X |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |7 |8 |9 | | 77.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala NO encuentra similitud ortográfica evidente, pues si bien es cierto que los signos comparten 2 vocales (E y O) y 2 consonantes (N y X), se diferencian en la vocal inicial – A – del signo solicitado y en una letra X adicional que tiene el signo previamente registrado, junto con la expresión NXS que acompaña esta última, las cuales tienen la capacidad suficiente para que las mismas se diferencien. 78.

Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: ANEXOS – NEXXOS- ANEXOS– NEXXOS ANEXOS – NEXXOS- ANEXOS– NEXXOS ANEXOS – NEXXOS- ANEXOS– NEXXOS ANEXOS – NEXXOS- ANEXOS– NEXXOS ANEXOS – NEXXOS NXS- ANEXOS– NEXXOS NXS ANEXOS – NEXXOS NXS - ANEXOS– NEXXOS NXS ANEXOS – NEXXOS NXS - ANEXOS– NEXXOS NXS ANEXOS – NEXXOS NXS - ANEXOS– NEXXOS NXS 79.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Ciertamente, la vocal A del signo solicitado le da una sonoridad que permite su distintividad, además uno de los signos previamente registrado se encuentra acompañado de la expresión NXS que hace que su pronunciación sea disímil. 80.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que a pesar de que la expresión ANEXOS tiene significado en el idioma español, la expresión NEXXOS no tiene un significado en idioma castellano y se trata una expresión de fantasía, y la expresión NXS es un acrónimo, por lo que no es posible hacer el cotejo en este aspecto. 81. Por las razones anteriores, la Sala considera que NO existe similitud ortográfica, visual y fonética entre las marcas objeto de análisis. 82.

Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos ANEXOS, NEXXOS, NEXXOS NXS no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado. V. 5.2. Conclusión 83.

El anterior examen, permite concluir a la Sala que no existen similitudes que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por lo cual se denegará la nulidad del acto administrativo demandado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción formulada por el tercero interviniente.

SEGUNDO: DENEGAR la nulidad de la Resolución No. 23267 del 31 de agosto de 2006, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ANEXOS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Germán Zuluaga Jiménez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara voto (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00344-00 Actor: JULIO CÉSAR MORALES ALBARRACÍN Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD ACLARACIÓN DE VOTO De manera respetuosa expongo las razones por las cuales aclaro mi voto frente a lo resuelto por la Sala en la sentencia proferida el 14 de octubre de 2021, mediante la cual se declaró no probada la excepción de caducidad formulada por el tercero interesado en las resultas del proceso, y más adelante, se denegó la pretensión de nulidad de la resolución número 23267 de 31 de agosto de 2006, por la cual se concedió el registro de la marca “ANEXOS” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor del señor Diego Fernando Jiménez Corrales[22], expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las razones de mi aclaración de voto se concretan en lo siguiente: (i) El señor Julio César Morales Albarracín, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad, que fue interpretada como de nulidad relativa, pretendiendo la nulidad de la resolución número 23267 de 31 de agosto de 2006 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

(ii) Previa admisión de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio, en calidad de demandada, se pronunció por fuera del término legal concedido para ello. (iii) Por su parte, el señor Germán Zuluaga Jiménez, actuando como tercero interesado en las resultas del proceso, presentó escrito de contestación, dentro del cual propuso, entre otras defensas, la excepción de caducidad y prescripción de la acción de nulidad, pues, en su consideración, como el auto admisorio de la demanda se notificó al demandante por estado del 2 de febrero de 2012, de conformidad con el artículo 94 del Código General del Proceso - CGP, la parte actora tenía la obligación de efectuar la notificación al tercero dentro del término de un año, es decir, hasta el 3 de febrero de 2013.

Sin embargo, según alegó, aquella se realizó el 4 de febrero de 2013, razón por la cual se produjo la prescripción de la acción de nulidad relativa. (iv) Sobre el particular, la decisión adoptada por la Sala de esta Sección obedeció a que, según sostuvo, el artículo 94 de la norma en mención no resulta aplicable a los asuntos contenciosos administrativos.

Las razones que llevaron a esta conclusión tienen que ver con que el tema fue objeto de regulación especial en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y con que, además, la norma administrativa en comento no dispone remisión a las del procedimiento civil, razón por la cual, tampoco por esta vía podría entenderse aplicable la referida disposición. En ese sentido, recordó la Sala que, aunque el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo dispone que en los aspectos no contemplados por dicha norma se regirá por el Código de Procedimiento Civil, tal remisión solo es factible en cuanto la regulación general resulte compatible con la naturaleza de los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así pues, determinó la Sección Primera que lo dispuesto en el artículo 94 resulta incompatible con la naturaleza del proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la norma en comento entiende el fenómeno de la caducidad como una sanción a la parte actora, cuando quiera que, de manera negligente, no adelanta las diligencias pertinentes para comunicar a quien deba ser notificado, mientras que, en aplicación de las normas del Código Contencioso Administrativo, en materia contencioso administrativa, le corresponde surtir las notificaciones a la Secretaría de la respectiva autoridad judicial y no a la parte activa.

Por ello, concluyó que no es posible entender que se presente la caducidad de la acción cuando la Secretaría no realiza la notificación dentro del término previsto por la norma en mención, pues ello implicaría cargar a la parte actora con una contingencia derivada de una situación que está fuera de su control. Por esta razón, concluyó que la aplicación del artículo invocado por el tercero interesado en las resultas del proceso resultaba improcedente.

(v) Si bien comparto la conclusión de la Sala respecto de la no prosperidad de la excepción propuesta en el caso concreto, debo aclarar que, a mi juicio, las determinaciones en relación con la interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad, que trata el artículo 94 del Código General del Proceso, serán aplicables a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que respecta a su postulado general, más no en lo relativo a la excepción que presenta.

Para dilucidar en torno a ello, resulta necesario traer a colación el aparte de la norma que interesa, veamos: “Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante.

Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. (…)” (destacado y subrayado fuera del texto original). Visto lo anterior, es posible afirmar que la norma en comento presenta un postulado general tendiente a señalar que la sola presentación de la demanda interrumpe el término para que opere la prescripción, y en igual sentido impide que se produzca el fenómeno de la caducidad.

Esta regla resulta compatible con la naturaleza de los procesos que adelanta la jurisdicción contencioso administrativa, pues en estos asuntos, la radicación de la demanda en término impide que opere la caducidad. Ello es así pues, tal como lo ha señalado también la doctrina[23], una lectura del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo en su sentido lógico, permite apreciar que la presentación de la demanda que reúna todas las exigencias de la ley procesal lograría entonces impedir la caducidad de la acción. Esto responde a la advertencia dispuesta en dicha norma, en cuanto indica que la demanda que no reúna los requisitos legales no interrumpirá el término dispuesto para que opere tal fenómeno jurídico.

A lo anterior deben agregarse las modificaciones introducidas a la norma en cita por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998, pues, desde esta perspectiva, puede incluso entenderse que la demanda presentada en tiempo, aunque adolezca de defectos formales susceptibles de corrección, también logra evitar que opere tal fenómeno jurídico. Valga decir que la tesis precedente ha sido acogida desde hace décadas por diversos pronunciamientos de esta corporación[24], de los que se colige que la caducidad de la acción contenciosa se interrumpe con la presentación oportuna de la demanda, sea que ésta, i) cumpla con los requisitos y formalidades dispuestas para su presentación, o ii) se presente en tiempo, a pesar de adolecer de defectos formales corregibles.

Sin embargo, también es cierto que el artículo 94 del Código General del Proceso regula adicionalmente y de manera excepcional una situación especial y secuencialmente posterior, relacionada con la notificación del auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago al demandado, lo cual debe ocurrir dentro del año siguiente a la notificación de aquella providencia al demandante, so pena de que se produzca la prescripción o caducidad de la acción. Al respecto, es claro que tal proposición ciertamente resulta incompatible y no puede aplicarse a los asuntos en materia de lo contencioso administrativo, pues, como bien lo explicó la Sala, en esta jurisdicción no se impone al actor la carga de notificar al demandado la providencia en comento, sino que esta diligencia le compete a la Secretaría de la autoridad judicial correspondiente, por lo que entender configurado tal fenómeno como consecuencia de la omisión en la notificación, iría en contravía de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

En conclusión, por estas razones, considero que no es posible afirmar de manera categórica que la aplicación del artículo 94 del Código General del Proceso resulta improcedente en asuntos de lo contencioso administrativo, pues si bien, como se explicó a párrafos superiores, la disposición normativa contiene un supuesto general que resulta compatible con esta jurisdicción y por tanto podría eventualmente ser aplicable al presente asunto, también incorpora un supuesto excepcional, respecto del cual sería improcedente su aplicabilidad.

En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra, (Firmado electrónicamente) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folio 87 y 88. [2] El 26 de julio de 2010 se inscribió la transferencia de la marca ANEXOS (mixta) del Señor Diego Fernando Jiménez Corrales al señor German Zuluaga Jiménez.

Folio 19 cuaderno principal. [3] Folios 66 a 77 del cuaderno principal. [4] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinó no interpretar los artículos 134 y 135 literal b) por no ser esenciales para resolver el caso bajo estudio. [5] Folio 145 cuaderno principal [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. [7] Ibídem. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. [9] Ibídem. [10] Folios 54 a 56 [11] Folio 59 [12] Folio 63 [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera: Auto de 6 de julio de 2020; núm único de radicación 54001-23-33- 000-2014-00154-02(64291);

C.P Dr Guillermo Sanchez Luque. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 10 de mayo de 2019; núm. único de radicación 11001-03-24- 000-2012-00277-00; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés [15] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinó no interpretar los artículos 134 y 135 literal b) por no ser esenciales para resolver el caso bajo estudio. [16] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [17] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [18] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [19] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 49-IP-2015. Decisión de 25 de septiembre de 2015 [20] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [21] La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. https://sipi.sic.gov.co y en cumplimiento del el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2021, respecto de los registros a la fecha de la expedición de los actos acusados. [22] De la sentencia se extrae que el 26 de julio de 2010 se inscribió la transferencia de la marca “ANEXOS” (mixta) del señor Diego Fernando Jiménez Corrales al señor Germán Zuluaga Jiménez, y que tal documento obra a folio 66 a 77 del cuaderno principal del expediente de la referencia. [23] BETANCUR JARAMILLO, Carlos.

Derecho Procesal Administrativo. Cuarta Edición p. 137. Citado en sentencia de 8 de septiembre de 2000, Consejo de Estado - Sección Cuarta (C. P. Delio Gómez Leyva). Expediente CE-SEC4- EXP2000-N10667. [24] Véanse las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 8 de septiembre de 2000, expediente CE-SEC4-EXP2000-N10667 (C. P. Delio Gómez Leyva);

Sección Segunda – Subsección A, providencia de 27 de mayo de 2010, expediente 2008-0976-01 (C. P. Gustavo E. Gómez Aranguren); Sección Tercera – Subsección C, providencia de 7 de septiembre de 2020, expediente 2012-00499-01 (C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas); Sección Tercera – Subsección C, providencia de 16 de diciembre de 2020, expediente 2019-02281-01 (C. P. Nicolás Yepes Corrales).