PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo PALENQUERA y la marca nominativa PALENQUE previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo PALENQUERA en la clase 32 por tener similitud, conexidad competitiva y riesgo de asociación con la marca nominativa PALENQUE de la clase 33 [L]a Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. […]Al comparar las marcas, la Sala encuentra similitud ortográfica, toda vez que el signo solicitado está conformado por la palabra (PALENQUERA), tiene diez (10) letras, con cinco (5) consonantes (P, L, N, Q y R) y cinco (5) vocales (A, E, U, y E), y la marca opositora (PALENQUE), contiene ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (P, L, N y Q) y cuatro (4) vocales (A, E, U, y E).

Cabe resaltar que la única diferencia entre los dos vocablos que los conforman radica en la terminación RA, la cual no le da la distintividad suficiente, y lo que fuerza la conclusión que los vocablos que identifican las marcas en conflicto presentan una notoria similitud ortográfica. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visual y fonéticamente también son muy similares […]En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que si bien la palabra PALENQUE es definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como: “Valla de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto, para cerrar el terreno en que se ha de hacer una fiesta publica o un combate, o para otros fines”, no es menos cierto que en Colombia PALENQUE es una parte del territorio de la costa caribe colombiana donde se asentaron esclavos.

En cuanto a la expresión PALENQUERA, la Sala pone de presente que se trata de la población conformada por los descendientes de los esclavizados que se asentaron en ese territorio, PALENQUE y, en todo caso, se refiere al lenguaje hablado por los nativos del referido territorio, razones por las cuales se considera que los consumidores de ambos signos relacionarían el lugar geográfico y la cultura de sus habitantes. […].

Habida cuenta que en el presente caso se cumple el primer requisito de la causal de irregistrabilidad analizada, porque existe similitud entre los signos PALENQUE y PALENQUERA, es necesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado. […]En relación con los productos que pretende identificar el signo solicitado PALENQUERA, se tiene que con el registro del mismo se busca amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas”.

Vale la pena recordar que el registro del signo PALENQUERA en la Clase 32 del nomenclátor internacional fue negado con fundamento en el registro de la marca PALENQUE de propiedad de la Sociedad Ingenio del Cauca S.A. registrado en la clase 33 del mismo Nomenclátor, el cual ampara productos relacionados con “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”.

En este sentido, aunque es una realidad que los productos se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, también es cierto que entre ellos existe relación o vinculación, uso conjunto o complementario y tienen similares características, además de que comparten los mismos canales de comercialización e iguales medios de publicidad. […] Es de resaltar que, si bien el único producto que no comparten es la cerveza, no es menos cierto que se trata del mismo género de productos, teniendo en cuenta que se refiere a bebidas, como se observa en la descripción de las clases antes realizada, pudiendo inducir a error o confusión. Como se precisa en la interpretación prejudicial antes citada, la confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

Ahora bien, es evidente que en la promoción de los productos se utilizan los mismos medios de publicidad y canales de comercialización, teniendo en cuenta que están dirigidos a los mismos consumidores. Nótese que los productos enunciados están dirigidos a consumidores promedio, lo que determina que se presente un riesgo de confusión, pues estos no diferencian el origen empresarial de cada uno de estos. […] La Sala considera, entonces, que puede afirmarse que un consumidor relacione el origen empresarial de los productos, en tanto que puede adquirir productos como cervezas en sitios donde expiden bebidas alcohólicas, además se trata de productos acompañantes para esa clase de bebidas.

Ello unido a que los productos pueden adquirirse en establecimientos de comercio pequeños como tiendas de barrio, donde signos similares pueden confundirse cuando los productos guardan relación. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A  CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00021-00 Actor: BOGOTÁ BEER COMPANY S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Confundibilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho[1], presentó la sociedad Bogotá Beer Company S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 40092 de 30 de julio de 2010, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca PALENQUERA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Bogotá Beer Company S.A. I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Bogotá Beer Company S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 3.1 Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 40092 del 30 de julio de 2010, proferida por el Superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 09-35781, que resolvió el recurso de apelación formulado por Ingenio del Cauca S.A. Incauca ESP., y negó el registro de la marca PALENQUERA en clase 32 internacional. 3.2.

Como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca PALENQUERA en Clase 32 a favor de mi representada. 3.3 Acorde con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el título que certifica que la marca PALENQUERA en clase 32 ha sido concedida a favor de la DEMANDANTE. 3.4.

Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.5.

Por otro lado, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la sentencia mediante la cual se resuelva la presente acción nulidad […]”. I.2. Los hechos 2. La parte actora manifestó que, con fecha 7 de abril de 2009, la sociedad Bogotá Beer Company S.A., solicitó el registro de la marca PALANQUERA en la clase 32 para distinguir “cervezas, aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, frente a lo cual la sociedad Ingenio del Cauca S.A. ESP presentó oposición con base en la marca PALENQUE previamente inscrita en las Clases 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Señaló que mediante la Resolución No. 5243 de 29 enero de 2010 la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca PALANQUERA a la sociedad Bogotá Beer Company S.A., para identificar productos comprendidos en la Clase 32 del nomenclátor Internacional, ante lo cual la sociedad Ingenio del Cauca S.A. ESP presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación. 4.

Expresó que mediante la Resolución No.18634 del 9 de abril de 2010, la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición confirmó la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación. 5. Finalmente, informó que mediante la Resolución No. 40092 de 30 de julio de 2010 suscrita por la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la decisión contenida en la Resolución No. 5243 de 29 de enero de 2010, declarando fundada la oposición del Ingenio de Cauca S.A. E.S.P con base en el registro de la sociedad opositora en la clase 33 del nomenclátor internacional y como consecuencia de ello, negando el registro de la marca PALANQUERA.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 6. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la resolución demandada violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7. Afirmó que los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista ortográfico, pues si bien es cierto que los signos comparten algunas letras, el signo solicitado tiene una silaba adicional RA, lo cual determina que esa extensión de la palabra permita diferenciarlos con claridad. 8.

Advirtió, igualmente, que se presentan diferencias a nivel fonético, puesto que, fuerza sonora de la marca previamente registrada se encuentra en la silaba LEN, mientras que en el signo solicitado la fuerza de la acentuación está en la sílaba QUE, por lo que se descarta algún tipo de confusión. 9. En cuanto al elemento conceptual, señaló que es allí en donde verdaderamente se observan su diferencias, pues la palabra PALENQUE tiene como significado el nombre de una ciudad y la palabra PALENQUERA hace referencia a una lengua criolla que se habla en el Palenque de San Basilio que se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar de la República de Colombia. 10.

Expresó que el signo solicitado debe ser concedido en virtud del principio de especialidad que enmarca a los signos distintivos; la falta de vínculos que los conviertan en competidores dentro del mercado; la ausencia de relación que hay entre los productos amparados y, finalmente, las diferencias que se presentan entre los signos en conflicto. 11.

Argumentó que con la expedición del acto administrativo se presentó una violación al principio de especialidad, pues se presentan diferencias sustanciales entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, pues este pretende amparar producto en la clase 32 como “cervezas, aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” y la opositora, esto es, la registrada en la clase 33 implican la identificación de otro tipo de productos, que en ningún momento señalan los antes mencionados. 12.

Indicó que “como se puede observar a simple vista los productos identificados con el signo PALENQUE son alimenticios por una parte y por la otra se refiere a bebidas alcohólicas, pero muy claro dice en la clasificación de Niza, cuando especifica que serán “con excepción de cervezas”. 13. En este sentido, manifestó “que lo que pretende comercializar mi representada son productos totalmente diferentes, puesto que se refiere por ejemplo a cervezas y otras bebidas no alcohólicas, (cuya excepción y regla está en la clase 33 donde se comercializa la marca PALENQUE).”. 14.

Concluyó que el consumidor no tiene lugar a pensar que los signos en conflicto tienen un mismo origen empresarial, pues no hay relación entre los productos que pretenden comercializar. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. 15. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. 16.

Expresó que salta a la vista que la marca demandante reproduce totalmente la marca demandada, sin que se pueda pregonar que se logre disminuir las semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que se presentan en los mencionados signos, quedando demostrado que el signo demandante está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17.

Manifestó que en el campo fonético, se hacen mucho más evidentes las similitudes que presentan cada uno de los signos en controversia, pues la estructura de sus composiciones hacen que se pronuncien totalmente igual. 18. En lo relacionado al elemento conceptual o ideológico de los signos en controversia, destacó que ambos evocan una zona geográfica y el lenguaje de una zona caribeña de Colombia, como lo es San Basilio de Palenque y la lengua palenquera. 19.

Adujo que “sin mayores exámenes se puede observar, que si bien es cierto los productos identificados con el signo solicitado y los que distinguen la marca contraria no comparten el mismo nomenclátor internacional, en el caso del signo solicitado (PALENQUERA) para identificar cerveza, la accionada considera que si existe un vínculo de conexidad por cuanto tiene un uso complementario y conjunto en las determinadas preparaciones, ya que para la preparación de la cerveza al contener alcohol, comparte con las bebidas de la clase 33 (bebidas alcohólicas), canales de comercialización y publicidad, estando dirigidos al mismo consumidor, implicando con esto un indubitable riesgo de confusión del consumidor”. 20.

Respecto de los criterios de la conexión competitiva. Indicó: “aplicando los criterios antes mencionado, tenemos que la marca demandante “PALENQUERA” (Nominativa) pretendía identificar productos que comparten la misma naturaleza y canales de comercialización de los identificados con la marca previamente registrada “PALENQUE” (Nominativa), pues si bien es cierto que cada una de las marcas cobijan una clase especifica de los productos comprendidos en la clase diferentes (sic) del Nomenclátor Internacional De (sic) Niza no es menos cierto que ambos el 32 y 33 comparten el contener bebidas donde para su producción se hace uso de el alcohol, tal es el caso la cerveza y de las bebidas alcohólicas de lo que se puede inferir que comparten o utilizan los mismos medios de publicidad y canales de comercialización”. 21.

Concluyó que existe un evidente riesgo de confundibilidad directa e indirecta entre las marcas en conflicto. II.2. INTERVENCIÓN DEL LA SOCIEDAD INGENIO DEL CAUCA S.A. ESP. 22. La Sociedad Ingenio del Cauca S.A ESP, tercera interviniente, no se pronunció en esta etapa procesal[2]. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 210-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso, en particular el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El Tribunal consideró no proceder a la interpretación del artículo 134, por no ser aplicable al caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[…]

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad ortográfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos expuestos en la presente interpretación prejudicial.[…]”. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 24. Mediante auto de 16 de febrero de 2016[3], se corrió traslado a las partes intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo la parte demandante y la parte demandada reiteraron en esencia sus argumentos.

El tercero interviniente y el Ministerio Publico guardaron silencio en esta etapa procesal. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico 25. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 40092 de 30 de julio de 2010, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca PALENQUERA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A. 26.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que el signo PALENQUERA (nominativa), clase 32, es distintivo, no es confundible, no tiene conexidad competitiva y tampoco genera riesgo de asociación con la marca previamente registrada «PALENQUE» (nominativa), clase 33, cuya titularidad le fue concedida al Ingenio del Cauca S.A. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 27.

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia es el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo contenido es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […].

V.3.- El examen de registrabilidad 28. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 29.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 30. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”[4]. 31.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 32. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[5]. 33.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”[6]. 34. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario. 35. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, encontramos en la interpretación prejudicial allegada al proceso las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”[7]. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa[8]. 41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.[…]” (Negrillas fuera de texto). 36.

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto V.5.1. Comparación de los signos 37. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado PALENQUERA (Nominativo) (Clase 32) Marca previamente registrada PALENQUE (Nominativa) (Clase 33) 38.

Una vez verificadas las marcas, inicialmente encontramos que las marcas confrontadas son nominativas, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo estos elementos, toda vez que son estas palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 39. En efecto, el elemento nominativo es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 40.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló en la interpretación allegada al presente proceso: “[…] En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 41. En atención a lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado P |A |L |E |N |Q |U |E |R |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | | Marca registrada P |A |L |E |N |Q |U |E | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | | 42. Al comparar las marcas, la Sala encuentra similitud ortográfica, toda vez que el signo solicitado está conformado por la palabra (PALENQUERA), tiene diez (10) letras, con cinco (5) consonantes (P, L, N, Q y R) y cinco (5) vocales (A, E, U, y E), y la marca opositora (PALENQUE), contiene ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (P, L, N y Q) y cuatro (4) vocales (A, E, U, y E). 43.

Cabe resaltar que la única diferencia entre los dos vocablos que los conforman radica en la terminación RA, la cual no le da la distintividad suficiente, y lo que fuerza la conclusión que los vocablos que identifican las marcas en conflicto presentan una notoria similitud ortográfica. 44. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visual y fonéticamente también son muy similares, lo cual se colige con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: PALENQUE – PALENQUERA - PALENQUE – PALENQUERA PALENQUE – PALENQUERA - PALENQUE – PALENQUERA PALENQUE – PALENQUERA - PALENQUE – PALENQUERA PALENQUE – PALENQUERA - PALENQUE – PALENQUERA 45.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que si bien la palabra PALENQUE es definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como: “Valla de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto, para cerrar el terreno en que se ha de hacer una fiesta publica o un combate, o para otros fines”, no es menos cierto que en Colombia PALENQUE es una parte del territorio de la costa caribe colombiana donde se asentaron esclavos.

En cuanto a la expresión PALENQUERA, la Sala pone de presente que se trata de la población conformada por los descendientes de los esclavizados que se asentaron en ese territorio, PALENQUE y, en todo caso, se refiere al lenguaje hablado por los nativos del referido territorio, razones por las cuales se considera que los consumidores de ambos signos relacionarían el lugar geográfico y la cultura de sus habitantes. 46.

Bien lo consideró la entidad demandada cuando señaló que “en lo relacionado al elemento conceptual o ideológico de los signos en controversia, ambos evocan una zona geográfica y el lenguaje de una zona caribeña de Colombia, como lo es San Basilio de Palenque y la lengua palenquera”. 47. Habida cuenta que en el presente caso se cumple el primer requisito de la causal de irregistrabilidad analizada, porque existe similitud entre los signos PALENQUE y PALENQUERA, es necesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado.

V.5.2. Conexión Competitiva - Riesgo de Confusión y/o Asociación 48. En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que el derecho exclusivo sobre una marca se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar el riesgo de confusión y asociación frente a marcas idénticas. 49.

Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza ortográfica, conceptual, visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia Andina, en la siguiente forma: “[…] CONEXION COMPETITIVA El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclátor.

Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d). En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”.[9] Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación. c) Medios de publicidad idénticos o similares Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. g) Mismo género de los productos Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.[10] El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio […]”[11]. 50.

Para iniciar el estudio de la posible conexión competitiva de los signos en conflicto, es preciso citar lo expresado en la Resolución No 40092 del 30 de julio de 2010, acto administrativo demandado: “Conforme a la relación de productos transcrita y atención a los factores de conexidad competitiva, esta Delegatura considera que si bien los productos identificados con el signo solicitado y los que distinguen las marcas opositoras, no comparten la misma naturaleza, pues en el caso del signo solicitado se trate de bebidas no alcohólicas y en el caso de la marca fundamento de la negación identificada con el Certificado de Registro No 147247, son bebidas alcohólicas, entre los mismos si existe relación de conexidad por cuanto obra un uso complementario y conjunto en las determinadas preparaciones tal como el caso de los cocktailes, asimismo nótese que la cerveza, al contener alcohol, comparte con las bebidas de la clase 33, canales de comercialización y publicidad, estando dirigidos al mismo consumidor.

Por otro lado, en relación con los productos distinguidos con el signo solicitado y los identificados con el Certificado de Registro No 285732, se evidencia una relación de conexidad ligera, no solo en la medida que se trata de productos que debido a su naturaleza, se comercializan en los mismo canales y comparten los mismos medios de publicidad, la cual debido a similitudes conceptuales existentes entre los signos implica riesgo de confusión en el consumidor”.

(Resaltado fuera de texto). 51. En relación con los productos que pretende identificar el signo solicitado PALENQUERA, se tiene que con el registro del mismo se busca amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas”. 52.

Vale la pena recordar que el registro del signo PALENQUERA en la Clase 32 del nomenclátor internacional fue negado con fundamento en el registro de la marca PALENQUE de propiedad de la Sociedad Ingenio del Cauca S.A. registrado en la clase 33 del mismo Nomenclátor, el cual ampara productos relacionados con “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”. 53.

En este sentido, aunque es una realidad que los productos se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, también es cierto que entre ellos existe relación o vinculación, uso conjunto o complementario y tienen similares características, además de que comparten los mismos canales de comercialización e iguales medios de publicidad. 54.

En efecto, los productos relacionados con aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas del signo solicitado son utilizados para preparar, elaborar y/o mezclar bebidas alcohólicas, tales como cocteles, refajos, aperitivos, entre otros, amparados con la marca previamente registrada. Aunado a ello, se utilizan comúnmente como acompañantes de bebidas alcohólicas, esto es, para su consumo; lo cual genera una vinculación directa entre ellos. 55.

Es de resaltar que, si bien el único producto que no comparten es la cerveza, no es menos cierto que se trata del mismo género de productos, teniendo en cuenta que se refiere a bebidas, como se observa en la descripción de las clases antes realizada, pudiendo inducir a error o confusión. 56. Como se precisa en la interpretación prejudicial antes citada, la confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. 57.

Ahora bien, es evidente que en la promoción de los productos se utilizan los mismos medios de publicidad y canales de comercialización, teniendo en cuenta que están dirigidos a los mismos consumidores. 58. Nótese que los productos enunciados están dirigidos a consumidores promedio, lo que determina que se presente un riesgo de confusión, pues estos no diferencian el origen empresarial de cada uno de estos. 59.

Al tratar lo concerniente al riesgo de asociación, la Sala[12] ha precisado lo siguiente: “[…] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrillas fuera de texto). 60.

La Sala considera, entonces, que puede afirmarse que un consumidor relacione el origen empresarial de los productos, en tanto que puede adquirir productos como cervezas en sitios donde expiden bebidas alcohólicas, además se trata de productos acompañantes para esa clase de bebidas. Ello unido a que los productos pueden adquirirse en establecimientos de comercio pequeños como tiendas de barrio, donde signos similares pueden confundirse cuando los productos guardan relación. 61.

Por último, la Sala pone de presente que el demandante, en escrito obrante a folios 200 a 206, informó que la marca PALENQUE en la clase 33 del nomenclátor internacional fue cancelada en el año 2011, razón por la cual debería registrarse su signo distintivo. 62. Al respecto, la Sala recuerda que es reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado en la cual se ha sostenido que el control de legalidad que efectúa la jurisdicción de lo contencioso administrativo se realiza teniendo en cuenta los supuestos fácticos y jurídicos vigentes al momento de la expedición del acto administrativo; por lo que, aunque el acto administrativo frente al cual se efectuó el examen de registrabilidad se hubiera cancelado con posterioridad, este se encontraba vigente al momento del mencionado examen, por lo que no es posible excluirlo.

VI. Conclusión. 63. La Sala considera que, entre los signos en conflicto, existe similitud, conexidad competitiva y riesgo de asociación, lo que conlleva a la imposibilidad de su coexistencia pacífica, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] La resolución 40092 del día 30 de julio de 2010, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fue notificada mediante listado No 134 de fecha 12 de agosto de 2010 y fue desfijado el 26 de agosto de 2010.

Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 27 de agosto de 2010. Como la demanda fue presentada el día 10 de diciembre de 2010 (folio 41), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal. [2] Folios 164 y 165. [3] Folio 188 cuaderno principal [4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [7] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 215. [8] BREUER MORENO, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s. [9] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001. Marca: “MATERNA”. [10] Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. [11] PROCESO 141-IP-2005, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: DOMINGO MARTINEZ GOMEZ. Marca: “NENUCO” (mixta). Proceso interno N° 2002- 00394-01 (8452). [12] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2004 – 00376. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno.