PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BELLINI y la marca mixta BELLINI previamente registrada en la clase 42 / SIGNO DE FANTASÍA / SIGNO REGISTRADO EN UNA CLASE CONEXA / COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo BELLINI en la clase 35 por existir similitud, conexión competitiva y riesgo de asociación con la marca mixta BELLINI previamente registrada en la clase 42 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [P]ara la Sala es clara la identidad ortográfica, puesto que los signos están compuestos por una palabra, comparten tres vocales y cuatro consonantes.
Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente también son idénticas, lo cual se colige con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: […] Significa lo anterior que no se requieren mayores elucubraciones para determinar que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se escuchan la misma forma, donde se concluye su identidad fonética.
En cuanto al aspecto ideológico, resulta necesario indicar que la expresión BELLINI es un nombre proveniente del idioma italiano, el cual no tiene significado conceptual propio en el idioma castellano, tampoco tiene evocación conocida, y de acuerdo con la definición que ha hecho el Tribunal de Justicia, la expresión debe ser considerada como un signo de fantasía. […] En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existe tal identidad que puede generar entre los consumidores un riesgo de confusión y que conlleva a la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado.
Conexidad Competitiva - Riesgo de Confusión y/o Asociación […] En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto es preciso indicar que el signo «BELLINI» cuya protección demandó la parte actora, buscaba amparar servicios de la clase 35: «Venta distribución comercialización, exportación e importación de los siguientes servicios: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietéticos, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, arroz, servicios agrícolas, hortícolas, forestales y granos, legumbres frescas, semillas».
A su turno, la marca BELLINI (mixta) concedida al señor el señor Nelson Patrick Maidens Soto ampara servicios de «Restaurante, bar, café, delicatesen asociado con productos alimenticios» (negrillas fuera del texto) incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. En relación con lo anterior y en lo atinente a la conexidad competitiva, para la Sala existe relación entre los servicios que los signos en conflicto buscan amparar, pues si bien estos se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, ambos están relacionados con productos alimenticios. […] En el caso de autos, la Sala considera que existe un riesgo asociación, en la medida que el consumidor medio no va a distinguir el origen empresarial de los servicios, en tanto que se trata de comercialización de alimentos y bebidas, actividad esta que se puede realizar en restaurantes.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00563-00 Actor: SEBASTIANO CARBONE BELLINI Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Coexistencia de Hecho / Marcas en Conflicto: Bellini SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instauró el señor Sebastiano Carbone Bellini, con miras a que se declare la nulidad de la Resoluciones Nos 57252 del 30 de diciembre de 2008,16448 de 31 de marzo de 2009 y 20817 de 29 de abril de 2009, a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Bellini (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del demandante.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial del señor Sebastiano Carbone Bellini presentó demanda[1] en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo[2], en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 4.1 Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 57252 del 30 de diciembre de 2008, emitida en el expediente administrativo Núm. 06 593371, por la cual se niega el registro de la marca BELLINI (NOMINATIVA), en la clase 35, que resolvió lo siguiente: ‘Declarar fundada la oposición que da cuenta el artículo segundo de la parte considerativa’. ‘Negar el registro de la marca solicitado por el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza’. 4.2.
Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 164448 del 31 de marzo de 2009, emitida en el expediente administrativo Núm. 06 59337, por la cual se confirma en reposición la negación de la marca BELLINI (NOMINATIVA), en la clase 35, que resolvió lo siguiente: ‘Confirmar la decisión contenida en la resolución Núm. 57252 de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos’. 4.3.
Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 20817 del 29 de abril de 2009, emitida en el expediente administrativo Núm. 06 59377, por el cual se confirma en apelación la negación de la marca BELLINI (NOMINATIVA), en la clase 35, que resolvió lo siguiente: ‘Confirmar la decisión contenida en la Resolución Núm. 847 de 21 de enero de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos’. 4.4.
Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca BELLINI (NOMINATIVA), en la clase 35 de la Clasificación Internacional de productos y servicios de Arreglo de Niza. 4.5. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 2º literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1.957. 4.6.
Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución que conceda la marca anteriormente indicada, en la clase 35. 4.7. Que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]» I.2.
Los hechos 2. La parte actora manifestó que, con fecha 2 de diciembre de 2006, el señor Sebastiano Carbone Bellini a través de apoderado solicitó ante la SIC el registro de la marca «BELLINI» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza referidos a “Venta, distribución, comercialización y exportación de los siguientes productos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietético, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas en cereales, levaduras, arroz, productos agrícolas, forestales y granos, legumbres frescas, semillas”. 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el señor Nelson Patrick Maidens Soto presentó oposición al registro, apoyándose en la titularidad de la marca «BELLINI» que ampara servicios de “Restaurante, bar, café, delicatesen asociado con productos alimenticios” incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Señaló que mediante la Resolución No. 57252 de 30 diciembre de 2008 la SIC, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca «BELLINI» para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional. 5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, el señor Sebastiano Carbone Bellini presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución 164448 de 31 de marzo de 2009, y en apelación mediante la Resolución No. 20817 de 29 de abril de 2009.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 6. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro del signo «BELLINI» (nominativo) para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.
Sostuvo que el signo BELLINI (nominativo) cumple con la calidad de ser distintivo, ya que cuenta con dos aspectos fundamentales que son la capacidad intrínseca o individualización, y la capacidad extrínseca o de no confundibilidad. 8. Adujo que la SIC aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ya que el signo solicitado corresponde a un conjunto distintivo extrínsecamente, para distinguir determinados servicios. 9.
Argumentó que tiene derechos adquiridos en materia marcaria, debido a que es titular de las marcas «BELLINI» (nominativa) y «BELLINI» (mixta) que amparan productos incluidos en la clase 5a del nomenclátor internacional, lo cual, en virtud de la conexidad de los servicios, amplían el amparo a los de los servicios de la clase 35, por lo que se debió aplicar la norma de manera extensiva y no restrictiva. 10.
En este sentido, expresó que la entidad demandada ignoró y desconoció la coexistencia registral y pacífica entre la marca fundamento de la negación BELLINI y la marca BELLINI registrada en la clase 5a a favor del demandante. 11. Concluyó indicando que: “En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, no encontró ningún criterio de los enumerados por la doctrina y la jurisprudencia, como capaces, por sí solos, de determinar una clara, expresa, excepcional e inequívoca relación de confusión, razón por la cual debe legalmente desecharse y acogerse la regla general de registrabilidad”.
II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio[3] 12. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: 13. Indicó que, con la expedición de las resoluciones acusadas, la Superintendencia de Industria y Comercio no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. 14.
Señaló que “En el presente caso, el referido estudio, recayó sobre el signo solicitado BELLINI y la marca previamente registrada BELLINI (mixta), haciéndose evidente que entre el signo solicitado BELLINI y la marca registrada previamente, BELLINI EXISTÍAN Y EXISTEN semejanzas o identidad susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor”. 15.
Agregó que el signo «BELLINI» cuyo registró se solicitó para amparar servicios de la «clase 35 del nomenclátor internacional consisten básicamente en la comercialización de los servicios que se suministran en los lugares a que se refiere la clase 42 esto es servicios de restaurantes, conduciendo de manera obligada a concluir que el consumidor se enfrentara (sic) a productos y servicios ciertamente relacionados en uno y otro caso si se le antepone la marca que se pretende sin que pueda distinguir de ninguna forma una procedencia empresarial diversa». 16.
Concluyó que la marca solicitada está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. II.1. Intervención del tercero interesado[4] 17. El tercero Interviniente Nelson Patrick Maidens Soto, a través de apoderado judicial, se pronunció en esta etapa procesal, manifestando que el signo solicitado no individualiza los servicios cuyo registro pretende amparar, sino “por el contrario, como se manifestó anteriormente, contribuye a generar confusión en el consumidor, en razón a la identidad fonética, ortográfica y conceptual del signo”. 18.
Afirmó que: “los presupuestos (…) de la causal de irregistrabilidad, se dan en este caso ya que la marca mixta de la cual es titular mi mandante fue solicitada desde al año 1998 y concedido su registro, teniendo vigencia, actualmente, hasta el 24 de septiembre del 2021, lo cual nos indica desde qué fecha data dicho registro. El segundo presupuesto también se da si tenemos en cuenta que la palabra BELLINI, elemento relevante en ambas marcas, la registrada y la pretendida, fonética y ortográficamente son iguales.
Respecto al tercer presupuesto, las marcas distinguen productos alimenticios que pueden generar en el usuario, o bien confusión o bien asociación”. 19. Sostuvo que, de haberse registrado la marca solicitada por el señor Sebastiano Carbone Bellini, se habrían vulnerado los derechos adquiridos que tenía el señor Maidens Soto, quien venía gozando los beneficios de su marca desde hace más de 10 años. 20.
Expresó que entre las marcas confrontadas existe conexidad competitiva porque las dos hacen referencia a servicios alimenticios, y que no es cierto, como lo afirmó la actora, que aquella cuyo registro se solicitó sea una extensión de las registradas por el aquí demandante para amparar productos de la clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza. 21.
Por último, propuso las excepciones de mérito que denominó “INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL ARTICULO 136 LITERAL a) DE LA DECISIÓN 486.”, “INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL ART. 134 DE LA DECISIÓN 486” y la “INNOMINADA”. III. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 73-IP-2015 de 2 de octubre de 2015[5], en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular el artículo 136 literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…]
PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe terne en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante trata de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio que se dirigen a la población en general.
SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominado BELLINI y el mixto BELLINI, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia.
TERCERO: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la oficina de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.
El simple hecho de que una marca registrada ampare servicios que se puedan considerar conexos competitivamente con otros, no le da un derecho indefectible o inexorable para el registro de la misma marca en relación con dichos otros servicios. La oficina nacional competente de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas.
En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si el análisis de registrabilidad fue realizado de manera integral, sistemática y adecuada en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular.
CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.
QUINTO: La ‘coexistencia de hecho’ no genera derechos en una relación con el registro de una marca, así como tampoco en una prueba irrefutable de la inexistencia de registro de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.» IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 23. Mediante auto de 16 de febrero de 2016[6], se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante, la parte demandada y el tercero intervinientes reiteraron en esencia sus argumentos.
El Ministerio Publico no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 24. De conformidad con el 128, numeral 7 del CCA[7] y el artículo 1° del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. V.2. Cuestión Previa. 25. El apoderado del tercero interviniente propuso las excepciones de mérito “INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL ARTICULO 136 LITERAL a) DE LA DECISIÓN 486.”, “INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL ART. 134 DE LA DECISIÓN 486” y la “INNOMINADA”. 26.
Teniendo en cuenta que las excepciones propuestas hacen referencia al fondo del asunto, no se efectuará ningún pronunciamiento previo sobre estas. V.3. Problema Jurídico 27. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el señor Sebastiano Carbone Bellini en contra de las Resoluciones núm. 57252 de 30 de diciembre de 2008, núm. 164448 de 31 de marzo de 2009 y núm. 20817 de 29 de abril de 2009 a través de las cuales la SIC negó el registro de la marca «BELLINI» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 28.
La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, ya que el signo BELLINI (nominativo) que pretende registrar en la clase 35 del nomenclátor internacional goza de distintividad, y no es confundible con la marca previamente registrada «BELLINI» (mixta) Clase 42 del nomenclátor internacional. V.4. Las causales de irregistrabilidad en estudio 29.
El apoderado de la parte actora invoca que la administración al negar el registro del signo «BELLINI» (nominativo), desconoció los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: […] Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […].
V.5. El examen de registrabilidad 30. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 31.
Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 32. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»[8]. 33.
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 34. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[9]. 35.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[10]. 36.
En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.6. Las reglas de cotejo marcario 37. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[11] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” 5.
En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 6.
En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. (Negrillas fuera de texto). 38. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. V.7.
Los signos de fantasía 39. En relación con los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia ha señalado: «LOS SIGNOS DE FANTASÍA, SU GRADO DE OPOSICIÓN […] Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial del 15 de mayo 2013, expedida en el marco del proceso 23- IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto a esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden tener no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto, un servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.” (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 989 del 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes […]»[12] V.8 Signo registrado en una clase conexa 40. Respecto de las marcas conexas, en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, se determinó: “EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO COMO MARCA EN UNA CLASE CONEXA. 29.
El demandante argumenta ser titular de las marcas denominativas y mixtas BELLINI en la Clase 5 y, que por lo tanto, tiene derechos adquiridos para el registro en la Clase 35 por ser conexa. 30. En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizar ciertas precisiones: 31. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 149-IP-2013: – “El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la oficina de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.
Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. – El simple hecho de que una marca registrada ampare productos que se puedan considerar conexos competitivamente con otros, no le da un derecho indefectible o inexorable para el registro de la misma marca en relación con dichos otros productos.
La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas”. (…)”. 1. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si el análisis de registrabilidad fue realizado de manera integral, sistemática y adecuada en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular.
V.9 Coexistencia de hecho de marcas 41. En lo relacionado con la coexistencia de marcas, la cual fue argumentada por el demandante, se indicó en la interpretación judicial allegada al proceso: “COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS. 39. El demandante indica que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema propuesto. 40.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.
Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia entada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.
(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”. V.10. El caso concreto 42.Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados. V.10.1. La comparación de los signos 43.
La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados como se observa a continuación: | | |Signo solicitado | | | |BELLINI | |(Nominativa) | | | | | |Marca previamente registrada | |[pic] | |(Mixta) | 44. De lo anteriormente expuesto se encuentra que el análisis se hará entre una marca nominativa y una marca una mixta, para lo cual la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 45.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 46.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]». 47.
Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, indicó lo siguiente: «[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]»[13]. 48.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: |Signo solicitado | |B | |B |E |L |L |I | |BELLINI |1 |3 |4 |3 | |BELLINI |1 |3 |4 |3 | 50.
Así pues para la Sala es clara la identidad ortográfica, puesto que los signos están compuestos por una palabra, comparten tres vocales y cuatro consonantes. 51. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente también son idénticas, lo cual se colige con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: BELLINI - BELLINI – BELLINI – BELLINI BELLINI - BELLINI - BELLINI – BELLINI BELLINI - BELLINI - BELLINI – BELLINI BELLINI - BELLINI - BELLINI – BELLINI 52.
Significa lo anterior que no se requieren mayores elucubraciones para determinar que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se escuchan la misma forma, donde se concluye su identidad fonética. 53. En cuanto al aspecto ideológico, resulta necesario indicar que la expresión BELLINI es un nombre proveniente del idioma italiano, el cual no tiene significado conceptual propio en el idioma castellano[14], tampoco tiene evocación conocida, y de acuerdo con la definición que ha hecho el Tribunal de Justicia, la expresión debe ser considerada como un signo de fantasía. Sobre este asunto, esta Sala, en sentencia de 14 de mayo de 2020[15], en la cual se analizaron supuestos fácticos y jurídicos similares a los asociados a esta controversia, se consideró lo siguiente: “49.
En relación con el aspecto ideológico o conceptual, ha de tenerse presente que la expresión BELLINI es un nombre propio proveniente del idioma italiano. Esa expresión no tiene ningún significado concreto en el idioma castellano (…). Por lo anterior, resulta imposible realizar un cotejo entre el signo nominativo y la marca nominativa desde el punto de vista conceptual, al tratarse de signos que deben ser considerados como de fantasía”. 54.
En este sentido, es reiterada jurisprudencia esta Sala, donde se ha determinado que «la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos casos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado»[16]. 55. En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existe tal identidad que puede generar entre los consumidores un riesgo de confusión y que conlleva a la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. 56.
Ahora y toda vez que uno de los argumentos de la parte actora se relaciona con el hecho consistente en que si bien es cierto que los signos puedan llegar a ser similares también lo es que en su entender no existe conexidad competitiva y, mucho menos, riesgo de asociación dentro del público consumidor, razón por la cual la Sala considera necesario pronunciarse sobre dichos aspectos, tal y como se analizará a continuación. V.10.2.
Conexidad Competitiva - Riesgo de Confusión y/o Asociación 57. En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. 58.
Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca, la sola semejanza de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atender los productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”[17], por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva”[18] 59. En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto es preciso indicar que el signo «BELLINI» cuya protección demandó la parte actora, buscaba amparar servicios de la clase 35: «Venta distribución comercialización, exportación e importación de los siguientes servicios: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietéticos, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, arroz, servicios agrícolas, hortícolas, forestales y granos, legumbres frescas, semillas».
(negrillas fuera del texto) 60. A su turno, la marca BELLINI (mixta) concedida al señor el señor Nelson Patrick Maidens Soto ampara servicios de «Restaurante, bar, café, delicatesen asociado con productos alimenticios» (negrillas fuera del texto) incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 61. En relación con lo anterior y en lo atinente a la conexidad competitiva, para la Sala existe relación entre los servicios que los signos en conflicto buscan amparar, pues si bien estos se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, ambos están relacionados con productos alimenticios. 62.
En efecto, resulta evidente la complementariedad de los servicios amparados por cada uno de los signos, pues pretenden satisfacer las mismas necesidades de los consumidores, en la medida que mientras el signo solicitado comercializa alimentos y bebidas, la marca previamente registrada expende en sus establecimientos igualmente esa clase de elementos. 63.
Cabe resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al considerar que a pesar de que los signos en conflicto amparan servicios que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, sí existe relación de intercambiabilidad o complementariedad, pues se trata de servicios conexos por estar relacionados con la comercialización de productos alimenticios y con las actividades y con los servicios que prestan los restaurantes[19], al respecto la entidad expuso lo siguiente: “De acuerdo a los factores de conexión competitiva se observa que si bien se trata de servicios que no se encuentras dentro de la misma clase internacional los mismos están referidos o recaen sobre productos alimenticios, presentando entre si relaciones de complementariedad e inclusive de intercambiabilidad, en la medida en que los servicios de comercialización de productos alimenticios y los servicios de restauración (sic) pretenden satisfacer las mismas necesidades en el mismo tipo de consumidor, por lo cual, y debido a la identidad en la estructura nominativa de los signos, el registro del signo solicitado generaría riesgo de confusión en el mercado.(…)”. 64.
Al respecto, la Sala prohíja las consideraciones plasmadas en la sentencia de 14 de mayo de 2020[20], oportunidad en la que se indicó lo siguiente: “la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los servicios y productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, por lo que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con las clases a la que pertenecen los productos o servicios, que “[…] el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad […]"[21].
En el caso sub lite, la marca cuestionada, “BELLINI”, fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] venta, distribución, comercialización y exportación de los siguientes elementos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietético, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, arroz, productos agrícolas, forestales y granos, legumbres frescas y semillas […]”.
La marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carnes, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles [ ]”; y los siguientes productos de la Clase 30: “[…] café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo [ ]”.
La marca previamente registrada, “BELLINI”, distingue los siguientes servicios de la citada Clase 42: “[…] establecimientos dedicados al servicio de restaurante, bar, café, delikatesen, asociado todo con productos alimenticios [ ]”. De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado, y los productos de las Clases 29 y 30 Internacional de la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, existe una relación, especialmente, en lo que concierne a frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, habida cuenta que los productos de la marca referida, previamente registrada, requieren o pueden requerir de los servicios que identifica el signo cuestionado para tener su marca en el mercado; se promocionan por los mismos medios, -folletos, radio, televisión, prensa-; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.
También existe una relación entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado y los servicios de la Clase 42 Internacional, que identifica la marca previamente registrada, “BELLINI”, en cuanto ambos pertenecen al mismo género, esto es, al de servicios relacionados con productos alimenticios, además de que sus consumidores podrían asumir que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, por la identidad existente en dichas marcas.
Por lo tanto, existe conexión competitiva.”. 65. De otra parte y en lo atinente al riesgo de asociación, la Sala pone de presente que esta Corporación[22] ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrillas fuera de texto). 66.
En el caso de autos, la Sala considera que existe un riesgo asociación, en la medida que el consumidor medio no va a distinguir el origen empresarial de los servicios, en tanto que se trata de comercialización de alimentos y bebidas, actividad esta que se puede realizar en restaurantes. V.11. Coexistencia de hecho de marcas. 67. El actor expresó que la entidad demandada ignoró y desconoció la coexistencia registral y pacífica de la marca BELLINI de su propiedad la cual se encuentra registrada en la clase 5 del nomenclátor internacional. 68.
Sobre este cargo, ha sido posición de esta Sala que la denominada coexistencia de hecho no genera derechos de por sí en relación con un registro de una marca, no se constituye como una prueba irrefutable de la inexistencia de un riesgo de confusión, y no descarta por ello el análisis de confundibilidad. 69. Con relación a este asunto, en la interpretación allegada al presente proceso se indicó: “40.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.
Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.
(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”. 70. Sobre este mismo aspecto, en la precitada Sentencia de 14 de mayo de 2020[23], se indicó: “Ahora, en lo concerniente al argumento del actor relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.[24] Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al actor, como bien lo indicó el Tribunal en el numeral 4.6 de la interpretación prejudicial rendida en este proceso, a saber: “[…] 5.6.
En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión [ ]”.
En lo que respecta al argumento del actor de que es titular de las marcas “BELLINI” (mixta y nominativa), registradas con los certificados núms. 338080 y 328005 y que amparan productos de la Clase 5ª Internacional, la Sala debe advertir que los registros concedidos a la parte demandante en la citada clase no le otorgan un derecho automático para registrar el mismo signo en las demás clases, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 4 de octubre de 2018[25], ya citada, en la que se puntualizó: “[…] La Sala considera que no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante con el que aduce su titularidad de la marca BELLINI en las Clases 5 y 31 como sustento de las pretensiones de nulidad respecto de los actos administrativos demandados, por cuanto:.
El registro concedido a la parte demandante en las mencionadas Clases no le otorga un derecho automático para registrar el mismo signo en las demás Clases [ ]” (Negrillas y subrayas fuera de texto). 71. En el presente caso, el demandante no aportó pruebas que permita demostrar la alegada coexistencia de hecho, como que las marcas hayan compartido los mismos canales publicitarios sin riesgo de confusión o análisis estadísticos diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución. V. 12 Conclusiones 72.
La Sala considera que, entre los signos en conflicto, existe identidad, conexidad competitiva y riesgo de asociación, lo que conlleva a la imposibilidad de su coexistencia pacífica, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente (E) (Firmado electrónicamente) (Ausente con excusa) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado dyd ----------------------- [1] Folios 24 a 50 [2]«ARTÍCULO 85.
Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente.» [3] Folios 111 a 118 [4] Folios 90 a 98 [5] Folios 172 a 187 [6] Folio 189 [7] «Artículo 128.
Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]. 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]» [8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [9] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON. [11] Ibídem. [12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 49-IP-2015. Decisión de 25 de septiembre de 2015 [13] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [14] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> 05/07/2020 [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzon, número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00296-00. [16] Consejo de Estado.
Sección Primera. Radicación 11001032400020070030800. Sentencia de fecha 8 de junio de 2018. C.P. María Elizabeth García González. [17]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005. [18] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 549-IP-2016. Marca: “CEVIT”. [19] Folio 75 cuaderno principal [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00296-00. [21] Interpretación Prejudicial rendida, dentro del Proceso 094 IP- 2010, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [22] Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2004 – 00376. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00296-00. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090062900. [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00547-00.