PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE UNA MARCA FIGURATIVA – Con fundamento en que el uso que se le dio no obedece a la forma en que fue registrada / CANCELACION DE REGISTRO MARCARIO - No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca / EXPRESIONES EXPLICATIVAS / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Si el titular prueba el uso no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada, sino respecto de algunos, conservará el registro para los que sí acreditó / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede respecto de la marca FIGURATIVA para identificar los productos chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos de la Clase 30 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [D]e las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA cuestionada, en primer lugar, la Sala no encontró documento alguno en el que se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera su distintividad.

En efecto, al aplicar los criterios definidos por el Tribunal, la Sala considera que la reproducción idéntica de la marca figurativa en los empaques examinados no diluye su capacidad distintiva o diferenciadora; y que su uso conjunto con los elementos denominativos “TROLLI”, “GUMMI CANDY” y “CATERPILLARS”, no tiene como consecuencia la pérdida de la fuerza distintiva de la marca registrada para identificar los productos que ampara.

En segundo lugar, la Sala advierte que las 393 copias de facturas expedidas por la sociedad ALINOVA S.A., por ventas de los productos denominados como gomas CATERPILLARS, acompañadas del contrato de autorización de uso de la marca, así como de la certificación expedida por el revisor fiscal de la mencionada compañía, allegados al trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca FIGURATIVA, en relación con productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso.

Al respecto, la Sala precisa que no motiva la cancelación de la marca el hecho de que las facturas de venta contengan el elemento nominativo CATERPILLARS, que es una expresión explicativa del producto o del registro marcario cuestionado, porque, como ya se dijo, el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.

Además, varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza, como ocurre en el presente caso. Por tal razón, es dable afirmar que aun usando en conjunto los elementos denominativos “GUMMI CANDY”, “CATERPILLARS” y el registro marcario “TROLLI” simultáneamente con la marca FIGURATIVA, la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que los trazos figurativos de forma de gusanos que componen el signo cuestionado no fueron modificados.

Precisamente, la Sala, al estudiar un caso similar, en la sentencia de 5 de febrero de 2015, que ahora se prohíja, sostuvo que no motiva la cancelación total de la marca figurativa cuestionada, el hecho de que el signo cuestionado estuviese acompañado de expresiones explicativas, porque el uso de la marca figurativa demandada era relevante según se advertía en las etiquetas, lo cual le daba distintividad. […] Así las cosas, la marca FIGURATIVA, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada en conjunto con los elementos nominativos “TROLLI”, “GUMMI BEAR” y “CATERPILLARS” mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486.

Ahora bien, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA cuestionada, se considera que las pruebas documentales recaudadas en el procedimiento administrativo dan cuenta del uso dado a dicho signo de manera parcial, ya que, a juicio de la Sala, el material probatorio valorado demuestra que algunos de los productos identificados con dicho signo se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles en éste durante el período relevante.

Por lo tanto, la sociedad PROCAPS S.A. probó parcialmente el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA con registro núm. 281111 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en los actos administrativos acusados de no cancelar totalmente el registro no violó el ordenamiento jurídico comunitario. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00560-00 Actor: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA FIGURATIVA CUESTIONADA, IDENTIFICADA CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 281111, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “DULCES, GOMAS, BOMBONES Y TODO TIPO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

LA REPRODUCCIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS EN EMPAQUES DE PRODUCTO QUE INCLUYEN SIGNOS Y DISEÑOS ADICIONALES NO DILUYE SU CAPACIDAD DISTINTIVA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 09045 de 26 de febrero de 2009, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca"; 17843 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 36008 de 17 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 281111 de la marca FIGURATIVA, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el día 4 de abril de 2008, presentaron solicitud de cancelación por no uso del registro marcario núm. 281111, correspondiente a una marca figurativa, registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 30[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3], cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A. 2°: Que mediante Resolución núm. 09045 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC, decidió, por un lado, negar la cancelación total por no uso del registro núm. 281111 y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”.

Como consecuencia de tal limitación, solamente distinguirá “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”. 3º: Que contra la citada resolución interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante Resolución núm. 17843 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 36008 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentaron los cargos de violación, en síntesis, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 165, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Adujeron que la legislación comunitaria andina dispone que el titular de una marca debe usarla de forma relevante en aras de cumplir en el mercado con la función identificadora de los productos y/o servicios para los cuales se encuentra registrada, puesto que de no acreditarse su utilización, existe la posibilidad de que un tercero solicite su cancelación por no uso.

Indicaron que el uso de la marca debe efectuarse de conformidad con las siguientes condiciones: i) persona; ii) territorio; iii) forma y; iv) temporalidad; y que, a su juicio, en el presente caso el uso de la marca no se realizó en la debida forma, tal como fue registrada. Señalaron que las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., mediante las cuales pretendió probar el uso del registro objeto de conflicto, demuestran claramente que la etiqueta utilizada que estaba autorizada para usar la marca figurativa, difería en elementos esenciales que alteraban el carácter distintivo que fue inicialmente registrado.

Manifestaron que no se aportaron las facturas ni la certificación del revisor fiscal que demostraban que el signo “TROLLI CATERPILLARS” tenga incorporada la figura autorizada y registrada; y tampoco una sola prueba que demostrara el uso real y efectivo de la marca figurativa, en las condiciones exigidas por la normatividad marcaria. Aseguraron que no puede probarse el uso de una marca figurativa a través de un signo mixto y menos aún si en el mismo no se incorpora la figura objeto de cancelación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que dentro del expediente administrativo, a diferencia de lo afirmado por las actoras, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso parcial de la marca figurativa cuestionada, pues aportó suficiente material probatorio que demostraban su uso dentro de los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

Que, en efecto, de las facturas aportadas por PROCAPS S.A. pudo observar una casilla relacionada con los productos adquiridos dentro de los cuales se encontraban productos “TROLLI” acompañados de la expresión “CATERPILLARS”, la cual hace alusión al signo cuestionado, que coinciden con la forma de como éstos son comercializados, comoquiera que en los respectivos empaques la marca FIGURATIVA cuestionada va acompañada de las mencionadas palabras, todo en conjunto y cada una guardando su distintividad.

Aseveró que al revisar los empaques de los productos, encontró que la marca FIGURATIVA cuestionada aparece en un costado y con mayor tamaño; y que también observó la presencia de la expresión “TROLLI” como marca registrada y de las palabras “CATERPILLARS”, como referencia a la marca FIGURATIVA cuestionada y a la forma de las gomas, es decir, gusanos. Adujo que la marca FIGURATIVA cuestionada fue usada en el mercado conjuntamente con la marca “TROLLI” y la expresión “CATERPILLARS”; sin embargo, cada una tiene una posición importante, conservan distancia suficiente e individualmente consideradas, son distintivas frente a los productos que amparan.

Indicó que el producto comercializado a través de la marca FIGURATIVA cuestionada fueron las gomas de azúcar, las cuales son dulces o confiterías; que su modalidad de comercialización fue a través de la sociedad ALINOVA S.A., debidamente autorizada por PROCAPS S.A., quien a través de almacenes como CARULLA y ÉXITO los ponía a disposición del consumidor final, en forma y cantidad usual para este tipo de productos en el mercado; y que en cuanto a la cantidad de productos comercializados, las ventas ascendieron a la suma de $268.571.182, pudiéndose inferir un uso de forma permanente y continuo.

II.2. La sociedad PROCAPS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, los actos administrativos acusados fueron legalmente motivados, sin que la parte actora hubiera explicado el vicio de ilegalidad. Señaló que el acervo probatorio aportado al expediente coincide totalmente con la marca figurativa registrada, en el sentido de que es el mismo dibujo y no una versión parcial o distinta de manera alguna; y que si tal registro ha sido siempre utilizado con elementos denominativos, tal situación no es motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- Las actoras insistieron en acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el tercero con interés directo no demostró que la marca FIGURATIVA cuestionada haya sido efectivamente usada en el mercado colombiano, pues el material probatorio demuestra el uso de un signo diferente al que fue inicialmente registrado.

IV.2- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A. demostraron el uso dentro del período relevante de la marca figurativa cuestionada para identificar productos relacionados con dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, por lo que su cancelación total no era procedente.

Resaltó que no es cierto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no haya demostrado que la figura registrada fuera utilizada de manera relevante dentro de la etiqueta, toda vez que de los empaques de los productos y de las piezas publicitarias allegadas era posible apreciar que existía un uso simultáneo de las expresiones “TROLLI” y “CATERPILLARS”, junto con la FIGURATIVA objeto de cancelación parcial.

IV.3- El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la SIC acertó en la decisión de denegar la cancelación total de la marca FIGURATIVA cuestionada, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que las pruebas aportadas dentro del trámite administrativo demostraron el uso real y efectivo de la marca objeto de controversia; y que en la valoración que realizó la entidad demandada sobre las mismas se respetó el ordenamiento jurídico.

Insistió en que demostró el uso en el mercado colombiano de la gráfica registrada como marca FIGURATIVA, la cual corresponde exactamente al certificado de registro núm. 281111, útil para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente los relativos a confitería. IV.4- En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 2.

La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En el presente caso, la marca FIGURATIVA, fue cancelada parcialmente por la SIC, bajo el argumento de que estaría siendo usada únicamente para identificar algunos productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 2.3.

Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tiene usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Dado que en el proceso interno las sociedades trolli ibérica S.A. y Mederer GMBH, solicitaron la cancelación del registro por falta de uso de la marca “FIGURATIVA”, y mencionaron el tema de las pruebas aportadas, es pertinente realizar el análisis del presente tema. 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. […] 4.

El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde.

Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 4.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado, listos para su comercialización. […] 4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 5. El uso de la marca diferente a la registrada 5.1. Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca FIGURATIVA no estaría siendo usada tal como fue registrada, y si debería proceder o no su cancelación, se desarrollara el presente tema. 5.2.

El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 168 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. 5.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 5.4.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 5.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas de uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 5.6.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 5.7.

Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca FIGURATIVA en su conjunto. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 09045 de 26 de febrero de 2009 canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca FIGURATIVA, con certificado núm. 281111, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”.

Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”. En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”.

Al respecto, las actoras alegaron que las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., mediante las cuales pretendió probar el uso del registro objeto de conflicto, demuestran claramente que la etiqueta utilizada, que estaba autorizada para usar la marca figurativa, difiere en elementos esenciales que alteran el carácter distintivo que fue inicialmente registrado.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167[6] de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […].” De acuerdo con lo precedente, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si el uso que se le dio en el mercado a la marca FIGURATIVA, en controversia, obedeció o no a la forma en que aquella fue registrada.

Es decir, en los términos de la demanda, la cuestión que debe definirse no es si la marca referida se usó o no en forma real y efectiva en los términos de que trata la normativa comunitaria, sino si el uso que, en efecto, se dio en el mercado a la marca FIGURATIVA no obedeció a la forma en que fue registrada. Sobre este asunto, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, sostuvo lo siguiente: “[…] 5.1.

Teniendo en cuenta que el debate en el proceso interno consiste en determinar si la marca FIGURATIVA estaría siendo usada tal como fue registrada y si debería proceder, se desarrollará el presente tema. 5.2. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 168 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. 5.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, […] b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 5.4.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 5.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas de uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 5.6.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 5.7.

Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca FIGURATIVA en su conjunto. […]”. (Destacado fuera de texto). De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Para establecer lo anterior, la marca objeto de controversia es como se muestra a continuación: [pic] MARCA MIXTA REGISTRADA[7] Certificado de registro núm. 281111 Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca FIGURATIVA tal y como fue registrada, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación[8], esto es, en el período comprendido entre el 4 de abril de 2005 y 4 de abril de 2008, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

En ese orden, de las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se destacan las siguientes: - Un cuadro con las marcas figurativas que tiene registradas dicha sociedad en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza con diferentes registros, que representan, entre otras, orugas, duraznos, osos, anguilas, ballenas, pulpos, lombrices, entre ellas la marca figurativa demandada con certificado de registro núm. 281111 [9]. - Empaques con los cuales se comercializan los productos distinguidos por la marca FIGURATIVA en el mercado.

Los empaques tienen la misma composición gráfica, en la que se observa un fondo predominantemente verde, con algunos visos amarillos; en la parte superior central se encuentra la marca “TROLLI” acompañada de las palabras “GUMMI CANDY”; debajo de estas expresiones y con un mayor tamaño se encuentra la expresión explicativa “CATERPILLARS” acompañada de la marca figurativa cuestionada, con un mayor tamaño que las otras palabras.[10] Adicionalmente, cada empaque cuenta con información respecto del su contenido, peso, ingredientes, fabricante y contenido nutricional.

Es de anotar que en la Resolución núm. 09045 de 26 de febrero de 2009 demandada[11], se observan varios de los empaques analizados en los cuales aparece la marca “TROLLI” (registrada por el tercero interesado, según lo anota la Superintendencia), como marca nominativa para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la expresión CATERPILLARS, como explicativa de la forma que tienen las gomas (gusano), lo que concuerda con la figura objeto de cancelación; éstas y otras etiquetas, que también tienen elementos denominativos, se ven con mayor claridad en la Resolución núm. 30008 de 17 de julio de 2009, que resolvió al recurso de apelación[12]; en todas se observa la marca figurativa compuesta por tres gusanos que tienen cascos y gafas. - Consulta en la página web del INVIMA -Datos de Productos -Alimentos, 18 de julio de 2008, en el cual se registran gomas de gelatina de diferentes sabores, con presentación comercial de formas físicas de gusanos y caterpillar, registro sanitario RSAK 161901 vigente, presentadas en bolsas de 50, 80, 125 y 150 gramos; empaque individual de 7,5 gramos; granel por uno y dos kilogramos; pote por 48, 120 y 240 unidades.[13] - Documento de autorización de la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca figurativa, a la sociedad ALINOVA S.A. para que venda y realice todo tipo de actividad relacionada con el uso y explotación de las marcas figurativas de la citada Clase 30, cada una registrada, entre ellas, la marca figurativa cuestionada, registrada con el núm. 281111[14]. - 393 Facturas de compraventa expedidas por la sociedad ALINOVA S.A. de los años 2005[15], 2006[16], 2007[17] y 2008[18], en las cuales constan los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA.

En estas facturas consta que en los citados años se ha vendido el producto CATERPILLARS, en empaques de diferente peso y en bomboneras, a diferentes proveedores y en diferentes ciudades de Colombia, entre ellos, Distribuciones MG S.A.; Olímpica S.A. – Medellín, Barranquilla y Bogotá; Carulla Vivero S.A.; García Natalia; Distribuidora Samorán Ltda;

Distribuciones AXA S.A. – Bogotá y Neiva; Distrisur Ltda – Pasto; Distribuidora Dham Ltda; Distribuidora Tropiabastos Ltda; PCA PROD y Comer de Alimentos – Medellín; Cooratiendas Ltda – Bogotá; Parrado Héctor María – Sogamoso; Almacenes Éxito S.A. – Bogotá y Medellín; Confitemarca – Bucaramanga; Copservir Ltda - Barranquilla; Inversiones Berrío Acosta Ltda - Bogotá;

Ventas del Tolima - Ibagué; Dulces y Chocolates Saavedra Alejandro – Villavicencio, Prodeca S.A; Exclusive Solutions Ltda – Bogotá; Guevara Nancy – Florencia; Grandes Superficies de Colombia Carrefour – Bogotá, Medellín, Popayán y Barranquilla; Adrían Ricardo Manrique Meza - Cucutá; Parrado Héctor María; Comercializadora JASS – Cali; Disprocentro Limitada – Pereira;

Jimmy Ruiz Castaño – Cali; Katherine Rhenals Trespalacio – San Andres; Productos y Ganancias Ltda - Ibagué; Representaciones JEOR y Cia Ltda – Pereira; Confitellano – Villavicencio; Distribuidora de Licores – Barranquilla, lo que demuestra el uso de la marca en el mercado colombiano. - Certificación expedida por el Revisor Fiscal de ALINOVA S.A., de 15 de mayo de 2008, debidamente autenticada ante Notario, a través de la cual certifica que las anteriores facturas correspondientes al período comprendido entre mayo de 2005 y abril de 2008 son fiel copia de las que reposan en los archivos de la compañía.[19] Ahora, la Sala advierte que las pruebas que reposan dentro del expediente, en particular, el certificado de registro de la marca FIGURATIVA registrada bajo el número 281111[20] y los empaques de producto[21], demostraron que la marca figurativa registrada se reproduce en éstos de manera idéntica, tal como se ilustra a continuación: |MARCA FIGURATIVA REGISTRADA |EMPAQUE USADO EN EL MERCADO | |[pic] |[pic] | | |[pic] | Así pues, de las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA cuestionada, en primer lugar, la Sala no encontró documento alguno en el que se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera su distintividad.

En efecto, al aplicar los criterios definidos por el Tribunal, la Sala considera que la reproducción idéntica de la marca figurativa en los empaques examinados no diluye su capacidad distintiva o diferenciadora; y que su uso conjunto con los elementos denominativos “TROLLI”, “GUMMI CANDY” y “CATERPILLARS”, no tiene como consecuencia la pérdida de la fuerza distintiva de la marca registrada para identificar los productos que ampara.

En segundo lugar, la Sala advierte que las 393 copias de facturas expedidas por la sociedad ALINOVA S.A., por ventas de los productos denominados como gomas CATERPILLARS, acompañadas del contrato de autorización de uso de la marca, así como de la certificación expedida por el revisor fiscal de la mencionada compañía, allegados al trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca FIGURATIVA, en relación con productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso.

Al respecto, la Sala precisa que no motiva la cancelación de la marca el hecho de que las facturas de venta contengan el elemento nominativo CATERPILLARS, que es una expresión explicativa del producto o del registro marcario cuestionado, porque, como ya se dijo, el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.

Además, varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza, como ocurre en el presente caso. Por tal razón, es dable afirmar que aun usando en conjunto los elementos denominativos “GUMMI CANDY”, “CATERPILLARS” y el registro marcario “TROLLI” simultáneamente con la marca FIGURATIVA, la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que los trazos figurativos de forma de gusanos que componen el signo cuestionado no fueron modificados.

Precisamente, la Sala, al estudiar un caso similar, en la sentencia de 5 de febrero de 2015[22], que ahora se prohíja, sostuvo que no motiva la cancelación total de la marca figurativa cuestionada, el hecho de que el signo cuestionado estuviese acompañado de expresiones explicativas, porque el uso de la marca figurativa demandada era relevante según se advertía en las etiquetas, lo cual le daba distintividad.

Para ello, adujo a este respecto: “[…] De otro lado, contrario a lo afirmado por las actoras, no existe en el plenario prueba de que se hubiera alterado o modificado la marca figurativa registrada y, por tanto, tampoco se alteró su distintividad, motivo por el cual sigue gozando de protección; de haberse modificado, lo cierto es que el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, dispone que el uso de una marca que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Tampoco motiva la cancelación de la marca, el hecho de que venga acompañada de la expresión TROLLI y en letra más pequeña las palabras GUMMI CANDY y gomas de gelatina y debajo las expresiones STRAWBERRY PUFFS O KISS que son expresiones explicativas del producto, porque el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.

Sobre el particular, es de tener en cuenta la Interpretación Prejudicial 134-IP-2005, traída a colación en los actos acusados y por el tercero interesado en la contestación de la demanda, que refiriéndose a las modificaciones no sustanciales en relación con el uso de la marca, manifestó: “En este sentido, el Juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: 1.

De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo0 signo como uno con cambios sustanciales. 2. De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial.

Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto. 3. De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.

(Resalta y subraya fuera de texto) Entonces los documentos destacados por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados fueron adecuadamente valorados, quien además para efectos de determinar el uso de la marca figurativa demandada, tuvo en cuenta que el producto no es de consumo masivo; no es de primera necesidad; que tiene gran cantidad de productos competidores que los sustituyen con facilidad y además está destinado a un consumidor élite, especialmente a los niños; y encontró que el valor de las ventas de los productos identificados con la marca, figurativa fue regular y cuantioso en el período relevante, pues ascendieron a $105’976.657.oo.

Por lo anterior, la Sala considera que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, por lo tanto denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia. […]”. (Destacado fuera de texto) Posteriormente, en sentencia de 16 de junio de 2016[23], esta Sección señaló: “[…] En este punto se hace necesario analizar la marca figurativa concedida en registro y la forma en que se comercializan los productos con los cuales se pretende demostrar el uso de la marca. [pic] [pic] Marca figurativa registrada forma de uso de la marca Del análisis, la Sala encuentra que los productos comercializados utilizan la marca figurativa cuestionada, junto con las expresiones TROLLI y PEACHO’S. La Sala considera necesario precisar que varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza.

Teniendo en cuenta que la marca registrada es figurativa, en principio impronunciable, a efecto de ser utilizada puede estar acompañada por alguna expresión que facilite al público consumidor su consumo. Con fundamento en ello la Sala encuentra que la marca objeto de estudio sí está siendo utilizada. De las facturas correspondientes a las ventas de los productos comercializados, con la marca analizada, se observa que en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2008 se realizaron ventas, del producto TROLLI PEACHO’S, por valor de diecinueve millones seiscientos veinte seis mil novecientos treinta y cuatro pesos ($19’626.934), ventas que se realizaron a almacenes de cadena como Carulla y Éxito S.A. Ahora bien, teniendo en cuenta que la marca debe ser usada para los productos que ésta distingue y, el uso que logró demostrarse fue respecto de algunos productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, debe contemplarse la cancelación parcial por cuanto se probó el uso respecto de confitera.

Teniendo en cuenta que en el expediente administrativo se probó el uso de la marca figurativa respecto de productos para confitería, la Sala concluye que procedía la cancelación respecto de los demás productos amparados por la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza: Chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos.

Así las cosas, la Sala encuentra ajustada a derecho la cancelación parcial realizada por la Superintendencia de industria y Comercio; por lo anterior la Sala, en la parte resolutiva de la sentencia, denegará las pretensiones de la demanda tendientes a la cancelación total de la marca figurativa concedida a la sociedad PROCAPS S.A. con certificado de registro N° 281109. […]” (Destacado fuera de texto) En sentencia de 19 de noviembre de 2018[24], la Sala aseveró lo siguiente: “[…] 41.4.

La Sala no encontró, dentro de las pruebas aportadas al proceso, documento alguno de donde se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera su distintividad. En consecuencia la Sala, al aplicar los criterios definidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera que la reproducción idéntica de la marca figurativa en los empaques examinados no diluyen su capacidad distintiva o diferenciadora y, que su uso conjunto con los elementos denominativos TROLLI, CLASSIC BEARS y GUMMY CANDY y los colores y demás gráficos que la acompañan, no tienen como consecuencia la pérdida de la fuerza distintiva de la marca registrada para identificar los productos que ampara. 41.5.

En síntesis, la Sala no encuentra sustento a los argumentos de las partes demandantes pues, se ha demostrado que la marca respecto de la cual versan las pruebas de uso allegadas a este trámite es la misma marca registrada bajo el número de certificado 281110. Segundo requisito: uso real y efectivo de la marca 42. En relación con el segundo requisito, la Sala procede a constatar si las pruebas aportadas por Procaps S.A., titular de la marca figurativa sub lite y, aceptadas por la parte demandada para demostrar el uso del citado signo, son pertinentes y conducentes para demostrar su uso real y efectivo para el periodo relevante entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008. […] 42.2.

La Sala encuentra probado con el certificado de registro de la marca figurativa, objeto de análisis, que esta se registró para distinguir: “[…] dulces, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 42.3.

La Sala concurre con el análisis realizado por la parte demandada quien señaló en vía gubernativa, que las pruebas pertinentes y conducentes del uso real y efectivo de la marca figurativa identificada con número de registro 281110, entre otras, fueron las siguientes: […] 42.4. Analizado lo anterior, la Sala constata en las copias de las facturas aportadas como prueba dentro del expediente administrativo, que constan a folios 88 a 491, que el valor aproximado de ventas del producto TROLLI CLASSIC BEARS para las tres referencias mencionadas, dentro del periodo relevante de 4 de abril de 2005 a 4 de abril de 2008, asciende a $359.442.538 pesos colombianos, lo cual sin duda constituye un uso real y efectivo de la marca.

En tal sentido, le asiste razón a la parte demandada cuando considera: […] 42.5. Corolario de lo anterior, la Sala estima que las pruebas analizadas sí demuestran el uso real y efectivo de la marca en el mercado dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación presentada el 4 de abril de 2008, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Decisión 486. […] 43.2.

La parte demandada consideró a partir del análisis probatorio que, se demostró el uso efectivo de la marca exclusivamente para gomas, razón por la cual consideró que el registro debía permanecer incólume para “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]” al considerar que entre los productos mencionados “[…] hay relación de género a especie, coincidiendo en su naturaleza y finalidad […]”.

(Destacado de Sala) 43.3. Sin embargo, consideró que debía cancelarse el registro para “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]; aunque también se trata de alimentos, no tienen una relación de género a especie, no son sustitutos, o necesariamente complementarios, normalmente se expenden en diferentes establecimientos o en góndolas separadas en los supermercados, siendo además usualmente producidos por diferentes empresarios, por lo que no tienen una relación competitiva suficiente que les permita permanecer en el registro, debiendo ser excluidos al no haberse probado su uso […]”.

(Destacado de Sala) 43.4. Por lo anterior, la Sala encuentra acertado el análisis que hizo la parte demandada en el sentido de ordenar cancelar parcialmente el registro marcario para todos aquellos productos para los cuales no se demostró uso efectivo y no son similares a aquellos para los cuales el registro se mantuvo incólume, con el fin de evitar que, de ejercerse el derecho de preferencia por quien solicitó la cancelación, se genere riesgo de confusión o asociación para el público consumidor. 43.5.

Para la Sala es claro que la parte demandada realizó el análisis de identidad o similitud de los productos, de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que resulta ajustado a derecho que al demostrar el uso efectivo de la marca figurativa para gomas de gelatina o dulces de goma, la cobertura quedara limitada para amparar exclusivamente “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 43.6.

En consecuencia, la Sala reitera, en el caso sub lite, las consideraciones de la sentencia proferida por la Sección Primera el 12 de julio de 2018, que se refirió a su vez a jurisprudencia previa de la misma Sección en la que consideró acertada la decisión de la parte demandada de cancelar parcialmente el registro para una marca figurativa semejante, en los siguientes términos: “[…] Ahora bien, teniendo en cuenta que la marca debe ser usada para los productos que ésta distingue y, el uso que logró demostrarse fue respecto de algunos productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, debe contemplarse la cancelación parcial por cuanto se probó el uso respecto de confitería. Teniendo en cuenta que en el expediente administrativo se probó el uso de la marca figurativa respecto de productos para confitería, la Sala concluye que procedía la cancelación respecto de los demás productos amparados por la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza: Chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos.

Así las cosas, la Sala encuentra ajustada a derecho la cancelación parcial realizada por la Superintendencia de industria y Comercio; […]” (Destacado de Sala) 44. En suma, la Sala concluye que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, como quiera que la parte demandada de manera acertada canceló parcialmente el registro de la marca figurativa identificada con certificado de registro número 281110 manteniendo su vigencia por amparar los productos para los cuales se demostró uso y para aquellos con conexidad competitiva, teniendo en cuenta que las partes demandantes no desvirtuaron la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados; en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.[…]” (Destacado fuera de texto) Y, en sentencia de 5 de agosto de 2021[25], la Sala arribó a la misma conclusión: “[…] Así pues, de las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA cuestionada, en primer lugar, la Sala no encontró documento alguno en el que se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera su distintividad.

En efecto, al aplicar los criterios definidos por el Tribunal, la Sala considera que la reproducción idéntica de la marca figurativa en los empaques examinados no diluyen su capacidad distintiva o diferenciadora; y que su uso conjunto con los elementos denominativos “TROLLI”, “GUMMI CANDY” y “TIBURÓN AZUL”, no tienen como consecuencia la pérdida de la fuerza distintiva de la marca registrada para identificar los productos que ampara.

En segundo lugar, la Sala advierte que las 387 copias de facturas expedidas por la sociedad ALINOVA S.A., por ventas de los productos denominados como gomas TIBURÓN AZUL o TIBURÓN COLORES, acompañadas del contrato de autorización de uso de la marca, así como de la certificación expedida por el revisor fiscal de la mencionada compañía, allegados al trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca FIGURATIVA en relación con productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso.

Al respecto, la Sala precisa que no motiva la cancelación de la marca, el hecho de que las facturas de venta contengan los elementos nominativos TIBURÓN AZUL o TIBURÓN COLORES, que son expresiones explicativas del producto o del registro marcario cuestionado, porque, como ya se dijo, el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.

Además, varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza, como ocurre en el presente caso. Al respecto, la Sala precisa que no motiva la cancelación de la marca, el hecho de que las facturas de venta contengan los elementos nominativos TIBURÓN AZUL o TIBURÓN COLORES, que son expresiones explicativas del producto o del registro marcario cuestionado, porque, como ya se dijo, el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.

Además, varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza, como ocurre en el presente caso. Por tal razón, es dable afirmar que aun usando en conjunto los elementos denominativos “GUMMI CANDY” y “TIBURÓN AZUL” o “TIBURÓN COLORES” y el registro marcario “TROLLI” simultáneamente con la marca FIGURATIVA, la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que los trazos figurativos de forma de tiburón que componen el signo cuestionado no fueron modificados […]”(Destacado fuera de texto) Así las cosas, la marca FIGURATIVA, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada en conjunto con los elementos nominativos “TROLLI”, “GUMMI BEAR” y “CATERPILLARS” mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486.

Ahora bien, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA cuestionada, se considera que las pruebas documentales recaudadas en el procedimiento administrativo dan cuenta del uso dado a dicho signo de manera parcial, ya que, a juicio de la Sala, el material probatorio valorado demuestra que algunos de los productos identificados con dicho signo se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles en éste durante el período relevante.

Por lo tanto, la sociedad PROCAPS S.A. probó parcialmente el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA con registro núm. 281111 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en los actos administrativos acusados de no cancelar totalmente el registro no violó el ordenamiento jurídico comunitario. En efecto, procedía la cancelación parcial por no uso de los productos “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante.

De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al denegar la cancelación total de la marca FIGURATIVA identificada con el certificado de registro núm. 281111, bajo la titularidad de PROCAPS S.A., para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a las doctoras WENDY LILIANA HOYOS CELIS y INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA, como apoderadas respectivamente de la sociedad PROCAPS S.A. y de la SIC, de conformidad con los poderes y los documentos anexos obrantes en los folios 176, 177 y 189 a 217 del expediente y en el índice 59 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora WENDY LILIANA HOYOS CELIS como apoderada de la sociedad PROCAPS S.A, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 176, 177 y 189 a 217 del expediente.

CUARTO: TENER a la doctora INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 59 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de septiembre de 2021. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (E) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ausente con excusa ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]” [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] Proceso 603-IP-2019. [6] Estos dos últimos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. [7] Folio 23 del cuaderno principal. [8] La solicitud de cancelación de la marca FIGURATIVA fue presentada el 4 de abril de 2008 por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH. [9] Folio 499 del anexo núm. 1. [10] Folios 82 a 84 y 498 ibidem. [11] Folios 17 a 27 del cuaderno principal. [12] Folios 35 a 46 del cuaderno principal. [13] Folios 79 a 80 del anexo núm. 1.

De la misma manera existen gomas de cereza, fresa, limón, naranja, manzana, etc, que físicamente se presentan como orugas, anacondas, ballenas, dentaduras, ositos, huevos fritos etc., que se presentan en el mismo tipo de bolsas que las que contienen las gomas en forma de gusano o caterpillars, que llevan la marca “TROLLI”. [14] Folio 492 a 493 ibidem. [15] Folios 9 a 173 ibidem. [16] Folios 175 a 305 ibidem. [17] Folios 307 a 428 ibidem. [18] Folios 429 a 488 ibidem. [19] Folio 77 ibidem. [20] Folio 29 del ibidem. [21] Folios 82 a 84 y 498 ibidem. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, núm. Único de radicación 2009- 00552-00, C.P. María Elizabeth García González. [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de junio de 2016, núm. único de radicación 2009- 00553-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, núm. único de radicación 2009-00559-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, núm. único de radicación 2009- 00556-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.