PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / ACTO QUE NIEGA LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO POR NO USO – Acción procedente / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es la que procede para controvertir acto que negó la solicitud de cancelación de un registro marcario por no uso al existir un interés particular / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL - De nulidad a nulidad y restablecimiento del derecho / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / RECHAZO DE LA DEMANDA - Procede por haber operado el fenómeno de la caducidad [E]l medio de control de nulidad (relativa o absoluta), es procedente cuando se pretende demandar la legalidad de un acto administrativo que concede un registro marcario; sin embargo, en el caso sub examine la sociedad actora lo que controvierte es la decisión de cancelar una marca por no uso.
En ese entendido, el Despacho considera que el medio de control incoado no es el procedente en el presente caso, pues la eventual declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas generaría un restablecimiento automático del derecho para la sociedad actora, en el sentido de mantener la titularidad de su registro. […] Ahora, de acuerdo con el artículo 171 del CPACA, el operador jurídico debe dar a la demanda «el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada».
Por consiguiente, como en este caso lo que se pretende es controvertir la legalidad de unas resoluciones por medio de las cuales se accedió a la cancelación de un registro marcario, el Despacho procederá a adecuar la demanda presentada por la sociedad SANTINI MAGLIFICO SPORTIVO DI SANTINI P. & C. S.A.S. al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 ibídem.
Adecuado el trámite de la demanda al del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe establecer si fue instaurada dentro del término de caducidad de cuatro (4) meses contado a partir del día siguiente de la notificación, publicación, ejecución o comunicación, según el caso, de la decisión que agotó el procedimiento administrativo, de conformidad con lo establecido en el literal d) numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al presente proceso.
En el caso sub examine, el acto que puso fin al procedimiento administrativo, esto es, la Resolución núm. 60630 de 29 de octubre de 2010, se notificó personalmente el día 29 de noviembre de 2010, por lo tanto la actora, tenía hasta el 30 de marzo de 2011 para incoar la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, ésta solo se radicó hasta el 6 de julio de 2012, cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Por lo precedente, esta Sala Unitaria rechazará la presente demanda instaurada por la sociedad actora, que se entiende promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por haber operado la caducidad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL D / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00253-00 Actor: SANTINI MAGLIFICO SPORTIVO DI SANTINI P. & C. S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO AUTO INTERLOCUTORIO La sociedad SANTINI MAGLIFICO SPORTIVO DI SANTINI P. & C. S.A.S., obrando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, en armonía con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presenta demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 20220 de 28 de julio de 2006, “Por la cual se cancela por no uso el registro de una marca”; 54183 de 27 de octubre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”; y 60630 de 29 de octubre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO[1].
Para resolver, se CONSIDERA: El artículo 137 del CPACA establece: “[…]
ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 3.
Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. 4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente […]”. (Subrayas fuera del texto original). Por su parte, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prevé lo siguiente: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.
De las normas transcritas en precedencia se puede advertir que el medio de control de nulidad (relativa o absoluta), es procedente cuando se pretende demandar la legalidad de un acto administrativo que concede un registro marcario; sin embargo, en el caso sub examine la sociedad actora lo que controvierte es la decisión de cancelar una marca por no uso.
En ese entendido, el Despacho considera que el medio de control incoado no es el procedente en el presente caso, pues la eventual declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas generaría un restablecimiento automático del derecho para la sociedad actora, en el sentido de mantener la titularidad de su registro. En cuanto al medio de control procedente para demandar los actos administrativos, por medio de los cuales la SIC concede o deniega la cancelación de un registro marcario, esta Sección en sentencia de 15 de febrero de 2018, -reiterada el 21 de mayo de 2020[2]-, explicó lo siguiente: “[…] es evidente que cuando se demanda un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se denegó o concedió la cancelación de una marca, el mecanismo procedente para demandar la decisión es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA.
Para fundamentar la afirmación expuesta en líneas anteriores, es preciso recordar que en materia marcaria, existen tres clases de acciones o medios de control: a) nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 137 del CPACA; b) nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, establecida en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro o que deniegan la cancelación del mismo.
Es importante recordar que según la legislación supranacional que regula los asuntos marcarios, existen tres eventos por los que se puede solicitar la cancelación de un registro: a) por no uso (artículo 65 de la Decisión 486 de 2000[3]); b) por vulgarización (artículo 169 ibídem[4]) y c) por notoriedad (artículo 235 ibídem[5]). Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante.
Así mismo sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca, ya que el propietario de la misma obviamente tiene un interés particular reflejado en su derecho sobre el registro que se ve afectado con la expedición del acto administrativo que ordena su cancelación. Por otra parte, el tercero que demanda una resolución que niega la cancelación de un registro marcario, como sucede en este caso[6], también tiene intereses particulares en disputa, como por ejemplo, el derecho preferente que se obtiene con la decisión favorable o la posibilidad de eliminar un registro que, a su juicio, presenta similitudes con una marca notoriamente conocida de la que es titular, con las repercusiones que ello implica en cuanto al posicionamiento de la misma dentro del mercado […]”.
Ahora, de acuerdo con el artículo 171 del CPACA, el operador jurídico debe dar a la demanda «el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada». Por consiguiente, como en este caso lo que se pretende es controvertir la legalidad de unas resoluciones por medio de las cuales se accedió a la cancelación de un registro marcario, el Despacho procederá a adecuar la demanda presentada por la sociedad SANTINI MAGLIFICO SPORTIVO DI SANTINI P. & C. S.A.S. al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 ibidem.
Adecuado el trámite de la demanda al del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe establecer si fue instaurada dentro del término de caducidad de cuatro (4) meses contado a partir del día siguiente de la notificación, publicación, ejecución o comunicación, según el caso, de la decisión que agotó el procedimiento administrativo, de conformidad con lo establecido en el literal d) numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al presente proceso.
En el caso sub examine, el acto que puso fin al procedimiento administrativo, esto es, la Resolución núm. 60630 de 29 de octubre de 2010, se notificó personalmente el día 29 de noviembre de 2010[7], por lo tanto la actora, tenía hasta el 30 de marzo de 2011 para incoar la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, ésta solo se radicó hasta el 6 de julio de 2012[8], cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Por lo precedente, esta Sala Unitaria rechazará la presente demanda instaurada por la sociedad actora, que se entiende promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por haber operado la caducidad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E:
PRIMERO: ADECUAR el trámite de la demanda presentada por la sociedad SANTINI MAGLIFICO SPORTIVO DI SANTINI P. & C. S.A.S. al del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
SEGUNDO: RECHAZAR la demanda instaurada por la sociedad SANTINI MAGLIFICO SPORTIVO DI SANTINI P. & C. S.A.S., por haber operado la caducidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación y devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose, de ser solicitados.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00152-00. [3] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. [4] Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. [5] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. [6] La actora, que es titular de la marca mixta BULLDOG, pretende que se declare la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se denegó la cancelación del registro marcario con certificado nro. 378440, que corresponde a una marca figurativa registrada a nombre de Edgar Perea Torres. [7] De conformidad con la información que reposa en el Sistema de Información SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio. [8] Cfr. Índice 22 del expediente digital reconstruido obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI.