PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto RAFAEL y la marca mixta RAFFAELLO previamente registrada en la clase 30 / NOMBRES PROPIOS / UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS O APELLIDOS EN MARCAS - Procede cuando incluyen elementos adicionales que les conceda distintividad / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto RAFAEL en la clase 43 por tener similitud con la marca mixta RAFFAELLO previamente registrada en la clase 30 y existir conexión competitiva entre los servicios que distinguen / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “RAFAEL”, y la marca previamente registrada “RAFFAELLO”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “R”- “A”-“F”- “A”- “E” -“L”, y la única diferencia radica en la supresión de las letras “F-L-O”, las cuales no contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “RAFAEL” de la marca opositora.

La Sala destaca que dichas semejanzas inducen a mayor grado de confusión al público consumidor, en la medida en que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “RAFAEL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; además de que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada “RAFFAELLO”.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “RAFAEL” y la marca previamente registrada “RAFFAELLO”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión “RAFAEL”. […] Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en la marca previamente registrada predomina el sonido de la palabra “RAFAEL”.

Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones “RAFAEL” y “RAFFAELLO” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que se refieren al nombre propio “RAFAEL”, que es utilizado por algunas personas en Colombia. […]En el caso bajo examen, el nombre propio “RAFAEL”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que el signo solicitado, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “RAFAEL”, no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo que se genera riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, en la medida en que los signos enfrentados presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, como ya se explicó. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “RAFAEL”, fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias […]”.

La marca previamente registrada, “RAFFAELLO”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…] todos y cocoa, productos de cocoa como pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolate, cubiertas, como cubiertas de chocolate, chocolate, huevos de chocolate, turrones con almendras u otras nueces, decoraciones para árboles de navidad hechas de chocolate, artículos fabricados con cubierta de chocolate y rellena de licores alcohólicos, artículos de azúcar, confitería incluyendo pasteles delicados y duros; goma de mascar, goma de mascar sin azúcar, caramelos sin azúcar […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 43 y los productos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, aunque no pertenecen a la misma Clase de la citada Clasificación, son complementarios, si se tiene en cuenta que los segundos pueden ser ofrecidos a través de los primeros; además de que el consumidor podría creer erróneamente que los servicios y productos cotejados tienen el mismo origen empresarial, lo cual genera indudablemente un riesgo de asociación en el consumidor medio, quien podría creer erróneamente que en el restaurante “RAFAEL”, se utilizan los productos alimenticios de la marca previamente registrada, “RAFFAELLO”.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 230 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00117-00 Actor: ROL BOGOTA S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO, “RAFAEL”, Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA, “RAFFAELLO”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA, RESPECTIVAMENTE EN LAS CLASES 43 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ROL BOGOTA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 75845 de 26 de diciembre de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta “RAFAEL”, para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 1º de julio de 2009 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “RAFAEL”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 43[2], de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2°- Que, una vez publicada la solicitud, la sociedad SOREMARTEC S.A., presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que era similarmente confundible con la marca mixta “RAFFAELLO”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registrada a su favor. 3°- Que, mediante Resolución núm. 5102 de 29 de enero de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto “RAFAEL”, para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada resolución la sociedad SOREMARTEC S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos, de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 18220 de 8 de abril de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

El segundo, mediante Resolución núm. 75845 de 26 de diciembre de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro del signo “RAFAEL”, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución demandada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida interpretación, por cuanto, a su juicio, no existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado “RAFAEL” y las marcas registradas “RAFFAELLO” y la tridimensional “CONFITERIA RAFFAELLO”, de propiedad de la sociedad SOREMARTEC S.A.[4] Advirtió que, en lo que respecta al aspecto fonético, las expresiones en conflicto tienen una pronunciación diferente, teniendo en cuenta la disposición de sus letras, la sílaba tónica, sus raíces y terminaciones.

Señaló que si bien las expresiones cotejadas, “RAFAEL” y “RAFFAELLO”, contienen consonantes similares, también lo es que no son confundibles, toda vez que el segundo signo es más extenso, lo que genera que su pronunciación y ortografía sea diferente al solicitado. Indicó que al realizarse el cotejo marcario se evidencia claramente que el aspecto técnico, la composición, el estilo y los símbolos utilizados en cada una de las expresiones cotejadas es completamente diferente; ello, por cuanto el signo solicitado, “RAFAEL”, además de su parte denominativa, que representa la firma propia a mano alzada del propietario del establecimiento de comercio, haciéndola única e irrepetible, también está conformado por algunos elementos gráficos, como un plato, un tenedor y un cuchillo, mientras que la marca mixta “RAFFAELLO”, es de orden tipográfico, sin ningún elemento que la haga diferente frente a otras.

Destacó que no existe relación entre los productos y servicios que identifican cada una de las expresiones cotejadas, toda vez que el signo solicitado pretende identificar servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca opositora identifica productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Reiteró que los signos objeto de conflicto distinguen productos y servicios de naturaleza completamente diferente, por cuanto el solicitado, “RAFAEL”, pretende identificar servicios de restaurante de autor; por su parte, la marca mixta “RAFFAELLO” representa productos comestibles de consumo masivo a base de cocoa que se consiguen en supermercados, lo que significa que no existe conexión competitiva entre ellas, máxime si se tiene en cuenta que son comercializadas en diferentes medios de publicidad y el perfil de los consumidores no es el mismo.

Concluyó que no existe relación alguna entre los servicios y productos que comercializan las expresiones cotejadas, ni tampoco son sustitutos entre si, por cuanto, por un lado, el signo solicitado, “RAFAEL”, identifica servicios de restaurante de autor, de tipo gourmet, de características únicas, que busca la protección a la notoriedad del Restaurante Rafael y su Chef Rafael Osterling, reconocido a nivel nacional e internacional; y, por el otro, la marca previamente registrada distingue productos de golosinas y chocolatería, que en la actualidad no está siendo utilizada en el mercado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que la marca “RAFFAELLO”, escrita en italiano, se traduce al idioma castellano como el nombre de “RAFAEL”, el cual es conocido ampliamente por el público colombiano. Aseguró que ante las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales de las expresiones enfrentadas, el registro solicitado no cumplía con el requisito de distintividad y, por consiguiente, no podía otorgarse su concesión. Arguyó que los productos y servicios que identifican las expresiones en conflicto son de uso complementario, pues algunos elementos relacionados con confitería, chocolatería y pastelería, son ofrecidos por los restaurantes e incluso en los de ese tipo que son especializados en dichos productos.

II.2. La sociedad SOREMARTEC S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. Indicó que la expresión “RAFAEL” reproduce el elemento distintivo y esencial de la marca “RAFFAELLO”, lo que lleva a que tengan una disposición gramatical casi idéntica y compartan similitudes fonéticas, ortográficas y visuales susceptibles de causar confusión; y que la remoción de la letra “O” no le imprime suficiente fuerza distintiva, máxime si se tiene en cuenta que evocan la misma idea en el público consumidor.

Manifestó que no es de recibo que el término “RAFAEL” corresponda a un nombre de un cocinero, ya que la caligrafía utilizada es absolutamente estándar y usual, que en nada agrega distintividad a la visión en conjunto del signo. Adujo que es irrelevante que el signo pretendido corresponda a la firma de un chef y propietario de un restaurante, esto es, el señor RAFAEL OSTERLING, máxime si se tiene en cuenta que éste no fue quien presentó la solicitud de registro, sino la sociedad ROL BOGOTÁ S.A.S. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La sociedad actora solicitó que se acceda a las súplicas incoadas. Reiteró que no existe relación alguna entre los productos que identifica la marca, “RAFFAELLO”, y los servicios que pretende identificar la expresión solicitada a registro, máxime si se tiene en cuenta que pertenecen a clases diferentes. Aseguró que entre los signos en conflicto no existe conexión competitiva, pues por una parte los productos que identifica la marca opositora se encuentran en cadenas de supermercado, tiendas de barrio y cigarrerías, mientras que los servicios que pretende amparar el signo “RAFAEL”, solo se hallan en dos restaurantes ubicados en las ciudades de Bogotá y Lima (Perú).

IV-2. La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que el signo solicitado reproduce la mayoría de las letras contenidas en la marca “RAFFAELLO”, presentando similitudes fonéticas y ortográficas susceptibles de generar confusión en el público consumidor. De igual manera, se evidencia una identidad conceptual, comoquiera que las dos expresiones objeto de cotejo hacen referencia al nombre “RAFAEL”.

Indicó que al analizar los signos en conjunto se observa identidad en el elemento distintivo, además de que presentan un uso complementario teniendo en cuenta que el solicitado pretende distinguir servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias, y el opositor productos de cocoa como pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolates, entre otros, productos ofrecidos en restaurantes comunes y especializados.

IV-3. La sociedad SOREMARTEC S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Aseguró que el consumidor promedio podría fácilmente llegar a pensar que las expresiones “RAFAEL” y “RAFFAELLO” provienen de un mismo empresario o que el signo solicitado corresponde a una nueva línea del negocio.

Indicó que los productos y servicios que amparan los signos en conflicto tienen una estrecha conexión competitiva, por lo que un consumidor regular podría pensar que quien fabrica y comercializa los productos alimenticios en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, perfectamente puede prestar servicios propios de restaurante, en el que, además, podría llegar a ofrecer tales artículos.

Sostuvo que la expresión “RAFAEL” reproduce el elemento distintivo y esencial de su marca; y que, además, la disposición gramatical es casi idéntica y comparten similitudes fonéticas, ortográficas y visuales susceptibles de causar confusión en el público consumidor. IV-4. El Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[5]: “[…] es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo RAFAEL (mixto) y la marca RAFFAELLO (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […] 4. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios 4.1. En el caso concreto, la solicitud de registro como marca del signo RAFAEL (mixto) está compuesta por el nombre del chef RAFAEL OSTERLING, siendo por tanto pertinente analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. 4.2.

Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos: 4.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 4.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4.2.3.

Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: […] 4.4.

Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presenté en el mercado. Es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. 5. Conexión entre productos yo servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 5.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 5.5. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: […] 5.6.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […] 6. La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. 6.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado RAFAEL (mixto) ostentaría la calidad de notorio, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado. […] Prueba de la notoriedad. […] La notoriedad del signo solicitado a registro. […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 75845 de 2011, denegó el registro de la marca mixta “RAFAEL” a la titular ROL BOGOTÁ S.A.S, para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias […]”, por estimar que era similarmente confundible con la marca mixta, previamente registrada, “RAFFAELLO”, que distingue productos en la Clase 30, teniendo en cuenta que reproduce la palabra “RAFAEL” y ostentan conexión competitiva.

Al respecto, la demandante alegó que si bien las expresiones cotejadas “RAFAEL” y “RAFFAELLO” contienen consonantes similares, también lo es que no son confundibles, toda vez que el segundo signo es más extenso, lo que genera que su pronunciación y ortografía sea diferente al solicitado. También sostuvo que los signos objeto de conflicto distinguen productos y servicios de naturaleza completamente diferente, por cuanto el solicitado, “RAFAEL”, pretende identificar servicios de restaurante de autor; por su parte, la marca mixta “RAFFAELLO”, representa productos comestibles de consumo masivo a base de cocoa que se consiguen en supermercados, lo que significa que no existe conexión competitiva entre ellas, máxime si se tiene en cuenta que son comercializadas en diferentes medios de publicidad y el perfil de los consumidores no es el mismo.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 151, 224, 228 y 230[6] de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. [ ] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. [ ] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. [ ] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [ ] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] SIGNO MIXTO CUESTIONADO[7] [pic] MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA[8] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “RAFAEL”, solicitado por la parte actora, frente a la marca mixta “RAFFAELLO”, previamente registrada, a favor de la sociedad SOREMARTEC S.A, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos mixtos enfrentados, no así las graficas ni las grafías de las letras que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la palabra que los distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “RAFAEL”, y la marca previamente registrada “RAFFAELLO”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “R”- “A”-“F”- “A”- “E” -“L”, y la única diferencia radica en la supresión de las letras “F-L-O”, las cuales no contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “RAFAEL” de la marca opositora.

La Sala destaca que dichas semejanzas inducen a mayor grado de confusión al público consumidor, en la medida en que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “RAFAEL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; además de que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada “RAFFAELLO”.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “RAFAEL” y la marca previamente registrada “RAFFAELLO”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión “RAFAEL”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: RAFAEL - RAFFAELLO - RAFAEL - RAFFAELLO- RAFAEL - RAFFAELLO RAFAEL - RAFFAELLO - RAFAEL - RAFFAELLO- RAFAEL – RAFFAELLO RAFAEL - RAFFAELLO - RAFAEL - RAFFAELLO- RAFAEL – RAFFAELLO RAFAEL - RAFFAELLO - RAFAEL - RAFFAELLO- RAFAEL – RAFFAELLO Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en la marca previamente registrada predomina el sonido de la palabra “RAFAEL”.

Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones “RAFAEL” y “RAFFAELLO” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que se refieren al nombre propio “RAFAEL”, que es utilizado por algunas personas en Colombia.

Ahora, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló lo siguiente: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto).

En tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 2015[9], en la cual la Sala precisó lo siguiente: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […].

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” En el caso bajo examen, el nombre propio “RAFAEL”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que el signo solicitado, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “RAFAEL”, no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo que se genera riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, en la medida en que los signos enfrentados presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, como ya se explicó. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

En tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018[10] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “RAFAEL”, fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias […]”.

La marca previamente registrada, “RAFFAELLO”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…] todos y cocoa, productos de cocoa como pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolate, cubiertas, como cubiertas de chocolate, chocolate, huevos de chocolate, turrones con almendras u otras nueces, decoraciones para árboles de navidad hechas de chocolate, artículos fabricados con cubierta de chocolate y rellena de licores alcohólicos, artículos de azúcar, confitería incluyendo pasteles delicados y duros; goma de mascar, goma de mascar sin azúcar, caramelos sin azúcar […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 43 y los productos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, aunque no pertenecen a la misma Clase de la citada Clasificación, son complementarios, si se tiene en cuenta que los segundos pueden ser ofrecidos a través de los primeros; además de que el consumidor podría creer erróneamente que los servicios y productos cotejados tienen el mismo origen empresarial, lo cual genera indudablemente un riesgo de asociación en el consumidor medio, quien podría creer erróneamente que en el restaurante “RAFAEL”, se utilizan los productos alimenticios de la marca previamente registrada, “RAFFAELLO” [11].

Respecto de la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 43 de la citada Clasificación, esta Sección en sentencia de 19 de noviembre de 2018[12], señaló lo siguiente: “[…] 73. Para la Sala, en este caso, existe una conexión entre los servicios de restauración de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y los productos de la Clase 30 de la misma clasificación, porque, a pesar de que no utilicen los mismos canales de comercialización y no necesariamente utilicen los medios de publicidad, si puede existir una complementariedad si se tiene en cuenta que los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza pueden ser usados para la prestación de los servicios de alimentación, creando en la mente del consumidor un riesgo de asociación. 74.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, precisó que el riesgo de asociación “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. 75.

En suma, el consumidor podría creer erróneamente que en los restaurantes MISTER POLLO se utilizan los productos alimenticios de la marca MR. POLLO, o que los productos y servicios tienen el mismo origen empresarial o, si distinguen el origen empresarial del signo y la marca, podrían pensar que existe un vínculo económico empresarial; por lo que, es posible establecer el riesgo de confusión y asociación […]”.

Cabe señalar que el Tribunal en la Interpretación rendida en el caso bajo examen, precisó que “[…] los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios […]”. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos y servicios que distinguen los signos enfrentados provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esos signos son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[13], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Resaltado fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “RAFFAELLO” (mixta). Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[14]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, la demandante también alegó que el signo cuestionado es notoriamente conocido nacional e internacionalmente. En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 22 de mayo de 2014[15], en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba.

Para el efecto, en el caso bajo examen, la demandante aportó las siguientes pruebas para demostrar la notoriedad del signo “RAFAEL”: - Impresión del Artículo del periódico El Tiempo, de 11 de febrero de 2007, titulado “Rafael es número dos en Perú…=¿Y en Bogotá?” [16] - Impresión de la revista Rolling Stones, publicada en agosto de 2007, en el que aparece una entrevista realizada al chef Rafael Osterling, titulada “Rocola Gourmet”. [17] - Impresión de la pagina web www.cambio.com.co de 18 de octubre de 2007, en el que figura el artículo titulado “En Bogotá se cocina mejor que en Buenos Aires.

Rafael Osterling es una de las figuras más aplaudidas de la nueva cocina peruana”[18]. - Impresión de la noticia publicada en Yahoo! News el 11 de diciembre de 2007, titulada “ASIAN – PERUVIAN fusión dining in Lima”. [19] - Impresión de la revista Eskpe, de septiembre de 2008, en el que aparece un artículo titulado “Con un toque peruano. Rafael, uno de los más famosos de Lima, ya va a cumplir un año en Bogotá”. [20] - Impresión de la portada de la revista Elenco, publicada en agosto de 2008.[21] - Impresión del Artículo del periódico El Tiempo, publicado el 17 de junio de 2009, titulado “Rafael Osterling.

Más chef que empresario”.[22] - Impresión de revista Carrusel, publicada el 4 de septiembre de 2009, en el que aparece un artículo titulado “Un mero con ajonjolí”. [23] - Impresión de la portada de la revista Diners, de septiembre de 2009, que en su sesión de gastronomía refiere sobre el señor Rafael, de Lima, como escogido entre los diez mejores de Latinoamérica[24]. - Publicación de la revista El Comercio, de 17 de noviembre de 2009, que en su sección sabores de gastronomía aparece el artículo titulado “Sazón Peruana invade Bogotá” y, además, el nombre del señor Rafael como testigo del prestigio que han alcanzado locales ubicados en la Zona G[25]. - Impresión de la revista Avianca, publicada en diciembre de 2009, en la que figura el artículo denominado “Por la causa limeña!”. [26] - Impresión de la revista Perú Cosas Online, de 18 de diciembre de 2009, en el que resalta un artículo de Rafael Osterling, quien abrió el primer Rafael fuera de Lima, en Bogotá[27]. - Impresión de la pagina web www.msnbc.msn.com de 18 de diciembre de 2009, titulada “Master Chef: Rafael Osterling cooking at his restaurant Rafael in Lima” [28]. - Impresión de la pagina web www.espectador.com de 18 de diciembre de 2009, que refiere sobre la trayectoria gastronómica de Rafael y el precio de sus platos de su restaurante en la ciudad de Lima; además “Rafael Osterling llegó hace un año a instalarse en Bogotá”[29]. - Impresión de la revista Diners, publicada en septiembre de 2011, en la que aparece el titular “Rafael, un dandy en la cocina”.[30] - Impresión del periódico El Espectador, edición del 11 de marzo de 2012, en la que se observa un artículo titulado “Premio a libro de Cocina”, al chef Rafael Osterling.[31] - Impresión de la fotografía del chef “RAFAEL” por editorial Planeta, sin fecha[32]. - Impresión de la revista La Barra, sin fecha, en la que aparece el titular “A sus anchas.

Rafael Osterling explica por qué se decidió por Bogotá y cómo marcará la diferencia en una ciudad que siente como su casa”.[33] - Impresión del artículo de la revista Gatopardo, sin fecha, en el que se entrevistó al chef Rafael Osterling.[34] - Impresión de la revista Donjuan, sin fecha, en la que se figura un artículo titulado “Rafael.

El arcángel peruano”.[35] - Impresión de la revista Soho, sin fecha, en la que se encuentra el artículo titulado “Chef invitado. Un enamorado de Bogotá”. [36] - Impresión de la revista Cocina, sin fecha, en la que se figura un artículo titulado “Rafael. El arcángel peruano”.[37] - Impresión de la revista The City Paper, sin fecha, en el aparece un artículo titulado “A playful Peruvian”. [38] - Impresión de la noticia publicada en Yahoo! News, sin fecha legible, titulada “Asian-Peruvian fusión dining in Lima”. [39] - Impresión de la noticia publicada en la página web www.taste-of-peru.com, sin fecha, titulada “The chefs.

Rafael Osterling”. [40] - Impresión de la revista Word of Mouth, sin fecha, en la que figura una publicidad del Hotel Casa Medina, así: “[…] hotel, Casa Medina, its exposed beams and stonework from a demolished sixteenth-century convent earned it national land-mark status. The gourmet ghetto is saturated with topflight restaurants, many run by European-trained chefs.

Head first to Rafael, where the roast kid and seviche have been adapted to local tastes but retain the stamp of peruvian celebrity chef owner Rafael Osterling […]”.[41] - Impresión de la publicación de la revista COCINA, sin fecha, en la que exhibe el menú “Tataki de Atún en costra de hierbas de Estación”, y consta su preparación e ingredientes[42]. - Impresión de la publicación Especial en la editorial El Tiempo sin fecha, en la sección Saludable, Buena Mesa, Menú con productos orgánicos, cenas de navidad, tres propuestas originales vinos los mejores del año, paso a paso buñuelos.

Y en su sección de Restaurantes en la cocina internacional, indica: Teattoria: de paso por Italia, La Brasserie, con sabor francés y Rafael: Perú a la carta; y sus respectivas imágenes[43]. - Impresión de la portada de la revista Lectura, sin fecha, en la que se publicó la noticia “Dos Pájaros en Cartagena, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, los dos juglares españoles le contribuyen al Festival Literario en Cartagena”[44]. - Publicación realizada por L’BEL Paris, sin fecha, titulada “Los mejores chefs cocinaron por la esperanza”, en la que refieren el nombre del chef Rafael Otserling y otros[45]. - Impresión de la noticia publicada en la página web www.taste-of-peru.com, sin fecha, que refiere sobre la imagen del chef Rafael Osterling, su restaurante y su trayectoria gastronómica[46]. - Impresión de la publicación de la revista Carrusel, sin fecha, en la que señala la trayectoria del señor Rafael Osterling y la preparación del plato de ceviche de mariscos[47].

Para la Sala, los documentos allegados por la actora no demuestran la notoriedad del signo “RAFAEL”, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En primer lugar, se observa que la mayoría de las pruebas se encuentran sin fecha, es decir que no demuestran que al momento de la solicitud de registro del signo cuestionado, esto es, el 1º de julio de 2009, el signo “RAFAEL” fuera notoriamente conocido, teniendo en cuenta que “[…] la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro […]”, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. En segundo lugar, las pruebas no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del citado signo “RAFAEL”, habida cuenta que si bien aportó fotocopia de las pautas publicitarias en diferentes revistas y periódicos, -en los cuales únicamente aparece el chef Rafael Osterling y no la actora-, no hay prueba dentro del proceso que de cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del signo en mención, factor este, entre otros, indispensable para determinar la notoriedad de la marca.

Al respecto, conviene traer a colación nuevamente la sentencia antes citada, proferida el 22 de mayo de 2014[48], en la que, en relación con el análisis de pruebas allegadas para demostrar la notoriedad de una marca, en un caso similar, se precisó: “[…] Para la Sala, los documentos allegados por la actora no resultan suficientes para demostrar la notoriedad de la marca “RENEWAL”, habida cuenta de que si bien aportó fotocopia de las pautas publicitarias en diferentes revistas y periódicos (El Tiempo) y dos certificaciones en las que consta el monto de la inversión efectuada por dicho concepto, no hay prueba dentro del proceso que de cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del signo en mención, factor este, entre otros, indispensable para determinar la notoriedad de la marca […]” (Destacado fuera de texto).

En tercer lugar, las pruebas allegadas por la demandante dan cuenta de diferentes entrevistas y artículos relacionados con el chef Rafael Osterling; sin embargo, de ninguna manera demuestran la notoriedad del signo “RAFAEL” solicitado por la sociedad, ROL BOGOTÁ S.A.S., para distinguir los servicios de restaurante, bar de comidas y bebidas, comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

En cuarto lugar, las pruebas allegadas en idioma extranjero no cuentan con traducción oficial, ni están autenticadas, requisitos estos que deben ser cumplidos, conforme lo establecen los artículos 259[49] y 260[50] del C.P.C.[51] En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo mixto cuestionado, “RAFAEL”, para amparar los servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 269 a 271 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 269 a 271 del expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día de 23 de julio de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Salva voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00117-00 Actor: ROL BOGOTÁ S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 23 de julio de 2021, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad ROL BOGOTA S.A.S. Sobre el particular, destaco lo siguiente: 1.- La sociedad ROL BOGOTA S.A.S., mediante apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 75845 de 26 de diciembre de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A través del referido acto administrativo: (i) se revocó la Resolución núm. 5102 de 29 de enero de 2010, por la cual se había concedido el registro del signo mixto «RAFAEL» para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; en su lugar, (ii) se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad SOREMARTEC S.A. con fundamento en que el signo solicitado era similarmente confundible con la marca mixta «RAFFAELLO» registrada para distinguir productos en la Clase 30, y (iii) se denegó el registro solicitado por la demandante.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se conceda el registro del signo mixto «RAFAEL» para distinguir los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias […]”, y que se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

A juicio de la demandante, el acto acusado violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 por indebida interpretación, por cuanto, a su juicio, no existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado «RAFAEL» y la marca registrada «RAFFAELLO» a favor de la sociedad SOREMARTEC S.A. Ello, por cuanto no existe similitud fonética ni ortográfica y tampoco se configura conexión competitiva entre ellas, ya que distinguen productos y servicios de naturaleza diferente. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Para el efecto, la Sala partió de precisar que el elemento predominante en los signos confrontados era el denominativo, de manera que abordó el análisis conforme los parámetros determinados para la confrontación de ese tipo de marcas. Así, en cuanto al aspecto ortográfico, estimó que entre el signo solicitado «RAFAEL» y la marca previamente registrada «RAFFAELLO», existían similitudes significativas en sus raíces que pueden inducir a mayor grado de confusión, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “RAFAEL” de la marca opositora y que en esta locución radica toda la fuerza distintiva de la expresión. Así mismo, se concluyó que el signo cuestionado y la marca opositora tienen un sonido o pronunciación similar, pues en ellas predomina el sonido de la palabra “RAFAEL”.

Finalmente, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala determinó que, a pesar de que las expresiones confrontadas no tienen un significado en idioma castellano, “[…] para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que se refieren al nombre propio “RAFAEL”, que es utilizado por algunas personas en Colombia […]”[52].

Aunado a lo anterior, la Sala advirtió que, entre los signos cuestionados, existía conexión competitiva, por cuanto los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 43 y los productos que distingue la marca registrada en la Clase 30 son complementarios “si se tiene en cuenta que los segundos pueden ser ofrecidos a través de los primeros; además de que el consumidor podría creer erróneamente que los servicios y productos cotejados tienen el mismo origen empresarial”, todo lo cual representa un riesgo de confusión indirecta y de asociación. Finalmente, se concluyó que la demandante no logró acreditar la alegada notoriedad del signo «RAFAEL». 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues considero que los signos confrontados no son confundibles.

Al respecto, debe advertirse que la decisión adoptada en la Resolución núm. 75845 de 26 de diciembre de 2011 demandada se fundamentó en el hecho de que la marca «RAFAELLO», previamente registrada, es una marca de naturaleza mixta conformada por un nombre italiano cuya traducción al español, como “RAFAEL”, es ampliamente conocida por el consumidor colombiano. Bajo ese supuesto, la Superintendencia consideró que los signos presentan identidad conceptual, como quiera que ambos hacen referencia al señalado nombre.

A mi juicio, la premisa que sustentó la decisión de negar el registro como marca del signo mixto «RAFAEL» no es cierta, pues no se encuentra demostrado que la mayoría del público consumidor colombiano tenga conocimiento de que la traducción de la expresión «RAFAELLO» al idioma español corresponde al nombre “RAFAEL” y, por lo mismo, no existe evidencia de que el consumidor pueda realizar una asociación entre ambas palabras, ni que dicha circunstancia induzca a mayor grado de confusión al público consumidor.

En ese sentido, debe resaltarse que la marca opositora «RAFAELLO», en efecto, corresponde a una expresión en idioma extranjero, lo que obliga al examinador a determinar el grado de recepción de la locución en el público consumidor. Para ello, debe tenerse en cuenta el grado de penetración del idioma extranjero en el sector de consumidores al cual van dirigidos los productos que ampara la marca registrada.

En este sentido, para definir si los signos en conflicto son confundibles, resultaba necesario determinar de qué manera el público consumidor los percibiría conceptualmente, teniendo en cuenta el grado de penetración del idioma extranjero. En el asunto examinado, el criterio del consumidor medio resulta relevante, habida cuenta de que los servicios que pretendía amparar el signo solicitado, así como los productos que protege la marca registrada, se dirigen a la población en general.

En ese orden de ideas, considero que, para adoptar la decisión de la cual me aparto, no existían elementos de convicción suficientes que demostraran el grado de penetración del idioma italiano en el público consumidor colombiano, por lo cual no había lugar a afirmar que para el común de los consumidores o usuarios las palabras “RAFAEL” y “RAFFAELLO” no resultan del todo desconocidas.

Por lo anterior, en mi criterio, debió declararse la nulidad de la Resolución núm. 75845 de 26 de diciembre de 2011, toda vez que no existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado «RAFAEL» y la marca registrada «RAFFAELLO», al no ser cierto el sustento fáctico de la decisión adoptada mediante el acto administrativo acusado.

A lo dicho se agrega que no se presentan similitudes ortográficas y fonéticas suficientes para estimar que el público consumidor podría confundirse al adquirir productos o servicios de las marcas RAFAEL o RAFFAELLO, para estimar que provienen del mismo empresario, o que asociaran que, tratándose de empresarios diferentes, hay conexidad entre ellos.

En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, Fecha ut supra. (Firmado electrónicamente) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] El signo pretende identificar los siguientes servicios: “[…] servicios de restaurante y bar de comidas y bebidas, así como recetas propias […].” [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Cabe señalar que la marca tridimensional, “CONFITERIA RAFAELLO”, previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no fue objeto de cotejo por parte de la SIC al momento de expedir el acto acusado.

El cotejo, realizado por la entidad demandada, se efectuó únicamente entre los signos “RAFAEL”, solicitado por la actora, y la marca “RAFAELLO”, previamente registrada, de la sociedad SOREMARTEC S.A. [5] Proceso 388-IP-2019. [6] Estos últimos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. [7] Folio 7 del cuaderno núm 1. [8] Folio 7 del cuaderno núm. 1. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. [11] Criterio señalado en sentencia de 25 de agosto de 2011.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2004-00268-00. C.P. María Elizabeth García González. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, expediente núm. 2010-00192- 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2008-00065-00. [14] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. [16] Folios 39 y 40 del cuaderno principal. [17] Folios 44 y 45 del cuaderno principal. [18] Folio 75 del cuaderno principal. [19] Folio 76 del cuaderno principal. [20] Folio 48 del cuaderno principal. [21] Folios 55 y 56 del cuaderno principal. [22] Folios 35 y 36 del cuaderno principal. [23] Folios 42 y 43 del cuaderno principal. [24] Folios 65 a 67 del cuaderno principal. [25] Folio 72 del cuaderno principal. [26] Folios 80, 81 y 82 del cuaderno principal. [27] Folio 73 del cuaderno principal. [28] Folio 71 del cuaderno principal. [29] Folios 68 a 69 del cuaderno principal. [30] Folio 34 del cuaderno principal. [31] Folio 33 del cuaderno principal. [32] Folio 32 del cuaderno principal. [33] Folios 37 y 38 del cuaderno principal. [34] Folio 41 del cuaderno principal. [35] Folios 46 y 47 del cuaderno principal. [36] Folios 51, 52, 53 y 54 del cuaderno principal. [37] Folios 46 y 47 del cuaderno principal. [38] Folios 57 y 58 del cuaderno principal. [39] Folio 87 del cuaderno principal. [40] Folio 88 del cuaderno principal. [41] Folio 91 del cuaderno principal. [42] Folios 59 a 60 del cuaderno principal. [43] Folios 61 a 62 del cuaderno principal. [44] Folios 63 a 64 del cuaderno principal. [45] Folio 70 del cuaderno principal. [46] Folio 74 del cuaderno principal. [47] Folios 77 a 79 del cuaderno principal. [48] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2008-00053-00. [49]

ARTÍCULO 259. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. [50]

ARTÍCULO 260. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. [51] Criterio señalado por esta Sección en sentencia de 7 de mayo de 2015.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2000-06102-01, C.P. María Elizabeth García González. [52] Página 26 de la sentencia de 23 de julio de 2021.