11001-03-24-000-2009-00496-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto S y las marcas mixtas STEP previamente registradas en la clase 25 / MARCA COMPUESTA POR LETRAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es la letra S en la clase 35 / ELEMENTO DE USO COMÚN - No puede ser objeto de monopolio o domino absoluto de persona alguna / ELEMENTO GRÁFICO - Predomino sobre elemento denominativo / MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS - No es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto S en la clase 35 porque no tiene similitud con las marcas mixtas STEP [L]a Sala considera que la letra “S” por sí sola es de uso común y, como ya se dijo, no puede ser objeto de apropiación o monopolio de persona alguna.

De esta forma, es el elemento gráfico lo que le otorga un carácter distintivo a las marcas en tanto que la letra es secundaria en la apreciación de cada una de las marcas en su conjunto. Además, es del caso precisar que el derecho de exclusividad otorgado por el registro se reivindica sobre el conjunto de la marca y la configuración gráfica especial que le imprime distintividad a la letra y no sobre la letra individualmente considerada, comoquiera que al tratarse de una letra, es un recurso escaso por su número reducido, por lo que debe mantenerse su uso libre y evitar su apropiación. En virtud de lo expuesto, considerando que en la marca cuestionada el elemento gráfico adquiere especial importancia, de la comparación entre los signos enfrentados no se evidencia que existan similitudes, en la medida en que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso está compuesta solamente por una letra “S”, junto con una circunferencia; mientras que en las marcas opositoras, previamente registradas “STEP” (mixtas), predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Así, observando las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento gráfico, la Sala observa que no existe identidad ni semejanza entre las marcas comparadas, comoquiera que, más allá de compartir la letra “S”, los trazos del dibujo que conforman el signo son radicalmente distintos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00496-00 Actor: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad absoluta TESIS: ENTRE EL SIGNO SOLICITADO “S” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “STEP” NO EXISTEN SEMEJANZAS DE LAS QUE SE PUEDA DERIVAR UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 031505 de 28 de noviembre de 2005, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca "; 09971 de 31 de marzo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 10792 de 9 de abril de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 3 de noviembre de 2004, la sociedad STOP S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto "S", para amparar servicios comprendidos en la Clase 35[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, junto con el señor RAUL VALBUENA SARMIENTO y las sociedades TEXTILES SWANTEX S.A. y DC COMICS, presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas de las que son titulares[6], para identificar productos y servicios de las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 031505 de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos[7] de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "S", en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STOP S.A. 4º: Que contra la citada resolución los interesados interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 09971 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 10792 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 5º: Que el 18 de octubre de 2007, le fueron traspasados los derechos de las marcas mixtas “STEP”, con certificados de registro núms. 247726 y 281221, de las cuales era titular el señor RAUL VALBUENA SARMIENTO.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia obviando su estudio. Indicó que la expresión cuestionada no cumple con los requisitos de distintividad establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debido a que presenta similitudes de tipo conceptual y fonético con sus marcas previamente registradas, “STEP”, lo que lleva a que el público consumidor incurra en error, puesto que pensarían que los servicios ofrecidos por todas éstas provienen de un mismo origen empresarial.

Agregó que el signo mixto “S” no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, dado que al compararla con la marca mixta “STEP”, de la cual es titular, puede observarse claramente que tienen suficientes similitudes desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual, lo que demuestra que existe confundibilidad entre estas. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a) ibidem, por indebida aplicación. Manifestó que, contrario a lo afirmado por la entidad demandada, los signos objeto de cotejo son claramente semejantes, dadas las evidentes similitudes, a su juicio, ortográficas y visuales.

Sostuvo que del análisis gráfico puede concluirse que la parte superior del diseño de la marca, de la cual es titular, es reproducida en su totalidad por la marca “S”. Agregó que pese a que la marca objeto de conflicto es más alargada a la de su propiedad, la reproduce totalmente y, además, ambas se encuentran enmarcadas dentro de figuras geométricas, situación suficiente para no endilgarle el grado de distintividad, que exige la normativa andina.

Adujo que la marca “STEP” posee un elemento distintivo, que no influye en el cotejo marcario y, por ello, el elemento determinante es la letra “S”, la cual al ser pronunciada suena igual que la marca de su propiedad; y que, además, ambas identifican los mismos servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 61 de la Constitución Política, puesto que no procedió conforme lo establece la Ley.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen. Adujo que el signo solicitado “S” y las marcas registradas “STEP”, apreciados en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir en error al público consumidor; y que si bien éstos coinciden en la letra “S”, lo cierto es que el diseño de la controvertida permite su diferenciación, características que logran notarse desde el aspecto gráfico.

Adujo que el signo “STEP” es la marca que más sobresale de las demás observándolas en conjunto, por lo tanto tiene un impacto visual diferente en la mente del consumidor, logrando con ello diferenciarlas en el mercado. Manifestó que el signo objeto de controversia tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca; además, sobre las expresiones aisladas no hay derecho de uso exclusivo, ni la posibilidad de ponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos.

II.-2. La sociedad STOP S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que entre las marcas objeto de cotejo no existen semejanzas susceptibles de crear confusión y/o riesgo de asociación, ya que si bien estas coinciden en la incorporación de la letra “S”, el diseño de la solicitada tiene elementos suficientemente diferenciadores del diseño que posee las opositoras.

Aseguró que las marcas enfrentadas más allá de coincidir en la letra “S”, cada una contiene elementos adicionales que mirados en su conjunto le confieren a cada signo una estructura única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión y/o asociación. IV-2. La sociedad actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, insistió que en el caso sub lite es evidente la confundibilidad entre las marcas objeto de conflicto, no solo desde el análisis comparativo, sino también por el hecho de que existe una directa relación entre los servicios que identifica la marca “S” y los productos que amparan las marcas de su propiedad.

Sostuvo que las marcas comparadas son confundibles, comoquiera que el elemento que llama más la atención en los consumidores es la letra “S”, que no solo tiene igual pronunciación, sino otros elementos que las acompañan que las hacen ver similares en su diseño. Añadió que la letra “S”, que se destaca en las marcas en conflicto se encuentran dentro de una figura geométrica similar, un óvalo en la de su propiedad, frente a una circunferencia que corresponde a la de la sociedad STOP S.A. IV-3.

En esta etapa procesal, tanto el Agente del Ministerio Público como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[8], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[9]: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro S (mixto) resultaría confundible con las marcas STEP (mixtas), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación […]. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro S (mixto) y las marcas STEP (mixtas), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.6.

El demandante alegó que existe relación o conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por cuanto corresponde analizar este tema. 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 031505 de 2005, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “S”, a la sociedad STOP S.A., para distinguir los siguientes servicios: “[ ] Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina, servicios de representación, comercialización importación, exportación y distribución de toda clase de prendas de vestir de telas y tejidos [ ]”, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la demandante alegó que dicho signo es similarmente confundible con sus marcas mixtas “STEP”, registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que lleva a que el público consumidor incurra en error, puesto que se imaginan que los servicios ofrecidos por todas estas provienen de un mismo origen empresarial.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 134 y 135, literal b), por cuanto “[…] no se controvierte el concepto de marca ni sus requisitos, así como tampoco la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro […]”.

(Resaltado fuera de texto). El texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación […].”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[10] [pic] [pic] MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[11] Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, frente a dos mixtas previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en los registros mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor para que observe cada uno de los signos en conjunto, sin escindir las partes que los componen, de manera sucesiva y no simultánea, con el fin de determinar cuál de ellos es el que se capta con mayor facilidad y se recuerda en el mercado.

Al respecto, cabe mencionar que el Tribunal en la referida Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, al dar alcance a la norma comunitaria en estudio, se refirió a las pautas que se deben tener en cuenta al momento de efectuar la comparación entre marcas mixtas, así: “[…] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo; no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […]". (Resaltado fuera del texto). Se tiene, entonces, que las marcas mixtas cotejadas se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; la primera de ellas está conformada por una circunferencia de color rojo que contiene la expresión “S”; y, las segundas, están integradas por dos óvalos que contienen la letra “STEP” con reivindicación de color negro; además que si bien en una de ellas en la parte superior tiene una letra “S”, de conformidad con la Resolución de concesión núm. 032155 de 24 de noviembre de 2003[12], su registro solamente fue respecto del signo “STEP”.

Realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en las marcas mixtas previamente registradas “STEP”, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Ahora, frente al registro de marcas compuestas por una letra, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que si bien el literal d) del artículo 134[13], permite el registro de marcas conformadas por una o más letras, debe procederse con extrema cautela a la hora de analizar la distintividad y registrabilidad de los signos con estas características, toda vez que: i) las letras del alfabeto latino son un recurso escaso debido a su número limitado, por lo que debe procurarse mantener su uso libre y evitar su apropiación; ii) es probable que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples; y iii) es común el uso de letras simples para indicar referencias o código de producto, el modelo de un producto o referencias de un catálogo[14].

En efecto, así lo ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[15]: “[…] Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo.

Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación […] Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números.

Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo.

Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo […] La normativa andina no prohíbe el registro de marcas compuestas de una sola letra pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida.

Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aleatoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto […]”.

(Resaltado fuera del texto) Además de lo anterior, para analizar marcas compuestas por una o más letras, es necesario considerar diversas situaciones que se pueden presentar y que pueden afectar su distintividad y poder de oposición, así: “[…] las oficinas de registro deben ser muy cautelosas a la hora de analizar la distintividad de signos conformados por una o más letras, ya que se pueden presentar diversas situaciones que afectan dicho requisito, a saber: 3.3.1.

Letras de uso común, genéricas, o descriptivas: Las letras, además de ser recursos escasos en virtud de su reducido número, suelen ser utilizadas cómo parámetros indicativos e informativos comúnmente utilizados en el tráfico social y comercial. Como ejemplos tenemos la letra “A”, que podría significar primera calidad; la letra “H” en el rubro del calzado indica la anchura los zapatos; y la letra “W” que en el mundo de la ropa significa el ancho de la cintura.

En consecuencia, se deberá evaluar si la letra es un signo de uso común, genérico o descriptivo para los productos o servicios que pretende amparar. 3.3.2. Combinación de letras de uso común, genéricas o descriptivas. Las uniones de dos o más letras también podrían utilizarse como elementos comúnmente utilizados en ciertos rubros, o ser indicativo o informativos de productos o servicios.

Como ejemplo tenemos: XL para designar la talla de la ropa más grande; SOS para servicios de emergencias médicas, de rescate o policiales; ABC para designar agentas o directorios; y AAA para indicar la calidad de las baterías, entre otros […]”[16]. (Resaltado fuera del texto) Atendiendo a que la marca objeto de controversia está compuesta únicamente por la letra “S”, la Sala encuentra que dicha letra es de uso común en relación con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente[18]: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la parte actora como titular de una marca comercial que contiene una letra de uso común, esto es, la letra “S”, en la denominación “STEP”, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general[19].

Sobre el particular, cabe traer a colación la sentencia de 22 de febrero de 2018[20], en la que esta Sección se pronunció en un caso similar en el que, ante una marca mixta conformada por una sola letra, consideró que: i) en el conjunto marcario prevalecía el elemento gráfico comoquiera que la letra, individualmente considerada, era de uso común; y ii) el derecho exclusivo sobre la marca recae sobre la configuración gráfica que se le imprime a la letra, y no sobre la letra como tal.

En efecto, en dicha oportunidad se dijo: “[…] Esta Sala, entonces, para el análisis de las marcas en cuestión considera que es el elemento gráfico el que prevalece toda vez que la letra «M», en sí misma considerada, es de uso común y, en consecuencia, no puede ser objeto de monopolio o domino absoluto de persona alguna, y en esa medida, entonces, lo que pretenden reivindicar las marcas es una forma gráfica particular de esa letra, acompañada de otros elementos de la misma índole.

Lo anterior quiere decir que no es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra precitada, pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella, por lo que el componente denominativo pasa a un segundo plano […]”. (Destacado fuera del texto) Así las cosas, la Sala considera que la letra “S” por sí sola es de uso común y, como ya se dijo, no puede ser objeto de apropiación o monopolio de persona alguna.

En efecto, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, señaló que “[…] Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo; no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial […]”.

A dicha conclusión también arribó la Sala en sentencia de 14 de septiembre de 2020[21], en el que en un caso similar en el que se enfrentaron las marcas mixtas “L", contra “L” y “L LEONISA”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, indicó que no existía confundibilidad alguna entre ellas, esto es: “[…] Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Para efectos del cotejo marcario, la Sala considera que aplican las mismas consideraciones y conclusiones del cotejo realizado supra en lo relacionado con las características de la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso y la predominancia de su elemento gráfico.

En este sentido, la Sala observa que, mientras en la marca mixta L es preponderante el elemento gráfico, como se expuso supra, en la marca mixta L LEONISA predomina el elemento nominativo, esto último, comoquiera que: i) no se tiene disponible la etiqueta para considerar el elemento gráfico; y ii) el elemento nominativo de la marca mixta suele ser el preponderante teniendo en cuenta que las palabras tienen un mayor impacto y poder de recordación en la mente del consumidor, y es a través de las palabras que el consumidor va a solicitar el producto en el mercado.

Por lo tanto, la Sala concluye que, en este caso no se presentan semejanzas o similitudes entre las marcas cotejadas, comoquiera que la distintividad de la marca mixta L se encuentra en su elemento gráfico y el distintivo de la marca mixta L LEONISA se encuentra en su elemento nominativo, de manera que no se genera riesgo de confusión o de asociación alguno. Lo anterior, de conformidad con la regla expuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, según la cual “[…] si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión […]”[22].

Sumado a lo anterior, la Sala considera que la marca mixta L LEONISA, en su elemento nominativo, contiene una expresión adicional (LEONISA) a la sola letra L que tiene la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo que le otorga distintividad adicional y evita que se genere un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas.

Así, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta L y la marca mixta L LEONISA no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta L LEONISA de la parte demandante y la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación […]”.

(Resaltado fuera de texto). Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre el signo solicitado “S” y las marcas previamente registradas, “STEP”, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos y/o servicios que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violó la norma interpretada por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “S”, para amparar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados, pues resultan acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas, razón por la que tampoco se evidencia transgresión alguna del artículo 61 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 153 a 155 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 153 a 155 del expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 24 de junio de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de representación, comercialización, importación, exportación y distribución de toda clase de prendas de vestir de telas y tejidos. […]”. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] La actora es titular de las marcas mixtas “STEP” que distinguen productos comprendidos en la Clase 25; la sociedad “TEXTILES SWANTEX S.A.” es titular de la marca mixta ”S”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35;

“DC COMICS” es titular de la marca mixta “S”, para amparar productos en Clase 25 y; RAUL VALBUENA SARMIENTO es titular de las marcas mixtas “STEP”, para amparar productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. [7] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [8] En adelante el Tribunal [9] Proceso 141-IP-2019. [10] Folio 6 del cuaderno núm 1. [11] Folio 38 del cuaderno núm. 1. [12] “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”.

Decisión que fue confirmada mediante Resolución 02020 de 30 de enero de 2004. [13] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: […] d) las letras y los números; […]” [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00197-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [15] Proceso 64-IP-2015. [16] Cfr. Folio 133.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 11 [17] www.sipi.sic.gov.co, consultado el 21 de junio de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [18] Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. [19] Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023- 00, M.P. María Elizabeth García González. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00428-00. [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00197-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [22] Cfr. Folio 130.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 4 de septiembre de 2016, pág. 8