PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo tridimensional de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE y las marcas mixtas previamente registradas LOS 3 ELEFANTES / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Reivindicación del color verde / SIGNO TRIDIMENSIONAL FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE – Tiene la condición de distintividad necesaria / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo tridimensional de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE en la clase 35 por no tener similitud gráfica ni conceptual con las marcas mixtas LOS 3 ELEFANTES [P]ara comparar un signo mixto con uno tridimensional, la Sala debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca tridimensional suscite en la mente de quien la observe.

En cuanto al análisis gráfico, la Sala encuentra que los signos enfrentados cuentan con trazos diferentes, dado que en el signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE se observa un elefante visto en sus diferentes dimensiones (lateral, frontal y trasera), mientras que las marcas previamente registradas, “LOS 3 ELEFANTES”, cuentan con tres diseños de elefantes reales, que tienen diferentes tamaños, esto es, uno pequeño, uno mediano y uno más grande, agarrados entre ellos por sus colas y sus trompas.

En efecto, después de un primer impacto general, los signos enfrentados no son susceptibles de generar confusión, pues el TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE presenta elementos adicionales que le aportan distintividad, dado que cuenta con relieves y volúmenes determinados que le dan un aspecto de una figura de felpa, que además, puede ser observada desde siete (7) diferentes ángulos, características estas con las que no cuentan las marcas previamente registradas, “LOS 3 ELEFANTES”, dado que en este caso son tres (3) elefantes de diferente tamaño que se perciben planos y que no disponen de vistas en distintas perspectivas.

También se advierte que el actor, al radicar la solicitud de registro del signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE reivindicó el color verde, lo que aumenta el grado de distintividad del conjunto marcario cuestionado, dado que la combinación de dicho color y el componente gráfico que contiene, genera una mayor capacidad de diferenciación frente a las marcas previamente registradas. […] En este orden de ideas, al contar con trazos diferentes, así como discrepancia en las formas de sus figura, diseño, relieve y volumen, es evidente para la Sala que cada uno de los signos en disputa evocan un concepto distinto, que permiten al público consumidor que los asocie a un origen empresarial determinado, sin lugar a inducirlos a riesgo alguno de confusión y/o asociación. Así las cosas, la Sala concluye que entre el signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE y las marcas previamente registradas, “LOS 3 ELEFANTES”, no existen similitudes gráficas ni conceptuales, puesto que, a pesar de que ambos consisten en elefantes, cada conjunto marcario cuenta con características propias que permiten que sean distintivos y diferenciables en el mercado, aunado a que el signo solicitado reivindica el color verde, lo que aumenta el grado de distintividad del conjunto marcario cuestionado, como se puso de presente anteriormente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00298-00 Actor: HUGO GUALTERO OVIEDO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE EL SIGNO TRIDIMENSIONAL DE FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE SOLICITADO POR EL ACTOR Y LAS MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “LOS 3 ELEFANTES”, NO EXISTEN SEMEJANZAS GRÁFICAS NI CONCEPTUALES QUE PUEDAN INDUCIR A ERROR AL CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor HUGO GUALTERO OVIEDO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Es nula la Resolución núm. 37180 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 30 de diciembre de 2005 presentó solicitud de registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35[1] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.[2] 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad LOS TRES ELEFANTES S.A. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas previamente registradas, “LOS 3 ELEFANTES”, que distinguen productos y servicios de las clases 18, 24 y 35 de la citada Clasificación. 3º: Que mediante Resolución núm. 34257 de 14 diciembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos[3] de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LOS TRES ELEFANTES S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE, para amparar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución la sociedad LOS TRES ELEFANTES S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos se resolvió de manera confirmativa a través de la Resolución núm. 001008 de 25 de enero de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 37180 de 30 de septiembre de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE, para identificar servicios de la citada Clase 35.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 134 de la Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que el acto administrativo acusado desconoció la fuerza distintiva que ostenta el signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE solicitado frente a las marcas mixtas “LOS 3 ELEFANTES”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que el signo cuestionado es perceptible por los sentidos (vista y tacto) así como susceptible de representación gráfica; y que, además, es distinto frente a las marcas previamente registradas, toda vez que las marcas opositoras están conformadas por las expresiones “LOS 3 ELEFANTES”, que se encuentran acompañadas de unos elefantes de color rosa, de tamaños diferentes y se encuentran unidos por sus colas, mientras que el signo cuestionado está conformado por las siete vistas de una figura consistente en un elefante de color verde.

Afirmó que es titular de las marcas mixtas “SMITH” y “MR. SMITH” que traen consigo un elefante verde, registradas en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y que la figura del elefante de color verde incluido en los signos referidos es igual a la que ahora se está solicitando. Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal a) ibidem, por indebida aplicación, puesto que, a su juicio, no existen semejanzas entre los signos cotejados, que puedan inducir en error al público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la figura del elefante verde ya se encuentra registrada a su favor y en ningún momento se ha generado riesgo de confusión o asociación con las marcas de propiedad de la sociedad LOS TRES ELEFANTES S.A. Afirmó que lo que pretende es registrar un signo tridimensional, consistente en la figura de un elefante verde, diseño que debe ser analizado desde diferentes puntos de vista, conforme como lo exige la ley, estudio en el que se debe tener en cuenta que es autor y creador del diseño del elefante incluido en la marca “MR.

SMITH”, registrada en la Clase 25, lo cual le confiere un derecho a que se proteja no solo de manera mixta o figurativa sino también como marca tridimensional en la clase 35, para ser usado en la publicidad de productos y servicios en los diferentes establecimientos de comercio. Adujo que la regla de comparación marcaria implica que el análisis de registrabilidad debe hacerse “sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad”; y que al aplicarse en el caso objeto de estudio, se observaría que los signos en conflicto no son idénticos ni se asemejan, pues cada uno tiene su propia identidad, más aún cuando en las marcas opositoras prevalece su elemento denominativo, esto es, “LOS 3 ELEFANTES”.

Agregó que el signo solicitado tiene la capacidad distintiva suficiente para ser registrado como marca, en razón a que no existen similitudes frente a las marcas cotejadas desde el punto de vista gráfico, fonético y visual y, además, son conceptual e ideológicamente diferentes. Concluyó que cada signo tiene su propia identidad e individualidad, diferenciable a simple vista por el público consumidor, quien puede elegir el producto o servicio que necesite sin que se origine riesgo de asociación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado no presenta la suficiente distintividad para que procediera su registro.

Adujo que el consumidor medio podría incurrir en error frente a los signos cotejados, dada sus semejanzas, pues podrían creer equivocadamente que los productos y servicios que identifican provienen de un mismo origen empresarial. Señaló que si bien es cierto que las marcas previamente registradas contienen otros elementos adicionales, -como el nominativo-, también lo es que la idea de elefantes predomina al grado que el signo cuestionado no tiene suficiente fuerza distintiva que le permita a los consumidores recordarlos de manera independiente sin asociar su origen empresarial.

Indicó que los productos del signo solicitado se relacionan con los de la marca opositora, razón por la que existe una conexidad competitiva por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor; y que no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores, así como al titular de la marca previamente registrada.

II.2. La sociedad LOS TRES ELEFANTES S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La SIC insistió en que se denieguen a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que los signos enfrentados, luego de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión en el público consumidor, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que el signo solicitado reproduce de manera casi idéntica la idea de un elefante, presente en las marcas previamente registradas.

IV.3. En esta etapa procesal, tanto el actor como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[4]: “[…] 1.

La mara tridimensional. 1.1. El presente proceso se solicitó a registro el signo TRIDIMENSIONAL DE LA FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE por parte de HUGO GUALTERO OVIEDO, por lo tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional. […] 1.3. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional. 1.4.

Un signo tridimensional es el que ocupa las dimensiones del espacio; se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. 1.5.

Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. […] 4.

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas […] 4.6 Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los.

De otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. […] 5. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 5.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo TRIDIMESIONAL DE LA FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE solicitado por HUGO GUALTERO OVIEDO es confundible con la marca LOS TRES ELEFANTES (mixto), el nombre y enseña comercial LOS TRES ELEFANTES (mixtas), es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación; […] 5.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 5.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 5.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 6. Comparación entre signos mixtos y tridimensionales 6.1. En el presente caso, el signo solicitado es TRIDIMENSIONAL DE LA FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE y contra dicho registro se opuso el titular de las marcas, nombre comercial y enseña comercial LOS TRES ELEFANTES (mixtas), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y tridimensionales. 6.2.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 6.3. Por su parte un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio; esto es, se trata de un cuerpo provisto de volumen.

Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, sus envoltorios, relieves. Constituye una clase de signo con características peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. 6.4. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. 6.5. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas de comparación: a) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe. b) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión. c) Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto. d) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto.

No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario. f) La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión. 7.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 7.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 7.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 37180 de 2008, denegó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE, al titular HUGO GUALTERO OVIEDO, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina […]”, por estimar que presentaban semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión y/o confusión con las marcas mixtas previamente registradas “LOS 3 ELEFANTES”, de propiedad de la sociedad LOS TRES ELEFANTES S.A. Al respecto, el demandante alegó que la SIC al expedir el acto administrativo acusado desconoció la fuerza distintiva que ostenta el signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE solicitado frente a las marcas mixtas “LOS 3 ELEFANTES”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, 136, literales a) y b), 151, 190, 191, 192, 193 y 200[5] de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”; y que la comparación debería realizarse entre las marcas previamente registradas “LOS 3 ELEFANTES” y el nombre y enseña comercial “LOS TRES ELEFANTES”, frente al signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE, solicitado por el actor.

Empero, comoquiera que el opositor del signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE no es el demandante en este proceso y, además, guardó silencio al momento de contestar la demanda, la Sala no puede estudiar de oficio la registrabilidad del signo cuestionado frente al nombre y enseña comercial “LOS TRES ELEFANTES”, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una jurisdicción rogada.

Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida interpretación. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2016,[6] en los siguientes términos: “[…] De conformidad con lo expuesto en el punto tercero de la Interpretación Prejudicial, la comparación se haría entre la marca registrada “FLURINEX” (denominativa) y los signos distintivos opositores “FLORINOL”, “FLUMEX” y “FLUIDEX”.

Empero, como quiera que los opositores de las marcas “FLUMEX” y “FLUIDEX” no son los demandantes en este proceso, no puede la Sala de oficio estudiar tales oposiciones, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una Jurisdicción rogada. Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida Interpretación. Así lo ha hecho la Sala, por ejemplo, en las sentencias de 10 de marzo de 2016 (Expediente núm. 2009-00159-00, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés) y de 8 de agosto de 2013 (Expediente núm. 2006-00053-00, Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala). […]”.

(Destacado fuera de texto). Así las cosas, no procede el estudio de los artículos 136, literal b), 190, 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486. El texto de las normas invocadas como violadas por el actor, es el siguiente: "[…] Decisión 486. […] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 5.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] SIGNO TRIDIMENSIONAL CUESTIONADO[7] [pic] MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[8] (Certificados de registro núms. 109178, 105520 y 105521) Tratándose de signos tridimensionales, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 2015[9], precisó lo siguiente: “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales.

Sobre el particular, dijo: “En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: […] b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. […]”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto […].”[10] Cabe precisar que en relación con el cotejo entre marcas tridimensionales y mixtas, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, fijó las siguientes reglas: “[…] 6.5.

Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas de comparación: a) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe. b) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión. c) Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto. d) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto.

No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario. f) La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión. […]” (Destacado fuera de texto).

Teniendo en cuenta las reglas anteriormente descritas por el Tribunal, para comparar un signo mixto con uno tridimensional, la Sala debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca tridimensional suscite en la mente de quien la observe.

En cuanto al análisis gráfico, la Sala encuentra que los signos enfrentados cuentan con trazos diferentes, dado que en el signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE se observa un elefante visto en sus diferentes dimensiones (lateral, frontal y trasera), mientras que las marcas previamente registradas, “LOS 3 ELEFANTES”, cuentan con tres diseños de elefantes reales, que tienen diferentes tamaños, esto es, uno pequeño, uno mediano y uno más grande, agarrados entre ellos por sus colas y sus trompas.

En efecto, después de un primer impacto general, los signos enfrentados no son susceptibles de generar confusión, pues el TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE presenta elementos adicionales que le aportan distintividad, dado que cuenta con relieves y volúmenes determinados que le dan un aspecto de una figura de felpa, que además, puede ser observada desde siete (7) diferentes ángulos, características estas con las que no cuentan las marcas previamente registradas, “LOS 3 ELEFANTES”, dado que en este caso son tres (3) elefantes de diferente tamaño que se perciben planos y que no disponen de vistas en distintas perspectivas.

También se advierte que el actor, al radicar la solicitud de registro del signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE reivindicó el color verde[11], lo que aumenta el grado de distintividad del conjunto marcario cuestionado, dado que la combinación de dicho color y el componente gráfico que contiene, genera una mayor capacidad de diferenciación frente a las marcas previamente registradas.

Precisamente, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen señaló como regla que “[…] Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro […]”.

En este orden de ideas, al contar con trazos diferentes, así como discrepancia en las formas de sus figura, diseño, relieve y volumen, es evidente para la Sala que cada uno de los signos en disputa evocan un concepto distinto, que permiten al público consumidor que los asocie a un origen empresarial determinado, sin lugar a inducirlos a riesgo alguno de confusión y/o asociación. Así las cosas, la Sala concluye que entre el signo TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE y las marcas previamente registradas, “LOS 3 ELEFANTES”, no existen similitudes gráficas ni conceptuales, puesto que, a pesar de que ambos consisten en elefantes, cada conjunto marcario cuenta con características propias que permiten que sean distintivos y diferenciables en el mercado, aunado a que el signo solicitado reivindica el color verde, lo que aumenta el grado de distintividad del conjunto marcario cuestionado, como se puso de presente anteriormente.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente al argumento del actor relativo a que es titular de las marcas mixtas “SMITH” y “MR.

SMITH” en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual le confiere un derecho a que se proteja como marca el signo tridimensional solicitado en la citada Clase 35, dado que el Despacho Sustanciador mediante auto de 4 de septiembre de 2020[12], entendió por desistida la prueba solicitada por el señor GUALTERO OVIEDO, toda vez que no acreditó haber realizado el pago correspondiente a la tasa fijada para la expedición de los certificados de registro correspondientes a los signos anteriormente mencionados.

En consecuencia, no obra prueba alguna en el expediente sobre la titularidad de las marcas citadas en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza ante la entidad demandada, por parte del actor. En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado y, en consecuencia, se ordenará a la SIC conceder el registro de dicha marca, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora, y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca TRIDIMENSIONAL de FIGURA DE UN ELEFANTE VERDE para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora, y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 24 de junio de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] La marca fue solicitada para comercializar los siguientes servicios: “[…] publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajaos de oficina […]”. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [4] Proceso 276-IP-2019. [5] Los artículos 136, literal b), 151, 190, 191, 192, 193 y 200 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2016, expediente núm. 2009-00021-00 C.P. María Elizabeth García González.

Criterio reiterado en sentencias de 10 de marzo de 2016, expediente núm. 2009-00159-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y de 8 de agosto de 2013, expediente núm. 2006-00053-00 C.P. Guillermo Vargas Ayala. [7] Folio 7 del cuaderno núm 1. [8] Folio 7 del cuaderno núm. 1. Se aclara que las letras “S.A.” que figuran en las etiquetas de las marcas previamente registradas, “LOS 3 ELEFANTES”, no hacen parte de su denominación, de conformidad con las resoluciones de concesión núms. 00712 de 13 de junio de 1985, 04322 y 04323 de 17 de julio de 1984. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00342-00. [10] ibídem [11] De conformidad con el petitorio de solicitud de registro del signo cuestionado, visible a folio 1 del anexo núm. 1. [12] Folio 153 del Cuaderno Principal.