11001-03-24-000-2009-00118-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00118-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-06-18

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Makro Computo S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo “MKC MAKRO”, y la marca previamente registrada “MAKRO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada reproduce totalmente la palabra “MAKRO”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “MKC” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “MAKRO”. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “MKC” y “MAKRO”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en “MAKRO”, lo que lleva a que el signo solicitado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “MAKRO”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “MKC MAKRO”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión “MKC”, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “MAKRO”. […] Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “MKC MAKRO” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “MAKRO”. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión, “MAKRO”, presente en los signos controvertidos, no tiene un significado propio en el idioma castellano, de la marca cuestionada, por lo que debe considerarse como de fantasía. […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] [E]s necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […]no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 42 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una similar finalidad, en cuanto su objeto que es la comercialización de equipos de cómputo; pertenecen al mismo género, esto es, servicios científicos y tecnológicos; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas. Ahora, en atención a que existe conexión competitiva, se podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los servicios a un origen empresarial común.COTEJO MARCARIO - La expresiones genéricas y de uso común no pueden ser apropiadas por un solo titular marcario / SIGNO GÉNERICO - Concepto / EXPRESIÓN GENÉRICA - No lo son CÓMPUTO y S.A. en la clase 42 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son CÓMPUTO y S.A. en la clase 42 / TIPO SOCIETARIO - Lo es S.A. y por ello puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario / EXPRESIONES GENÉRICAS Y DE USO COMÚN - Deben excluirse del examen de confundibilidad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAPara fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los servicios que distingue el signo cuestionado son de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces la respuesta lógica no tendría relación alguna con tales servicios, pues no existe en esta clase algún servicio cuya denominación genérica sea “COMPUTO” ni “S.A.”. Sin embargo, las citadas palabras “COMPUTO” y “S.A.” sí son expresiones de uso común en la referida Clase 42 Internacional, pues al consultar la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en esa Clase, que las contienen, […] Cabe señalar, además, que la expresión “S.A.” es un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario. Así las cosas, los vocablos “COMPUTO” y “S.A.” son expresiones de uso común en la referida Clase 42, motivo por el cual deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que el Tribunal ha señalado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A. y las marcas mixtas MAKRO previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es MAKRO / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A en la clase 42 por existir similitud, riesgo de confusión directa y conexión competitiva con las marcas MAKRO previamente registradas en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo “MKC MAKRO”, y la marca previamente registrada “MAKRO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada reproduce totalmente la palabra “MAKRO”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “MKC” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “MAKRO”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “MKC” y “MAKRO”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en “MAKRO”, lo que lleva a que el signo solicitado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “MAKRO”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “MKC MAKRO”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión “MKC”, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “MAKRO”. […] Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “MKC MAKRO” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “MAKRO”.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión, “MAKRO”, presente en los signos controvertidos, no tiene un significado propio en el idioma castellano, de la marca cuestionada, por lo que debe considerarse como de fantasía. […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] [E]s necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […]no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 42 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una similar finalidad, en cuanto su objeto que es la comercialización de equipos de cómputo; pertenecen al mismo género, esto es, servicios científicos y tecnológicos; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.

Ahora, en atención a que existe conexión competitiva, se podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los servicios a un origen empresarial común. COTEJO MARCARIO – La expresiones genéricas y de uso común no pueden ser apropiadas por un solo titular marcario / SIGNO GÉNERICO – Concepto / EXPRESIÓN GENÉRICA – No lo son CÓMPUTO y S.A. en la clase 42 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son CÓMPUTO y S.A. en la clase 42 / TIPO SOCIETARIO – Lo es S.A. y por ello puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario / EXPRESIONES GENÉRICAS Y DE USO COMÚN – Deben excluirse del examen de confundibilidad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los servicios que distingue el signo cuestionado son de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces la respuesta lógica no tendría relación alguna con tales servicios, pues no existe en esta clase algún servicio cuya denominación genérica sea “COMPUTO” ni “S.A.”. Sin embargo, las citadas palabras “COMPUTO” y “S.A.” sí son expresiones de uso común en la referida Clase 42 Internacional, pues al consultar la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en esa Clase, que las contienen, […] Cabe señalar, además, que la expresión “S.A.” es un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario.

Así las cosas, los vocablos “COMPUTO” y “S.A.” son expresiones de uso común en la referida Clase 42, motivo por el cual deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que el Tribunal ha señalado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00118-00 Actor: MAKRO COMPUTO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA QUE LLEVA A QUE SE CONFIGURE RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” Y “MAKRO”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE DISTINGUEN.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MAKRO COMPUTO S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 43360 de 30 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro como marca del signo mixto “MKC MAKRO COMPUTO S.A”, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 18 de diciembre de 2006 solicitó el registro como marca del signo mixto "MKC MAKRO COMPUTO S.A.", para amparar servicios comprendidos en la Clase 42[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRANDERMARK AG presentó oposición contra el registro del signo “MKC MAKRO COMPUTO S.A.", con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas “MAKRO”, registradas en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 22918 de 27 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRANDERMARK AG y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto "MKC MAKRO COMPUTO S.A.", en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera favorable a sus intereses, esto es, a través de la Resolución núm. 26822 de 29 de julio de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro como marca del signo mixto “MKC MAKRO COMPUTO S.A.", en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y el segundo, mediante la Resolución núm. 43360 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión anterior, declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro de la referida expresión. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución demandada violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto el signo solicitado cumple con los requisitos legales dispuestos en la normativa andina para ser registrado como marca y, además, no está incurso en causal alguna de irregistrabilidad.

Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó los artículos 135, literal b), y 136, literal a), ibídem, por indebida aplicación, dado que no se realizó un debido cotejo marcario entre los signos enfrentados, pues se pasó por alto sus diferencias ortográficas, fonéticas, conceptuales y gramaticales, razones por las que de permitirse el registro de la expresión solicitada, no se generaría un riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que comparte con las marcas opositoras solamente cinco (5) de las diecisiete (17) letras que la conforman, lo cual las hace únicas y diferentes.

Adujo que al realizarse la comparación entre los signos “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” y “MAKRO”, son evidentes sus diferencias visuales, pues su pronunciación es completamente distinta y no se asemejan de manera que puedan inducir al público consumidor en error. Indicó que desde el punto de vista conceptual, las expresiones enfrentadas evocan ideas completamente diferentes, independientemente del parecido en una palabra.

Estimó que, además, de las discrepancias conceptuales y gramaticales, también se diferencian fonéticamente, comoquiera que la pronunciación de dichos signos suenan y se perciben de forma distinta, lo cual permite la plena identificación de cada una de ellos entre el público consumidor. Manifestó que se obvió la parte gráfica del signo solicitado y se le restó importancia a los elementos que lo conforman a pesar de que son parte integral y juegan un papel relevante dentro de él; que, además, no se tuvo en cuenta que la parte figurativa es sumamente importante para identificar la expresión que se pretenda registrar; y que se inobservaron las reglas y criterios para determinar el riesgo de confusión que pudiera inducir al público en error.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que estas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal. Indicó que atendiendo el elemento denominativo de los signos en conflicto se concluyó que la expresión solicitada reproduce en su totalidad las marcas previamente registradas, “MAKRO”, la cual a su vez ostenta la mayor carga distintiva de sus elementos nominativos comoquiera que los demás, entre estos, “COMPUTO” y “S.A.”, son de carácter genérico.

Concluyó que frente a los servicios que pretende amparar el signo solicitado, es posible observar que no sólo se trata de los comprendidos en la misma Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que, además, son complementarios a los registrados por la marca opositora, toda vez que están referidos a ordenadores y software de computadores luego comparten canales de comercialización y publicidad y, adicionalmente, se dirigen a un mismo consumidor.

II.2. La sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que el signo “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” contiene como preponderante la expresión “MAKRO”, la cual por ser el elemento de mayor sonoridad tiende a ser el elemento de mayor recordación en la mente del consumidor al momento de referenciar la marca, el cual puesto en confrontación con el signo solicitado “MAKRO”, no resulta palpable diferencia significativa que otorgue la distintividad necesaria para que no exista riesgo de confusión. IV-2.

En esta etapa procesal, la sociedad actora presentó los alegatos de manera extemporánea; y tanto el Agente del Ministerio Público como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixto) resultaría confundible con la marca MAKRO (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixto) y la marca MAKRO (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: […] c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 43360 de 2008, denegó el registro como marca del signo mixto “MKC MAKRO COMPUTO S.A.”, a la titular MAKRO COMPUTO S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software) […]”, por estimar que era similarmente confundible con las marcas mixtas, previamente registradas, “MAKRO”, que distinguen servicios en la misma Clase, teniendo en cuenta que reproducía la palabra “MAKRO”.

Al respecto, la demandante alegó que no se realizó un debido cotejo marcario de los signos enfrentados, pues se pasó por alto sus diferencias ortográficas, fonéticas, conceptuales y gramaticales, razones por las que de permitirse el registro de la expresión solicitada, no se generaría un riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que comparte con la marca opositora solamente cinco (5) de las diecisiete (17) letras que la conforman, lo cual las hace únicas y diferentes.

También, adujo, entre otras, que al realizarse la comparación entre los signos “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” y “MAKRO”, son evidentes sus diferencias visuales, pues su pronunciación es completamente distinta y no se asemejan de manera que puedan inducir al público consumidor en error. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […]”; no así los artículos 134 y 135, literal b), “[…] al no controvertirse el concepto de marca ni los requisitos para su registro y tampoco el tema relativo a la falta de distintividad intrínseca de una marca […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] SIGNO MIXTO CUESTIONADO[6] [pic] [pic] MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[7] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “MAKRO COMPUTO S.A.”, de la parte actora, frente a las marcas mixtas “MAKRO”, previamente registradas, a favor de la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos cotejados, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Ahora, es del caso señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 398-IP-2019, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que éstos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

En efecto, dijo: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Según la parte demandada, el signo cuestionado “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” se encuentra conformado por dos palabras genéricas, esto es, “COMPUTO” y “S.A.”, respecto de los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si las expresiones “COMPUTO” y “S.A.”, son genéricas, respecto de los servicios de la Clase 42, que identifican.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 2010[8], en la cual esta Sección definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico[9], entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

Así las cosas, los vocablos “COMPUTO” y “S.A.” son expresiones de uso común en la referida Clase 42, motivo por el cual deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que el Tribunal ha señalado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Aclarado lo anterior, respecto a la similitud ortográfica entre el signo “MKC MAKRO”, y la marca previamente registrada “MAKRO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada reproduce totalmente la palabra “MAKRO”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “MKC” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “MAKRO”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: MAKRO – MKC MAKRO - MAKRO - MKC MAKRO- MAKRO – MKC MAKRO MAKRO – MKC MAKRO - MAKRO - MKC MAKRO- MAKRO – MKC MAKRO MAKRO – MKC MAKRO - MAKRO - MKC MAKRO- MAKRO – MKC MAKRO MAKRO – MKC MAKRO - MAKRO - MKC MAKRO- MAKRO – MKC MAKRO Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 2020[13], fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “MKC MAKRO” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “MAKRO”.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener elementos de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Sobre el particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 19 de abril de 2018[14], que ahora se prohíja, en la que la Sala, en un escenario similar en el que se enfrentaron las mismas marcas aquí cotejadas, pero en Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, concluyó que existía riesgo de confundibilidad.

Para tal efecto, adujo: “[…] En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala estima que el signo distintivo MKC MAKRO, está compuesto por dos (2) palabras, ocho (8) letras. Por su parte, la marca registrada MAKRO está compuesta por una (1) palabra y cinco (5) letras. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto el signo solicitado reproduce en su integridad la marca previamente registrada.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: MKC MAKRO – MAKRO – MKC MAKRO – MAKRO – MKC MAKRO – MAKRO MKC MAKRO – MAKRO – MKC MAKRO – MAKRO – MKC MAKRO – MAKRO MKC MAKRO – MAKRO – MKC MAKRO – MAKRO – MKC MAKRO – MAKRO MKC MAKRO – MAKRO – MKC MAKRO – MAKRO – MKC MAKRO – MAKRO Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Cabe resaltar que la semejanza fonética no se desvirtúa con la presencia de las letras MKC, dado que la palabra MAKRO es el elemento de renombre y que predominante en el conjunto.

Si bien es cierto que la expresión MKC en principio es arbitraria, también lo es que la misma evoca directamente el contenido del signo solicitado MAKRO COMPUTADORES, lo cual no influye ni crea un elemento distintivo del signo respecto de las demás marcas registradas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que “[…] las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a la estructura fonética […]”[15].

Finalmente, la Sala advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, por cuanto que el vocablo MAKRO es de fantasía y, por lo tanto, no tiene un significado en sí mismos ni generan un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación, tal y como lo precisó la propia parte actora al señalar “[…] las expresiones […] independientemente de su parecido, evocan ideas completamente diferentes, más aún por tratarse de signos que la doctrina ha denominado como de fantasía […]”.

Las consideraciones anteriores permiten concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado […]”. (Resaltado fuera de texto). De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal antes enunciada, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018[16] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los servicios amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “MKC MAKRO”, fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software) […]”.

(Octava edición). Las marcas previamente registradas, “MAKRO”, distinguen los siguientes servicios de la citada Clase 42, entre estos: “[…] importar, exportar, consignar, distribuir, comprar, comercializar en toda clase de productos alimenticios, […] juguetería, […] hogar, […] electrodomésticos, […] equipos de procesamiento de datos, computador y cualesquiera otros bienes muebles o inmuebles; asesorar vender y/o arrendar o tomar en arredramiento tecnología […]”.

(Séptima edición). De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 42 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una similar finalidad, en cuanto su objeto que es la comercialización de equipos de cómputo; pertenecen al mismo género, esto es, servicios científicos y tecnológicos; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.

Ahora, en atención a que existe conexión competitiva, se podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los servicios a un origen empresarial común. Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen los signos enfrentados provienen del mismo titular[17].

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[18], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixtas previamente registradas, esto es, “MAKRO”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[19]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro del signo cuestionado, “MKC MAKRO COMPUTO S.A.”, para amparar los servicios en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, el cual está acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería al doctor DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 115 a 117 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER al doctor DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 115 a 117 del expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día de 18 de junio de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] “[…] Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software) […]”. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] Proceso 271-IP-2019. [6] Folio 9 del cuaderno núm.1 [7] Folio 9 del cuaderno núm. 1 [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00. [9] “Sentencia de 20 de mayo de 2010 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Exp. 2003-0045-00.M.P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. [10] “[…]Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software) […]”. [11] www.sipi.sic.gov.co, consultado el 15 de junio de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [12] “[…] Artículo 373.- La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A. […]”. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, expediente núm. 2011-00278-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00178-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, en dicha oportunidad se cuestionaban los signos mixtos aquí enfrentados pero en Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. [15] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 9-IP-1994 de 24 de marzo de 1995. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00178-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sostuvo: “[…] Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual puede contribuir de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión. Nótese que la marca registrada MAKRO, clase 42, protege la importación, exportación, consignación, distribución, compra y comercialización de toda clase de productos, juguetería, hogar, electrodomésticos, ordenadores, equipos tecnológicos e informáticos, y cualquier otro que se relacione con la explotación de tiendas de ventas al por mayor, de lo cual se desprende la asociación entre los productos que se pretenden amparar, bienes similares y afines.

Así las cosas, del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, la Sala concluye que se presenta una confusión indirecta por la presencia de los términos MAKRO, al generar una idea de asociación en sede del consumidor, pues equivocadamente puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, ya que comparten los mismos canales de distribución y de publicidad, y las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación […]”.

(Resaltado fuera del texto). [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, M.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2008-00065-00. [19] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001.