PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el lema comercial FORO DE PRESIDENTES DESARROLLO LIDERAZGO y la marca mixta FORO DE PRESIDENTES / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Del lema comercial FORO DE PRESIDENTES DESARROLLO LIDERAZGO / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. […] Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular del lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES - DESARROLLO LIDERAZGO”, que sirvió de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto el mismo caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [E]n aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. […] Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hacía nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane y, en consecuencia, evitaría un desgaste jurisdiccional. Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a los medios de control de nulidad relativa, promovidos contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 4481 de 31 de enero y 62936 de 22 de octubre de 2014, mediante las cuales se concedió el registro del lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES - DESARROLLO LIDERAZGO”, asociado a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ” a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando el signo del tercero, del cual busca su protección, ha sido cancelado por no uso, ha caducado o ha sido anulado. […] Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, el lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, concedido a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con la marca previamente registrada “FORO DE PRESIDENTES”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00104-00 Actor: FORO DE PRESIDENTES Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad relativa TESIS: EL LEMA COMERCIAL “FORO DE PRESIDENTES -DESARROLLO LIDERAZGO”, OTORGADO EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y CON BASE EN LA CUAL EL ACTOR PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU SIGNO “FORO DE PRESIDENTES” (MIXTO), PREVIAMENTE REGISTRADO, SE ENCUENTRA CADUCADO.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el FORO DE PRESIDENTES, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 4481 de 31 de enero de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 62936 de 22 de octubre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 9 de agosto de 2004 la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ solicitó el registro del lema comercial "FORO DE PRESIDENTES -DESARROLLO LIDERAZGO", asociada a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ”, registrada en la Clase 41[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición en contra del lema solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión con su marca previamente registrada mixta “FORO DE PRESIDENTES” en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 4481 de 31 de enero de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del lema comercial "FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO", asociado a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ”, en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 62936 de 2014.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), 177 y 179, de la Decisión 486, dado que un lema comercial solicitado para registro no solo debe ser lo suficientemente distintivo como para no encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los diversos literales de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, sino que, además, debe tener la capacidad distintiva suficiente para que en su contenido nominativo no se encuentren expresiones que contengan alusiones a productos o signos similares que lleguen a perjudicar al titular de una marca previamente registrada.

Alegó que la SIC desconoció el hecho de que el lema comercial cuestionado, “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, guarda un estrecho grado de similitud con la marca mixta “FORO DE PRESIDENTES”, de la cual es titular, lo que resultaría ser suficiente para inducir en error al público consumidor. Indicó que existió una omisión a la obligación que tiene la SIC de realizar un debido estudio de cotejo marcario; y que, por ello, ante la falta de un serio análisis respecto de la visión conjunta de los componentes que integran los dos signos en pugna, llevó a la conclusión errada de que los mismos no guardan suficientes similitudes entre sí para que sean capaces de inducir en error al público consumidor.

Adujo que respecto a la similitud ortográfica de los signos enfrentados, la expresión solicitada es similarmente confundible con la marca de su propiedad, pues recurriendo a la simple reproducción de estas se observan claras semejanzas en sus componentes. En cuanto a la similitud fonética indicó que tratándose de las mismas palabras conformadas por iguales secuencias de letras, estas serán pronunciadas por los consumidores de manera idéntica, por lo que la percepción auditiva de los dos signos será igual y, por ende, se puede concluir que la marca registrada y el lema solicitado también son idénticos.

Agregó que de mantenerse el registro del lema comercial cuestionado se expondrá a los consumidores a un alto riesgo de confusión, toda vez que estos se podrían equivocar y considerar que la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y el FORO DE PRESIDENTES han realizado algún tipo de acuerdo para prestar conjuntamente servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que no puede afirmarse que exista semejanza por la simple coincidencia de unas palabras entre un lema comercial y una marca, pues ello obligaría a que cada solicitante de un lema comercial no use palabras existentes en otra marca o lema, lo que resultaría imposible de exigir.

Señaló que para establecer la existencia de la posible similitud contemplada en la normativa andina, el análisis de registrabilidad de un lema comercial debe realizarse en conjunto con la marca a la cual se encuentra asociado, porque siempre existirá junto a ella. Resaltó que la naturaleza misma del lema comercial hace que este tenga la vocación de ser complemento o apoyo de una marca, lo que significa que no podrá existir o circular de manera independiente en el mercado o sector al que corresponda, sino que ineludiblemente, hará parte de la marca a la cual se asoció para obtener el registro.

Por último, indicó que resultaba irrelevante manifestarse respecto de la relación de productos y servicios, toda vez que nada impide que dos marcas coexistan así tengan idéntica cobertura, cuando ellas no presentan confusión y/o asociación. II.2. La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Indicó que la entidad demandada en momento alguno desconoció la normativa alegada por la parte actora, por el contrario, aquella fue el fundamento que sustentó la motivación de los actos administrativos acusados. Manifestó que contaba previamente con el registro del lema comercial “FORO DE PRESIDENTES. DESARROLLO, LIDERAZGO”, y con la marca mixta “FORO DE PRESIDENTES”, para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que pone en evidencia que ha sido usado por muchos años de manera ininterrumpida.

Por último, propuso las excepciones de indebida escogencia de la acción, caducidad e incapacidad o indebida representación e ineptitud de la demanda. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 13 de febrero de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad FORO DE PRESIDENTES, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ propuso las excepciones a las cuales denominó “de indebida escogencia de la acción, caducidad e incapacidad o indebida representación e ineptitud de la demanda”, corriéndose el respectivo traslado y frente a las cuales se despacharon de manera desfavorable en la precitada audiencia inicial. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las resoluciones núms. 4481 de 31 de enero de 2014 y 62936 de 22 de octubre de ese año, mediante la cual la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro del lema comercial “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, asociada a la marca “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ”, registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulnera lo dispuesto en los artículos 136, literal a), 177 y 179 de la Decisión 486, normas pertinentes del CPACA y demás normas concordantes y complementarias, conforme a lo expuesto por la parte actora a folios 19 a 49 y a lo respondido por la entidad demandada a folios 124 a 139 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso a folios 78 a 95 del expediente.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en la normativa invocada como transgredida, por lo que, a su juicio, deben mantenerse incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Señaló que el lema comercial y la marca previamente registrada contienen las partículas FORO – PRESIDENTE, que dentro del nomenclátor 41 de la Clasificación Internacional de Niza, son consideradas de uso común, lo que lleva a que tales expresiones no puedan ser apropiadas únicamente por el titular de la marca.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la normativa comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[6]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el lema comercial FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO (denominativo) y la marca FORO DE PRESIDENTES (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas a los registros de los lemas comerciales 2.1. En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el lema comercial FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO y la marca FORO DE PRESIDENTES, en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. […] 2.5.

El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 2.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también lo es el requisito de la perceptibilidad. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el lema comercial solicitado FORO DE PRESIDENTES-DESARROLLO. LIDERAZGO (denominativo) y la marca FORO DE PRESIDENTES (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el lema comercial solicitado FORO DE PRESIDENTES-DESARROLLO.

LIDERAZGO (denominativo) y la marca FORO DE PRESIDENTES (mixta). […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 4481 de 2014, concedió el registro del lema comercial “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, al titular CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, asociada a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ”, registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y que distingue los siguientes servicios: “[…] Educación; formación y actividades culturales.

Servicios consistentes en organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes. La enseñanza comercial e industrial a través de cursos especializados, conferencias y publicaciones […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicho signo presenta semejanzas con su marca previamente registrada, “FORO DE PRESIDENTES” (mixta), que ampara servicios en la misma clase.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 177 y 179, de la Decisión 486. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 179.- Serán aplicables a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la presente decisión. […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada[7], se advierte que el lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, identificado con el certificado de registro núm. 517314, otorgado a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, con base en el cual la parte actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca mixta “FORO DE PRESIDENTES”, se encuentra caducado.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 15 de octubre de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174[8] de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión. […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular del lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES - DESARROLLO LIDERAZGO”, que sirvió de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto el mismo caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 15 de marzo de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que el lema comercial “FORO DE PRESIDENTES-DESARROLLO.LIDERAZGO” (nominativo), identificado con el certificado de registro núm. 517314, -otorgado en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, y con base en el cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca previamente registrada, “FORO DE PRESIDENTES” (mixta)-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 15 de octubre de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio[9], el reporte correspondiente sobre el estado actual del lema comercial núm. 517314, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008[10], citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP- 2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. -.Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hacía nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane y, en consecuencia, evitaría un desgaste jurisdiccional.

Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a los medios de control de nulidad relativa, promovidos contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 4481 de 31 de enero y 62936 de 22 de octubre de 2014, mediante las cuales se concedió el registro del lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES - DESARROLLO LIDERAZGO”, asociado a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ” a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando el signo del tercero, del cual busca su protección, ha sido cancelado por no uso, ha caducado o ha sido anulado. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[11], en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el lema comercial cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó el lema en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, el lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, concedido a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con la marca previamente registrada “FORO DE PRESIDENTES”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en la demanda.

Frente a este asunto y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de esta, la Sección en sentencia de 21 de febrero de 2019[12], consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa. […] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. […] (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

En este orden, la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

(vi) La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento.[…]” (Destacado fuera de texto). Y posteriormente, en sentencia de 26 de junio de 2020[13], la Sala reiteró dicha posición, así: “[…] 58.

Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. 59.

Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY […]” (Destacado fuera de texto). Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro del lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 13 de mayo de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Salva voto Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00104-00 Actor: FORO DE PRESIDENTES Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Nulidad relativa Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 13 de mayo de 2021, mediante la cual se declaró que se configuró lo previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000[14] y, en consecuencia, se puso fin al proceso.

Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- La sociedad FORO DE PRESIDENTES S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones números 4481 de 31 de enero de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 62936 de 22 de octubre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

A juicio de la parte demandante, la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136, literal a), 177 y 179, de la Decisión 486, dado que un lema comercial solicitado para registro no solo debe ser lo suficientemente distintivo como para no encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los diversos literales de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, sino que, además, debe tener la capacidad distintiva suficiente para que en su contenido nominativo no se encuentren expresiones que contengan alusiones a productos o signos similares que lleguen a perjudicar al titular de una marca previamente registrada.

Alegó que la SIC desconoció el hecho de que el lema comercial cuestionado, “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, guarda un estrecho grado de similitud con la marca mixta “FORO DE PRESIDENTES”, de la cual es titular, lo que resultaría ser suficiente para inducir en error al público consumidor. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) de conformidad con el inciso 4.° ibidem, no podrá declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo; y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que el lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, identificado con el certificado de registro núm. 517314, otorgado a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encontraba caducado.

Sobre el particular se argumentó lo siguiente: “[…] Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, se advierte que el lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, identificado con el certificado de registro núm. 517314, otorgado a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, con base en el cual la parte actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca mixta “FORO DE PRESIDENTES”, se encuentra caducado.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 15 de octubre de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 […] Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular del lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES - DESARROLLO LIDERAZGO”, que sirvió de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto el mismo caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el lema comercial cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó el lema en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, el lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, concedido a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con la marca previamente registrada “FORO DE PRESIDENTES”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en la demanda. […] Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial […]” (Énfasis propio). 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, en este caso había lugar a solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que efectuara la interpretación prejudicial, puntualmente, sobre la posibilidad de aplicar al caso concreto el inciso 4.º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se trataba de una marca, sino de un lema comercial, tal y como se resaltó en la situación fáctica descrita.

Si bien en el trámite del proceso se efectuó la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal (Proceso 382-IP-2017), lo cierto es que la misma versó sobre la normativa comunitaria invocada como violada en la demanda y no en relación con la disposición de la Decisión que la mayoría de la Sala consideró correspondía aplicar.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto. Fecha ut supra, (Firmado electrónicamente) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante, SIC. [4] Dicha marca identifica los siguientes servicios: “[…] Educación; formación y actividades culturales.

Servicios consistentes en organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes. La enseñanza comercial e industrial a través de cursos especializados, conferencias y publicaciones […]”. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] Proceso 382-IP-2017. [7] www.sipi.sic.gov.co, consultado el 15 de marzo de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [8] Aplicable a los lemas comerciales en virtud del artículo 179 de la Decisión 486 que prevé, lo siguiente: “[…] Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión […]”.

Criterio que ha sido reiterado por esta Sección, entre otras, en sentencia de 19 de julio de 2020, en la que, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese caso, se señaló lo siguiente: “[…] 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00072-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Asimismo, en sentencias de 4 de octubre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00422-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 4 de octubre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00102-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00133-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y 20 de noviembre de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00133-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala. [9] En adelante SIC [10] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 11001032400020120029500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López. Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012- 00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [14] “[…] De la nulidad del registro Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretara[pic] de oficio o a solicitud de cú de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá́ a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá́ declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

(Énfasis propio).