PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO - Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Irregistrable cuando constituye exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / MARCA TRIDIMENSIONAL - Irregistrable para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza al carecer del requisito de distintividad.

Botella / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala considera que en el caso sub lite las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca). Se trata de la simple representación de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas (gaseosas, jugos, agua, entre otras) carente de distintividad.

En efecto, si bien es cierto que conforme a la gráfica adjuntada por la demandante del signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a un envase, consistente en la forma de una botella de volumen con base circular, con arcos en bajo relieve del centro de la figura hacia la base y con costados cóncavos, también lo es que estas características son secundarias y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.

En otras palabras, la forma tridimensional de dicho envase es una forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado. […] Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486 y el signo analizado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 mencionada, por lo que no puede constituirse como marca.

En este orden de ideas, la Sala considera que los actos acusados no violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00308-00 Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: EL SIGNO TRIDIMENSIONAL SOLICITADO, “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, ES LA FORMA USUAL O COMÚN EN EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO NO SE APARTA SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR MEDIO A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A ENVASES DE BEBIDAS EN EL MERCADO.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 12687 de 5 de marzo de 2010, "Por la cual se niega un registro", 28273 de 31 de mayo de ese año, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 11610 de 28 de febrero de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro como marca del signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de septiembre de 2006 presentó solicitud de registro como marca del signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, para identificar productos comprendidos en la Clase 32[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición. 3°: Que mediante Resolución núm. 12687 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro solicitado, por cuanto el signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA” carecía de fuerza distintiva. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, mediante Resolución núm. 28273 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 11610 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la distintividad es la función esencial de una marca, que consiste en que esta pueda distinguirse de los productos y/o servicios que identifica otra, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

Aseguró que el signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, es suficientemente distintivo, por cuanto pretende identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, en su figura añade elementos adicionales como líneas, estrías y franjas, lo que lo hace diferente y permite diferenciarlo de las demás marcas ya registradas.

Indicó que el signo solicitado es susceptible de representación gráfica y goza de plena capacidad distintiva e individualizadora para que pueda ser percibido e identificado por el público consumidor a través de los sentidos, en especial, por el órgano de la visión. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 135, literales b) y c), ibidem, por indebida aplicación. Señaló que dentro de las distintas categorías marcarias tridimensionales, se encuentran los envases, cuya protección se puede obtener ya sea como marca o como diseño industrial; el género de envases incluye recipientes, cajas, latas, embalajes y las botellas que constituyen el medio natural para envasar líquidos, de las cuales no se puede pretender una singularidad o característica específica, pero sí unas particularidades en cuanto a su tamaño, forma, combinación y distribución de figuras geométricas, características que cumple el signo solicitado.

Indicó que las formas usuales son aquellas cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le sean propias y para que un signo tridimensional ostente la suficiente fuerza distintiva, por lo que debe tener una forma que no represente la usual o común, necesaria o indispensable y que consiga que el consumidor diferencie el producto o líquido que se va a comercializar en un envase determinado.

Manifestó que el signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, cumple con la función individualizadora, por cuanto goza de suficiente capacidad distintiva, que lo hace diferenciarse de otros iguales o similares, dado que contiene elementos diferenciadores que logran captar la atención del público consumidor. Adujo que la estructura del envase que conforma el signo tridimensional cuestionado está compuesta por una boca, combas pronunciadas, flancos irregulares y una base redonda, por lo que sí se aleja completamente de la forma convencional de botellas utilizadas para productos consistentes en bebidas comprendidas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que el signo tridimensional, “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, cuenta con características propias y diferentes que lo hacen novedoso y distintivo para ser registrado en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta que aquel no es el resultado de una forma usual del producto que pretende amparar. Concluyó que en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran registradas varias marcas tridimensionales de envases con la figura de una botella de diferentes formas y tamaños, que comparten elementos de uso común. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el signo tridimensional solicitado consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas, gaseosas y/o cervezas.

Anotó que dicho signo corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos embotellados reivindicados, razón por la cual el consumidor al encontrarse frente a ese envase no tendrá la capacidad para percibir un origen empresarial específico, ya que en su mente esta figura tridimensional no crea recordación. Adujo que, a su juicio, resulta indudable que este tipo de forma usual de “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA” es utilizado por la mayoría de los comercializadores y productores de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, en general, de los productos líquidos que requieren de envase, constituyéndose en su forma usual.

Sostuvo que la forma solicitada no posee elementos adicionales que le impriman la distintividad requerida para ser registrada como marca, por lo que no puede apropiarse exclusivamente del signo tridimensional solicitado, pues se le estaría privando a los demás competidores de una forma usada normalmente para presentar los productos. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad al momento de denegar el registro como marca del signo tridimensional cuestionado, puesto que sí cuenta con elementos adicionales que le otorgan una fuerza distintiva respecto de los demás envases de botella.

Reiteró que el signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA” sí puede ser percibido a siempre vista y el consumidor puede apreciar sus características y distintividad intrínseca, respecto de los productos de la citada Clase 32. IV.2. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[4]: “[…] 1.3.

El artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca “(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. […] 1.6.

Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.) De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. […] 1.8. El artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas, o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 1.9.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable sí carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. […] 1.17.

Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2. La marca tridimensional. 2.1. En el presente proceso, se discute si el signo ENVASE EN FORMA DE BOTELLA (tridimensional) solicitado a registro por Gaseosas Posada Tobón S.A., cumpliría con los requisitos para ser considerado como marca; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional. […] 2.3.

En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional. 2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las dimensiones del espacio; se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. 2.5.

Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. […] 3.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. 3.1. En tanto que la SIC denegó el registro del signo ENVASE EN FORMA DE BOTELLLA (tridimensional), por cuanto vulneraría lo contemplado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, al no ser lo suficientemente distintivo respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir, se procederá a desarrollar el presente tema. 3.2.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicios, sin causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. […] 3.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 3.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 3.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 4.

Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales […] 4.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. […] 4.5.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 4.6.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 4.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 12687 de 2010, denegó el registro del signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., para distinguir “[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”, esto es, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que dicho signo consiste en la forma usual de envases que identifican dichos productos y carece de distintividad.

Sobre el particular, la demandante adujo que el signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, es suficientemente distintivo, por cuanto pretende identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, en su figura añade elementos adicionales como líneas, estrías y franjas, lo que lo hace diferente y permite diferenciarlo de las demás marcas ya registradas.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134 y 135, literales b), y c), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […].” El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Y el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

La figura objeto de la solicitud de registro[5] se representa así: [pic] En el mercado, de acuerdo con la página web de la entidad demandada[6], a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas como marcas las siguientes formas de envases, para identificar productos de la citada Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyos diseños son: |MARCA |REGISTRO |TITULAR | |[pic] |368419 |THE COCA-COLA COMPANY| |[pic] |304013 |SOCIETE ANONYME DES | | | |EAUX MINERALES | | | |D´EVIAN | |[pic] |305347 |GASEOSAS POSADA TOBÓN| | | |S.A. | |[pic] |288059 |CERVEJARIAS REUNIDAS | | | |SKOL CARACU S/A. | |[pic] |399746 |ACAVA LIMITED | |[pic] |403286 |AMBEV S.A. | |[pic] |86326 |ABACUS ENTERPRISES | | | |INC | Tratándose de signos tridimensionales, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 2015[7], precisó lo siguiente: “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales.

Sobre el particular, dijo: “En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: […] b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. […]”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto […].”[8] Ahora, conviene destacar que la citada sentencia también se pronunció sobre la irregistrabilidad de signos que constituyen la forma usual de envases de los productos[9] y, al efecto, razonó así: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.”[10] Ahora bien, en relación con la irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos, esta Sección precisó en la sentencia de 4 de agosto de 2005 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2001-00376-01 (7619), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), lo siguiente: “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad… Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca…”.

Igualmente, hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro.

(folio 319). Estima la Sala que en este caso los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, la marca figurativa cuyo registro se solicita, presenta la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado alrededor del cuello de la botella, elementos éstos que no adicionan una creación que al parecer de esta Sala, se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, y que pueda apreciarse por los consumidores a través de los órganos visuales como inconfundibles de modo que hagan de ella una, marca característica, particular y original que permita diferenciar los productos que representa de otros similares dentro del mercado; es decir, que no reúne las condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional.

Siendo ello así, no es del caso declarar la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda […]” (Destacado fuera de texto). Sobre dicho asunto, la Sala en sentencia de 31 de enero de 2019[11], que ahora se prohíja, señaló, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, lo siguiente: “[…] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]” 3.3.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 3.4.

Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 3.5.

Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en: a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto.

Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. 3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.7. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 3.9. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala considera que en el caso sub lite las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca)[12]. Se trata de la simple representación de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas (gaseosas, jugos, agua, entre otras) carente de distintividad.

En efecto, si bien es cierto que conforme a la gráfica adjuntada por la demandante del signo tridimensional “ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a un envase, consistente en la forma de una botella de volumen con base circular, con arcos en bajo relieve del centro de la figura hacia la base y con costados cóncavos, también lo es que estas características son secundarias y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.

En otras palabras, la forma tridimensional de dicho envase es una forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado. Al respecto, cabe señalar que esta Sección, en sentencia de 30 de julio de 2020[13], que ahora se prohíja, al analizar la distintividad de un signo tridimensional consistente en un envase de forma de botella, adujo lo siguiente: “[…] En el mercado, de acuerdo con la página web de la entidad demandada[14], a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas como marcas las siguientes formas de envases, para identificar productos de la citada Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyos diseños son: |MARCA |REGISTRO |TITULAR | |[pic] |288059 |CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL | | | |CARACU S/A. | |[pic] |304013 |SOCIETE ANONYME DES EAUX | | | |MINERALES D´EVIAN | |[pic] |305347 |GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. | |[pic] |368419 |THE COCA-COLA COMPANY | |[pic] |399746 |ACAVA LIMITED | |[pic] |403286 |AMBEV S.A. | |[pic] |86326 |ABACUS ENTERPRISES INC | Por consiguiente, la Sala considera que, en el caso sub lite, las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca).

Se trata de la simple representación de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas (cervezas o gaseosas, entre otras) carente de distintividad. En efecto, si bien es cierto que conforme a la gráfica adjuntada por la demandante del signo “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a un envase, consistente en la forma de una botella con cuello estrecho, de volumen con base circular, compuesto por un tronco cilíndrico, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño, y que dicho diseño fue el resultado de un estudio, también lo es que estas características son secundarias y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.

En otras palabras, la forma tridimensional de dicho envase es una forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado. Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c) de la Decisión 486 y el signo analizado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 mencionada, por lo que no puede constituirse como marca. […]”.

(Destacado fuera de texto). Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486 y el signo analizado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 mencionada, por lo que no puede constituirse como marca.

En este orden de ideas, la Sala considera que los actos acusados no violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de junio de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Proceso 464-IP-2019. [5] Folio 90 del cuaderno principal. [6] www.sipi.gov.co.

Consultada el 31 de mayo de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00342-00. [8] ibídem [9] En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00022-01). [10] Interpretación Prejudicial- Proceso 077-IP [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110024000. [12] En la sentencia de 12 de abril de 2012 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00191-00), la Sección Primera señaló: “[…] El Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a los requisitos para el registro de las marcas, ha dicho: “…se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (folio 145) […]”. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de julio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00254-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [14] www.sipi.gov.co.

Consultada el 17 de julio de 2020.