11001-03-24-000-2010-00532-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AUTOSERVICIO AHORRAMAS y la marca mixta AHORRAMAS / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es AUTOSERVICIO de los servicios que identifica / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es AUTOSERVICIO de la clase 35 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto AUTOSERVICIO AHORRAMAS para identificar productos comprendidos en la Clase 35 porque a pesar de la similitud que tiene con la marca mixta AHORRAMAS de la clase 36, no existe conexión competitiva ni riesgo de asociación A partir de la exclusión del análisis de la palabra AUTOSERVICIO, la Sala advierte que el análisis de confundibilidad debe hacerse con la palabra AHORRAMAS.

Al respecto, la Sala encuentra que entre las expresiones AHORRAMAS existe identidad que generaría riesgo de confusión para el público consumidor. […]En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, así como identidad al reproducirse la totalidad de la expresión AHORRAMAS, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «AUTOSERVICIO AHORRAMAS» busca amparar servicios de la clase 35, […]A su turno, la marca AHORRAMAS concedida al Banco Comercial AV VILLAS S.A. mediante registro 14784, comprende los servicios identificados en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza […] En este sentido, en primer lugar, para la Sala no existe conexidad competitiva entre los servicios que amparan, pues se trata de servicios que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, pues los del AUTOSERVICIO AHORRAMAS son amparados en la Clase 35 y los de AHORRAMAS en la Clase 36.

En segundo lugar, tampoco se evidencia la referida conexidad o complementariedad en la medida que mientras la marca controvertida se promociona y publicita servicios para la compra y bienes de consumo para el hogar, la previamente registrada está dirigida especialmente a consumidores que desean adquirir servicios que les permitan un ahorro de dinero, aunado se trata se servicios prestados por un sector especializado en el marco de operaciones financieras y monetarias. […] La Sala considera que si bien es cierto que los signos en conflicto son similares y presentan identidad al reproducirse la totalidad de la expresión AHORRAMAS, también lo es que los mismos amparan servicios de diferentes clases del nomenclátor internacional, los cuales resultan ser de diferente naturaleza y género, por lo que no puede afirmarse que existe conexión competitiva y riesgo de asociación, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00532-00 Actor: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Nulidad relativa Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Marcas en conflicto: AHORRAMAS - AUTOSERVICIO AHORRAMAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad Banco Comercial AV VILLAS S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 5029 del 29 de enero de 2010, 20242 de 20 de abril de 2010 y 34663 de 30 de junio de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Autoservicio Ahorramas (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Pedro Nel Montes Ortiz. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Banco Comercial AV VILLAS S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 5029 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada una oposición y concedió el registro de una marca AUTOSERVICIO AHORRAMAS (mixta), para identificar “servicios de gestión de negocios comerciales en especial la compre venta, comercialización, importación y exportación de toda clase toda clase (sic) de alimentos y comestibles en general, productos agrícolas, frutas y legumbre frescas; cervezas, aguas minerales, gaseosas toda clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de aseo y limpieza; preparaciones para blanquear; jabones; perfumería; cosméticos y, combustibles; toda clase de artículos y útiles escolares, revistas, periódicos, papelería; toda clase de mueles, utensilios y recipientes para la cocina; cepillos; cristalería productos textiles, prendas de vestir y en general toda clase de artículos y mercancías, relaciones públicas, contratación de personal, publicidad, diseminación de material publicitario, muestras publicitarias, ferias, administración comercial, gestión de negocios comerciales por presentación, franquicia, página web comercial, nombre comercial electrónico”.

Servicios de la clase 35 de la clasificación internacional, en favor del Sr. PEDRO NEL MONTES ORTIZ. 2.- Se anule igualmente la resolución No. 20242 del 20 de abril de 2010, por medio de la cual se confirma la decisión contenida de la Resolución No. 5029 del 29 de enero de 2010. 3.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 34663 del 30 de junio de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirma la decisión contenida en la Resolución No. 5029 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual se otorgó el registro de la marca AUTOSERVICIO AHORRAMAS, en clase 35, a favor del Sr. PEDRO NEL MONTES ORTIZ. 4.

Como consecuencia de la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro No. 405155, correspondiente a la marca AUTOSERVICIOS AHORRAMAS (MIXTA), clase 35, la cual se tramitó en el expediente administrativo No. 09- 204056 […]». 1.2.

Los hechos 2. Manifestó que mediante escrito de 27 de febrero de 2007 el señor Pedro Nel Montes Ortiz, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo Autoservicio Ahorramas (Mixta) para amparar servicios incluidos en la clase 35 del nomenclátor internacional. La mencionada solicitud, se publicó el día 29 de mayo de 2009 en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 604. 3.

Expresó que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Banco Comercial AV VILLAS presentó escrito de oposición basado en sus registros AHORRAMAS, los cuales identifican servicios incluidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Señaló que mediante la Resolución No. 5029 de 29 de enero de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de la marca Autoservicio Ahorramas (mixta) al Señor Pedro Nel Montes Ortiz, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Expresó que dentro de la oportunidad legal, el Banco Comercial AV VILLAS S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución No. 20242 de 20 de abril de 2010 y en apelación mediante la Resolución No. 34663 de 30 de junio de 2010. 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de violación 1.3.1. Normas violadas 6. Manifestó la parte actora que, con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. El concepto de violación 7.

Sostuvo que no resulta comprensible el hecho que la entidad demandada haya permitido de manera abierta, deliberada y sin justificación jurídica alguna, que una marca debidamente concedida y protegida por la normatividad marcaria vigente como la marca AHORRAMAS (mixta), sea reproducida de forma idéntica en otro conjunto marcario que pretende amparar servicios íntimamente relacionados con los que distingue la marca de propiedad del demandante. 8.

Agregó que si bien es cierto que la marca AHORRAMAS no les confiere monopolio respecto de los conceptos “mayor ahorro” o “ahorrar más”, si les permite impedir que otros signos se reproduzcan de manera idéntica, tal como ocurre con el signo cuya anulación se solicita, ya que AHORRAMAS no constituye en si misma el o los conceptos respecto de los cuales se predica la descriptividad, sino que es una conjunción de elementos mediante las cuales la sociedad demandante aborda y transmite dichos conceptos en el ámbito marcario. 9.

Indicó que la expresión AUTOSERVICIO AHORRAMAS constituye la reproducción total de la marca previamente registrada, debido a que no presenta diferencias visuales, ortográficas o fonéticas relevantes con esta, en el entendido que la comparación solo debe tener en cuenta la expresión AHORRAMAS del conjunto marcario solicitado debido a que la expresión AUTOSERVICIO, resulta descriptiva de los servicios que pretende identificar y en consecuencia, no puede ser apropiada por ningún titular que aspire registrar una marca en la clase 35. 10.

Sostuvo que la identidad en todas letras que componen las expresiones susceptibles de comparación en las marcas enfrentadas origina el mismo impacto fonético debido a que la identidad en la raíz y el orden de las vocales, hacen que la impresión sonora sea la misma. 11. Así mismo expresó: “Por tal razón, los servicios analizados comparten los mismos consumidores objetivos, ya que quienes tradicionalmente hacen uso directo de los servicios de venta y comercialización ofrecidos por un AUTOSERVICIO como el que se identifica con la expresión AHORRAMAS, sin duda se valen en múltiples oportunidades, como un complemento directo y necesario, de servicios financieros y de crédito como medio para lograr la obtención de dichos productos”. 12.

Argumentó que salta a la vista que un consumidor promedio al encontrarse ante AHORRAMAS y AUTOSERVICIO AHORRAMAS, creerá que existe una especie de vinculación comercial entre empresarios que le permitirá adquirir los productos que se comercializan en el autoservicio, a través de los sistemas de crédito y financiación con la marca AHORRAMAS. 13.

Concluyó que en el presente caso no se trata de similitud sino identidad de las marcas, una reproducción exacta de la marca cuyos derechos ostenta, por lo que solicitó decretar la nulidad de los actos administrativos demandados.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio[1] 14. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: 15. Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. 16.

Consideró que: “De lo visto con anterioridad, resulta claro y evidente que los objetos de cada una de las marcas concedidas por esta Entidad, no atienden a los factores de conexión competitivas desarrollados por vía legal y jurisprudencial al advertirse que las descripciones de ambas marcas y de la especificidad de sus actividades, no resulta posible algún tipo de relación de intercambiabilidad y complemetariedad (sic), que pudiese llevar a error a un consumidor promedio de los productos de cualquiera de las dos marcas”. 17.

Sostuvo que no es cierto como lo afirmó la parte actora, que los servicios que prestan las marcas en conflicto, los cuales enumeró in extenso, tengan similitud de donde descartó la conexión competitiva entre ellos, dado de ellas no resultaba plausible algún tipo de relación de intercambiabilidad y complementariedad que pudiera llevar a error al consumidor promedio respecto de la naturaleza del signo distintivo y por tanto, no se incurría en causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.2.

Intervención del tercero interesado[2] 18. El tercero interviniente, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que se puede concluir que los signos no son susceptibles de crear confusión, por cuanto los signos en conflicto están formados por diferentes vocales, lo cual hace completamente diferente su pronunciación por tanto el consumidor común y corriente no tendrá opción de confundirse. 19.

Afirmó que la marca registrada “AUTOSERVICIO AHORRAMAS”, es suficiente creativa y distintiva, que es un conjunto marcario distintivo, pues la posición en la que se encuentra ubicadas las palabras, el tipo, diseño y el trazo de letra utilizado, lo convierten en novedoso. 20. Expresó que no se apropió de la palabra AHORRAMAS, pues lo que se registró es una marca totalmente creativa y distintiva como lo es AUTOSERVICIO AHORRAMAS, con reivindicación de colores. 21.

Adujo que el conjunto registrado por su sociedad no solo está compuesto por la parte nominativa, sino que está acompañado de la foto de carnes, verduras y un carrito de mercado, que imprimen en la mente del consumidor en forma clara y precisa que se trata de una marca que comercializa ese tipo de víveres. 22. Menciono que: “En conclusión, La (sic) denominación AHORRAMAS, por si sola, no tiene elementos que logren alejar de la mente del consumidor la idea de más ahorro, de modo que difícilmente podría considerarse una marca de fantasía. Sin embargo al incluirle a la denominación otros elementos tanto nominativos como gráficos, se da la fuerza distintiva necesaria para su registro, como es el caso de la marca “AUTOSERVICIO AHORRAMAS”, clase 35 Int., (Mixta).”. 23.

Recordó que los servicios ofrecidos por el Banco AV VILLAS S.A. están totalmente dirigidos al sector financiero y los servicios ofrecidos por su sociedad están dirigidos a la comercialización de víveres, por tanto tienen diferentes fines, lo que permite que el consumidor no se confunda en el mercado, pues tiene claro el origen o procedencia empresarial de los servicios identificados con cada una de ellas. 24.

Adujo que no comparte la relación que el Banco AV Villas S.A. pretende crear entre los servicios de las marcas confrontadas, cuando se refiere a que es usual que para efectos del desarrollo de actividades comerciales, los empresarios recurran a los servicios bancarios que distingue la marca «AHORRAMAS» como lo hacen las grandes cadenas de supermercados. 25.

Expresó finalmente: “En Conclusión entre los signos en conflicto no se dan las premisas exigidas para determinar el riesgo de confusión entre los servicios a ofrecer, no existe posibilidad de confusión entre los servicios o el origen empresarial de estos, al identificar las marcas servicios dirigidos a explotar mercados distintos, por lo cual la marca solicitada por mi representada es distintiva para los servicios que ésta pretende identificar en el mercado”.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 29-IP-2014 de fecha 11 de julio de 2014[3], en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 27.

En concreto interpretó los literales a), b) y g) del artículo 134; b) del 135 y h) del 136, y los artículos 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió: […]

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto marcario existente tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos AUTOSERVICIOS AHORRAMAS Y AHORRAMAS, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si las expresiones AUTOSERVICIOS y AHORRAMAS son descriptivas para las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la posible debilidad de la marca opositora.

QUINTO: La corte consultante tendrá que establecer si el signo mixto AHORRAMAS es evocativo de conformidad con lo establecido en la presente providencia y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados determinando su condición de fantasía, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SÉPTIMO: Una vez revisado el caso particular, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente: • La protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral (sic), de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad.

Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentra inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos. • En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio.

En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor. • En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto si puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. • El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya interesado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un registro idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

OCTAVO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva tiene mayor relevancia si no se prueba la notoriedad de la marca AHORRAMAS, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad. Como los signos en conflicto amparar servicios de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. […].

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 28. Mediante auto de 30 de noviembre de 2015[4], se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. 29. Dentro de dicho plazo la parte demandante[5] y la demandada[6], así como el tercero con interés en las resultas del proceso[7] reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma, respectivamente. 30.

El Ministerio Público no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019[8], la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.

Cuestión Previa. 32. El 8 de agosto de 2012[9], la apoderada del tercero con interés, Pedro Nel Montes Ortiz, allegó la Resolución No. 33170 de 29 de mayo de 2012[10] mediante la que la SIC, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, canceló por falta de uso la marca «AHORRAMAS», de propiedad del demandante. 33.

El 12 de noviembre de 2020, el despacho sustanciador ordenó descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 148784 y correr traslado del mismo a las partes, con el fin de estudiar la viabilidad de dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486. 34.

El día 3 de diciembre de 2020 se corrió traslado a las partes por tres (3) días, término dentro del que el apoderado de la parte actora solicitó no dar aplicación a la norma en cita, toda vez que, mediante Resolución No. 00051140 de 28 de agosto de 2013, la SIC revocó la cancelación del registro, la cual allegó. 35. Lo anterior implica que, a la fecha, el registro de la marca «AHORRAMAS» se encuentra vigente, por lo que no se dan los presupuestos del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, siendo procedente el estudio de fondo. 5.3.

El problema jurídico 36. Corresponde a la Sala determinar si la SIC, con ocasión de la expedición de las Resoluciones Nos. 5029 del 29 de enero de 2010, 20242 del 20 de abril de 2010 y 34663 del 30 de junio de 2010, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «AUTOSERVICIO AHORRAMAS» (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor PEDRO NEL MONTES ORTIZ, vulneró el articulo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 37.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca AUTOSERVICIO AHORRAMAS es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «AHORRAMAS», cuya titularidad le fue concedida al Banco Comercial AV VILLAS S.A bajo el No. 148784. 5.4. Las causales de irregistrabilidad en estudio 38.

El apoderado de la parte actora invoca que la administración al registrar la marca «AUTOSERVICIO AHORRAMAS», desconoció el 136 literal a) de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]. 5.5.

El examen de registrabilidad 39. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 40.

Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 41. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»[11]. 42.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 43. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[12]. 44.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[13]. 45.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.6. Las reglas de cotejo marcario 46. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[14] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” 5.

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 6.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. (Negrillas fuera de texto). 47. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. 5.7.

De las expresiones de uso común, descriptivas y evocativas. 5.7.1 De las expresiones de uso común 48. En relación con este tipo palabras, utilizadas en muchas ocasiones para solicitar el registro de un signo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: […] El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando[15].

El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […] 49. Así las cosas, puede afirmarse que las expresiones de uso común son aquellas palabras que, por su amplia utilización en el mercado, pasan a ser del dominio público y, por ende, no pueden ser registrados o reivindicados exclusivamente en favor de una persona, salvo, cuando se encuentran conformados por otros signos o expresiones que le otorguen distintividad. 5.7.2.

De las expresiones descriptivas 50. Tal como lo señaló el Tribunal Andino, en la interpretación judicial aportada al proceso, los términos descriptivos son aquellas denominaciones que: […] informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué el literal e del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos (…) La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar […] 51. En ese orden de ideas, y en consonancia con lo expuesto por esta Sección en otras oportunidades[16], los signos descriptivos «[ ] no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión […]». 5.7.3.

De las expresiones evocativas 52. En lo ateniente a este punto, el Tribunal Andino, dentro de interpretación judicial la interpretación prejudicial 215-IP-2014 de fecha 18 de marzo de 2015, manifestó que: […] Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para legar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. (…) En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que “las marcas evocativas son consideradas como débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidas con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. […] 53.

Así las cosas, puede decirse que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. Este tipo de signos, pueden conformarse a partir de palabras o terminaciones que, individualmente consideradas, pueden tratarse de palabras comunes o genéricas, pero que combinados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva[17]. 54.

En relación con las marcas evocativas, esta Sección, acogiendo la jurisprudencia del Tribunal ha señalado: […] Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que si bien son registrables, son consideradas como débiles. En la citada interpretación prejudicial, se señala: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado […].” (Negrillas y subrayas fuera de texto) […]»[18] 5.8.

La comparación de marcas mixtas 55. El Tribunal de Justicia definió la marca mixta como: «[…] una unidad, en la cual se ha solicitado el registro de elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado»[19]. 56. Asimismo, considera que en la marca mixta el elemento denominativo «[s]uele ser el más característico o determinante teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables […]»[20], sin que ello obste para que en algunos casos ese predominio lo ejerza el elemento gráfico. 57.

Ahora bien, es necesario resaltar que cuando se pretende registrar una marca mixta, formada por un signo denominativo compuesto, es necesario examinar la relevancia y distintividad de los vocablos que la forman para determinar el riesgo de confusión con una marca previamente registrada. Así, se podrán registrar aquellos que están dotados de suficiente carga semántica que permita identificar el origen empresarial y evitar que el consumidor caiga en error. 58.

De lo dicho fuerza concluir que en el cotejo de los signos mixtos que se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), se debe identificar cuál de estos elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. 59. Si es el elemento denominativo, se debe establecer con claridad meridiana, si la combinación de los elementos que lo componen al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 5.9.

El caso concreto 60. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: |Signo solicitado | |[pic] | |(Mixta) | | | |Marca previamente registrada | |[pic] | |(Mixta) | 61. Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por varios elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 62.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 63.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 64.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló que: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[21]. 65.

De otro lado, siguiendo jurisprudencia de esta Sección y las indicaciones del Tribunal Andino de Justicia, se considera necesario analizar la posible exclusión del estudio de confundibilidad de la expresión AUTOSERVICIO, en tanto que puede resultar una palabra de uso común y descriptivas. 66. No debe olvidarse que al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 67.

Sobre el particular, esta Sección, en sentencia de 23 de enero de 2014[22], indicó que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario; así se estimó: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” […] (Negrillas fuera del texto). 68.

En consonancia con lo anterior, es menester hacer referencia a lo señalado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, cuando al referirse a las expresiones descriptivas señaló: “[…] 78. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 79.

Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, las palabras, partículas o expresiones descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 80. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo marcario [23].(…)” (negrillas fuera del texto). 69. Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, la Sala observa que la expresión AUTOSERVICIO es descriptiva de los servicios que identifica, en la medida que es utilizada para explicar las características y propiedades de un establecimiento de comercio donde se compran bienes de consumo, consistente en tener la mercancía expuesta para que el consumidor o cliente se sirva él mismo y abone el importe a la salida. 70.

En este sentido, la Sala advierte que el termino AUTOSERVICIO, al momento de la expedición de los actos acusados era un término de uso común dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, además de la marca registrada en favor del tercero interesado en las resultas del proceso, se encontraban registradas cinco (5) marcas que contenían la misma expresión y que fueron adjudicadas a cinco (5) sociedades distintas. 72.

Por lo anterior, en aplicación de las consideraciones expuestas por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso de la referencia se excluirá la palabra AUTOSERVICIO del correspondiente cotejo marcario, toda vez que es descriptiva y de común en la Clase 35, por lo que no debe ser considerada a efecto de determinar si existe o no confusión entre los signos enfrentados. 73.

A partir de la exclusión del análisis de la palabra AUTOSERVICIO, la Sala advierte que el análisis de confundibilidad debe hacerse con la palabra AHORRAMAS. Al respecto, la Sala encuentra que entre las expresiones AHORRAMAS existe identidad que generaría riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar con la comparación de las marcas en cuestión: AHORRAMAS – AHORRAMAS AHORRAMAS – AHORRAMAS AHORRAMAS – AHORRAMAS 74.

En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, así como identidad al reproducirse la totalidad de la expresión AHORRAMAS, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. 5.10 Riesgo de confusión y/o asociación 75.

En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. 76.

Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atender los productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”[25], por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva”[26] 77. En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «AUTOSERVICIO AHORRAMAS» busca amparar servicios de la clase 35, esto es, “servicios de gestión de negocios comerciales de compraventa, comercialización, importación y exportación de alimentos y comestibles en general, productos agrícolas, frutas y legumbre frescas, cervezas, aguas minerales, gaseosas toda clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de aseo y limpieza, preparaciones para blanquear, jabones, perfumería, cosméticos, desinfectantes, toda clase de artículos y útiles escolares, revistas, periódicos, papelería, toda clase de muebles, utensilios y recipientes para la cocina, cepillos cristalería, productos textiles, prendas de vestir y en general toda clase de artículos y mercancías, relaciones públicas, contratación de personal, publicidad, diseminación de material publicitario, muestras publicitarias, ferias, (..) gestión de negocios comerciales por presentación, franquicia, página web comercial, nombre comercial electrónico”. 78.

A su turno, la marca AHORRAMAS concedida al Banco Comercial AV VILLAS S.A. mediante registro 14784, comprende los servicios identificados en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes servicios: «promover el ahorro privado y canalizar hacia la industria de la construcción mediante el sistema de los bonos de valor constante, mediante el ejercicio de las actividades autorizadas a las corporaciones de ahorro y vivienda.

En desarrollo de su objetivo la corporación podrá: recibir depósitos de ahorro, otorgar préstamos a corto y largo plazo para la ejecución de proyectos de renovación urbana, emitir bonos y títulos valores que tengan relación directa con las actividades de la corporación y realizar los demás actos y celebrar contratos que le autorice la ley, o que sean necesarios y convenientes para el desarrollo de su objeto principal». 79.

En este sentido, en primer lugar, para la Sala no existe conexidad competitiva entre los servicios que amparan, pues se trata de servicios que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, pues los del AUTOSERVICIO AHORRAMAS son amparados en la Clase 35 y los de AHORRAMAS en la Clase 36. 80. En segundo lugar, tampoco se evidencia la referida conexidad o complementariedad en la medida que mientras la marca controvertida se promociona y publicita servicios para la compra y bienes de consumo para el hogar, la previamente registrada está dirigida especialmente a consumidores que desean adquirir servicios que les permitan un ahorro de dinero, aunado se trata se servicios prestados por un sector especializado en el marco de operaciones financieras y monetarias. 81.

Cabe advertir que no puede aceptase que los servicios y productos de una y otra marca se comercialicen por el mismo canal o medios de publicidad, como tampoco que tengan la misma finalidad y, mucho menos, que compartan el mismo género. 82. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al considerar que se trata de servicios que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional entre los cuales, debido a la especialidad y restricción de los signos identificados con el signo solicitado, no existe relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna, pues el objeto de éstos recae sobre la gestión de negocios comerciales de múltiples productos comercializados en el mercado[27], tal y como se observa a continuación: “Conforme a lo manifestado, y en atención a los factores de conexión competitiva se puede observar que se trata de servicios que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional entre los cuales, debido a la especialidad y restricción de los signos identificados con el signo solicitado, no existe relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna, pues el objeto de éstos recae sobre la gestión de negocios comerciales de múltiples productos comercializados en el mercado, en tanto que los servicios identificados en la marca opositora son prestados por un sector especializado en el marco de operaciones financieras y monetarias, así como los relacionados con contratos de seguros de todo tipo.

De esta manera, y atendiendo el principio de la especialidad opositora sólo circunscribe para invocar la protección en conexión con los servicios comprendidos en la clase 36 designados en la solicitud[28], por lo tanto, el ahora solicitante del registro, puede invocar la protección pues se trata de servicios comprendidos en otra clase Internacional y entre los que no se evidencia relación de conexidad alguna” 83.

Ahora bien, en relación con riesgo de asociación, la Sala pone de presente que esta Corporación[29] ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrillas fuera de texto). 84.

En relación con lo anterior, la Sala considera que no puede afirmarse que un consumidor medio relacione el origen empresarial de los productos o servicios, en tanto que no va a adquirir víveres en una entidad que presta servicios financieros o en sentido contrario, adelantar actividades de tipo bancario en un supermercado. 85. De otro lado, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó las normas relacionadas con la notoriedad de la marca, la Sala estima que no resulta procedente el análisis de la misma, en la medida que los sujetos procesales no alegaron tales circunstancias y tampoco se encuentra demostrada en el plenario. 86.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que no existe ni conexidad competitiva y riesgo asociación entre las clases y servicios que se pretenden amparar lo signos en conflicto, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 5.11. Conclusión 87. La Sala considera que si bien es cierto que los signos en conflicto son similares y presentan identidad al reproducirse la totalidad de la expresión AHORRAMAS, también lo es que los mismos amparan servicios de diferentes clases del nomenclátor internacional, los cuales resultan ser de diferente naturaleza y género, por lo que no puede afirmarse que existe conexión competitiva y riesgo de asociación, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 115 a 123 [2] Folios 87 a 113 [3] Folios 165 vto. a 184 [4] Folio 186 [5] Folios 193 a 208 [6] Folios 209 a 213 [7] Folios 187 a 192 [8] Reglamento Interno del Consejo de Estado. [9] Folios 135 a 137 [10] Folios 138 a 144 [11] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [13] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON [14] Ibídem. [15] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: «El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215». [16] Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo de 2020. Expediente 11001-03-24-000-2009- 00302-00. Actor: Kidy Birigui Calcados Industria e Comercio Ltda. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [17] Interpretación Prejudicial 551-IP-2016 de 11 de mayo de 2017.

Expediente 11001-03-24-000-2013-00408-00; Actor Global Bussines Solution S.A.S. [18] Consejo de Estado. Sección Primera Radicación No. 11001032400020100017100. Sentencia de 10 de marzo de 2016 C.P. María Elizabeth García González; Sobre Marcas Evocativas ver entre otras Radicaciones Nros. 11001032400020080018300;11001032400020120047800,11001032400020110014300, 1001032400020060022900 [19] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 56-IP-2013. 22 de julio de 2004, marca: “WESCO COLOR CENTER”. [20] Ibídem [21] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [22] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia de 23 de enero de 2014. Expediente: 11001-03-24-000-2007- 00230-00.C.P. María Elizabeth García González. [23] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [24] La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. https://sipi.sic.gov.co. [25]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005. [26] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 549-IP-2016. Marca: “CEVIT”. [27] Folios 13 a 15 del cuaderno principal. [28] La marca AHORRAMAS Certificado No 148784 identifica: promover el ahorro privado y canalizar hacia la industria de la construcción mediante el sistema de los bonos de valor constante, mediante el ejercicio de las actividades autorizadas a las corporaciones de ahorro y vivienda en desarrollo de su objetivo la corporación podrá: recibir depósitos de ahorro, otorgar préstamos a corto y largo plazo para la ejecución de proyectos de construcción o de adquisición de edificaciones, otorgar préstamos a corto y largo plazo para la ejecución de proyectos de renovación urbana, emitir bonos y títulos valores que tengan relación directa con las actividades de la corporación y realizar los demás actos y celebrar contratos que le autorice la ley, o que sean necesarios y convenientes para el desarrollo de su objeto principal.

Servicios comprendidos en la clase 36 Internacional. [29] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2004 – 00376. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno.