PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTRO DE LEMA COMERCIAL – Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / LEMA COMERCIAL – Finalidad / LEMA COMERCIAL – Es distinto de la marca, constituye un complemento para reforzar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial / DENOMINACIÓN DESCRIPTIVA – Identificación / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / MARCAS FARMACÉUTICAS – Rigurosidad del examen de registrabilidad / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Inapropiabilidad / EXPRESIÓN LAUDATORIA – Concepto / EXPRESIÓN LAUDATORIA – Lo es LA TABLETA DEL AMOR / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al lema comercial LA TABLETA DEL AMOR que acompaña a la marca ERASSIN de la clase 5, anulada, al ser descriptivo y no ser distintivo [L]a Sala comienza por precisar que el lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” registrado por la sociedad LABINCO S.A. acompaña la marca ERASSIN, clase 5ª, registro que fue declarado nulo por esta Corporación, luego de considerar que era similarmente confundible y generaba riesgo de asociación con la marca previamente registrada EROXIM.
Como se observa, el referido lema se encuentra representado por un conjunto de cuatro (4) palabras de uso generalizado en el mercado, de las cuales se desprende la finalidad y función de este, que no es otra que procurar la publicidad comercial del producto. Aunado a ello, la Sala encuentra que la expresión que se pretende registrar como lema comercial está compuesta por una idea laudatoria en relación con la sociedad actora, la cual se presenta de manera directa al consumidor como una expresión autocalificativa de su calidad superior y un efecto sobre el consumidor.
Nótese que el lema resulta ser descriptivo de los productos que presta por cuanto, a partir del significado de las palabras “LA TABLETA DEL AMOR”, se desprende que el consumidor promedio entiende las características del mismo, en tanto que se trata un producto que aumenta el desempeño sexual y produce un efecto placentero. La Sala advierte que no se puede permitir el registro de signos descriptivos pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de productos, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan con ocasión de dicho registro.
Así las cosas, es claro que no se requiere de un conocimiento especializado para que el consumidor promedio entienda cuáles son los efectos específicos que se busca con este producto, asociados al aumento del desempeño de sexual. La calificación que se hace del producto en cuestión no puede beneficiar a una sola sociedad, pues existen otros empresarios en el sector farmacéutico que también son titulares de productos dirigidos a combatir problemas relacionados con la disfunción eréctil, como es el caso de EROXIM.
Así pues, el lema registrado no permite al consumidor diferenciarlo de otros productos que se ofertan en el mercado, determinando con ello que este pueda caer en error al adquirir el bien. De manera que bien lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al señalar que “Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña”, circunstancia que no se presenta en el caso sub lite.
Ciertamente el lema solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por la sociedad actora, por cuanto se daría a conocer a los consumidores una información que puede ser o no cierta, y que puede privar al resto de sociedades de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus servicios en el mercado. En conclusión, para esta Sala las expresiones “LA TABLETA DEL AMOR” constituyen, de manera clara y directa, para un consumidor promedio, una descripción laudatoria de las calidades y características de los productos de la sociedad solicitante, al estar constituidas por palabras de uso generalizado y carentes de distintividad, las cuales, por lo demás, no cuentan con elementos adicionales que le otorguen fuerza propia FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00080-00 Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO – LAFRANCOL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Lema Comercial/ Causales de Irregistrabilidad del Lema Comercial / Irregistrabilidad de los Signos Descriptivos SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. (en adelante LAFRANCOL S.A.), por medio de apoderado judicial y en contra de las Resoluciones Nos. 26995 de 29 de mayo de 2009, 36403 de 22 de julio de 2009 y 40913 de 19 de agosto de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” que acompaña la marca ERASSIN a favor de la sociedad Laboratorio Internacional de Colombia S.A – LABINCO S.A. (en adelante LABINCO S.A.), para amparar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional.
I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LAFRANCOL S.A., presentó demanda[1] en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: […] PRIMERA.
DECLARAR la Nulidad de la Resolución No. 26995 de 29 de mayo de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 98396, mediante la cual ese Despacho declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y concedió a la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A., LABINCO S.A., el registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR que acompaña a la marca ERASSIN certificado de registro No. 308642, y ampara productos comprendidos en la Clase 5ª de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 36403 de 22 de julio de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 26995 de 29 de mayo de 2009, confirmándola y concediendo el Recurso de Apelación interpuesto.
TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 40913 de 19 de agosto de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto, confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 26995 de 29 de mayo de 2009, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y concedió el registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR que acompaña la marca ERASSIN, certificado de registro No. 308642, y ampara productos comprendidos en la Clase 5ª de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIAN (SIC) LABINCO S.A. CUARTA.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., contra la solicitud de registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR que acompaña a la mencionada marca ERASSIN, Clase 5ª de la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A., LABINCO S.A., y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, negar el registro del mismo.
QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad Industrial la sentencia proferida en este proceso […]. I.2. Los hechos 2. Manifestó que el día 17 de septiembre de 2008, la sociedad LABINCO S.A. solicitó el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5a Internacional. 3.
Expresó que luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 598 de noviembre 28 de 2008, la sociedad LAFRANCOL S.A. presentó escrito de oposición a la solicitud de registro. 4. Señaló que, mediante la Resolución No. 26995 de 29 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LAFRANCOL S.A. y concedió el registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR (nominativa), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 5.
Informó que, mediante la Resolución No. 36403 de 22 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 40913 de 19 de agosto de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.
I.3. Fundamento de derecho y concepto de la violación 7. La parte actora consideró que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, se violaron los literales b) y e) del artículo 135 la Decisión 486 de la Comunidad Andina[2]. 8. En tal sentido señaló que el lema comercial “LA TABLETA DE AMOR” no es distintivo, dado que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género, y no tiene la capacidad para diferenciar el producto que identifica. 9.
Del mismo modo, aseveró que el lema está conformado por expresiones inapropiables, en tanto que describe el efecto que tiene en el organismo humano, es decir, que es un medicamento que mejora el desempeño sexual. 10. Indicó que el lema en cuestión pretende el monopolio de palabras libremente utilizadas por los empresarios, y es tal su simplicidad que no cumple con las funciones del lema, como lo es acompañar la marca con su poder sugestivo ayudándola a fijarse en la mente de los consumidores. 11.
Consideró que permitir que la sociedad LABINCO S.A. se apropie de palabras de uso común que designan las características del producto, conduce a que la referida empresa obtenga un beneficio tangible por cuanto los consumidores podrán pensar que el producto ERASSIN “LA TABLETA DEL AMOR” es en verdad EROXIM, producido por la sociedad LAFRANCOL S.A. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO.
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 13.
Manifestó que no puede el demandante pretender que las demás empresas farmacéuticas del país se abstengan de producir medicamentos que tengan las mismas finalidades de los que son por ella producidos, pudiéndose configurar, en consecuencia, un abuso de la posición dominante por parte de la sociedad demandante. 14. Finalmente, el apoderado se limitó a señalar que el registro del lema comercial solicitado se encuentra conforme a derecho, tanto así que esa entidad como autoridad nacional competente, decidió acceder al registro de esta por encontrar la solicitud acorde a lo señalado por las normas aplicables en lo que a marcas se refiere.
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD LABINCO S.A. 15. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que el lema “La tableta del amor” no comparte ninguna semejanza ortográfica ni fonética con las marcas registradas, pudiendo coexistir en el mercado aun cuando identifique productos de la misma clase. 16.
Sostuvo que la entidad competente llegó a la conclusión que el lema “La tableta del amor”, es un signo distintivo que cumple con los requisitos para ser complemento de la marca “ERASSIN”, es decir, que goza de suficiente distintividad, y es equivocada la manifestación de la parte actora, cuando se trata de una expresión descriptiva. 17.
Por último, manifestó que el lema comercial no se encuentra incurso en la causal establecida en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2006, pues en ningún momento el lema es contrario a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 18.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 288-IP-2014 de 10 de junio de 2015 [3]en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular; en específico los artículos 135 literales b) y e), 175, 176, 178 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 81 y 82 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para lo cual señaló lo siguiente: […]
PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR fue presentada el 17 de septiembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de lemas comerciales, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen SEGUNDO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
TERCERO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial LA TABLETA DEL AMOR, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras adicionales que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. […] IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 19.
Mediante auto de 30 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, la parte demandada reiteró en esencia sus argumentos. La parte demandante, el tercero interesado y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- La clase de acción incoada 20. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la acción procedente para atacar los actos acusados, en tanto que el despacho a cargo de la sustanciación del proceso, admitió la demanda como de nulidad relativa. 21. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos en materia de propiedad industrial. 22.
La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención con lo dispuesto en los artículos134 primer párrafo y 135 de la referida disposición. 23.
La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y 24. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. 25.
Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso. 26.
Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado[4]. 27.
Para evitar lo anterior, el juez debe darle una interpretación de la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes[5]. 28.
En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió el registro de un lema comercial, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad absoluta prevista en el artículo 172 inciso 1º ibidem, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad relativa -con base en el artículo 85 del CCA- al de nulidad absoluta -de que trata el referido artículo 172-. 29.
Finalmente, la Sala encuentra que con la interpretación no se está variando las pretensiones y tampoco los hechos de la demanda, además el libelo introductorio se presentó en los términos de ley[6] y de manera alguna se ha vulnerado el debido proceso de las partes e intervinientes. V.2.- El problema jurídico 30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado de la sociedad LAFRANCOL S.A. en contra de la legalidad de las Resoluciones Nos. 26995 de 29 de mayo de 2009, 36403 de 22 de julio de 2009 y 40913 de 19 de agosto de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” que acompaña la marca ERASSIN a favor de la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A – LABINCO S.A. 31.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema” LA TABLETA DEL AMOR” desconociendo que no es distintivo y siendo descriptivo del producto que acompaña. V.3.- Las normas vulneradas 32. La apoderada de la parte demandante invoca como causales de irregistrabilidad las consagradas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, normas que disponen lo siguiente: […] Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […].” V.4.- Las causales de irregistrabilidad 33.
De conformidad con el problema jurídico planteado y la normativa andina antes transcrita, la Sala estima necesario determinar sí era procedente el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” solicitado por la sociedad LABINCO S.A., el cual acompaña a la marca ERASSIN. 34. Los productos que ampara el lema comercial son los comprendidos en la clase 5a del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] productos farmacéuticos […]”. 35.
La actora sostiene que la concesión del registro del lema “LA TABLETA DEL AMOR” viola las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto el mismo no cumple con el requisito de distintividad consagrado por la normatividad para que proceda su registro. 36. Inicialmente resulta pertinente poner de presente que esta Sala, en sentencia de 23 de febrero de 2012[7], declaró la nulidad de la Resolución No. 938 de 26 de enero de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se había concedido el registro de la marca ERASSIN (nominativa), a favor de la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, signo que es acompañado del lema comercial que ahora se analiza en el proceso de la referencia. 37.
En el mencionado fallo se indicó como sustento de la decisión lo siguiente: “A partir del examen previo, se concluye que en efecto sí existen similitudes entre las marcas ERASSIN y EROXIM y entre la primera y la marca EROS INN, y que las mismas ciertamente resultan suficientes y significativas para generar un riesgo de confusión en el público consumidor.
En efecto, el resultado del examen realizado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, emergiendo por lo tanto, sin dificultad alguna, que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a las otras para coexistir en el mercado de manera pacífica.
A lo anterior se suma el hecho de que las mencionadas marcas corresponden a productos farmacéuticos que forman parte de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por otra parte, que en el proceso de comercialización de tales productos se utiliza el mismo canal de distribución (farmacias y droguerías), todo lo cual contribuye a incrementar los riesgos de confundibilidad, directa o indirecta, y/o de asociación, puesto que el consumidor podrá creer equivocadamente que al adquirir un producto que está comprando otro, o que los dos productos tienen un origen empresarial común, o si diferencia esto último, podrá creer que entre los productores existe alguna relación o vinculación económica.
En ese orden, dado el rigor con que se debe abordar el examen de marcas farmacéuticas, según lo tiene señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la luz de la cual se ha de tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves en la salud de las personas, para la Sala, el riesgo de confusión que se aprecia entre las marcas enfrentadas hace irregistrable la marca ERASSIN para productos de la Clase 5ª.
En consecuencia, como la decisión de conceder el registro de la marca ERASSIN no se ajusta a los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se encuentran fundados los cargos de la demanda, se declarará la nulidad de la resolución administrativa que le concedió a la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. el registro de dicha marca para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 38.
Al respecto y a propósito de los lemas comerciales, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el Tribunal Andino sostuvo: “[…] Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.
(Proceso 33-IP- 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486).
El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).
El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).
El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales […]” (negrilla fuera de texto). 39. En igual sentido, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación rendida dentro del proceso 160-IP-2011, al referirse al carácter accesorio del lema comercial frente a una marca, se estableció ““Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486).
Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. - El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).”. 40.
Cabe advertir que, si bien es cierto que el lema LA TABLETA DEL AMOR se encuentra asociado a la marca ERASSIN cuyo registro fue declarado nulo por esta Corporación y que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia este sigue la suerte de la marca asociada, también lo es que el registro del referido lema aún encuentra vigente[8], por lo que la Sala abordará el estudio de su legalidad, conforme con la jurisprudencia de esta Sección. 41.
En efecto, revisada la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala encuentra que la sociedad LABINCO S.A. solicitó el día 16 de diciembre de 2015 la renovación del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR (expediente No 08098396). petición frente a la cual la SIC accedió mediante acto administrativo de fecha 29 de diciembre del mismo año. 42.
Nótese, entonces, que el acto administrativo de aprobación de la renovación del registro es posterior a la decisión que declaró nulo el registro marcario que acompañaba el lema, por lo que este último se encuentra vigente. 43. En este sentido y siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación es procedente el juicio de legalidad frente a dicho acto administrativo, por lo cual se debe continuar con el examen de registrabilidad. 44.
Aclarado lo anterior, la Sala reitera que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el lema solicitado es distintivo y si resulta ser descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. 45. Siguiendo las anteriores consideraciones, la Sala encuentra que para que el lema comercial sea susceptible de protección debe cumplir con los requisitos exigidos en la normatividad comunitaria para el registro de marcas, entre ellos, el de la distintividad, es decir, que debe tener capacidad intrínseca para distinguir unos servicios de otros, sin que sea válido afirmar que la distintividad de la marca a la que el lema se asocia se pueda extender a éste o que la misma se presuma. 46.
En efecto, en la interpretación allegada a este proceso, se define la distintividad de un lema de la siguiente manera: “La distintividad, de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal, “La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio”.
(Proceso 160-IP-2011, ya citado)”. 47. En este sentido, el examen de registrabilidad de un lema comercial debe realizarse de manera independiente y no como un solo signo distintivo, toda vez que si bien es cierto que el lema acompaña a la marca también lo es que el mismo es un complemento utilizado para reforzar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. 48.
Se advierte que se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, ello en relación con el producto o servicio de que se trata, la cual se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva; al respecto el Tribunal de Justicia ha precisado: “El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando […][9]. 49.
En el mismo sentido, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso se alude a las denominaciones descriptivas, en los siguientes términos: “[…] 48. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 49. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 50. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). 51. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. 52.
Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 53. Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas o laudatorias es registrable si el conjunto es distintivo.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el lema comercial solicitado LA TABLETA DEL AMOR es descriptivo.[…]” (Negrilla fuera de texto) 50. Teniendo en cuenta lo anterior, el signo que indique cualquiera de los aspectos relacionados con los productos a distinguir se considera descriptivo, por lo que para que un signo se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad es necesario que consista exclusivamente en la expresión descriptiva, “[…] ya que si va acompañada de otros elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás productos que gozan de las mismas características es posible acceder a su registro […]”[10]. 51.
Ahora bien, es pertinente advertir que frente a productos farmacéuticos el examen debe ser más riguroso, como se plantea en la interpretación 115-IP-2015 de 26 de agosto de 2015 en los siguientes términos: “De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto por el ámbito de aplicación del lema comercial, que es para productos farmacéuticos.
Para ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4- IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”.
El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen de signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002). 52.
En este mismo sentido, en el pronunciamiento de esta Sala de 23 de febrero de 2012[11] citado con anterioridad, se precisó: “En ese orden, dado el rigor con que se debe abordar el examen de marcas farmacéuticas, según lo tiene señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la luz de la cual se ha de tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves en la salud de las personas, para la Sala, el riesgo de confusión que se aprecia entre las marcas enfrentadas hace irregistrable la marca ERASSIN para productos de la Clase 5ª”. 53.
Finalmente, la Sala resalta lo expuesto en la interpretación allegada al presente proceso, donde se consideró lo siguiente: “ La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo”. 54.
Para efectos de resolver la controversia, la Sala comienza por precisar que el lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” registrado por la sociedad LABINCO S.A. acompaña la marca ERASSIN, clase 5ª, registro que fue declarado nulo por esta Corporación, luego de considerar que era similarmente confundible y generaba riesgo de asociación con la marca previamente registrada EROXIM. 55.
Como se observa, el referido lema se encuentra representado por un conjunto de cuatro (4) palabras de uso generalizado en el mercado, de las cuales se desprende la finalidad y función de este, que no es otra que procurar la publicidad comercial del producto. 56. Aunado a ello, la Sala encuentra que la expresión que se pretende registrar como lema comercial está compuesta por una idea laudatoria en relación con la sociedad actora, la cual se presenta de manera directa al consumidor como una expresión autocalificativa de su calidad superior y un efecto sobre el consumidor. 57.
Nótese que el lema resulta ser descriptivo de los productos que presta por cuanto, a partir del significado de las palabras “LA TABLETA DEL AMOR”, se desprende que el consumidor promedio entiende las características del mismo, en tanto que se trata un producto que aumenta el desempeño sexual y produce un efecto placentero. 58. La Sala advierte que no se puede permitir el registro de signos descriptivos pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de productos, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan con ocasión de dicho registro. 59.
Así las cosas, es claro que no se requiere de un conocimiento especializado para que el consumidor promedio entienda cuáles son los efectos específicos que se busca con este producto, asociados al aumento del desempeño de sexual. La calificación que se hace del producto en cuestión no puede beneficiar a una sola sociedad, pues existen otros empresarios en el sector farmacéutico que también son titulares de productos dirigidos a combatir problemas relacionados con la disfunción eréctil, como es el caso de EROXIM. 60.
Así pues, el lema registrado no permite al consumidor diferenciarlo de otros productos que se ofertan en el mercado, determinando con ello que este pueda caer en error al adquirir el bien. De manera que bien lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al señalar que “Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña”, circunstancia que no se presenta en el caso sub lite. 61.
Ciertamente el lema solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por la sociedad actora, por cuanto se daría a conocer a los consumidores una información que puede ser o no cierta, y que puede privar al resto de sociedades de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus servicios en el mercado. 62. En conclusión, para esta Sala las expresiones “LA TABLETA DEL AMOR” constituyen, de manera clara y directa, para un consumidor promedio, una descripción laudatoria de las calidades y características de los productos de la sociedad solicitante, al estar constituidas por palabras de uso generalizado y carentes de distintividad, las cuales, por lo demás, no cuentan con elementos adicionales que le otorguen fuerza propia 63.
Por lo expuesto, se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: INTERPRETAR el trámite de la acción de nulidad relativa invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad absoluta consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. 26995 de 29 de mayo de 2009, 36403 de 22 de julio de 2009 y 40913 de 19 de agosto de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” que acompaña la marca ERASSIN, certificado de registro No. 308642, A favor de la sociedad Laboratorio Internacional de Colombia S.A – LABINCO S.A., que ampara productos comprendidos en la clase 5 internacional.
TERCERO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00080-00 Actor: LAFRANCOL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Nulidad relativa Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés De manera respetuosa me permito señalar las razones de la aclaración de mi voto frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en el proceso de la referencia en la sentencia de 13 de mayo de 2021.
Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- La sociedad LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 26995 de 29 de mayo de 2009, 36403 de 22 de julio de 2009 y 40913 de 19 de agosto de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” que acompaña la marca ERASSIN, certificado de registro núm. 308642, a favor de la sociedad Laboratorio Internacional de Colombia S.A – LABINCO S.A., que ampara productos comprendidos en la clase 5 internacional.
A juicio de la parte actora, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, se violaron los literales b) y e) del artículo 135 la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En tal sentido, señaló que el lema comercial “LA TABLETA DE AMOR” no es distintivo, dado que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género, y no tiene la capacidad para diferenciar el producto que identifica.
Aseveró que el lema está conformado por expresiones inapropiables, en tanto describe el efecto que tiene en el organismo humano, como un medicamento que mejora el desempeño sexual. En ese orden, indicó que el lema en cuestión pretende el monopolio de palabras libremente utilizadas por los empresarios, y no cumple con la función del lema, de acompañar la marca con su poder sugestivo ayudándola a fijarse en la mente de los consumidores.
Finalmente, consideró que permitir que la sociedad LABINCO S.A. se apropie de palabras de uso común que designan las características del producto, conduce a que la referida empresa obtenga un beneficio tangible por cuanto los consumidores podrán pensar que el producto ERASSIN “LA TABLETA DEL AMOR” es en verdad EROXIM, producido por la sociedad LAFRANCOL S.A. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría de la Sala consideró que: i) era necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad relativa, considerando que debe surtirse acorde con la acción de nulidad absoluta -de que trata el artículo 172 inciso 1º de la Decisión 486 de 2000, toda vez que se demandó la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió el registro de un lema comercial, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486; ii) si bien el lema “LA TABLETA DEL AMOR” se encontraba asociado a la marca ERASSIN cuyo registro fue declarado nulo por esta Corporación, lo cierto era que el registro del referido lema aún se encontraba vigente, circunstancia por la cual debía abordarse el estudio de su legalidad; iii) las expresiones “LA TABLETA DEL AMOR” constituían, de manera clara y directa, para un consumidor promedio, una descripción laudatoria de las calidades y características de los productos de la sociedad solicitante, al estar constituidas por palabras de uso generalizado y carentes de distintividad, que no contaban con elementos adicionales que le otorgaran fuerza propia; y, en ese orden, iv) debía declararse la nulidad de las resoluciones demandadas. 3.- Disiento respetuosamente de las razones que la mayoría adujo para declarar la nulidad de las resoluciones demandadas, pues, a mi juicio, “LA TABLETA DEL AMOR” como lema distintivo no se encuentra vigente, toda vez que estaba asociado a la marca ERASSIN, cuyo registro marcario fue declarado nulo por esta Corporación, y como quiera que se trata de un elemento accesorio, debe seguir la suerte del principal; y si la SIC ha seguido renovando el registro del lema, no obstante la nulidad de la marca a la que se asocia, no por ello ameritaba un pronunciamiento de fondo, pues lo que correspondía era decidir en la sentencia sobre la improcedencia del pronunciamiento, que igualmente se constituiría en el antecedente para que la SIC se abstuviera en lo sucesivo de adelantar tal registro y dejar sin efectos los concedidos después de la nulidad de la marca.
Ello, teniendo en cuenta que, en mi concepto, y a diferencia de lo que se afirma en la sentencia de la cual me aparto, le lema comercial la tableta del amor sí es distintivo, pues, si bien se trata de palabras de uso común, la combinación entre ellas diferencia el producto y no describe el efecto que tiene en el cuerpo humano, si no es a través de inferencias que no se encuentran de manera explícita en el lema.
En estos términos me permito dejar sentadas las razones de la aclaración de mi voto. Fecha ut supra, (Firmado Electrónicamente) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 26 a 52 [2] Folio 40 y ss del cuaderno principal [3] Folios 150 a 161 [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001032400020100002700; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. [5] Ibidem. [6] Artículo 172. “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. [7] Consejo de Estado, Seccion Primera, sentencia de veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno (E), Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00201-00. [8] El lema se encuentra vigente hasta el 26 de enero de 2026. [9] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [10]Tribunal Andino de Justicia, proceso 12-IP-96 "un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos sólo puede constituir marca ( ) si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo." [11] Consejo de Estado, Seccion Primera, sentencia de veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno (E), Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00201-00.