PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto RON MANTECAÑA y la marca mixta AGUARDIENTE MATECAÑA / EXPRESIÓN GENÉRICA – Concepto / EXPRESIÓN GENÉRICA – Lo son AGUARDIENTE y RON en la clase 33 / EXPRESIÓN GENÉRICA – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto RON MANTECAÑA para identificar productos comprendidos en la Clase 33 por tener similitud y conexión competitiva con la marca mixta AGUARDIENTE MATECAÑA previamente registrada en la misma clase Comparación ortográfica […] Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la Sala observa que tanto el signo solicitado como la marca registrada se conforman por exactamente la misma palabra, compartiendo el número de letras, el número de sílabas y todas en la misma posición. De esta manera, se configura una identidad absoluta entre los signos cotejados, […] Comparación fonética […].

En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las palabras comparadas son idénticas, esto se refleja también en la comparación fonética, de manera que al pronunciar los signos enfrentados en voz alta y en forma sucesiva, se genera una impresión de identidad absoluta entre ellas […]Comparación conceptual o ideológica […] En el presente caso, MATECAÑA es un término que, a pesar de que no tiene un significado comprendido dentro de diccionario oficial de la Real Academia Española es una palabra de uso local dentro el territorio colombiano para referirse a la “mata de caña” tanto así que, le han dado este nombre al aeropuerto ubicado en el Departamento de Risaralda y otrora a un zoológico de la misma localidad, por cuanto esta es una de las regiones que ofrece condiciones especiales para siembra y cosecha de la caña de azúcar.

En este sentido, de conformidad con los significados anteriormente indicados, tanto la bebida alcohólica RON como la bebida alcohólica AGUARDIENTE pueden ser elaboradas a partir de la caña de azúcar. Por lo que se concluye que conceptualmente el término MATECAÑA tanto para el signo solicitado como para la marca registrada es idéntico e inapropiable ya que cualquiera puede utilizar en un singo la expresión que se refiere directamente a las características del producto.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera pertinente señalar que la palabra MATECAÑA es usual en el lenguaje común y en las costumbres de comercio para referirse a los productos elaborados a partir de la caña de azúcar y, por ende, es débil. […]Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada presentan identidad ortográfica, fonética y conceptual. […] Conexidad competitiva entre servicios […] En este caso, tanto el signo solicitado como la marca registrada identifican “[…] Bebidas alcohólicas (excepto cerveza) […]” productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al aplicar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los productos de la Clase 33 que pretenden identificar tanto el signo solicitado como la marca registrada, si se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de los mismos productos (bebidas alcohólicas), pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad.

Además, los productos amparados por el signo y la marca serían comercializadas por los mismos sitios de venta o canales de comercialización, en tiendas especializadas en la venta de licor, tiendas o en almacenes de grandes superficies, y serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de riesgo de confusión y de asociación. Adicional a lo expuesto, la Sala considera que el uso de la expresión MATECAÑA, aunque no es apropiable como se expuso supra; puede generar un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el consumidor medio, al encontrar esa expresión acompañada, por un lado, de la palabra RON y, por el otro, de la palabra aguardiente, podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos que identifican provienen de un origen empresarial común, lo que generaría un riesgo de confusión indirecto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00005-00 Actor: CI INVERSIONES LÍBANO LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Signo mixto RON MATECAÑA, signos conformados exclusivamente por el nombre genérico del producto.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por CI Inversiones Líbano Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, 41500 de 21 de agosto de 2009 y 44548 de 31 de agosto de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. CI Inversiones Líbano Ltda., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero 1984[3], en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 41500 de 21 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 44548 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[4]. 2.

A título de restablecimiento de derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA, para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[5]: “[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 37622 de 28 de Julio de 2009, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual tal funcionaria decidió "Negar el registro de la Marca Mixta RON MATECAÑA, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad C I INVERSIONES LIBANO LTDA…", la cual tiene su sede en la ciudad de Bogotá D. C., ubicada en la carrera 52 No. 75 - 30.

SEGUNDA.- Igualmente solicito se declare la nulidad de la resolución No. 41500 de 21 de Agosto de 2009, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual tal funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 37622 de 28 de julio de 2009, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.

TERCERA.- Igualmente solicito se declare la nulidad de la resolución No. 44548 de 31 de Agosto de 2009, en virtud de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al desatar el recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la citada resolución, decidió "confirmar la decisión contenida en la resolución No. 37622 de 28 de Julio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos".

CUARTA.- Que como consecuencia de las nulidades que se declare, y a manera de restablecimiento del derecho, se diga por esa alta Corporación que la Sociedad C I INVERSIONES LIBANO LTDA, en cuyo nombre y representación actúo por haber actuado ajustada a la Ley, tiene derecho a que la Demandada en los libros pertinentes proceda a registrar la Marca Mixta RON MATECAÑA, como lo impetró la actora en la oportunidad legal pertinente con todas las formalidades y requisitos de Ley […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Solicitó, el 23 de enero de 2009, el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificació n Internaciona l de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 31 de marzo de 2009 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 602, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 37622 de 28 de julio de 2009, negó el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificació n Internaciona l de Niza. 4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 37622 de 28 de julio de 2009. 5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 41500 de 21 de agosto de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37622 de 28 de julio de 2009 y concedió el recurso de apelación. 6. El Superintende nte Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 44548 de 31 de agosto de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37622 de 28 de julio de 2009.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a)[6] del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina[7], en adelante Decisión 486; del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena[8], en adelante la Decisión 344; del artículo 29 de la Constitución Política[9] y del artículo 584[10] del Decreto 410 de marzo 27 de 1971[11] en adelante, Código de Comercio.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 1. Manifestó que, con los actos acusados la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto “[…] Incurre en un error esencial de hecho la Superintende ncia porque las palabras RON y AGUARDIENTE son nombres de ciertos productos no ideados o inventados por el titular de la marca previamente registrada a la solicitud formulada por la Demandante […]”[12]. 2.

Sostuvo que “[…] Las palabras RON y AGUARDIENTE como ya se dijo son nombre o denominación de bebidas espirituosas y la palabra MATECAÑA es un aféresis de la palabra compuesta mata de caña palabra genérica que no pertenece a nadie en particular; por manera que es un exabrupto pretender que tal aféresis fuera ideado o inventado por el titular de la marca AGUARDIENTE METECAÑA […]”[13]. 3.

Advirtió que “[…] es innegable que no existe similitud ni en el sentido fonético, ni en el ortográfico ni en el visual entre la marca RON MATECAÑA y la marca AGUARDIENTE MATECAÑA. Ahora bien, para que pueda pregonarse la existencia de semejanza o similitud se requiere como requisito sine qua non que exista imitación entre las marcas, palabras o expresiones que la configuran, y que además, exista la misma proporción entre la marca registrada y la que se pretende registrar, y entre la palabra RON y la palabra AGUARDIENTE que son palabras simples, existe una apreciable y notoria desproporció n […]”[14]. 4.

Indicó que “[…] resulta incuestionab le, que la pretendida existencia de semejanza o confusión, jamás puede existir, entre las marcas que nos ocupa, pues en primer lugar se trata de marcas mixtas que apreciadas como conjunto marcario, cuentan con elementos que las hacen absolutament e diferenciabl es, y además, basta comparar, confrontar las característi cas visuales de las dos marcas, para concluir que no existe similitud o posibilidad de confusión, por aspectos fundamentale s como forma, color, tamaño, etc.

Efectivament e, el tamaño, tipo de letra, color, forma, distribución, etc. del signo RON MATECAÑA, es sustancialme nte diferente del signo AGUARDIENTE MATECAÑA […]”[15]. 5. Afirmó que “[…] no puede pregonarse válidamente existencia de semejanza o confusión entre las expresiones RON MATECAÑA y AGUARDIENTE MATECAÑA, porque existen en el comercio infinidad de bebidas alcohólicas que tienen un nombre compuesto y con un elemento de tal nombre en común, por ejemplo, cerveza, acompañada de la palabra Águila, Costeña, Pilsen, etc., y de bebidas gaseosas acompañada de otras palabras, no obstante lo cual todas tienen su respectivo registro porque existen entre ellas aspectos ostensibles, absolutamen te notorios que a simple vista se nota la diferencia, tal es el caso de las llamadas Kolas, naranjas, tamarindo, Postobón e Hipinto.

Pero no sólo en el caso de las bebidas alcohólicas y gaseosas encontramos este fenómeno, sino en muchos alimentos por ejemplo arroz roa, arroz Huila, arroz diana, y también en infinidad de productos farmacéutico s y de tocador. Entonces en el caso que nos ocupa, las marcas tienen nombre compuesto y un elemento del nombre en común, pero el otro elemento es tan absolutament e diferente a primera vista, que determina la imposibilida d de que el consumidor promedio, que pretende adquirir AGUARDIENTE MATECAÑA, resulte comprando por "confusión" RON MATECAÑA […]”[16]. 6.

Señaló, por último, que “[…] los actos acusados son violatorios del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 584 del Código de Comercio, por indebida aplicación las dos primeras y por desconocimie nto y falta de aplicación de la norma mercantil, y de contera del artículo 29 de la Constitución Política, que tutela el debido proceso, que supone entre otros muchos aspectos que se apoyen las decisiones judiciales ya administrati vas en normas preexistente s a la cuestión debatida y decidida […]”[17].

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[18] contestó la demanda[19] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Manifestó que los actos administrati vos acusados se encuentran ajustados no vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en razón a que “[…] los signos enfrentados presentan similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles entre sí. Adviértase que la expresión RON MATECAÑA reproduce la marca AGUARDIENTE MATECAÑA, siendo la coincidencia de contar con la expresión MATECAÑA, determinante en su confundibili dad, sería innegable que el consumidor al encontrarse con los productos que hacen parte de la misma clase del nomenclador internaciona l y utilizan la mismos canales de comercializa ción indudablemen te consideraran que se trata de la misma procedencia empresarial conllevando entonces a que se incurra en la confundibili dad indirecta […]”[20]. 2.

Agregó que “[…] la expresión RON es una expresión genérica utilizada para distinguir productos de la clase 33 del nomenclador internaciona l, la cual debe excluirse de la comparación siendo entonces como ya se dijo idénticas las expresiones comparadas MATECAÑA, lo cual hace que la solicitud que ahora se demanda se encuentre incursa en la causal de irregistrabi lidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[21].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. Francisco Plata Romero[22], tercero con interés directo en las resultas del proceso, no contestó la demanda. Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de junio de 2015[23], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017[24], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación Prejudicial solicitada. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal f) para analizar los signos genéricos […]”[25]. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de julio de 2018[26], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

Auto de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 27 de agosto de 2016[27], resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de julio de 2018[28], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 15.

Durante el término legal, la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda. La parte demandante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 523-IP-2016 proferida el 17 de noviembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Visto el artículo 128 numeral 7.º[29] del Código Contencioso Administrativo[30], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[31] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[32], sobre el régimen de transición y vigencia y el artículo 1.º[33] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[34], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados[35] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 37662 de 28 de julio de 2009[36], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos, resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de negar el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificació n Internaciona l de Niza, en la que se indicó: “[…] Como puede observarse, los signos confrontados RON MATECAÑA - AGUARDIENTE MATECAÑA, presentan similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles entre sí. En efecto, las similitudes se derivan de la comparación entre palabras a cotejarse, pues, el signo solicitado RON MATECAÑA, reproduce por completo la marca registrada AGUARDIENTE MATECAÑA. RON MATECAÑA / AGUARDIENTE MATECAÑA Como se puede apreciar la única diferencia existente entre los signos es la supresión de la primera palabra del signo solicitado AGUARDIENTE por la palabra RON, expresiones inapropiables tratándose de bebidas alcohólicas.

La gran similitud existente entre los signos comparados hace que exista confundibilidad desde el aspecto ortográfico y fonético, pues, al ser pronunciados los signos el sonido que se percibe es igual. La presencia de los términos, RON MATECAÑA / AGUARDIENTE MATECAÑA, en los signos en conflicto comparados, irremediablemente causaría en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados y comercializados por el mismo empresario.

Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende identificar: “bebida alcohólica (con excepción de cervezas).", y la marca registrada distingue: “bebidas alcohólicas como el aguardiente", productos comprendidos en la clase 33 internacional. En este sentido, el signo solicitado distingue, entre otros, productos que se encuentran contenidos en la marca registrada, lo que implica que compartan la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva, por cuya relación, aunada al hecho de ser signos semejantes, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia: adjudicándole, a diferentes productos, el mismo origen empresarial.

En consecuencia, el signo solicitado para registro está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, la Jefe de la División de Signos Distintivos,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Negar el registro de la marca mixta RON MATECAÑA, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad C.l. INVERSIONES LIBANO LTDA., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”. 2. La Resolución núm. 41500 de 21 de agosto de 2009[37], mediante la cual la Jefe de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37662 de 28 de julio de 2009, en la que se indicó: “[…] En el presente caso nos encontramos frente a dos signos de naturaleza mixta, en donde siguiendo los lineamientos expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, previo al cotejo debe establecerse cuál es el elemento predominante, pues de resultar ser el elemento nominativo, para el examen de confundibilidad deben aplicarse las reglas que la doctrina ha establecido para tal fin, pero si por el contrario, el elemento gráfico resulta ser el preponderante, en principio las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En ese orden de ideas, considera la División que en el presente caso en las marcas en conflicto (prevalece el elemento verbal ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Así, apreciados los signos en estudio en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor en tanto que el signo solicitado reproduce el elemento esencial y distintivo MATECAÑA de la marca previamente registrada, sin que el cambio de la palabra AGUARDIENTE por RON le otorgue la suficiente fuerza distintiva pues se (trata de términos inapropiables para distinguir bebidas, generándose de esta manera confusión directa, es decir, el consumidor adquirirá el producto del signo solicitado bajo la convicción que el señor PLATA ROMERO está lanzando al mercado otra bebida alcohólica en la línea MATECAÑA. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios.

En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir: “bebida alcohólica (con excepción de cervezas)": producto comprendido en la clase 33 Internacional. Por su parte la marca adoptada como fundamento para la negación distingue: “bebidas alcohólicas como el aguardiente”; producto comprendido en la clase 33 del nomenclátor. De lo anterior bien puede colegirse que además de compartir la misma clase del nomenclátor el signo solicitado en registro pretende distinguir los mismos productos –bebidas alcohólicas- distinguidos con la marca previamente registrada, la misma naturaleza, finalidad, medios de comercialización, medios de publicidad y dirigidas al mismo cliente, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 37622 de 2009, preferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores […]”. (Destacado fuera del texto). 3. La Resolución núm. 44548 de 31 de agosto de 2009[38], mediante la cual el Superintende nte Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37662 de 28 de julio de 2009, en la que se indicó: “[…] Los signos en estudio presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, ya que desde el punto de vista fonético y, ortográfico: el signo solicitado RON MATECAÑA reproduce en su totalidad la expresión MATECAÑA contenida en la marca registrada AGUARDIENTE MATECAÑA; si bien el signo solicitado presenta diferencias gráficas respecto a la marca registrada, luego de un primer impacto general, dichos elementos no le aportan al signo algún tipo de distintividad, al igual que la palabra RON, que es un nombre genérico para muchas marcas del nomenclátor 33°, además que dentro del conjunto marcario aparece en un segundo plano siendo la palabra MATECAÑA la que resulta a primera vista; de ahí el alto grado de confundibilidad con la marca registrada.

Aunque un consumidor podría distinguir visualmente las marcas en cotejo, podría pensar que el signo solicitado, es una marca perteneciente al mismo origen empresarial que el inherente al titular de la marca registrada AGUARDIENTE MATECAÑA. Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar.

Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión. 2. Relación de productos o servicios. La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Los canales de comercialización, c) Los medios de publicidad idénticos o similares, d) La relación o vinculación entre productos, e) El uso conjunto o complementario de productos, f) Las partes y accesorios, g) El mismo género de los productos, h) La misma finalidad, i) La intercambiabilidad de los productos4.

El signo solicitado a registro pretende distinguir: “bebida alcohólica (con excepción de cervezas)”, productos pertenecientes a la clase 33 internacional. De otra parte, la marca registrada identifica: “bebidas alcohólicas como el aguardiente", productos incluidos en el mismo nomenclátor 33 de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.

En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 37622 de 28 de julio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 20. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada, y en la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, 41500 de 21 de agosto de 2009 y 44548 de 31 de agosto de 2009, expedidas por la Superintende ncia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto RON MANTECAÑA, para identificar “bebida alcohólica (con excepción de cervezas)”, productos de la Clase 33 de la Clasificació n Internaciona l de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, solicitado por la parte demandante, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta AGUARDIENTE MANTECAÑA que identifica productos de la Clase 33 de la Clasificació n Internaciona l de Niza, con registro marcario núm. 304.518, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 523-IP-2016 en la que interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal f) del artículo 135 ibidem. 22. La Sala precisa que no se estudiará el cargo de nulidad por violación del artículo 83 de la Decisión 344, anterior régimen común de propiedad industrial para la Comunidad Andina, por cuanto dicha decisión fue sustituida por la Decisión 486 cuya entrada en vigencia se produjo el 1.º de septiembre de 2000, con anterioridad al momento de presentación de la solicitud de registro el día 23 de enero de 2009 y de la expedición de los actos acusados, las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, 41500 de 21 de agosto de 2009 y 44548 de 31 de agosto de 2009.

En efecto, la Decisión 486 indicó expresamente: “[…] DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 de la Comisión; DECIDE: Sustituir la Decisión 344 por la siguiente Decisión: REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL […]”. 23.

Tampoco se analizará el cargo de nulidad por violación del artículo 584 del Código de Comercio por cuanto esta norma nacional no es aplicable debido a que la Decisión 486 es el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” vigente y aplicable al caso sub examine. 24. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado al respecto[39]: “[…] Este Tribunal Comunitario ha reiterado el principio de la preeminencia en varias providencias, entre ellas la Sentencia de 3 de diciembre de 1987 en la cual precisó que: “ el ordenamiento jurídico de la Integración Andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.

Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su vigésimo noveno período de sesiones ordinarias (Lima, 29 de mayo - 5 de junio de 1980). Dicho principio ha sido ratificado en sentencias posteriores (Procesos 2-IP-90, 6-IP-93 y 10-IP-94) a propósito de la interpretación del artículo 27 del Tratado del Tribunal, al considerar que para la existencia del derecho de la integración es indispensable el reconocimiento del principio de supremacía o prevalencia sobre el derecho interno de los países miembros; la misma sentencia define el tránsito de la competencia reguladora nacional hacia la comunitaria en los asuntos cuya decisión corresponde a esta última, como el desplazamiento automático de competencias, que pasan del legislador nacional al comunitario.

Describe el fenómeno como aquel en que la comunidad organizada invade u ocupa el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el Derecho Comunitario vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo […] advierte que el derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: “tan sólo hace que sean inaplicables las que resulten contrarias” […]”.

(Destacado de la Sala). 26. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[40], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[41] de la Comisión de la Comunidad Andina.[42] Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] 28.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[44] 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 35. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[45]: “[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o genéricas […] 2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 3.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 4.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 5. Si bien la normativa andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas o genéricas, estas palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición y, además, tiene un bajo nivel de acción para infracciones en relación con dichos elementos, toda vez que las partículas descriptivas o genéricas se deben excluir del cotejo de la marca. 6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 7.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos o genéricos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […]”.

(Destacado fuera del texto). Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 36. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 37.

Vistas la norma indicada en el acápite desarrollado supra de los marcos normativos sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, y atendiendo a los argumentos de las partes demandantes y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 38. El signo solicitado y la marca registrada son como se muestran a continuación: |SIGNO MIXTO SOLICITADO[46] |MARCA MIXTA REGISTRADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |[47] |[48] | |Solicitante: Inversiones Líbano |Titular: Francisco Plata Romero | |Ltda. |Registro núm. 304518 | | | | |Clase 33: “[…] Bebidas |Clase 33: “[…] Bebidas alcohólicas| |alcohólicas (excepto cerveza) |(excepto cerveza) […]” | |[…]” | | 39.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre un signo mixto y una marca mixta. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 40.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección[49], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[50]. 42. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[51]. 43.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[52]. 44. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto RON MATECAÑA solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”[53].

(Destacado de la Sala) 46. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[54].

(Destacado de la Sala) 47. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo y una marca mixta, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo. 48. En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y la marca en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[55].

(Destacado de la Sala) 50. Adicionalmente, en el caso concreto, por un lado, la parte demandante indica que la palabra MANTECAÑA es una palabra genérica que no pertenece a nadie en particular y, por el otro, la parte demandada afirmó en la contestación a la demanda que la palabra RON es genérica para las marcas de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común al momento de realizar el cotejo. 51. Para mayor claridad, es necesario precisar que las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[56].

Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo […]”[57]. 52. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 53.

Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[58] (Destacado fuera del texto) Análisis de los supuestos normativos 54. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto RON MATECAÑA que fue solicitado por la parte demandante y la marca mixta opositora AGUARDIENTE MATECAÑA, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 55. Establecido que el elemento que prevalece tanto del signo solicitado como de la marca es el nominativo, es importante indicar que los términos AGUARDIENTE y RON son términos genéricos en relación con los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto en los dos casos se trata de “bebidas alcohólicas”. 56.

En efecto, los significados de los términos ron y aguardiente según en el Diccionario de la Real Academia Española son: RON[59] “[…] 1. m. Bebida alcohólica obtenida por fermentación de la caña de azúcar […]”, y AGUARDIENTE[60] “[…] 1. m. Bebida espiritosa que, por destilación, se saca del vino y de otras sustancias; es alcohol diluido en agua.

Aguardiente de caña, de guindas, de Cazalla […]”. 57. Sobre las expresiones genéricas y de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[61] (Destacado fuera del texto) 58. Así, de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los términos AGUARDIENTE y RON deben ser excluidos del cotejo marcario, por ser genéricos para la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo anterior, el término a cotejar es MATECAÑA tanto del signo solicitado como de la marca registrada. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada Comparación ortográfica 59. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. 60.

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la Sala observa que tanto el signo solicitado como la marca registrada se conforman por exactamente la misma palabra, compartiendo el número de letras, el número de sílabas y todas en la misma posición. De esta manera, se configura una identidad absoluta entre los signos cotejados, así: SIGNO SOLICITADO |M |A |T |E |C |A |Ñ |A | |MARCA RESITRADA |M |A |T |E |C |A |Ñ |A | | Comparación fonética 61.

El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas enfrentadas. En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las palabras comparadas son idénticas, esto se refleja también en la comparación fonética, de manera que al pronunciar los signos enfrentados en voz alta y en forma sucesiva, se genera una impresión de identidad absoluta entre ellas.

MATECAÑA – MATECAÑA – MATECAÑA – MATECAÑA – MATECAÑA MATECAÑA – MATECAÑA – MATECAÑA – MATECAÑA – MATECAÑA Comparación conceptual o ideológica 62. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.

Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[62], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 63.

En el presente caso, MATECAÑA es un término que, a pesar de que no tiene un significado comprendido dentro de diccionario oficial de la Real Academia Española es una palabra de uso local dentro el territorio colombiano para referirse a la “mata de caña” tanto así que, le han dado este nombre al aeropuerto ubicado en el Departamento de Risaralda[63] y otrora a un zoológico de la misma localidad[64], por cuanto esta es una de las regiones que ofrece condiciones especiales para siembra y cosecha de la caña de azúcar[65]. 64.

En este sentido, de conformidad con los significados anteriormente indicados, tanto la bebida alcohólica RON como la bebida alcohólica AGUARDIENTE pueden ser elaboradas a partir de la caña de azúcar. Por lo que se concluye que conceptualmente el término MATECAÑA tanto para el signo solicitado como para la marca registrada es idéntico e inapropiable ya que cualquiera puede utilizar en un singo la expresión que se refiere directamente a las características del producto. 65.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera pertinente señalar que la palabra MATECAÑA es usual en el lenguaje común y en las costumbres de comercio para referirse a los productos elaborados a partir de la caña de azúcar y, por ende, es débil. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que las partículas de uso generalizado no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que le otorguen fuerza distintiva.

Al respecto, el Tribunal precisó lo siguiente en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso: “[…] Si bien la normativa andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas o genéricas, estas palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición y, además, tiene un bajo nivel de acción para infracciones en relación con dichos elementos, toda vez que las partículas descriptivas o genéricas se deben excluir del cotejo de la marca […]”[66]. 66.

Esta Sala, en providencia de 21 de mayo de 2021[67], consideró: “[…] Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar que las expresiones genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 67.

Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada presentan identidad ortográfica, fonética y conceptual. De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados. 68.

Para considerar que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre servicios 69. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo nominativo y la marca mixta, es necesario que los servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 70.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión. 71.

Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial, precisó: 4. “[…] Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma dase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro […]”.[68] 72.

En este caso, tanto el signo solicitado como la marca registrada identifican “[…] Bebidas alcohólicas (excepto cerveza) […]” productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 73. Al aplicar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los productos de la Clase 33 que pretenden identificar tanto el signo solicitado como la marca registrada, si se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de los mismos productos (bebidas alcohólicas), pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. 74.

Además, los productos amparados por el signo y la marca serían comercializadas por los mismos sitios de venta o canales de comercialización, en tiendas especializadas en la venta de licor, tiendas o en almacenes de grandes superficies, y serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de riesgo de confusión y de asociación. 75.

Adicional a lo expuesto, la Sala considera que el uso de la expresión MATECAÑA, aunque no es apropiable como se expuso supra; puede generar un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el consumidor medio, al encontrar esa expresión acompañada, por un lado, de la palabra RON y, por el otro, de la palabra aguardiente, podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos que identifican provienen de un origen empresarial común, lo que generaría un riesgo de confusión indirecto. 76.

La Sala precisa que en este caso no procede el registro del signo como marca, debido a que, si bien la marca AGUARDIENTE MATECAÑA está conformada por palabras que no pueden ser apropiables y, en principio, debe permitir el registro de otros signos con las mismas o similares expresiones, en el caso sub examine, el signo solicitado si generaría riesgo de confusión, por lo que no es posible acceder a su registro.

En este sentido, se reitera la posición de la Sala en cuanto a que un titular de una marca conformada por expresiones descriptivas, comunes, usuales o genéricas no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 77.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Conclusión 78. La Sala concluye que, en el caso sub examine el signo mixto RON MATECAÑA solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que se cumplen los requisitos de la causal en mención, al configurarse una identidad ortográfica, fonética y conceptual con la marca mixta AGUARDIENTE MATECAÑA y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva entre los productos que cada uno de los signos distintivos identificaría en el mercado. 79.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, 41500 de 21 de agosto de 2009 y 44548 de 31 de agosto de 2009 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado.

Condena en costas 80. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante. Reconocimiento de personería 81. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[69], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 82.

Atendiendo a que la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con tarjeta profesional de abogada núm. 212186, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[70] para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con tarjeta profesional de abogada núm. 212.186, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 137 del expediente.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 4 [2] Cfr. Folios 15 a 26 [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” [4] Estas resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. [5] Cfr. Folios 24 y 25 [6] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [7] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [8] La Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 “Régimen común sobre Propiedad Industrial”, estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, cuya entrada en vigencia se produjo el 1º de diciembre de 2000.

“[…] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […]” [9] “[…] Artículo 29.

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]".  [10] “[….] Artículo 584.- Podrán emplearse como marcas denominaciones arbitrarias o de fantasía, palabras de cualquier idioma, nombres propios, seudónimos, nombres geográficos, frases de propaganda, dibujos relieves, letras, cifras, etiquetas, envases, envolturas, emblemas, estampados, timbres, viñetas, sellos, orlas, bandas, las combinaciones o disposiciones de colores y cualquier otro signo que sea distintivo.

Para apreciar si el signo es distintivo se tendrán en cuenta las circunstancias especiales que concurran como la duración del uso del mismo en calidad de marca en Colombia o en otros países, o que se considere distintivo en los medios comerciales nacionales o extranjeros.

PARÁGRAFO. Cuando la marca consista en una palabra de idioma extranjero o en un nombre geográfico, deberá indicarse al pie de ella el lugar de fabricación del producto […]” [11] Código de Comercio. En lo relacionado con las normas de propiedad industrial es aplicable la Decisión 486 ya que de conformidad con el artículo 276 de la Decisión 486, todos los asuntos no comprendidos en la norma supranacional se regulan por la legislación interna. [12] Cfr. Folio 19 [13] Ibidem [14] Cfr. Folio 20 [15] Ibidem [16] Cfr. Folios 20 y 21 [17] Cfr. Folio 21 [18] Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 92 [19] Cfr. Folios 86 a 91 [20] Cfr. Folio 90 [21] Ibidem [22] Notificación personal a folios 83 [23] Cfr. Folios 103 y 104 [24] Cfr. Folios 115 a 127 [25] Cfr. Folios 117 y 118 [26] Cfr. Folio 130 [27] Cfr. Folios 110 y 111 [28] Cfr. Folio 130 [29] “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [30] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [31] “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [32] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [33] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [34] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [35] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [36] Cfr. Folios 5 a 8 [37] Cfr. Folios 27 a 31 [38] Cfr. Folios 9 a 12 [39] Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, Sentencia proferida el 24 de marzo de 1997, Proceso 03-AI-1996. [40] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [41] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [42] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [43] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [44] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [45] Cfr. Folios 115 a 128 [46] Signo mixto solicitado por la parte demandante, cuyo registro fue negado por los actos administrativos acusados. [47] Imágenes tomadas de Resolución 37622 de 28 de julio de 2009, folio 6 del expediente. [48] Ibidem. [49] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [50] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [51] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [52] Ibidem. [53] Cfr. Folio 119. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 [54] Cfr. Folios 118 a 119. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 [55] Cfr. Folios 121 a 122.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 [56] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [57] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [58] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [59] Diccionario de la Real Academia Española, sito web: http://www.rae.es - http://dle.rae.es/?id=WfgeA84 -. Consultado hoy 5 de octubre de 2018. [60] Diccionario de la Real Academia Española, sito web: http://www.rae.es. - http://dle.rae.es/?id=1Dcvl0w -. Consultado hoy 5 de octubre de 2018. [61] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [62] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [63] Aeropuerto Internacional Matecaña. Tomado del sitio web - http://aeromate.gov.co/ - 5 de octubre de 2018. [64] Ahora - Bioparque Ukumarí – tomado del sitio web - https://www.ukumaripereira.com/es/ -, 5 de octubre de 2018. [65] “[…] La industria azucarera colombiana está ubicada en el valle geográfico del río Cauca, desde Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, atravesando el departamento del Valle del Cauca por su zona plana, hasta La Virginia, en el departamento de Risaralda […]”.

Sector Agroindustrial de la Caña – Asocaña. Sitio Web - http://www.asocana.org/StaticContentView.aspx?Scid=209 -, consultado 5 de octubre de 2018. [66] Cfr. Folio 124. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 [67] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 21de mayo de 2021, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020080019700. [68] Cfr. Folios 125 a 127. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 [69] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [70] Cfr. Folio 137