PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA y la marca mixta LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIONES EVOCATIVAS / MARCAS EVOCATIVAS – A pesar de ser débiles son registrables / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA en la clase 4 por no tener similitud ortográfica ni fonética con la marca mixta LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “MARÍA AUXILADORA DE SABANETA” está compuesta por una (4) palabras, trece (13) sílabas (MA-RÍ-A-AU-XI-LIA-DO-RA-DE-SA-BA- NE-TA), once (11) consonantes (M-R-X-L-D-R-D-S-B-N-T) y quince (15) vocales (A-Í-A-A-U-I-I-A-O-A-E-A-A-E-A), mientras que “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA” se conforma por cuatro (4) palabras, once sílabas (11) (LA-VIR-GEN-MA-RÍ-A- AU-XI-LIA-DO-RA), once (11) consonantes (L-V-R-G-N-M-R-X-L-D-R) y trece (13) vocales (A-I-E-A-Í-A-A-U-I-I-A-O-A).

Además, la marca solicitada al estar acompañada de otras palabras en su terminación, esto es, las expresiones “DE SABANETA”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “DE SABANETA”, del signo cuestionado le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”.

En efecto, la marca cuestionada se encuentra combinada con las palabras “DE SABANETA”, mientras que la marca previamente registrada está acompañada de la denominación “LA VIRGEN”, lo que hace que se generen signos completamente distintivos, que pueden ser registrables. […] Referente a la similitud fonética la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “DE SABANETA” al estar al final del signo cuestionado le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces (“MARÍA” y “LA VIRGEN”) y terminaciones diferentes (“DE SABANETA” y “AUXILIADORA) hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala reitera que la palabra “MARÍA AUXILIADORA” consiste en uno de los nombres bajo los cuales se representa la figura religiosa de la Virgen María. Y al consultar http://www.rae.es, se constata que la expresión “VIRGEN”, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “[…] 1. m. y f. Persona que no ha tenido relaciones sexuales.

U. t. c. adj; 3. f. por antonom. María Santísima, madre de Dios. […]”. Ahora, en cuanto a la expresión “SABANETA”, como ya se dijo, corresponde a un municipio ubicado en el departamento de Antioquia y que pertenece al área metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con lo anterior, para la Sala las denominaciones “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA” y “MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA”, tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, ya que generan en la mente del consumidor que las velas, veladoras o mechas que distinguen, se encuentran asociadas con la figura bíblica de la Virgen María. Sobre las marcas evocativas es menester aclarar que si bien son consideradas débiles, son registrables. […] En el caso bajo examen, la Sala estima que si bien es cierto que las expresiones “MARÍA AUXILIADORA” de la marca cuestionada evocan la idea de productos relacionados con la Virgen María, al igual que las denominaciones “VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”, de la marca mixta, previamente registrada en favor de la actora, también lo es que el titular del referido registro marcario no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia, menos aún cuando la misma resulta de uso generalizado, habitual en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos de la referida Clase 4ª.

Por lo tanto, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

SIGNO GÉNERICO – Concepto / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es VELADORAS en la clase 4 / EXPRESIÓN GÉNERICA - Se excluye del cotejo la expresión VELADORAS [L]a Sala debe puntualizar que las expresiones genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “VELADORAS” de la marca cuestionada es genérica respecto de los productos de la Clase 4ª, que identifican. […] Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los productos que pretender distinguir la marca cuestionada son de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, mechas y materiales de alumbrado, entonces la respuesta obvia es que la expresión “VELADORAS”, que hace parte del signo objeto de controversia, refiere directamente a los productos que distingue, lo que lleva a la Sala a concluir que se trata de una partícula genérica.

En consecuencia, se observa que la denominación “VELADORAS” debe ser excluida del cotejo. EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es MARÍA AUXILIADORA en la clase 4 / PALABRA DE USO GENERALIZADO O USUAL – Lo es MARÍA AUXILIADORA en el lenguaje común pero a pesar de ello no se puede excluir del cotejo / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala estima pertinente señalar que si bien es cierto que de acuerdo con el archivo de peticiones y registros de marcas de la SIC, la expresión “MARÍA AUXILIADORA” no es de uso común respecto a los productos de la referida Clase 4ª, también lo es que es una palabra de uso generalizado, habitual en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos de dicha clase y, por ende, débil.

Es decir, al ser un vocablo usual, por consistir en uno de los nombres bajo los cuales se representa la figura religiosa de la Virgen María, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o estén combinadas con otras que posean fuerza distintiva. Respecto de los signos o expresiones comunes o usuales, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, precisó que son aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios, […] Asimismo, el Tribunal sostuvo que las partículas de uso generalizado no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Cabe resaltar que en reiterados pronunciamientos, entre ellos, la sentencia de 23 de marzo de 2017, esta Sección ha señalado, con fundamento en diferentes interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal, que las palabras, partículas o expresiones de uso común y de uso generalizado “[…] al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro […]”.

Por lo tanto, la actora como titular de un signo con un elemento de uso generalizado, esto es, “MARÍA AUXILIADORA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general o usual.

Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso generalizado “MARÍA AUXILIADORA”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, por resultar la expresión común en los signos cuestionados, objeto de estudio.

SIGNO QUE REFIERE LUGAR GEOGRÁFICO - VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA / EXPRESIÓN QE REFIERE LA PROCEDENCIA DE UN LUGAR GEOGRÁFICO - No pueden ser apropiadas en forma exclusiva / EXPRESIÓN QE REFIERE LA PROCEDENCIA DE UN LUGAR GEOGRÁFICO – No se excluye del cotejo porque no se contaría con elementos suficientes para realizarlo [E]n lo relativo al argumento de la actora de que la expresión “DE SABANETA” no puede ser tenida en cuenta, debido a que indica una la procedencia de un lugar geográfico, esto es, la de un municipio ubicado en el Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, la Sala observa que, en efecto, dicho vocablo es evocativo de una indicación de procedencia del lugar de origen de los productos comercializados por la marca cuestionada.

Al respecto, esta Sección ha indicado que las expresiones que constituyan una indicación de procedencia geográfica no pueden ser apropiadas en forma exclusiva, a título de marca, por resultar descriptivas del lugar de origen de los productos.No obstante, la Sala advierte que aunque la expresión “DE SABANETA” evoca una procedencia geográfica, no puede ser excluida del análisis marcario, debido a que no se contaría con elementos suficientes para realizar el cotejo.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00187-00 Actor: FÁBRICA DE VELAS ESTRELLA LTDA. -FAVESTRELLA LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA” Y “LA VIRGEN MARIA AUXILIADORA”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LES APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA EXPRESIÓN “MARÍA AUXILIADORA” ES DE USO GENERALIZADO Y DÉBIL, POR LO CUAL NO PUEDE SER UTILIZADA O APROPIADA ÚNICAMENTE POR UN TITULAR MARCARIO. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FABRICA DE VELAS ESTRELLA LTDA. -FAVESTRELLA LTDA.-, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 23661 de 31 de julio de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 35813 de 30 de octubre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 44028 de 26 de diciembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 28 de julio de 2006, la señora LIGIA ESTER MÚNERA RESTREPO presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA”, para identificar productos comprendidos en la Clase 4ª[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial presentó oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”, previamente registrada en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3°: Que mediante Resolución núm. 23661 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos[6] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA”, para distinguir productos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 35813 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 44028 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Adujo que la SIC no realizó un examen íntegro previo a conceder el registro del signo objeto de conflicto, “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA”, toda vez que pasó por alto que las marcas enfrentadas tienen un alto grado de confundibilidad, en la medida en que poseen similitudes desde los puntos de vista ortográfico, fonético e ideológico; y que, aunado a ello, presentan el mismo número de consonantes y cuentan con igual significado.

Manifestó que si el consumidor encuentra simultáneamente los signos objeto de conflicto en el mercado, asumirá que tienen una procedencia empresarial común. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 150 y 155, literal d), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Advirtió que la entidad demandada asumió que todos los nombres relacionados con el cristianismo católico son expresiones de uso común para identificar velas y velones; no obstante, si bien es cierto que el término “MARÍA AUXILIADORA” evoca un sentido religioso, también lo es que ello no implica que el mismo sea de uso común. Enunció que los signos enfrentados son confundibles, toda vez que amparan productos en la misma Clase, esto es, aceites, grasas industriales, combustibles, materiales de alumbrado y mechas; así también, su finalidad es la misma y se distribuyen en iguales canales de comercialización, lo que genera un alto grado de confusión en el público consumidor.

Señaló que la expresión “MARÍA AUXILIADORA”, que hace parte de su marca previamente registrada, se encuentra incluida en el signo cuestionado; y que sobre dicho término es que recae toda la fuerza distintiva de ambos signos, por lo que de permitirse su coexistencia en el mercado se estaría induciendo a error al público consumidor. Mencionó que la expresión “VELADORAS”, que se encuentra incluida en la marca cuestionada, no puede ser apropiable de manera exclusiva, toda vez que es genérica y, por lo tanto, carente de distintividad; y que lo mismo ocurre con la palabra “SABANETA”, puesto que hace alusión a una indicación geográfica nacional, por lo que existe una reproducción total de su registro marcario “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, puesto que al conceder el registro de la marca “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA”, se vulneraron sus derechos de propiedad industrial y no se le brindó alguna protección al uso exclusivo de que goza del signo “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que el signo solicitado “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA”, cuenta con elementos adicionales que ayudan a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”, en particular, la expresión “SABANETA”, puesto que evoca en la mente del consumidor una región del departamento de Antioquia, imprimiéndole la distintividad suficiente para ser registrable.

Señaló que la expresión “MARÍA AUXILIADORA” constituye un término que es usual para los productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, siendo inapropiable por las personas que pretendan obtener una marca que ampare dichos productos. Agregó que al realizar la comparación desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, es posible observar que la expresión adicional “SABANETA” con la que cuenta la marca cuestionada hace que tanto su extensión como pronunciación sean completamente disímiles respecto del registro marcario previo, “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”.

II.2. La señora LIGIA ESTER MUNERA RESTREPO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a que se le notificó la demanda en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad al momento de conceder el signo cuestionado, “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA” (mixto), puesto que no tuvo en cuenta las semejanzas presentadas con su marca previamente registrada, “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA” (mixta).

Reiteró que la adición de las expresiones “DE SABANETA” no son suficientes para diferenciar al signo cuestionado de su marca previamente registrada, puesto que reproduce los vocablos “MARÍA AUXILIADORA”, que son los que dotan de mayor distintividad al conjunto marcario registrado por ella. IV.3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Debido a que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA (mixta) resultaría confundible con la marca LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos, con elementos denominativos compuestos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA (mixto) y la marca registrada VIRGEN MARÍA AUXILIADORA (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

En consecuencia, es pertinente analizar el presente tema. […] 2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.6.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA (mixto) y la marca registrada VIRGEN MARÍA AUXILIADORA (mixta). 3.

Signos conformados por denominaciones de uso común 3.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que la expresión “MARÍA AUXILIADORA” sería de uso común respecto de los productos que distinguen los signos en conflicto, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. 3.3.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.4.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.7.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 23661 de 2007, concedió el registro de la marca mixta “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA” a la señora LIGIA ESTER MÚNERA RESTREPO, para amparar los siguientes productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] aceites y grasas industriales, combustibles y materiales de alumbrado, mechas […]”.

Al respecto, la demandante alegó que la SIC no realizó un examen íntegro previo a conceder el registro de dicho signo, toda vez que pasó por alto que las marcas enfrentadas tienen un alto grado de confundibilidad, en la medida en que poseen similitudes desde los puntos de vista ortográfico, fonético e ideológico; y que, aunado a ello, presentan el mismo número de consonantes y cuentan con igual significado.

Señaló que la expresión “MARÍA AUXILIADORA”, que hace parte de su marca previamente registrada, se encuentra incluida en el signo cuestionado; y que sobre dicho término es que recae toda fuerza distintiva de ambos signos, por lo que de permitirse su coexistencia en el mercado se estaría induciendo a error al público consumidor. Advirtió que la entidad demandada asumió que todos los nombres relacionados con el cristianismo católico son expresiones de uso común para identificar velas y velones; no obstante, si bien es cierto que el término “MARÍA AUXILIADORA” evoca un sentido religioso, también lo es que ello no implica que el mismo sea de uso común. Mencionó que la expresión “VELADORAS” que se encuentra incluida en la marca cuestionada no puede ser apropiable de manera exclusiva, toda vez que es genérica y, por lo tanto, carente de distintividad; y que lo mismo ocurre con la palabra “SABANETA”, puesto que hace alusión a una indicación geográfica nacional, por lo que existe una reproducción total de su registro marcario “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 150 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]” y que no se interpretaría “el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, toda vez que no está en discusión el tema de la infracción de derechos de propiedad industrial. […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[8] [pic] MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA[9] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otra marca mixta previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en dichos signos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas cotejadas, no así las gráficas ni las grafías de las letras que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en qué si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] 2.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más inyecta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Atendiendo lo anterior, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”.

Cabe señalar que en tratándose de marcas compuestas esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 2014[10], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la sociedad actora relativo a que el signo cuestionado “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA” se encuentra conformado por una palabra genérica, “VELADORAS”, respecto de los productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario.

Al respecto, cabe señalar que en la sentencia de 11 de junio de 2020[11], con base en la Interpretación Prejudicial rendida en ese caso, se estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar que las expresiones genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “VELADORAS” de la marca cuestionada es genérica respecto de los productos de la Clase 4ª, que identifican.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 2010[12], definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico[13], entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los productos que pretender distinguir la marca cuestionada son de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, mechas y materiales de alumbrado, entonces la respuesta obvia es que la expresión “VELADORAS”, que hace parte del signo objeto de controversia, refiere directamente a los productos que distingue, lo que lleva a la Sala a concluir que se trata de una partícula genérica.

En consecuencia, se observa que la denominación “VELADORAS” debe ser excluida del cotejo. Ahora, la Sala se pronunciará respecto del argumento de la entidad demandada consistente en que las expresiones “MARÍA AUXILIADORA”, a su juicio, son usuales para productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, si resultan inapropiables por las personas que pretendan obtener una marca que ampare dichos productos.

Sobre este asunto, la Sala estima pertinente señalar que si bien es cierto que de acuerdo con el archivo de peticiones y registros de marcas de la SIC, la expresión “MARÍA AUXILIADORA” no es de uso común respecto a los productos de la referida Clase 4ª[14], también lo es que es una palabra de uso generalizado, habitual en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos de dicha clase y, por ende, débil.

Es decir, al ser un vocablo usual, por consistir en uno de los nombres bajo los cuales se representa la figura religiosa de la Virgen María[15], puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o estén combinadas con otras que posean fuerza distintiva. Respecto de los signos o expresiones comunes o usuales, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, precisó que son aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios, en los siguientes términos: “[…] 3.2.

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar productos o servicios de que se trate. No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, el Tribunal sostuvo que las partículas de uso generalizado no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, puntualizó lo siguiente: “[…] 3.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Cabe resaltar que en reiterados pronunciamientos, entre ellos, la sentencia de 23 de marzo de 2017[16], esta Sección ha señalado, con fundamento en diferentes interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal, que las palabras, partículas o expresiones de uso común y de uso generalizado “[…] al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro […]”.

Por lo tanto, la actora como titular de un signo con un elemento de uso generalizado, esto es, “MARÍA AUXILIADORA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general o usual[17].

Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso generalizado “MARÍA AUXILIADORA”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, por resultar la expresión común en los signos cuestionados, objeto de estudio.

Y en lo relativo al argumento de la actora de que la expresión “DE SABANETA” no puede ser tenida en cuenta, debido a que indica una la procedencia de un lugar geográfico, esto es, la de un municipio ubicado en el Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, la Sala observa que, en efecto, dicho vocablo es evocativo de una indicación de procedencia del lugar de origen de los productos comercializados por la marca cuestionada.

Al respecto, esta Sección ha indicado que las expresiones que constituyan una indicación de procedencia geográfica no pueden ser apropiadas en forma exclusiva, a título de marca, por resultar descriptivas del lugar de origen de los productos[18]. No obstante, la Sala advierte que aunque la expresión “DE SABANETA” evoca una procedencia geográfica, no puede ser excluida del análisis marcario, debido a que no se contaría con elementos suficientes para realizar el cotejo.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “MARÍA AUXILADORA DE SABANETA” está compuesta por una (4) palabras, trece (13) sílabas (MA-RÍ-A- AU-XI-LIA-DO-RA-DE-SA-BA-NE-TA), once (11) consonantes (M-R-X-L-D-R-D-S-B-N- T) y quince (15) vocales (A-Í-A-A-U-I-I-A-O-A-E-A-A-E-A), mientras que “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA” se conforma por cuatro (4) palabras, once sílabas (11) (LA-VIR-GEN-MA-RÍ-A-AU-XI-LIA-DO-RA), once (11) consonantes (L-V-R-G-N- M-R-X-L-D-R) y trece (13) vocales (A-I-E-A-Í-A-A-U-I-I-A-O-A).

Además, la marca solicitada al estar acompañada de otras palabras en su terminación, esto es, las expresiones “DE SABANETA”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “DE SABANETA”, del signo cuestionado le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”.

En efecto, la marca cuestionada se encuentra combinada con las palabras “DE SABANETA”, mientras que la marca previamente registrada está acompañada de la denominación “LA VIRGEN”, lo que hace que se generen signos completamente distintivos, que pueden ser registrables. En otras palabras, las expresiones “DE SABANETA” y “LA VIRGEN”, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando el primer vocablo a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[19], lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Referente a la similitud fonética la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “DE SABANETA” al estar al final del signo cuestionado le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA – LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA – LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA – LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA – LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA – LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA – LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces (“MARÍA” y “LA VIRGEN”) y terminaciones diferentes (“DE SABANETA” y “AUXILIADORA) hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[20][21] En cuanto a la similitud ideológica, la Sala reitera que la palabra “MARÍA AUXILIADORA” consiste en uno de los nombres bajo los cuales se representa la figura religiosa de la Virgen María. Y al consultar http://www.rae.es, se constata que la expresión “VIRGEN”, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “[…] 1. m. y f. Persona que no ha tenido relaciones sexuales.

U. t. c. adj; 3. f. por antonom. María Santísima, madre de Dios. […]” [22]. Ahora, en cuanto a la expresión “SABANETA”, como ya se dijo, corresponde a un municipio ubicado en el departamento de Antioquia y que pertenece al área metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con lo anterior, para la Sala las denominaciones “LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA” y “MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA”, tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, ya que generan en la mente del consumidor que las velas, veladoras o mechas que distinguen, se encuentran asociadas con la figura bíblica de la Virgen María. Sobre las marcas evocativas es menester aclarar que si bien son consideradas débiles, son registrables.

En la citada interpretación prejudicial, se señala: “[…] Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. […] Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. […]” (Destacado fuera de texto).

En el caso bajo examen, la Sala estima que si bien es cierto que las expresiones “MARÍA AUXILIADORA” de la marca cuestionada evocan la idea de productos relacionados con la Virgen María, al igual que las denominaciones “VIRGEN MARÍA AUXILIADORA”, de la marca mixta, previamente registrada en favor de la actora, también lo es que el titular del referido registro marcario no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia, menos aún cuando la misma resulta de uso generalizado, habitual en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar los productos de la referida Clase 4ª.

Por lo tanto, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Asimismo, la Sala observa que la SIC no vulneró los artículos 150 de la Decisión 486 ni 61 de la Constitución Política, debido a que el registro de la marca cuestionada fue otorgado de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “VELADORAS MARÍA AUXILIADORA DE SABANETA”, para amparar los productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 21 de mayo de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] El signo fue solicitado para identificar los productos “[…] aceites y grasas industriales, combustibles y materiales de alumbrado, mechas. […]”. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [7] Proceso 320-IP-2019. [8] Folio 11 del expediente. [9] Folio 15 del expediente. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00, C.P Nubia Margoth Peña Garzón. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. [14] www.sipi.sic.gov.co, consultado el 5 de mayo de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [15] Consultado el 5 de mayo de 2021 en el portal web https://www.aciprensa.com/recursos/historia-de-la-devocion-a-maria- auxiliadora-1104. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2009-00481-00. [17] Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023- 00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. [18] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de marzo de 2016. Rad.: 2009 – 00222. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. Proceso en el cual se discutió el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), pero en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Criterio reiterado en sentencia de 29 de octubre de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00088-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. [20] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24- 000-2014-00121-00. [21] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00). [22] https://dle.rae.es/virgen. Consultado el 5 de mayo de 2021 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012.