PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VELOX y las marcas figurativas y mixta MARLBORO / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca mixta VELOX / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Respecto de acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “VELOX” (mixta), concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra cancelada totalmente, por no uso, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro de dicho signo en relación con las marcas previamente registradas, “MARLBORO” y FIGURATIVA, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.
En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por no uso, el registro de la marca “VELOX” (mixta), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00365-00 Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad relativa TESIS: LA MARCA “VELOX” (MIXTA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y CON BASE EN LA CUAL LA ACTORA PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS SIGNOS FIGURATIVOS Y “MARLBORO” (MIXTO), PREVIAMENTE REGISTRADOS, FUE CANCELADA TOTALMENTE EL 7 DE ABRIL DE 2020 POR LA SIC, RAZÓN POR LA CUAL RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486, QUE IMPIDE AL JUEZ QUE CONOZCA DE UN MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD MARCARIA PROFERIR UNA DECISIÓN ANULATORIA DE UN REGISTRO MARCARIO, CUANDO QUIERA QUE AL MOMENTO EN QUE RESUELVA LA DEMANDA, HAYA DEJADO DE SER APLICABLE LA CAUSAL DE NULIDAD QUE SE HAYA INVOCADO COMO SUSTENTO DE ÉSTA.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA ISNTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 57708 de 25 de octubre de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"; 73054 de 27 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 36412 de 15 de junio de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 24 de noviembre de 2009 la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto "VELOX", para amparar productos comprendidos en la Clase 34[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición en contra del registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión y aprovechamiento injusto respecto de sus marcas notorias “MARLBORO” (mixta) y FIGURATIVA, previamente registradas en la citada Clase 34. 3º: Que mediante Resolución núm. 57708 de 25 de octubre de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "VELOX", en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
El primero, a través de la Resolución núm. 73054 de 27 de diciembre de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 36412 de 15 de junio de 2012 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, toda vez que dicha entidad omitió analizar los elementos gráficos que conforman el signo cuestionado “VELOX” (mixto), los cuales resultan semejantes con el diseño de techo de sus marcas previamente registradas, lo que puede llegar a constituirse como un aprovechamiento injusto.
Mencionó que la expresión “MARLBORO” y su elemento gráfico conocido como el diseño de techo, tienen un altísimo nivel de notoriedad, derivado del extraordinario reconocimiento entre los consumidores; y que de permitirse la existencia del signo objeto de controversia, podría llegar a beneficiarse injustamente de la reputación comercial de las marcas ya registradas.
Manifestó que el signo cuestionado “VELOX” (mixto) consiste en una figura geométrica de diseño de techo invertido, ubicado de manera prominente en el conjunto marcario, el cual se encuentra situado, al igual que en las marcas previamente registradas, en la parte superior de la etiqueta y se compone de un escudo de armas con dos soportes consistentes en animales erguidos de cada lado y una corona con un pendón. Que, por lo anterior, la única intención del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es el aprovechar el reconocimiento y posicionamiento de sus productos en el mercado, para así generar una grave asociación entre los bienes que adquieren los consumidores y capitalizar el prestigio adquirido, poniendo en riesgo la dilución de la fuerza distintiva y los valores comerciales y publicitarios de que gozan sus marcas notorias, previamente registradas.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que el signo solicitado “VELOX” no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido, toda vez que la marca “MARLBORO” no era una marca notoriamente conocida para el 25 de octubre de 2010, fecha en la cual se concedió el registro del signo cuestionado para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
Indicó que el uso de polígonos en la citada Clase 34 es usual, siendo protegibles desde el punto de vista de las particularidades propias de cada uno, razón por la cual salta a la vista que las expresiones en conflicto no configuran riesgo de confusión, en la medida en que las dos marcas carecen de significado en el idioma castellano, siendo imposible a cada una de ellas establecer un concepto o idea; y que como el elemento preponderante en la marca cuestionada es el nominativo, no evidenció que existieran semejanzas de tipo ortográfico, fonético o conceptual frente a las marcas de propiedad de la sociedad actora.
II.2. La sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011[6], el 11 de mayo de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 57708 de 25 de octubre de 2010, 73054 de 27 de diciembre de ese año y 36412 de 15 de junio de 2012, mediante la cual la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca “VELOX” (mixta) a nombre de la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran por indebida aplicación el artículo 136, literal h), de la Decisión 486.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que el signo cuestionado “VELOX” (mixta) constituye una reproducción e imitación de sus marcas notorias “MARLBORO” que contienen un diseño de techo.
Aseguró que en el caso bajo examen se configuró una imitación del elemento de diseño de techo que es fundamental en sus marcas “MARLBORO”, habida cuenta que al analizar los elementos figurativos que conforman los signos enfrentados, a partir de sus semejanzas y no de sus diferencias, se evidencia que el registro “VELOX” también consiste en una figura geométrica irregular en su diseño que contiene un techo invertido ubicado de manera prominente en el conjunto marcario.
IV.2- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que la actora no probó que la marca “MARLBORO” se encontrara reconocida por ella como un signo notorio al momento de concederse el registro marcario “VELOX”, por lo que no tiene vocación de prosperidad la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.
IV.3- En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si la marca VELOX (mixta) y las marcas MARLBORO (mixta) y figurativas, son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre marca mixtas 2.1. La controversia radica en la presunta confusión entre la marca VELOX (mixta) y la marca MARLBORO (mixta), por ello es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos. […] 2.3.
Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos. […] 4.
La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. 4.1. MARLBORO alegó que sus marcas MARLBORO (mixta) y (figurativa) son notoriamente conocidas, sin embargo, no se le ha concedido la protección especial que supone dicha calidad. Sobre el particular, la SIC consideró que los signos en conflicto son diferentes, por lo que no se configura el riesgo de confusión; además, señala que las figuras de polígonos son de uso común para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 4.2.
Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. […] 4.6.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. 4.7.
Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. […] 4.11. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 57708 de 2010, concedió el registro de la marca mixta “VELOX”, al titular TABACALERA HERNANDARIAS S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] tabaco; artículos para fumadores; cerillas […]”. Al respecto, la actora alegó que la entidad demandada omitió analizar los elementos gráficos que conforman el signo cuestionado “VELOX” (mixto), los cuales resultan semejantes con el diseño de techo de sus marcas previamente registradas, lo que puede llegar a constituirse como un aprovechamiento injusto.
Mencionó que la expresión “MARLBORO” y su elemento gráfico, conocido como el diseño de techo, tienen un altísimo nivel de notoriedad, derivado del extraordinario reconocimiento entre los consumidores; y que de permitirse la existencia del signo objeto de controversia, podría llegar a beneficiarse injustamente de la reputación comercial de las marcas ya registradas.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literales a) [8] y h), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.
Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada[9], se advierte que la marca “VELOX” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 453057, otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A., con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus signos FIGURATIVOS y “MARLBORO” (mixto), previamente registrados, fue cancelada totalmente, por no uso, el 7 de abril de 2020 por la SIC, mediante la Resolución núm. 14633.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 7 de abril de 2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la entidad demandada. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 165 de la Decisión 486, el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros, como puede observarse a continuación: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]» Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 transcrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores a la solicitud de persona interesada, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 372-IP- 2016, señaló: “[…] El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.
Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)[10] establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca[11]. 23.
Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"[12]. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.
En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.
La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.
En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]” (Las negrillas son originales). Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “VELOX” (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la misma fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 15 de marzo de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “VELOX” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 453057, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A., con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus signos FIGURATIVOS y “MARLBORO” (mixto), previamente registrados-, fue cancelada totalmente el 7 de abril de 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio[13], mediante la Resolución núm. 14633, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.
Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 453057, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.
Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.
De lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación total, por no uso, de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008[14], citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.
Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP- 2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. -.Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. -.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.
Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso […]”.
(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.
Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 57708 de 25 de octubre de 2010, 73054 de 27 de diciembre de ese año y 36412 de 15 de junio de 2012, mediante las cuales se concedió el registro de la marca “VELOX” (mixta) a favor de la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.
En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando cualquier de las marcas en conflicto ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[15], en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.
(Destacado fuera de texto). También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “VELOX” (mixta), concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra cancelada totalmente, por no uso, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro de dicho signo en relación con las marcas previamente registradas, “MARLBORO” y FIGURATIVA, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.
En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Frente a este asunto y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de esta, la Sección en sentencia de 21 de febrero de 2019[16], consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa. […] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.
(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. […] (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.
(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.
En este orden, la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.
(vi) La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.
En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento. […]” (Destacado fuera de texto). Y posteriormente, en sentencia de 26 de junio de 2020[17], la Sala reiteró dicha posición, así: “[…] 58.
Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. 59.
Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY […]” (Destacado fuera de texto). Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por no uso, el registro de la marca “VELOX” (mixta), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 19 de abril de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00365-00 Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 19 de abril de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 19 de abril de 2021 manifiesto que, aunque la comparto, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 19 de abril de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 19 de abril de 2021 1.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 19 de abril de 2021, resolvió: “[…]
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[18]; ii) de conformidad con el inciso 4.[19] ibidem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que el registro marcario núm. 453057 correspondiente a la marca mixta VELOX se encontraba caducado. 3.
Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó que se “[ ] pondrá fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[20], sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[21], sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.
En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante, SIC. [4] Esta marca fue solicitada para los siguientes productos: “[ ] tabaco; artículos para fumadores; cerillas [ ]”. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] En adelante CPACA. [7] Proceso 217-IP-2016. [8] Este literal fue interpretado de oficio por el Tribunal. [9] www.sipi.sic.gov.co, consultado el 15 de marzo de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [10] Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. [11] En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen.
"La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. [12]Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. [13] En adelante SIC. [14] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008;
C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 11001032400020120029500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López. Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012- 00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Criterio reiterado en sentencias de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008-00189-00 y 2008- 00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [18] “[…] Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial […]”. [19] “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. [20] “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. [21] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.