11001-03-24-000-2008-00054-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRENO FEMME y la marca mixta ESTRENO MODA FRESK / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN - De la marca STRENO FEMME / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN - Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Respecto de acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL - Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «STRENO FEMME» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 325323, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 3 de mayo de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «STRENO FEMME» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] Como se observa y contrario a lo afirmado por la parte actora, la norma comunitaria [inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000] es clara en señalar que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver de fondo la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad al momento de proferir el fallo, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que, se reitera, para su aplicación solo se requiere que al momento de proferir la decisión de fondo, el signo que dio origen a la pretendida nulidad haya desaparecido de la vida jurídica, con fundamento en las causales que estableció el legislador andino y sin que se requiera de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] Se observa que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la parte actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «STRENO FEMME» (mixta).

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00054-00 Actor: GUILLERMO AUGUSTO GÓMEZ BOTERO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentó, por medio de apoderado judicial, el señor Guillermo Augusto Gómez Botero, en contra de la Resolución núm. 28956 de 30 de octubre de 2006, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, concedió el registro de la marca Streno Femme (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora María Fernanda Rojas. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor Guillermo Augusto Gómez Botero presentó demanda[1] en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.

Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 28956 de fecha 30 de octubre de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución No. 10643 del 27 de abril de 2006, y otorgó el registro de la marca STRENO FEMME (Mixta) para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. 2.

Como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene la cancelación del registro de la marca STRENO FEMME (mixta), certificado de registro No. 325323, vigente hasta el 27 de abril de 2016, a favor de María Fernando (sic) Rojas, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. […]». 1.2.

Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1.2.1. Fundamentos de derecho 2. Manifestó que el 8 de septiembre de 2005, la señora María Fernanda Rojas solicitó el registro de la marca (mixta) STRENO FEMME, para amparar servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Sostuvo que una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 557 de 31 de octubre de 2005, no se presentaron oposiciones. 4.

Señaló que mediante la Resolución núm. 10643 de 27 de abril de 2006, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió no conceder el registro solicitado, considerando que era confundible con la marca ESTRENO MODA FRESK (mixta), concedida en favor del señor Guillermo Augusto Gómez Botero con certificado de registro 296049, vigente hasta el 21 de abril de 2015. 5.

Refirió que, dentro del término legal, la señora María Fernanda Rojas interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución núm. 10643 de 27 de abril de 2006, por medio de la que le negó el registro, decisión confirmada mediante Resolución núm. 019889 del 27 de junio de 2006. 6. Afirmó que mediante Resolución núm. 28956 del 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó las Resoluciones núms. 10643 de 27 de abril de 2006 y 019889 del 27 de junio de 2006 y otorgó el registro de marca STRENO FEMME para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la señora María Fernanda Rojas 7.

Sostuvo que la SIC concedió el registro cuya revocatoria pretende, con fundamento en que la expresión STRENO evoca la palabra ESTRENO, y que esta última es una expresión débil «dentro de los servicios que las marcas en conflicto identifican». 8. Señaló que la SIC apoyó la decisión, en que las marcas compuestas por elementos débiles «se encuentran solamente protegidas contra la imitación total» por lo que no son monopolizables; ello implica que una marca se puede registrar si, incorporado en su denominación un signo débil, está acompañada de otros elementos que la hacen distinguible para el consumidor promedio. 1.2.2.

Fundamento de los cargos de violación 9. La parte actora manifestó que, con la expedición del acto acusado, la Superintendencia de Industria y Comercio quebrantó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10. Sustentó su disenso la parte actora en que la palabra inicial de la marca STRENO FEMME (mixta), otorgada a nombre de la señora María Fernanda Rojas, genera confusión con la marca ESTRENO MODA FRESK (mixta) registrada previamente a favor del señor Guillermo Augusto Gómez Botero. 11.

Señaló que lo anterior encuentra sustento en que dicha palabra es la que se destaca en la marca previamente registrada, provocando confusión en el consumidor y, además presentan conexión competitiva toda vez que identifican los mismos servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 12. El demandante solicitó considerar y validar los argumentos que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo para negar la inscripción de la marca STRENO FEMME, porque, en su criterio, los signos distintivos de las marcas en conflicto presentan similitudes fonéticas y ortográficas que generan en el consumidor una confusión indirecta por asociación. 13.

Recordó que la confundibilidad indirecta se presenta cuando el consumidor de los productos o servicios que distinguen una marca, los asocia a otra por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que provienen de la misma empresa. Esa confusión se genera cuando una marca reproduce otra, adicionando elementos que no le otorgan diferencia sustancial y que, consecuentemente, vician el criterio del consumidor. 14.

La parte actora anotó que el objeto social de la marca registrada inicialmente, al igual que la reconocida mediante la resolución cuya nulidad se demanda, son similares y que los servicios para los cuales se concedió pertenecen a la misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza. 15. Sostuvo que en las Resoluciones 10643 del 27 de abril de 2006 y 19888 del 27 de julio de 2006, en las que se negó el registro de la marca STRENO FEMME, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó la irregistrabilidad de la misma por violación de lo dispuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 16.

Señaló que la oficina nacional competente consideró que el signo a registrar generaba confusión en el consumidor debido a que la palabra STRENO lo llevaba al convencimiento errado de que los servicios que prestaba dicha marca provenían del mismo productor que los de la marca ESTRENO MODA FRESK. 17. Al referirse al acto administrativo demandado, sostuvo que la expresión ESTRENO no es débil como lo afirma el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, porque: a) No refirió las marcas registradas que según su dicho la usan y que, actualmente, prestan servicios de la clase 35 de la clasificación internacional; b) En la resolución cuya nulidad se solicita, no se examinaron las condiciones que la jurisprudencia y la doctrina han dejado sentadas para determinar las expresiones débiles por ser de uso común; c) No existen elementos fácticos para concluir que la marca es genérica respecto de los servicios de la clase 35. 18.

La parte actora recordó que la jurisprudencia ha definido la marca evocativa como «[…] aquella que da una idea al consumidor sobre el producto o servicio que se pretende proteger, señalando de modo indirecto alguna propiedad o característica proporcionando una referencia de los mismos […]». 19. Asimismo, señaló que la jurisprudencia y la doctrina permiten el registro de las marcas evocativas, pero que, en el caso bajo estudio, la expresión STRENO evoca de forma propia la expresión ESTRENO de la marca previamente registrada. 20.

Concluyó que tal circunstancia hace que los signos sean confundibles, teniendo en cuenta que en las marcas en comparación, las expresiones STRENO y ESTRENO son las más distintivas de cada conjunto marcario de las que hacen parte. 21. Refirió que, si en gracia de discusión, se aceptara que la expresión ESTRENO es de uso común dentro de los servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional, la forma particular como se evoca en la marca STRENO FEMME, es «lo que determina que los signos sean confundibles». 22.

Afirmó que en las marcas STRENO FEMME y ESTRENO MODA FRESK el elemento predominante es el denominativo, siendo la palabra STRENO la que conserva la mayor distintividad dentro del conjunto marcario, por lo que los demás elementos resultan secundarios para el consumidor, provocando en él una confusión indirecta.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio 23. El apoderado judicial de la SIC expresó que el acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 24.

Recordó, con la norma y la jurisprudencia, la definición de confundibilidad, la función de la marca y definió lo que doctrinalmente se entiende por confusión indirecta. 25. Argumentó, con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, en adelante el Tribunal de Justicia, que las decisiones contenidas en el acto administrativo demandado son producto de un estudio de registrabilidad ajustado a derecho, el cual comprende el análisis integral de los elementos que componen el conjunto marcario y el juicio de valor del consumidor. 26.

Sostuvo que cuando se trata de marcas mixtas, el estudio de registrabilidad se debe centrar en el elemento predominante, en tanto es este el que el consumidor capta con mayor frecuencia y facilidad y porque, en estos casos, los demás componentes pasan a ser un criterio adicional. 27. Reiteró que, en el caso bajo estudio, la expresión STRENO que comparten las marcas enfrentadas, es una de las llamadas débiles por ser de uso común en los servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. 28.

Afirmó que no puede otorgarse la titularidad exclusiva a un comerciante en detrimento de los demás, sin generar una ventaja competitiva para el favorecido. 29. Concluyó que entre las marcas en conflicto existen diferencias significativas en los elementos marcarios que proporcionan la suficiente distintividad de los servicios que ofrecen una y otra. 30.

Resaltó que, en los eventos de denominaciones o signos débiles, la irregistrabilidad solo procede cuando existe una imitación total del conjunto marcario, cuestión que no se da en el presente caso. 31. Señaló que al hacer el respectivo análisis se encontró que existen diferencias significativas que permiten que haya suficiente distintividad frente al consumidor, diferencias que desvirtúan el riesgo de confusión o asociación. 2.2.

Intervención de María Fernanda Rojas 32. Para garantizar el debido proceso, se solicitó la notificación de la señora María Fernanda Rojas, tercero con interés en las resultas del proceso; sin embargo, por no ser posible, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 207 del CCA, y se le designó curador ad litem con quien se surtió la notificación. 33.

Al contestar la demanda, el auxiliar de la justicia se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque, en su criterio, la Resolución núm. 28956 de 30 de octubre de 2006 está ajustada a derecho y con ella no se vulneraron los derechos del actor ni de persona alguna. 34. Manifestó que la parte demandante debe probar los hechos con base en las disposiciones legales sobre marcas mixtas. 35.

Sostuvo que el actor pretende distraer la atención del fallador al citar en la demanda las Resoluciones núms. 10643 del 27 de abril y 019889 del 27 de julio de 2006, porque estos actos administrativos fueron objeto de controversia y revisión en sede administrativa y, además no son objeto del presente litigio. 36. Afirmó que la resolución cuya nulidad se demanda, no perjudica ni al actor ni al consumidor, porque se trata de un acto administrativo ajustado a las normas que regulan la materia.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 37. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 11-IP- 2014 de fecha 19 de marzo de 2014[2] en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. 38.

En específico interpretó el literal a) del artículo 136 y de oficio los artículos 134 literal a), b) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 39. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue servicios o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica.

Esta aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualquiera de los sentidos. 2. Según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o servicios o, para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. 3.

Al comparar las marcas mixtas se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre dos signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas STRENO FEMME (mixta) y ESTRENO MODA FRESK (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. 4.

Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.

Los signos conformados por palabras uso común se harían débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. 5. El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: Debe ser de oficio Debe ser integral Debe estar plasmada en una resolución debidamente motivada Debe ser autónomo […]»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 40. Mediante auto de 30 de noviembre de 2015 (fl. 174), se corrió traslado por el término de diez (10) días; vencido el plazo, ni las partes, ni los intervinientes presentaron alegatos de conclusión. 41. El Ministerio Público guardó silencio en esta ocasión.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019[3], la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia 5.2.

El problema jurídico 43. El señor Guillermo Augusto Gómez Botero, solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 28956 de 30 de octubre de 2006, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó las Resoluciones núms. 10643 de 27 de abril de 2006 y 019889 del 27 de junio de 2006 y, concedió el registro de la marca «Streno Femme» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 44.

Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido era confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca «Estreno Moda Fresk» (mixta), previamente registradada bajo el número 296049 para amparar servicios incluidos en la clase 35 del nomenclátor internacional.. 45. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. 46.

En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal a) del artículo 136 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]» 47.

Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «STRENO FEMME» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 325323, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. 48.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 3 de mayo de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. 49. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «STRENO FEMME»[4] (mixta).

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 8 de febrero de 2021, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 3 de mayo de 2017, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen[5]: [pic] 50. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 51.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro». 52. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «STRENO FEMME» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 53.

Es pertinente resaltar que en el citado auto de 25 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 325323, correspondiente a la marca mixta «STRENO FEMME», cuyo titular es la señora María Fernanda Rojas., tercero interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 54. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, la parte demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso guardaron silencio. 55.

Por su parte, el apoderado de la parte actora solicitó no dar aplicación al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, porque en su criterio, el hecho de que haya operado la caducidad de la marca controvertida, no hace que desaparezca la causal de nulidad invocada, como tampoco que la misma haya perdido aplicabilidad. 56. Al respecto, la Sala considera pertinente señalar que el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 dispone: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 57.

Como se observa y contrario a lo afirmado por la parte actora, la norma comunitaria es clara en señalar que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver de fondo la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. 58.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 60. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 61.

Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad al momento de proferir el fallo, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 62.

Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que, se reitera, para su aplicación solo se requiere que al momento de proferir la decisión de fondo, el signo que dio origen a la pretendida nulidad haya desaparecido de la vida jurídica, con fundamento en las causales que estableció el legislador andino y sin que se requiera de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 63.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 64. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada.

Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[6], en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(Destacado y subrayado fuera de texto). 65. La referida providencia también consideró que cómo la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la parte actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya[7]. 66.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza del demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 67.

En tal sentido, esta Sala de Decisión[8], consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […]» (destacado fuera de texto). 68.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 2020[9], la Sala indicó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.

Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]».

(Destacado fuera de texto). 69. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 70. Se observa que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la parte actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «STRENO FEMME» (mixta). 71.

Resulta importante destacar que en el presente caso se evidencian los presupuestos para la aplicación del inciso 4° del artículo 172, no solo en cuanto a la literalidad de dicha norma, sino de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada supra. 72. En efecto, el Alto Tribunal Andino ha condicionado la aplicación de la norma en cita, exclusivamente a la declaratoria de la caducidad o la cancelación de la marca por parte de la Oficina Nacional competente. 73.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no puede evaluar la legalidad del registro 325323 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por el señor Guillermo Augusto Gómez Botero, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 74.

Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 6. Conclusión A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable; iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 325323 de la marca nominativa “STRENO FEMME” caducó, como se analizó en los numerales supra y, iv) no son de recibo los argumentos de la parte actora respecto de la imposibilidad de aplicar la norma andina, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara Voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00054-00 Actor: GUILLERMO AUGUSTO GÓMEZ BOTERO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 19 de abril de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 19 de abril de 2021 manifiesto que, aunque la comparto, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 19 de abril de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 19 de abril de 2021 1.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 19 de abril de 2021, resolvió: “[…]

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[10]; ii) de conformidad con el inciso 4.[11] ibidem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que el registro marcario núm. 325323 correspondiente a la marca mixta STRENO FEMME se encontraba caducado. 3.

Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó que “[ ] se pondrá fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[12], sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[13], sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.

En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 9 a 22 [2] Folios 165 a 173 [3] Reglamento Interno del Consejo de Estado. [4] En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. [5] http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=63741707301754 7215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [7] En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [10] “[…] Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial […]”. [11] “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. [12] “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. [13] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.