PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE y las marcas denominativas VDO / REGISTRO DE UNA MARCA – Requisitos / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA – Por regla general es el predominante / MARCA DE FANTASÍA – Lo son AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE y VDO al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano / SIGNOS DE FANTASÍA – No se pueden cotejar desde el aspecto ideológico o conceptual / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE para amparar productos comprendidos en la clase 7 al no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas VDO previamente registradas, por poseer la condición de distintividad necesaria y no ofrecer al consumidor posibilidad alguna de confusión o error / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a SIC, mediante la Resolución núm. 34320 de 2011, concedió el registro de la marca mixta “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” […], para amparar los siguientes productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] máquinas y herramientas, motores para vehículos terrestres; acoplamientos y órganos de trasmisión; instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos […]”. […] La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas ni las grafías de las letras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. […] Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos.

De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. […] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “VDO” está compuesta por una (1) palabra, una (1) sílaba (V-D-O), dos (2) consonantes (V-D) y una (1) vocal (O), mientras que “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” se conforma por cuatro (4) palabras, once sílabas (11) (AU-TO-MO-TI-VE-MMA-NNES-MANN-VDO-KIEN-ZLE), doce (12) consonantes (T- M-T-V-M-M-N-N-S-M-N-N-) y trece (13) vocales (A-U-O-O-I-E-A-E-A-O-I-E-E).

Además, la marca solicitada al estar acompañada de otras palabras tanto en su raíz como en su terminación, esto es, las expresiones “AUTOMOTIVE”, “MMANNESMANN” y “KIENZLE”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “AUTOMOTIVE”, “MMANNESMANN” y “KIENZLE”, del signo cuestionado, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “VDO”. [L]o que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “AUTOMOVILE” y “KIENZLE” al estar, respectivamente, al inicio y al final, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces y terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. […] […] En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE”, para amparar los productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza.

COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – No basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal / COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – Se debe demostrar que se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión / COMPETENCIA DESLEAL DEL REGISTRO MARCARIO – No se presenta respecto del signo solicitado AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE en la clase 7 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]n lo concerniente al argumento de la demandante en el sentido de que constituye un acto de competencia desleal […] solicitar un signo que reproduce marcas registradas con anterioridad a favor de terceros, cuyas similitudes son tan evidentes que se constituyen como actos de imitación y engaño, la Sala no evidencia dicha conducta.

En efecto, no se demostró que en el comportamiento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que no basta con que dos marcas sean idénticas o confundibles para que se configure una conducta desleal.

En otras palabras, para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, no puede realizarse un simple análisis de confundibilidad de las marcas distintivas que pudiesen estar implicadas, sino determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.

MATERIA MARCARIA – Clases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Es la que procede para controvertir el acto que niega un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Procedente / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Término de caducidad / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada [La SIC] propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 34320 de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable mediante la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.

En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple si se tiene en cuenta que la Resolución acusada núm. 34320 de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE”, fue notificada personalmente el 13 de julio de 2011 y la demanda se presentó el 16 de diciembre de ese año. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado Sección Primera, de 31 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2012-00275-00, C.P. María Elizabeth García González; 27 de octubre de 2017, Radicación 11001-03-24- 000-2008-00405-00, C.P. María Elizabeth García González; 31 de enero de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); 23 de abril de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00013-00 Actor: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “VDO” Y “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 34320 de 24 de junio de 2011, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3].

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 25 de noviembre de 2010, el señor ABEL GONZÁLEZ KANAKOQUIA solicitó el registro como marca del signo mixto "AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE", para amparar productos comprendidos en la Clase 7ª[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó una observación y/o “llamado de atención” contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativas “VDO”, previamente registradas en las clases 7ª, 9ª, 12, 14 y 39, de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular. 3º: Que mediante Resolución núm. 34320 de 2011, la Directora de Signos Distintivos[6] de la SIC concedió el registro como marca del signo mixto "AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENSLE", en la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor ABEL GONZÁLEZ KANAKOQUIA.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC violó por indebida aplicación los artículos 134, 136, literal a), y 137, de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto que el signo “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” (mixto) es similarmente confundible con sus marcas nominativas previamente registradas “VDO”; y que, además, identifican productos amparados en la misma Clase, lo que aumenta el riesgo de confundibilidad en el mercado.

Señaló que la SIC tenía expreso conocimiento de la existencia de la marca “VDO”, registrada a su favor, por lo que debió tenerla en cuenta al momento de realizar el análisis de registrabilidad del signo cuestionado. Aseguró que la coexistencia de los signos enfrentados genera confusión en el público consumidor, quien entenderá que la expresión objeto de controversia tiene como origen su empresa; y que la misma obedece a una estrategia publicitaria de las marcas registradas “VDO”.

Insistió en que el signo cuestionado “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” (mixto) reproduce totalmente sus marcas previamente registradas “VDO” (nominativas), por lo que el consumidor creerá de manera equivocada que comparten el mismo origen empresarial. Sostuvo que junto con el señor GONZÁLEZ KANAKOQUIA son competidores en el mismo mercado, satisfacen necesidades de consumidores similares y los productos que comercializan son intercambiables y sustituibles entre sí; y que comparten estrategias similares de publicidad y de mercadeo.

Mencionó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso pretende facilitar, perpetrar y consolidar actos de competencia desleal, pues lo que hizo fue reunir varias marcas registradas a favor de otras personas, lo que se constituye en un claro indicio de actos de confusión y engaño. Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 150, por indebida aplicación, por cuanto omitió realizar el correspondiente examen de confundibilidad del signo solicitado frente a la marca “VDO”, la cual ya coexistía en el mercado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que el signo cuestionado está compuesto por varias palabras, esto es, “AUTOMOTIVE”, “MMANNESMANN”, “VDO” y “KIENZLE”, por lo que el examen de confundibilidad debe realizarse sin fraccionar la expresión; y que si bien es cierto que comparten tres letras, también lo es que en su conjunto resulta plenamente registrable y distintivo frente a las marcas “VDO”.

Agregó que negarle al tercero con interés directo en las resultas del proceso el acceso al registro de la expresión cuestionada, derivaría en una violación de derechos y de normas supranacionales como lo es la Decisión 486. Propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la acción interpuesta corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho.

II.2. El señor ABEL GONZÁLEZ KANAKOQUIA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a que se le notificó la demanda, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad al momento de conceder el signo cuestionado “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE”, puesto que no tuvo en cuenta las semejanzas presentadas con sus marcas “VDO” (nominativas).

Reiteró que la marca objeto de controversia reproduce totalmente sus signos nominativos “VDO”, los cuales fueron concedidos de manera previa en los años 2001 y 2002; y que si bien la marca cuestionada cuenta con otros elementos nominativos y gráficos, la reproducción de la totalidad de sus signos tiene la potencialidad de inducir en error al público consumidor.

IV.2. La SIC replicó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que en el acto administrativo acusado atendió los postulados constitucionales, legales y supranacionales establecidos en la jurisprudencia y en la normativa que rige la propiedad industrial. IV.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Debido a que en el proceso interno se discute si la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZEL (mixta) es confundible o no con las marcas VDO (denominativas), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZEL (mixta)(sic) es confundible o no con las marcas VDO (nominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más inyecta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. […] 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC.

La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 34320 de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable mediante la acción de nulidad relativa[8], de conformidad con el artículo 172[9] de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.

En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple si se tiene en cuenta que la Resolución acusada núm. 34320 de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE”, fue notificada personalmente el 13 de julio de 2011[10] y la demanda se presentó el 16 de diciembre de ese año[11].

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 34320 de 2011, concedió el registro de la marca mixta “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” al señor ABEL GONZÁLEZ KANAKOQUIA, para amparar los siguientes productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] máquinas y herramientas, motores para vehículos terrestres; acoplamientos y órganos de trasmisión; instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos […]”.

Al respecto, la demandante alegó que dicho signo es similar a sus marcas previamente registradas, "VDO" (nominativas), por cuanto las reproduce totalmente y amparan los productos de la misma Clase 7ª de la citada Clasificación, por lo que la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad y genera confusión y riesgo de asociación al público consumidor; y que la solicitud de registro presentada por el señor ABEL GONZÁLEZ KANAKOQUIA constituye un acto de competencia desleal.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 137, 150 y 151[12] de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]” y que […] no se interpretará el artículo 134 de al Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca. […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[13] VDO MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[14] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otras marcas nominativas previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas ni las grafías de las letras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] 2.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más inyecta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Atendiendo lo anterior, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “VDO” está compuesta por una (1) palabra, una (1) sílaba (V-D-O), dos (2) consonantes (V-D) y una (1) vocal (O), mientras que “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” se conforma por cuatro (4) palabras, once sílabas (11) (AU-TO-MO-TI-VE-MMA- NNES-MANN-VDO-KIEN-ZLE), doce (12) consonantes (T-M-T-V-M-M-N-N-S-M-N-N-) y trece (13) vocales (A-U-O-O-I-E-A-E-A-O-I-E-E).

Además, la marca solicitada al estar acompañada de otras palabras tanto en su raíz como en su terminación, esto es, las expresiones “AUTOMOTIVE”, “MMANNESMANN” y “KIENZLE”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “AUTOMOTIVE”, “MMANNESMANN” y “KIENZLE”, del signo cuestionado, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “VDO”.

En otras palabras, las expresiones “AUTOMOTIVE”, “MMANNESMANN” y “KIENZLE”, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[15], lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “AUTOMOVILE” y “KIENZLE” al estar, respectivamente, al inicio y al final, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE – VDO- AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE – VDO- AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE – VDO- AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE – VDO- AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces y terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[16][17] En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en lo concerniente al argumento de la demandante en el sentido de que constituye un acto de competencia desleal por parte del señor GONZÁLEZ, solicitar un signo que reproduce marcas registradas con anterioridad a favor de terceros, cuyas similitudes son tan evidentes que se constituyen como actos de imitación y engaño, la Sala no evidencia dicha conducta.

En efecto, no se demostró que en el comportamiento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que no basta con que dos marcas sean idénticas o confundibles para que se configure una conducta desleal.

En otras palabras, para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, no puede realizarse un simple análisis de confundibilidad de las marcas distintivas que pudiesen estar implicadas, sino determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.

Cabe resaltar que esta Sección en la sentencia proferida el 27 de octubre de 2017[18], con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, fue enfática en señalar, frente a dicho aspecto, lo siguiente: “[…] Que si bien lo signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida […]”. (Resaltado fuera de texto) En igual sentido, manifestó: “[…] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseosos y “que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo.

Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico […]”. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “AUTOMOTIVE MMANNESMANN VDO KIENZLE”, para amparar los productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se allí adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 208 y 209 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por la SIC.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: TENER a la doctora CARLA PAOLA HENAO ORTIZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 208 y 209 del expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de marzo de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] Este signo fue solicitado para los siguientes productos: “[ ] máquinas y herramientas, motores para vehículos terrestres; acoplamientos y órganos de trasmisión; instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos [ ]”. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [7] Proceso 455-IP-2019. [8] Relativa o absoluta. [9] “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto). [10] Folio 22, vuelto. [11] Folio 49. [12] El Tribunal interpretó de oficio este artículo, con el fin de tratar el tema referente a la conexión competitiva entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. [13] Folio 22 del expediente. [14] Folio 26 del expediente. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2000-06535-01. [16] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03- 24-000-2014-00121-00. [17] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00). [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00.