PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca mixta LA ESPAÑOLA / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – No procede cuando es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Para que no proceda se requiere que el titular la haya usado en algún momento durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca mixta LA ESPAÑOLA respecto de los productos jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos de la clase 29, al no demostrarse el uso real y efectivo dentro del periodo relevante / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a SIC, mediante la Resolución núm. 9567 de 30 de marzo de 2007, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, con el certificado núm. 255.113, cuyo titular es la sociedad KOUPREY S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos […]”. […] De las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, […] se observa que las facturas de venta acompañadas de las declaraciones de importación y el contrato de autorización de uso de marca, así como las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de la sociedad actora y de la compañía CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., allegados al trámite administrativo y a esta instancia judicial, demuestran el uso efectivo y real de la marca “LA ESPAÑOLA”, en relación con productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso; y que, además, en dichas pruebas, aparece la expresión “LA ESPAÑOLA” sin estar acompañada de su parte gráfica.

Ahora, cabe precisar que, aunque no se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado acompañado de una figura de una mujer con una falda larga como la de la gráfica puesta de presente anteriormente, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA”.

En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. […] Por tal razón, es dable afirmar que aun excluyendo de la marca “LA ESPAÑOLA” una gráfica (figura de una mujer con una falda larga), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento este con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca, razón por la cual la gráfica, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido.

En efecto, dicha exclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad. […] Así las cosas, la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486.

Ahora, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca cuestionada “LA ESPAÑOLA”, la Sala considera que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado a dicho signo y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, con excepción de “huevos, leche y otros productos lácteos”.

Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante. Y en lo concerniente al argumento de la actora relativo a que el contrato de autorización de uso de la marca se suscribió tres meses antes de que ella presentara la solicitud de cancelación por no uso, para la Sala dicho argumento no es de recibo teniendo en cuenta que basta con que su titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso […].

De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación total de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 255.113, bajo la titularidad de KOUPREY S.A., para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca mixta LA ESPAÑOLA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – No se configura porque la demanda fue presentada en tiempo / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada [S]obre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 12 de julio de 2010, según consta a folio 65, del cuaderno principal, y no el 31 de agosto de 2010, conforme lo anotó la sociedad KOUPREY S.A., pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda […].

Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, se notificó a la parte actora mediante listado informativo fijado el 26 de febrero de 2010 y desfijado el 11 de marzo de 2010, y a partir del día siguiente a este debe computarse el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, el que inició el 12 de marzo de 2010 y venció el 12 de julio de ese año. Siendo ello así, resulta evidente que, al haberse radicado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 12 de julio de 2010, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época, por lo que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. MARCAS – Elementos / MARCAS NOMINATIVAS – Su elemento sustancial y predominante es la composición fonética, ortográfica y conceptual / MARCAS FIGURATIVAS – Su elemento sustancial y predominante es su representación gráfica / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA – Por regla general es el predominante / MODIFICACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Procede solo sobre aspectos secundarios, variaciones no sustanciales que no alteren su distintividad / CANCELACION DE MARCA / MARCA USADA DE MANERA DIFERENTE A LA REGISTRADA - No se puede cancelar por falta de uso / CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA – No se altera en el signo “LA ESPAÑOLA” al excluirse la gráfica: figura de una mujer con una falda larga / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [C]abe precisar que, aunque no se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado acompañado de una figura de una mujer con una falda larga como la de la gráfica puesta de presente anteriormente, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA”.

En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Sobre el particular, el Tribunal en su jurisprudencia ha establecido que una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y, por lo tanto, son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro.

En tratándose de las marcas nominativas, el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; mientras que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de esta, pueden ser modificados sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo. […] Por tal razón, es dable afirmar que aun excluyendo de la marca “LA ESPAÑOLA” una gráfica (figura de una mujer con una falda larga), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento este con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca, razón por la cual la gráfica, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido.

En efecto, dicha exclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 7 de junio de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2006-00160-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E); 10 diciembre de 2018, Radicación 11001-03-24- 000-2014-00046-00, C.P. (E): Hernando Sánchez Sánchez; 9 de agosto de 2019, Radicación 11001-23-24-000-2010-00415-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y 24 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-24-000-2013-00193-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 136 NUMERAL 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 168 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00352-00 Actor: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: LA SOCIEDAD KOUPREY S.A. PROBÓ EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA MIXTA “LA ESPAÑOLA”, CON REGISTRO NÚM. 255.113 EN EL COMERCIO, ÚNICAMENTE RESPECTO A SU FORMA DENOMINATIVA, PUES CON ELLO NO RESULTA ALTERADO SU CARÁCTER DISTINTIVO Y SE MANTIENEN SUS ELEMENTOS ESENCIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PREDOMINANTE EN DICHO SIGNO ES EL NOMINATIVO.

DE AHÍ, QUE LA GRÁFICA, COMO ELEMENTO SECUNDARIO, NO PUEDE AFECTAR EL USO CORRECTO DEL REGISTRO CONCEDIDO. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ACEITES DEL SUR COOSUR S.A., mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 09567 de 30 de marzo de 2007, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”; 25257 de 22 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 08512 de 17 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 255113 de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 21 de octubre de 2005, presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, que distingue productos comprendidos en la Clase 29[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3], cuyo titular es la sociedad KOUPREY S.A. 2°: Que una vez la SIC corrió el traslado de ley, dicha sociedad dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que el signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso, esto es, durante el período comprendido entre el 21 de octubre de 2002 al 21 de octubre de 2005. 3º: Que mediante la Resolución núm. 09567 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC, por un lado, denegó la cancelación total por no uso del registro de la mara “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] jalea, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos […]”. 4º: Que contra la citada resolución las dos partes interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

Los primeros, a través de la Resolución núm. 25257 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, mediante Resolución núm. 08512 de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados, violó los artículos 165, 166, 167, 168 y 170, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina[5], por indebida aplicación, toda vez que las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A. mediante las cuales pretendió probar el uso de la expresión cuestionada, demuestran, a su juicio, que la etiqueta utilizada por la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A.[6], sociedad que estaba autorizada para usar dicha marca, difiere en los elementos esenciales de la etiqueta que fue inicialmente registrada, lo que altera su carácter distintivo.

Adujo que el contrato de autorización de uso de la marca “LA ESPAÑOLA”, suscrito entre las sociedades KOUPREY S.A. y CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. fue firmado el 26 de julio de 2005, es decir 3 meses antes de que ella presentara ante la SIC la solicitud de cancelación por no uso del registro marcario objeto de conflicto. Advirtió que la compañía CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. aportó facturas que demostraban que esta importaba y vendía aceitunas en diversas presentaciones, pero de ninguna manera indicaban que las mismas eran distinguidas bajo la marca cuestionada, hecho que se constata al revisar la página web de la empresa y las declaraciones de importación, en las que tampoco se puede apreciar la marca que identifica la misma.

Señaló que es posible la modernización de las marcas, mas no la utilización de elementos que las cambien o difieran ostensiblemente, alterando el carácter distintivo del signo original, circunstancia que, a su juicio, es la que ocasiona y torna en procedente la cancelación del registro de una marca por no uso, debido a que en las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A. no se observa la parte gráfica que acompaña al signo cuestionado, esto es, la figura de una mujer con una falda larga, sino únicamente su elemento denominativo.

Concluyó que se encuentra demostrado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no hizo uso real y efectivo de la marca “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período comprendido entre el 21 de octubre de 2002 y el 21 de octubre de 2005, puesto que probó el uso de una marca diferente a la cual fue inicialmente registrada.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que dentro del expediente administrativo, a diferencia de lo afirmado por la actora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso de la expresión “LA ESPAÑOLA”, la cual se constituye como elemento preponderante y representativo del signo cuestionado, por lo que el hecho de que la sociedad demandante se refiera únicamente a la ausencia de la muñeca que hace parte de la etiqueta del signo conforme fue registrado, no es suficiente para que proceda la cancelación total por no uso de dicha marca.

Que, en efecto, la ausencia de la muñeca en algunas de las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A no es un elemento que afecte la distintividad de la marca registrada y mucho menos permita concluir un no uso y, en consecuencia, de vía libre a la cancelación de la misma, como se señaló en los actos administrativos que ahora se demandan.

Aseveró que la compañía KOUPREY S.A dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo 167 de la Decisión 486, puesto que de manera directa y también a través de la empresa CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. aportó facturas comerciales, documentos contables y certificaciones que demostraban la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos distinguidos con la marca “LA ESPAÑOLA” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.2. La sociedad KOUPREY S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el único argumento de la actora se sustenta en que se demostró el uso de un signo diferente al cual se registró; sin embargó, con las pruebas allegadas al interior del trámite administrativo sí se demostró que la expresión preponderante “LA ESPAÑOLA”, dentro del signo cuestionado, fue utilizada para distinguir productos de la citada Clase 29.

Indicó que la actora ha promovido varias acciones de nulidad contra sus marcas “LA ESPAÑOLA”, lo que se traduce en un acoso por parte de esta, pues ha realizado numerosos actos tendientes a buscar la desaparición del signo que le fue concedido, conducta esta que la ha llevado a promover demandas ante la SIC. Insistió en que la actora se limitó, solamente, a alegar que se demostró el uso de una marca que no correspondía a la inicialmente registrada pues, a juicio de aquella, al consultar una página web era posible observar que la etiqueta del signo “LA ESPAÑOLA” era completamente diferente, lo cual no resultaba cierto, habida cuenta que las facturas allegadas al proceso sí contenían la parte nominativa de su marca registrada, pues es común que en las mismas únicamente se incluya la expresión sin el gráfico, por lo que no puede inferirse que se haya usado de manera distinta a como se registró. Aseguró que la SIC realizó un correcto análisis de las pruebas de uso aportadas, puesto que, a su juicio, era evidente el uso de la parte denominativa y preponderante del signo cuestionado, esto es, “LA ESPAÑOLA”, las cuales fueron suficientes y fehacientes del uso debido sin que fuera necesario discurrir en la parte figurativa de la marca.

Propuso la excepción de caducidad de la acción, puesto que la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución que puso fin al proceso fue notificada mediante listado informativo de 26 de febrero de 2010 y desfijado el 11 de marzo de 2010, mientras que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 31 de agosto de 2010, razón por la cual se encuentra caducada.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A., demostraron el uso dentro del período relevante de la marca “LA ESPAÑOLA”, para identificar productos relacionados con frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, por lo que su cancelación total no era procedente.

IV.2- El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la SIC acertó en la decisión de negar la cancelación total de la marca cuestionada “LA ESPAÑOLA” (mixta), para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo demostraron el uso real y efectivo de la marca objeto de controversia; y que en la valoración que realizó la entidad demandada sobre las mismas se respetó el ordenamiento jurídico.

IV.3- En esta etapa procesal, tanto la parte actora como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1.1.

En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación total por falta de uso del registro de la marca LA ESPAÑOLA (mixta), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 2.

La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En el presente caso, la SIC resolvió cancelar parcialmente le registro de la marca LA ESPAÑOLA, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “JALEAS, MERMELADAS, HUEVOS, LECHE Y OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS” en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 2.3.

Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 3.

El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización. […] 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 4.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 4.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo que la titular de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) no ha logrado acreditar el uso de la marca, resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486. 4.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. […] 5.

El uso de la marca diferente a la registrada 5.1. Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca LA ESPAÑOLA (mixta) no estaría siendo usada tal como fue registrada. 5.2. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 168 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. 5.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 5.4.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 5.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas de uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 5.6.

Finalmente, la normativa andina advierte que, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 5.7.

Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca LA ESPAÑOLA (mixta) en su conjunto. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 08512 de 17 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, se tiene que el artículo 136, numeral 2, del CCA es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. […] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]”.

Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 12 de julio de 2010, según consta a folio 65, del cuaderno principal, y no el 31 de agosto de 2010, conforme lo anotó la sociedad KOUPREY S.A., pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda (folio 66 del citado cuaderno).

Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa[8], se notificó a la parte actora mediante listado informativo fijado el 26 de febrero de 2010 y desfijado el 11 de marzo de 2010[9], y a partir del día siguiente a este debe computarse el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, el que inició el 12 de marzo de 2010 y venció el 12 de julio de ese año. Siendo ello así, resulta evidente que, al haberse radicado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 12 de julio de 2010, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época, por lo que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 9567 de 30 de marzo de 2007, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, con el certificado núm. 255.113, cuyo titular es la sociedad KOUPREY S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos […]”.

Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos […]”. En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermelada; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos […]”.

Al respecto, la actora alegó que las pruebas aportadas por la sociedad KOUPREY S.A. mediante las cuales pretendió probar el uso de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA” (mixta), demostraban, a su juicio, que la etiqueta utilizada por la sociedad CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., sociedad que estaba autorizada para usar dicho registro, difería en los elementos esenciales de la etiqueta que fue inicialmente registrada, debido a que no se observaba la parte gráfica que acompaña al signo cuestionado, esto es, la figura de una mujer con una falda larga, sino únicamente su elemento denominativo, lo que alteraba su carácter distintivo.

Que, por lo anterior, se encontraba demostrado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no hizo uso real y efectivo de la marca “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período comprendido entre el 21 de octubre de 2002 y el 21 de octubre de 2005, puesto que probó el uso de una marca diferente a la cual fue inicialmente registrada.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, no así la de los artículos 168 y 170, “[…] el primero por tratar sobre el derecho preferente que no está en discusión y el segundo que contiene el procedimiento del trámite de cancelación lo cual no está en controversia […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […].” Precisado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si el uso que se le dio en el mercado a la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta), cuestionada, obedeció o no a la forma en que aquella fue registrada.

Es decir, en los términos de la demanda, la cuestión que debe definirse no es si la marca referida se usó o no en forma real y efectiva en los términos de que trata la normativa comunitaria, sino si el uso que en efecto se dio en el mercado a la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta), no obedeció a la forma en que fue registrada. Sobre este asunto, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, sostuvo lo siguiente: “[…] 5.1.

Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca LA ESPAÑOLA (mixta) no estaría siendo usada tal como fue registrada. 5.2. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 168 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. 5.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 5.4.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 5.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas de uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 5.6.

Finalmente, la normativa andina advierte que, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 5.7.

Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca LA ESPAÑOLA (mixta) en su conjunto. […]”. (Destacado fuera de texto). De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial se colige que, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Para establecer lo anterior, la marca objeto de controversia es como se muestra a continuación: [pic] MARCA MIXTA REGISTRADA[10] Certificado de registro núm. 255.113 Respecto de la etiqueta de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA”, la Sala precisa que, de acuerdo con la Resolución de concesión de la misma, esto es, la núm. 26028 de 20 de agosto de 2002, la expresión “PRODUCTOS” es explicativa y, por lo tanto, debe excluirse de la denominación de dicho signo. Aclarado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, tal y como fue registrada, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación[11], esto es, en el período comprendido entre el 21 de octubre de 2002 y 21 de octubre de 2005, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

En ese orden, de las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se destacan las siguientes: -. Formularios y certificados del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín que datan desde el 1o. de enero de 1977, que prueban la inscripción y renovación de la matrícula mercantil del establecimiento de comercio PRODUCTOS LA ESPAÑOLA a nombre del señor JUAN RAÚL PINEDA RICARDO, cuya actividad principal es la fabricación y comercialización de “[…] carnes frías […]”.[12] -.

Copia del contrato de autorización de uso de la marca “LA ESPAÑOLA”, identificada con el certificado de registro núm. 255.113, suscrito el 26 de julio de 2005 por los representantes legales de las empresas KOUPREY S.A. y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A.[13] En dicho documento se hace la aclaración que “ […] KOUPREY S.A. autoriza el uso de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) a COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. para distinguir encurtidos, especialmente: aceitunas (aceitunas manzanilla verde deshuesadas; aceitunas manzanillas rellenas de pasta de pimienta, aceitunas manzanilla verdes enteras, aceitunas manzanilla verdes rellenas de anchoa, aceitunas manzanilla negras enteras, aceitunas gordal enteras, snacks de aceitunas picardías bravas, snacks de aceitunas picardías tapa) en aceite, o en agua y aceites comestibles […]”. -. 120 copias autenticadas de facturas expedidas en el año 2005 por la sociedad CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., sociedad autorizada para el uso de la marca “LA ESPAÑOLA”, que acreditan la venta de diferentes tipos de aceitunas dentro del territorio colombiano; y que concuerdan con el producto descrito en la certificación expedida por el revisor fiscal de dicha compañía.[14] -. 151 copias autenticadas de facturas expedidas por la sociedad KOUPREY S.A., en los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y septiembre de 2005, por ventas de carnes frías, esto es, jamón, salami, salchicha, cábano, pernil ahumado de cerdo, salchichón, longaniza y jamonada, distinguidas con la marca “LA ESPAÑOLA”.[15] -.

Certificación expedida por la revisora fiscal de la sociedad KOUPREY S.A., de 9 de febrero de 2006, en la que hace constar que la empresa comercializa diferentes productos alimenticios de consumo humano, bajo la marca comercial “LA ESPAÑOLA”.[16] -. Certificación expedida por el revisor fiscal de la compañía COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., de 10 de febrero de 2006, en la que se informa lo siguiente[17]: i) Que lleva de forma legal su contabilidad y en sus registros figuran actividades relativas a la comercialización de encurtidos y aceitunas comestibles identificados con la marca “LA ESPAÑOLA”; ii) Que según los registros de importación y venta de la compañía, durante el período comprendido entre enero de 2004 a diciembre de 2005, importó y vendió en Colombia las siguientes cantidades de aceitunas en aceite o en agua identificadas con la marca “LA ESPAÑOLA”: | |CANTIDADES | | |AÑOS |IMPORTADAS |VENDIDAS |VALOR | |2004 |26.790 |11.046 |$37.422.454 | |2005 |39.539 |30.818 |$112.302.601 | |TOTALES: |66.329 |41.864 |$149.725.055 | iii) Que la anterior información fue confrontada con los registros de importación y venta de los años respectivos, dentro de los cuales claramente se puede apreciar que corresponde a productos con la marca “LA ESPAÑOLA”. -. 3 copias autenticadas de facturas de venta expedidas por la sociedad LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA S.A. a su proveedor CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., durante los años 2004 y 2005, en las que consta la venta, entre otros, de los siguientes productos[18]: - 100 cajas de “Lata aceitunas R. Anchoa familia internacional La Española”. - 100 cajas de “Tripack Mini-Bar R. Anchoa Clasicas Internacional La Española”. - 100 cajas de “Lata Party negras internacional La Española”. - 50 cajas de “Lata Party negras internacional sin hueso La Española”. - 120 cajas de “Lata familiar picardías bravas Internacional La Española”. - 120 cajas de “Lata familiar tapa-tapa Internacional La Española”. - 1 caja de “Tripack minibar R. Anchoa Omega 3 La Española”. - 133 cajas de “Lata aceitunas R. Anchoa familiar internacional La Española”. - 108 cajas de “Lata party rellenas atun escabeche La Española”. - 108 cajas de “Lata party rellenas salmón marinado alcaparras La Española”. - 125 cajas de “Lata Pary R. rell.

De pasta pimiento Internacional La Española”. -. 4 copias autenticadas de declaraciones de importación presentadas por la compañía CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, de 24 de noviembre de 2004 y 2 de junio de 2005, por valores de USD $13874, $21876, $13874 y $21876, en las que consta la siguiente descripción de mercancía importada a Colombia: “[…]Pedido la Española–Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o aceite.

Los demás, aceitunas registro sanitario INVIMA #RSA 05126002 vigente hasta septiembre 3 de 2012 (…) aceitunas, origen de legumbres, grado de elaboración rellenas con anchoas, forma de presentación lata x 350 gramos c/u marca LA ESPAÑOLA, código 0911 por 1596 unidades. Aceitunas, origen de legumbres, grado de elaboración rellanas con anchoa, clásicas forma de presentación pack de 3 frascos x 360 gramos c/u marca LA ESPAÑOLA, código 0910 por 184 unidades. […]”.[19] De las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, la Sala advierte, en primer lugar, que las 151 copias autenticadas de facturas expedidas por la sociedad KOUPREY S.A., por ventas de carnes frías, esto es, jamón, salami, salchicha, cábano, pernil ahumado de cerdo, salchichón, longaniza y jamonada, no demuestran el uso de la marca cuestionada para los productos que distingue, esto es, “[…] frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos […]”.

En segundo lugar, se observa que las facturas de venta acompañadas de las declaraciones de importación y el contrato de autorización de uso de marca, así como las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de la sociedad actora y de la compañía CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A., allegados al trámite administrativo y a esta instancia judicial, demuestran el uso efectivo y real de la marca “LA ESPAÑOLA”, en relación con productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso; y que, además, en dichas pruebas, aparece la expresión “LA ESPAÑOLA” sin estar acompañada de su parte gráfica.

Ahora, cabe precisar que, aunque no se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado acompañado de una figura de una mujer con una falda larga como la de la gráfica puesta de presente anteriormente, ello no supone que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “LA ESPAÑOLA”.

En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Sobre el particular, el Tribunal en su jurisprudencia ha establecido que una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y, por lo tanto, son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro.

En tratándose de las marcas nominativas, el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; mientras que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de esta, pueden ser modificados sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo. En relación con las modificaciones secundarias de los signos, la Sala en sentencia de 7 de junio de 2012[20], con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para el caso, adujo lo siguiente: “[…] Al respecto la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro marcario, tomando en cuenta los siguientes criterios: En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios.

Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.

Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.

(Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO). […] Si una marca denominativa se acompaña en el mercado de colores de fondo, gráficos o símbolos, sin que pierda la legibilidad de la marca no quiere decir que se está usando de una manera diferente a cómo fue registrada y, por lo tanto, que no se pueda probar el uso real y efectivo en el mercado.

Esto por cuanto el elemento esencial de una marca denominativa son las palabras que la componen y, en consecuencia, lo importante es que el público consumidor identifique los productos y servicios con la denominación registrada.” (Resaltado fuera de texto) Por tal razón, es dable afirmar que aun excluyendo de la marca “LA ESPAÑOLA” una gráfica (figura de una mujer con una falda larga), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento este con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca, razón por la cual la gráfica, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido.

En efecto, dicha exclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad. Precisamente, la Sala al estudiar un caso similar, en la citada sentencia de 7 de junio de 2012, que ahora se prohíja, sostuvo que comoquiera que el elemento preponderante en la marca mixta objeto de estudio era el nominativo, las pruebas aportadas al proceso demostraban el uso real y efectivo del signo objeto de cancelación. Para ello, adujo que: “[…] A este respecto se observa que los distintos documentos y certificaciones allegadas al trámite administrativo y a esta instancia judicial, son demostrativos del uso efectivo y real de la marca KDK, en relación con productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza (ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire), y dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso[21].

En dichas pruebas, no aparece expresamente que la misma se haya usado como marca mixta, esto es, acompañada de una gráfica, sino como marca nominativa. Ahora bien, así se hubiese acreditado que ésta se ha usado en el mercado de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina acompañada de unas figuras geométricas como las antes observadas, ello no supone en todo caso, en ningún modo, que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, no siendo por ende dicho motivo ni suficiente ni válido para justificar la cancelación por no uso de la marca KDK.

En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Conforme lo tiene establecido la jurisprudencia del Tribunal Andino, una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y por lo tanto son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro.

En las marcas nominativas el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura; en tanto que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Por su parte, los aspectos secundarios que incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de ésta, pueden ser modificados, sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo. Sobre el particular en la interpretación prejudicial 113-IP-2010, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente: […] Aplicado lo anterior al caso concreto, es dable concluir que aun incluyendo en la marca KDK una gráfica (dos círculos encerrando las letras K-D-K y este a su vez siendo cerrado por un cuadrado), la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento éste con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca.

La gráfica, entonces, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido. Así las cosas, no encuentra la Sala que exista violación alguna del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto que como quedó demostrado no hay lugar a la cancelación por no uso de la marca nominativa KDK, para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, pues, como quedó examinado, en este caso sí se utilizó en dicha forma. […]”.

Y, posteriormente, en sentencia de 24 de septiembre de 2020[22], esta Sección señaló lo siguiente: “[…] 54. De esta forma, la regla general indica que el elemento dominante de una marca mixta es el nominativo, por cuanto la práctica comercial demuestra que un consumidor solicita un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos gráficos. […] 56.

Al respecto, la Sala considera que, al usar la marca mixta ALTAMAR, únicamente por su contexto nominativo, no se presentan cambios sustanciales, por cuanto esta forma de uso no evidencia que se efectúen modificaciones sustanciales en la marca mixta ALTAMAR. 57. La modificación en la forma en que se usó la marca mixta ALTAMAR no es sustancial, por cuanto dicha forma de uso, no fue de tal entidad que pudiera cambiar la forma en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico, en consideración de la Sala, no se diluyen los elementos que le otorga distintividad. 58.

En conclusión, la marca mixta ALTAMAR, que la parte demandante sostiene se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su visión en conjunto; por lo tanto, la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. […]” (Resaltado fuera de texto) Así las cosas, la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486.

Ahora, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca cuestionada “LA ESPAÑOLA”, la Sala considera que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado a dicho signo y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, con excepción de “huevos, leche y otros productos lácteos”.

Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante. Y en lo concerniente al argumento de la actora relativo a que el contrato de autorización de uso de la marca se suscribió tres meses antes de que ella presentara la solicitud de cancelación por no uso, para la Sala dicho argumento no es de recibo teniendo en cuenta que basta con que su titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso, criterio sostenido por esta Sección en sentencia de 10 de diciembre de 2018[23], frente a un asunto similar, que ahora se prohíja, en la cual se sostuvo: “[…] Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación [ ]”.

(Resaltado fuera de texto) De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación total de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 255.113, bajo la titularidad de KOUPREY S.A., para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA como apoderada de la SIC, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 206 a 208 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por la sociedad KOUPREY S.A.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: TENER a la doctora INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 206 a 208 del expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de marzo de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermelada; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos […]”. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] En adelante Decisión 486. [6] En adelante CASA IBAÑEZ ESPAÑA S.A. [7] Proceso 283-IP-2019. [8] La Resolución núm. 08512 de 17 de febrero de 2010, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 9567 de 30 de marzo de 2007. [9] Así consta en la certificación expedida por la Secretaría General Ad Hoc de la SIC, visible a folios 400 a 402 del cuaderno núm. 2. [10] Folio 37 del cuaderno principal. [11] La solicitud de cancelación de la marca “LA ESPAÑOLA” fue presentada el 21 de octubre de 2005 por la sociedad ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. [12] Folios 63 a 179 del anexo núm. 1. [13] Folios 61 y 62 del anexo núm. 1. [14] Folios 336 a 456 del anexo núm. 1. [15] Folios 180 a 331 del anexo núm. 1. [16] Folio 332 del anexo núm. 1. [17] Folios 333 a 335 del anexo núm. 1. [18] Folios 457 a 459 del anexo núm. 1. [19] Folios 460 a 464 del anexo núm. 1. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012, expediente identificado con el número único de radicación 2006-00160-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E). [21] Al respecto son ilustrativos la declaración jurada del Auditor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO., LTD., la declaración jurada conjunta del representante legal y el contador de la sociedad CRÉDITOS ECONÓMICOS S.A. (importador de los productos identificados con la marca KDK, y distribuidor de los mismos en Ecuador), la declaración jurada del representante legal, del contador y del gerente de la compañía VIDA PANAMÁ ZONA LIBRE S.A. ((importador de los productos identificados con la marca KDK, y distribuidor de los mismos en Panamá y Colombia), la declaración jurada del representante legal del establecimiento ALMACENES CHELO Y MARICHÉ, de la ciudad de Maicao (Guajira), las facturas expedidas por dicho almacén, correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001, obrantes en el cuaderno anexo núm. 1, contentivo de los antecedentes administrativos de los actos demandados; así como el reporte de venta de los abanicos o ventiladores KDK a Colombia por la compañía VIDA PANAMÁ ZONA LIBRE S.A. y las facturas expedidas por dicha firma, y las facturas de venta de abanicos KDK emitidas por los establecimientos ALMACENES CHELO Y MARICHÉ y otros de la ciudad de Maicao (Guajira), que obran en el cuaderno anexo núm. 2 y que fueron aportadas por el tercero con interés directo en este proceso al momento de contestar la demanda. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, núm. Único de radicación 2013-00193-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 11001-03-24-000-2013-00193-00 [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 diciembre de 2018, núm. único de radicación 2014- 00046-00.

C.P. (E): Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 9 de agosto de 2019, núm. Único de radicación 2010-00415-00 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 11001-03-24-000-2014-00046-00