PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto LEOBAY y las marcas mixtas LEO y LEONISA y nominativa LEO SPORT / COTEJO MARCARIO – Reglas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es LEO en la clase 25 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto LEOBAY porno existir simlitud con las marcas mixtas LEO y LEONISA y nominativa LEO SPORT registradas en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “LEOBAY”, y la marca previamente registrada, “LEO”, la Sala advierte que cuentan con diferente extensión, pues “LEOBAY” está compuesta por seis (6) letras, tres sílabas (LE-O-BAY), tres consonantes (L-B-Y) y tres vocales (E-O-A); mientras que “LEO” se conforma de tres letras, tres sílabas (LE-O), una consonante (L) y dos vocales (E-O).

Ahora, frente al signo cuestionado “LEOBAY” y las marcas previamente registradas, “LEO SPORT” y “LEONISA”, también se advierte que cuentan con diferente extensión, dado que “LEOBAY” está compuesta por seis (6) letras, tres sílabas (LE-O-BAY), tres consonantes (L-B-Y) y tres vocales (E-O-A); mientras que, por un lado, “LEO SPORT” se conforma de dos (2) palabras, ocho (8) letras, tres sílabas (LE-O- SPORT), cinco (5) consonantes (L-S-P-R-T) y tres vocales (E-O-O); y, por el otro, “LEONISA” contiene siete (7) palabras, cuatro (4) sílabas (LE-O-NI- SA), tres (3) consonantes (L-N-S) y cuatro (4) vocales (E-O-I-A).

Además, se advierte que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “LEO”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “BAY”. En efecto, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo en su terminación, como lo es la partícula “BAY”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es, en este caso, la expresión “LEO”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, en la medida en que el signo cuestionado “LEOBAY” en su terminación cuenta con la partícula “BAY”, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, “LEO”, “LEO SPORT” y “LEONISA”. […] Al respecto, la Sala estima que el hecho de que las marcas cotejadas cuenten con terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sean distintos, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas “LEOBAY”, “LEO SPORT” y “LEONISA”, corresponden a signos de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la marca previamente registrada, “LEO”, podría considerarse como evocativa o diminutivo de los nombres de pila LEONOR o LEONARDO; además, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, dicha expresión también significa “[…] Nacida bajo el signo zodiacal de Leo […]”.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “LEOBAY”, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellos.

REGISTRO MARCARIO – Impugnación / ACCIONES DE NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA – Diferencias / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede para demandar los actos que conceden el registro de una marca con fundamento en la contravención del literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 / EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INSTAURADA – No probada [L]a impugnación de un acto administrativo que concede un registro marcario se puede adelantar a través de la acción de nulidad absoluta y de la acción de nulidad relativa.

La acción de nulidad absoluta por naturaleza es imprescriptible y procede cuando se hubiese concedido el registro de una marca en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. Por su parte, la acción de nulidad relativa se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona cuando se hubiese concedido el registro de marca en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En el presente caso, la demandante señaló que las resoluciones demandadas violaron los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, por estimar que la marca cuestionada “LEOBAY” (mixta) era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), dado que reproducía la partícula “LEO” que hace parte de sus signos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine “[…] únicamente procede la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca […]”. […] [C]abe resaltar que los argumentos expuestos en la demanda de aquí se trata, se sustentó en la contravención del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto, a juicio de la actora, la marca cuestionada “LEOBAY” (mixta) era confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa).

Lo precedente pone de manifiesto que se está frente al ejercicio de la acción de nulidad relativa, como en efecto se admitió, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, habida cuenta que los actos acusados concedieron un registro marcario; y que los argumentos expuestos como sustento de la nulidad de los mismos aluden a la contravención del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

En ese orden de ideas, se declarará no probada la excepción de “Improcedencia de la acción instaurada”. EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – No probada [L]a Sala advierte que en el caso sub examine no existe una indebida acumulación de pretensiones, pues i) de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 128 del CCA el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos “relativos a propiedad industrial”; ii) las pretensiones incoadas no se excluyen entre sí; y iii) pueden tramitarse por el mismo procedimiento.

En el presente asunto, se reitera, la parte actora podía acumular las pretensiones, porque se trata de una acción contra tres actos administrativos expedidos por la SIC que concedieron el registro de la misma marca “LEOBAY” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Aunado a lo anterior, tanto las pretensiones como los argumentos expuestos en el escrito contentivo de la demanda están encaminados a que se declare la nulidad de los actos acusados por estar en contravención con lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, que corresponde a la acción de nulidad relativa, establecida en el inciso segundo el artículo 172, ibídem, lo que descarta la afirmación del tercero con interés directo en dicho sentido.

Así las cosas, se declarará no probada la excepción de “Indebida acumulación de pretensiones”. FUENTE FORMAL: DECRETO 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 82 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 97 NUMERAL 7 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00196-00 Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad relativa Tesis: Entre el signo mixto cuestionado “leobay” y las marcas previamente registradas “leo”, “leo sport” y “leonisa”, no existen similitudes ortográficas ni fonéticas, dado el uso de terminaciones distintas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, que se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 35996 de 27 de diciembre de 2006, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca"; 3534 de 16 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, en adelante SIC; y 10251 de 18 de abril de ese año, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 28 de abril de 2006 la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA solicitó el registro como marca del signo mixto "LEOBAY", para identificar productos comprendidos en la Clase 25[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro requerido con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas previamente registradas, "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), que también distinguen productos de la citada Clase 25. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 35996 de 2006 la Jefe de la División[4] de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "LEOBAY”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 3534 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 10251 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:.- Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto la identidad y/o similitud de las expresiones objeto de cotejo, en la medida en que la expresión “LEOBAY” para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, carece de total distintividad frente a sus marcas previamente registradas, "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa).

Indicó que lo pretendido por la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA, al ingresar al mercado la marca cuestionada, es aprovecharse del prestigio que tienen sus marcas y los productos que representan, creando un alto grado de confusión en el público consumidor..- Que la SIC expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibidem, por falta de aplicación, puesto que el signo cuestionado, “LEOBAY” (mixta), es muy similar gramatical y fonéticamente a su marca previamente registrada, “LEO” (mixta); y que en la expresión “LEOBAY” sobresale la palabra “LEO”, dado que el resto de vocablos que la conforman se minimizan u ocultan bajo el extremo de la figura que se asemeja a la letra “L”.

Respaldó su afirmación en lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 09-IP-94, en la que señaló: “[…] La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor; o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó. […] Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenecen a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas […]”.

Concluyó que entre los signos enfrentados “LEOBAY”, "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), existen más semejanzas que diferencias, dada la reproducción de la partícula “LEO” por parte de la marca cuestionada “LEOBAY”; y que al haberse concedido dicho registro, la SIC actuó en detrimento de sus derechos de propiedad industrial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que al efectuar el examen en conjunto de las marcas enfrentadas, en las cuales predomina el elemento denominativo, desde el punto de vista gramatical y fonético, a pesar de que coinciden en la palabra “LEO”, las mismas presentan un claro aspecto diferenciador, pues cuenta con un elemento adicional que le confiere mayor distintividad.

Indicó que la marca cuestionada, “LEOBAY”, termina con el vocablo “BAY”, que refuerza las diferencias fonéticas y visuales entre los signos cuestionados, más aún si se tiene en cuenta que la misma se compone por un rectángulo dentro del cual se aprecia un diseño de las letras “L” y “B”, que ocupan un 70% del espacio de la etiqueta; y que debajo de dichas iniciales, se encuentra la expresión “LEOBAY” escrita en letras mayúsculas.

Concluyó que la marca “LEOBAY” tiene la suficiente capacidad distintiva, por lo que puede coexistir de manera pacífica con los signos "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), sin necesidad de inducir a error al público consumidor. II.1.2.- La sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal.

Sostuvo que la marca cuestionada, “LEOBAY”, cumple con los presupuestos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, puesto que la misma tiene la suficiente fuerza distintiva para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que ampara, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los distinga respecto de aquellos que identifica la marca opositora, “LEO”.

Manifestó que si bien es cierto que el signo solicitado reproduce la expresión “LEO” de la marca previamente registrada, “LEO”, también lo es que dicha partícula se encuentra contenida en otros registros marcarios a nombre de diferentes titulares, de tal forma que la misma no puede llegar a ser considerada como un factor serio para que se genere riesgo de confusión o asociación al ser de uso común y, por lo tanto, débil.

Adujo que a la fecha de la contestación de la demanda, se encontraban registradas las marcas “LEO FANTONI”, “LEONARDI”, “LEONARDO STEINERS”, “LEONCITO”, “LEONE & CO”, “LEONELLA”, entre otras, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es posible colegir que por compartir un elemento de uso común, como lo es la partícula “LEO”, los signos enfrentados sean confundibles.

Propuso las siguientes excepciones: -“IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INSTAURADA”, por cuanto, en su opinión, la actora no se percató que en el caso bajo estudio debió remitirse al Régimen General de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486; y que, de igual forma, los argumentos presentados por ella podrían generar un restablecimiento automático del derecho, habida cuenta que la finalidad de su acción es mantener un derecho de exclusiva sobre la denominación “LEO”, lo que implicaría la presentación de otro tipo de acción que no podría ser estudiada en el presente proceso. -“INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”, toda vez que la actora planteó, a su juicio, erradamente los fundamentos de derecho de su demanda, al no definir con claridad y certeza si sus pretensiones están orientadas a lograr la nulidad total de que trata el inciso primero del artículo 172, de la Decisión 486, o si se refiere a la nulidad parcial prevista en el inciso segundo ibidem.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la parte actora pretende la declaratoria de dos tipos de nulidad al estimar que con la expedición de las resoluciones acusadas, se vulneraron los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486. -“INEPTA DEMANDA”, debido a que la actora erradamente señaló que la acción procedente era la establecida en el artículo 84 del CCA, pasando por alto la existencia de una norma supranacional en materia de propiedad industrial, como lo es la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486.

Que, por lo anterior, las pretensiones de la demanda no pueden ser atendidas, debido a que la parte demandante incurrió en el error de justificarlas indebidamente en derecho. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y señaló que entre los signos enfrentados “LEOBAY”, "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), existen más semejanzas que diferencias, dada la reproducción de la partícula “LEO” por parte de la marca cuestionada “LEOBAY”.

La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la marca cuestionada, “LEOBAY”, tiene la suficiente capacidad distintiva, por lo que puede coexistir de manera pacífica con los signos "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), sin necesidad de inducir a error al público consumidor Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

Para ello, manifestó que la marca cuestionada, “LEOBAY”, cumple con los presupuestos de registrabilidad establecidos en la Decisión 486, puesto que la misma presenta la suficiente fuerza distintiva para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que ampara, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los distinga respecto de aquellos que identifica la marca opositora, “LEO”.

Indicó que la partícula “LEO” es de uso común para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no debe ser tenida en cuenta al momento de realizar el cotejo marcario. El Agente del Ministerio Público, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo LEOBAY (mixto) y las marcas LEO (mixta), LEO SPORT (denominativa) y LEONISA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Una de las controversias radica en la supuesta confusión entre el signo LEOBAY (mixto) y la marca LEO (mixta), por ello es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixto es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para signos puramente gráficos o figurativos según sea el caso. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Una de las controversias radica en la presunta confusión entre el signo solicitado LEOBAY (mixto) y las marcas LEO SPORT (denominativa) y LEONISA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas en el parágrafo 2.3. de la presenta Interpretación Prejudicial para el cotejo de signos denominativos. 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LEOBAY (mixto) y las marcas LEO SPORT (DENOMINATIVA) y LEONISA (denominativa) […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso. VI.1. “Improcedencia de la acción instaurada” El tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que los argumentos presentados por la parte actora podrían generar un restablecimiento automático del derecho, habida cuenta que la finalidad de su acción es mantener un derecho de exclusiva sobre la denominación “LEO”, que llevaría a la presentación de otro tipo de acción que no podría ser estudiada en el presente proceso.

Sobre el particular, es preciso señalar que la actora promovió demanda, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, -que al momento de admitirse, se tuvo como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina-[6], con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca cuestionada, “LEOBAY” (mixta), a favor del tercero interesado en las resultas del proceso, sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA. Y no podía ser a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como parece entenderlo la citada sociedad, comoquiera que, en el evento de llegar a declararse la nulidad de los actos acusados, no se derivaría un restablecimiento frente a la actora, al no existir derecho alguno que restituirle, en razón a que la consecuencia de la nulidad solicitada sería la cancelación del registro “LEOBAY” (MIXTO)[7], concedido a un tercero. Caber señalar que frente al tema, la Sala, en sentencia de 28 de junio de 2019[8], precisó: “[…] 41.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 17 de agosto de 2017[9], se refirió a los diferentes tipos de pretensiones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven sobre las solicitudes de registros marcarios, en el siguiente sentido: De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”[10] (Destacados de Sala). 42.

Así las cosas, la Sala advierte que la acción procedente es la de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto, en el caso sub examine, se configuran los supuestos normativos de la misma, así: 42.1. Los actos administrativos acusados conceden el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés. 42.2.

Los cargos formulados de nulidad de los actos administrativos se sustentan los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486. 43. Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa es la ejercida por la parte demandante. […]” (Las subrayas fuera de texto). De la sentencia anteriormente transcrita se tiene que la impugnación de un acto administrativo que concede un registro marcario se puede adelantar a través de la acción de nulidad absoluta y de la acción de nulidad relativa.

La acción de nulidad absoluta por naturaleza es imprescriptible y procede cuando se hubiese concedido el registro de una marca en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. Por su parte, la acción de nulidad relativa se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona cuando se hubiese concedido el registro de marca en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En el presente caso, la demandante señaló que las resoluciones demandadas violaron los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, por estimar que la marca cuestionada “LEOBAY” (mixta) era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), dado que reproducía la partícula “LEO” que hace parte de sus signos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine “[…] únicamente procede la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca […]”.

El texto del citado artículo 136, literal a) de la Decisión 486, es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Además de lo anterior, cabe resaltar que los argumentos expuestos en la demanda de aquí se trata, se sustentó en la contravención del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto, a juicio de la actora, la marca cuestionada “LEOBAY” (mixta) era confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa).

Lo precedente pone de manifiesto que se está frente al ejercicio de la acción de nulidad relativa, como en efecto se admitió, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, habida cuenta que los actos acusados concedieron un registro marcario; y que los argumentos expuestos como sustento de la nulidad de los mismos aluden a la contravención del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

En ese orden de ideas, se declarará no probada la excepción de “Improcedencia de la acción instaurada”. VI.2. “Indebida acumulación de pretensiones” La sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA mencionó que la actora planteó, a su juicio, erradamente los fundamentos de derecho de su demanda, por lo que no definió con claridad y certeza si sus pretensiones estaban orientadas a lograr la nulidad total de que trata el inciso primero del artículo 172, de la Decisión 486, o si se refiere a la nulidad parcial prevista en el inciso segundo ibídem.

La Sala considera que la situación antes descrita correspondería a la “Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del Código de Procedimiento Civil[11]. Respecto de la acumulación de pretensiones, el artículo 82 del CPC, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA, dispone: “[…] Artículo 82.

Acumulación de Pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía. 2.

Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento […]”. En este orden de ideas, la Sala advierte que en el caso sub examine no existe una indebida acumulación de pretensiones, pues i) de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 128 del CCA el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos “relativos a propiedad industrial”; ii) las pretensiones incoadas no se excluyen entre sí; y iii) pueden tramitarse por el mismo procedimiento[12].

En el presente asunto, se reitera, la parte actora podía acumular las pretensiones, porque se trata de una acción contra tres actos administrativos expedidos por la SIC que concedieron el registro de la misma marca “LEOBAY” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Aunado a lo anterior, tanto las pretensiones como los argumentos expuestos en el escrito contentivo de la demanda están encaminados a que se declare la nulidad de los actos acusados por estar en contravención con lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, que corresponde a la acción de nulidad relativa, establecida en el inciso segundo el artículo 172, ibídem, lo que descarta la afirmación del tercero con interés directo en dicho sentido[13].

Así las cosas, se declarará no probada la excepción de “Indebida acumulación de pretensiones”. VI.3. “Inepta demanda” A juicio del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la actora consideró erradamente que la acción procedente era la establecida en el artículo 84 del CCA, pasando por alto la existencia de una norma supranacional en materia de propiedad industrial, como lo es la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172, de la Decisión 486.

La Sala reitera que si bien es cierto que la parte demandante solicitó la nulidad de los actos acusados en virtud del artículo 84 del CCA, también lo es que al admitirla, se interpretó como una acción de nulidad relativa, mediante proveído de 21 de septiembre de 2009[14], de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486.

Por consiguiente, se declarará no probada dicha excepción. Resueltas las excepciones formuladas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pasa la Sala a decidir sobre el fondo del asunto. La SIC mediante la Resolución núm. 35996 de 2006 concedió el registro de la marca mixta “LEOBAY”, a la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Vestidos, calzados, sombrerería […]”.

Por su parte, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (mixta), que también amparan productos en la citada Clase 25, al reproducir la expresión “LEO”. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, como ya se mencionó, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate. […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[15] [pic] LEO SPORT LEONISA MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[16] Ahora, como en el presente caso se van a cotejar los signos previamente registrados, “LEO” (mixto), “LEO SPORT” (nominativo) y “LEONISA” (nominativo), de la parte actora, frente a la marca mixta, “LEOBAY”, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos “LEO” y “LEOBAY”, no así las graficas de las letras ni las figuras geométricas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distinguen. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Antes de ello, la Sala se pronunciará frente a los argumentos del tercero con interés directo en las resultas del proceso a que la expresión “LEO”, a su juicio, resulta débil y su fuerza distintiva se encuentra diluida y, en consecuencia, no debe ser tenida en cuenta dentro del presente análisis, toda vez que “LEO” es una palabra que es usada comúnmente en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular, se debe advertir que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas. Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014[17] dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe señalarse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto[18]: “[…] 3.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada[19], a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas en la citada Clase 25 las siguientes marcas, que contienen la expresión “LEO”, como se puede observar en el listado: |SIGNO |TITULAR | |LEO POLDO (mixta) |LAS VEGAS | | |INTERNACIONAL, S.A. | |LEO CONTINI (mixta) |UGO DI - ROMA LTDA | |LEO FANTONI (mixta) | DIEGO LEÓN HURTADO | | |RESTREPO | |GREG & LEO (mixta) |LEON FRANCISCO BOTERO | | |SIERRA | |LEONARDO STEINER S (mixta) | TEXTILES EL RAYO S.A. | |LEONCITOS (nominativa) |JOSE FERNANDO LEON | | |BUSTAMANTE | |GOLEO VI (mixta) |FEDERATION | | |INTERNATIONALE DE | | |FOOTBALL ASSOCIATION | | |(FIFA) | |LEONE & CO (mixta) |JORGE ALCIBIADES LEON | | |VEGA | Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Frente a este asunto, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de varios signos con un elemento de uso común, esto es, “LEO”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general[20].

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “LEO”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “LEO”, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Precisado lo anterior, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “LEOBAY”, y la marca previamente registrada, “LEO”, la Sala advierte que cuentan con diferente extensión, pues “LEOBAY” está compuesta por seis (6) letras, tres sílabas (LE-O-BAY), tres consonantes (L-B-Y) y tres vocales (E-O-A); mientras que “LEO” se conforma de tres letras, tres sílabas (LE-O), una consonante (L) y dos vocales (E-O).

Ahora, frente al signo cuestionado “LEOBAY” y las marcas previamente registradas, “LEO SPORT” y “LEONISA”, también se advierte que cuentan con diferente extensión, dado que “LEOBAY” está compuesta por seis (6) letras, tres sílabas (LE-O-BAY), tres consonantes (L-B-Y) y tres vocales (E-O-A); mientras que, por un lado, “LEO SPORT” se conforma de dos (2) palabras, ocho (8) letras, tres sílabas (LE-O-SPORT), cinco (5) consonantes (L-S-P-R- T) y tres vocales (E-O-O); y, por el otro, “LEONISA” contiene siete (7) palabras, cuatro (4) sílabas (LE-O-NI-SA), tres (3) consonantes (L-N-S) y cuatro (4) vocales (E-O-I-A).

Además, se advierte que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “LEO”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “BAY”. En efecto, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo en su terminación, como lo es la partícula “BAY”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es, en este caso, la expresión “LEO”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, en la medida en que el signo cuestionado “LEOBAY” en su terminación cuenta con la partícula “BAY”, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, “LEO”, “LEO SPORT” y “LEONISA”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: LEOBAY - LEO - LEOBAY - LEO - LEOBAY- LEO LEOBAY - LEO - LEOBAY - LEO - LEOBAY- LEO LEOBAY - LEO - LEOBAY - LEO - LEOBAY- LEO LEOBAY - LEO - LEOBAY - LEO - LEOBAY- LEO LEOBAY – LEO SPORT - LEOBAY – LEO SPORT LEOBAY – LEO SPORT - LEOBAY – LEO SPORT LEOBAY – LEO SPORT - LEOBAY – LEO SPORT LEOBAY – LEO SPORT - LEOBAY – LEO SPORT LEOBAY – LEONISA - LEOBAY – LEONISA LEOBAY – LEONISA - LEOBAY – LEONISA LEOBAY – LEONISA - LEOBAY – LEONISA LEOBAY – LEONISA - LEOBAY – LEONISA Al respecto, la Sala estima que el hecho de que las marcas cotejadas cuenten con terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sean distintos, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[21] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas “LEOBAY”, “LEO SPORT” y “LEONISA”, corresponden a signos de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la marca previamente registrada, “LEO”, podría considerarse como evocativa o diminutivo de los nombres de pila LEONOR o LEONARDO; además, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, dicha expresión también significa “[…] Nacida bajo el signo zodiacal de Leo […]”[22].

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “LEOBAY”, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellos.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “Improcedencia de la acción”, “Indebida acumulación de pretensiones” e “Inepta demanda”, propuestas por la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 29 de octubre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] “[…] Vestidos, calzados, sombrerería[…]”. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] Proceso 81-IP-2019. [6] Conforme consta a folios 42 a 44 del cuaderno núm.1. [7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de enero de 2016, C.P. María Elizabeth García González número único de radicación 11001-03-24-000-2006-00232-00 [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00264-00.

Reiterado en sentencia de 29 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2007-00072-00. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248- 00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001- 03-24-000-2001-00033-01. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004- 00155-01. [11] En adelante CPC. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de marzo de 2012, núm. único de radicación 20105- 00136-00 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).

Reiterado en sentencia de 4 de julio de 2013, núm. único de radicación 2005-00356-00 C.P. María Claudia Rojas Lasso. [13] Lo anterior, lo corrobora el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, al señalar que para el estudio del caso bajo examen “[…] no procedía la interpretación prejudicial del artículo 135, literal b), de la Decisión 486… debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca […]”. [14] Folios 42 a 44 del cuaderno núm. 1. [15] Folio 11 del cuaderno núm 1. [16] Folio 11 del cuaderno núm. 1. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, M.P. María Elizabeth García González. [18] 318-IP-2019. [19] www.sipi.gov.co.

Consultada el 15 de octubre de 2020. [20] Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023- 00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. [21] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24- 000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011- 00061-00. [22] https://dle.rae.es/leo?m=form Consultado el 15 de octubre de 2020.