PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RENUNCIA TOTAL A LOS DERECHOS DE REGISTRO SOBRE UNA MARCA – Efectos. Pérdida de vigencia / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / VERIFICACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA CAUSAL DE NULIDAD ALEGADA EN LA DEMANDA – Es una condición para que proceda una decisión de fondo / DEBER DEL JUEZ – De atender lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 sin que medie interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, en sede judicial, si se ha renunciado totalmente al registro marcario / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / FIN AL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 [E]l Despacho advierte que el tercero interesado en las resultas del proceso renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca figurativa, hecho que se encuentra corroborado con la copia de la Resolución 14373 de 16 de mayo de 2019 que la parte demandante aportó al proceso.
Para corroborar dicha situación jurídica, el Despacho mediante auto de 10 de noviembre de 2020 ordenó descargar del sistema de información de la propiedad industrial, SIPI, la constancia del estado del registro de la marca figurativa «goma de mascar medicada para el mantenimiento de la higiene oral». Cumplido el trámite anterior, el Despacho encontró que, en efecto, el 4 de julio de 2019, la SIC aceptó la renuncia a los derechos del signo distintivo […] Sobre el particular, debe recodarse que el inciso 1º del artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que el titular del registro marcario puede renunciar total o parcialmente a sus derechos, […] Nótese cómo la renuncia total a los derechos por parte del titular de la marca deja sin efecto jurídico el registro y, por lo tanto, pierde vigencia el mismo.
Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca figurativa «goma de mascar medicada para el mantenimiento de la higiene oral» que motivaron la presentación de la demanda de la referencia, por cuanto, se itera, el titular del signo renunció totalmente a ella. […] En este contexto, el Despacho pone de presente lo regulado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, […] De la lectura detallada de la referida disposición, el Despacho advierte que el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario, cuando la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable. […] [E]l Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.
Asimismo, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.
En este sentido, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, esto es, que desaparezca de la vida jurídica la marca que da origen a la controversia. Por lo anterior, no se puede realizar el juicio de legalidad del registro 243082 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Colgate Palmolive Company dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
La existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad, como sería la cancelación o renuncia total del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho individual o colectivo que deba ser protegido. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y ii) la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 243082 de la marca figurativa «goma de mascar medicada para el mantenimiento de la higiene oral» fue objeto de renuncia, como se analizó en los numerales supra, por lo cual el Despacho considera que se configuró el supuesto establecido en dicho inciso;, motivo por el que se declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., diecinueve (19) febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00505-00 Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: APLICABILIDAD DEL INCISO 4° DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000.
Auto que pone fin el proceso Encontrándose el proceso a la espera de correr traslado para que los sujetos procesales aleguen de conclusión, el Despacho estima necesario hacer las siguientes precisiones y consideraciones en torno a la aplicación, en este proceso, de lo dispuesto por el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.
En ejercicio de la acción de nulidad absoluta, el 25 de octubre de 2010 la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY demandó por intermedio de apoderado judicial a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a que se decretara la nulidad de la Resolución 1241 de 30 de enero de 2001, a través de la cual se concedió el registro de una marca FIGURATIVA para amparar «goma de mascar medicada para el mantenimiento de la higiene oral», productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BEECHAM GROUP PLC, registro marcario 243082. 2.
La parte actora formuló como cargo de violación el relacionado con el desconocimiento de las normas superiores en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló que la SIC desconoció lo dispuesto en los artículos 81 y 82 literales a) y h) de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Contestada oportunamente la demanda por parte del apoderado de la SIC y surtido el trámite de ley, el Despacho advierte que el tercero interesado en las resultas del proceso renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca figurativa, hecho que se encuentra corroborado con la copia de la Resolución 14373 de 16 de mayo de 2019[1] que la parte demandante aportó al proceso. 4.
Para corroborar dicha situación jurídica, el Despacho mediante auto de 10 de noviembre de 2020 ordenó descargar del sistema de información de la propiedad industrial, SIPI, la constancia del estado del registro de la marca figurativa «goma de mascar medicada para el mantenimiento de la higiene oral»[2]. 5. Cumplido el trámite anterior, el Despacho encontró que, en efecto, el 4 de julio de 2019, la SIC aceptó la renuncia a los derechos del signo distintivo, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen[3]: [pic] 6.
Sobre el particular, debe recodarse que el inciso 1º del artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que el titular del registro marcario puede renunciar total o parcialmente a sus derechos, norma que es del siguiente tenor: «Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro […].
La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.» (subraya y resalta la Sala). 7. Nótese cómo la renuncia total a los derechos por parte del titular de la marca deja sin efecto jurídico el registro y, por lo tanto, pierde vigencia el mismo. 8. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca figurativa «goma de mascar medicada para el mantenimiento de la higiene oral» que motivaron la presentación de la demanda de la referencia, por cuanto, se itera, el titular del signo renunció totalmente a ella. 9.
Cabe resaltar que, en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, en aras de garantizar los derechos de audiencia y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: […] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de correr traslado para alegar, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta […].
Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 243082, correspondiente a la marca figurativa «goma de mascar medicada para el mantenimiento de la higiene oral», cuyo titular es la sociedad Glaxo Group Limited, tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 10. Surtido el traslado de los tres (3) días a los sujetos procesales, en los términos señalados en el auto transcrito, ni la parte actora, ni la parte demandada, ni el tercero interesado, ni el agente del Ministerio Público, hicieron manifestación alguna. 11.
En este contexto, el Despacho pone de presente lo regulado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, precepto que es del siguiente tenor «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 12.
De la lectura detallada de la referida disposición, el Despacho advierte que el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario, cuando la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable. 13. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, (…) deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, (…) deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.
Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. 14.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 15. Asimismo, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 16.
Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 17. En este sentido, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, esto es, que desaparezca de la vida jurídica la marca que da origen a la controversia. 18.
Por lo anterior, no se puede realizar el juicio de legalidad del registro 243082 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Colgate Palmolive Company dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 19. La existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad, como sería la cancelación o renuncia total del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho individual o colectivo que deba ser protegido. 20.
Sobre la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en sentencia de 26 de junio de 2020[4] la Sala de la Sección Primera señaló que “el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente”. 21.
A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, y ii) la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 243082 de la marca figurativa «goma de mascar medicada para el mantenimiento de la higiene oral» fue objeto de renuncia, como se analizó en los numerales supra, por lo cual el Despacho considera que se configuró el supuesto establecido en dicho inciso;, motivo por el que se declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala unitaria, R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR que en el presente caso se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado P(12-3) ----------------------- [1] Folios 88 a 89. [2] En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 entre el Consejo de Estado y la SIC. [3] http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=6374170730175472 15 Consultado el 23 de noviembre de 2020. [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.