PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO – De la marca nominativa LOBO / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES – Para ser así considerados deben tener la misma naturaleza o finalidad, ser sustituibles o ser conexos o relacionados / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – No procede respecto de la marca nominativa LOBO de la clase 30 porque entre los productos no usados y los que demostró su uso existe conexión competitiva / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca “LOBO” (nominativa) para los productos “[…] azúcar, harina, levadura y polvos para esponjar […]”, se debieron hacer extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los productos excluidos por ser conexos. […] [L]a Sala observa que entre los productos no usados y los que se demostró su uso, existe conexión competitiva y, por consiguiente, no era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca denominativa “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenada por la SIC, pues el mencionado titular probó, además del uso del azúcar, harina, levadura y polvos para hornear, que eran similares y conexos a los productos no usados.

Cabe señalar que la Sala al fallar un asunto similar, esto es, en sentencia 24 de septiembre de 2020, también consideró que no era procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa “MARYLAND”, en el sentido de excluir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre los cuales no se logró demostrar el uso para esa marca, habida cuenta que existía una relación de conexidad competitiva con los productos de esa clase, respecto de los cuales sí se demostró el uso.

Asimismo, advirtió que si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de esa marca nominativa, en relación con los productos sobre los cuales no se demostró su uso, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitiría que este se beneficiara del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara los productos respecto de los que se probó el uso, y llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial. […] Además de lo anterior, la Sala debe puntualizar que, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, si el titular de una marca prueba el uso, -no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos-, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados.

Precisamente, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, la Sala ha sostenido que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, es decir que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. Ahora, […] los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, (respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “LOBO” por no uso), son conexos y similares con el azúcar, harina, levadura y polvos para hornear (sobre los cuales no se canceló dicho signo).

En efecto, al analizar la conexidad de los productos antes referenciados, se observa que pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como al mismo género de productos, por lo que, en consecuencia, tienen la misma finalidad, habida cuenta que todos los productos comprendidos en dicha Clase tienen en común que son alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación y aditivos para realzar el sabor de los alimentos, conforme lo establece la Nota Explicativa de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, se comercializan a través de los mismos canales de comercialización, -grandes cadenas, tiendas o supermercados-, se promocionan por los mismos medios de publicidad, -radio, televisión y prensa-, y su difusión no es restringida, aspectos estos que influyen para que pueda producirse una conexión competitiva. […] Asimismo, implican un uso complementario y de manera conjunta (por ejemplo: café y azúcar, té y azúcar, sucedáneos del café y azúcar, arroz y sal, levadura y pan, entre otros), atendiendo a que la mezcla de estos productos es habitualmente usada por los consumidores. […] En consecuencia, habrá de declararse la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la División de Signos Distintivos de la SIC, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 151353, correspondiente a la marca “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., reconociendo su derecho de exclusividad sobre la misma.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca nominativa LOBO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – No se configura porque la demanda fue presentada en tiempo / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada [L]a SIC […] propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 24 de octubre de 2008, según consta a folio 307, vuelto, del cuaderno núm. 2, y no el 12 de noviembre de 2008, conforme lo anotó la parte demandada, pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda.

Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, se notificó a la parte actora el 23 de junio de 2008, y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 24 de junio de 2008 y venció el 24 de octubre de 2008. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 24 de octubre de 2008, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época y, como consecuencia de ello, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00419-00, C.P. María Elizabeth García González; 12 de julio de 2018, Radicación 11001- 03-24-000-2009-00554-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 24 de septiembre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2013-00451-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; y 8 de octubre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2010-00175- 00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 136 NUMERAL 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00397-00 Actor: MOLINOS EL LOBO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tesis: No es procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca nominativa “lobo”, en el sentido de distinguir exclusivamente los productos: “[…] azúcar, harina; levadura y polvos para esponjar […]”, de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, toda vez que entre estos productos y los no usados, existe conexión competitiva.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MOLINOS EL LOBO S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad parcial de la Resolución núm. 22974 de 30 de julio de 2007, "Por la cual se decide la cancelación por no uso, del registro de una marca”; la nulidad total de la Resolución núm. 6922 de 29 de febrero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos[1] de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y la nulidad total de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que se niegue la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca comercial “LOBO” (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”, inscrita bajo el certificado núm. 151.353. 3ª.

Que, en subsidio de la anterior petición, se declare la nulidad parcial de la Resolución que dispuso la cancelación parcial de la marca “LOBO” (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación en mención, y de las citadas resoluciones, que la confirman, en el sentido de que en virtud de la cancelación parcial no se excluyan los productos que sean idénticos y similares a los productos respecto de los cuales sí se probó el uso.

Que, en consecuencia, queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca comercial “LOBO”, en la Clase 30, inscrita bajo el certificado núm. 151.353, los siguientes: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal”, y que queden excluidos, “[…] mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”. 4ª.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad, conforme lo dispone el artículo 2º, literal d), del Decreto Legislativo 209 de 6 de septiembre de 1957[2]. 5ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo establece en el artículo 176 del CCA.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de noviembre de 2006 la sociedad MUSEO DEL TURRON S.L. presentó solicitud de cancelación por no uso del registro 151.353, correspondiente a la marca nominativa “LOBO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, del cual es titular. 2°: Mediante la Resolución núm. 22974 de 30 de julio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la cancelación parcial por no uso de la marca “LOBO”, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado núm. 151.353, correspondiente a la marca nominativa “LOBO”, únicamente distinguiría los siguientes productos: “[…] Harina; levadura y polvos para esponjar […]”, en dicha Clase. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero, fue resuelto mediante la Resolución núm. 6922 de 29 de febrero de 2008, por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que confirmó la decisión recurrida; y el segundo, a través de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que modificó la Resolución núm. 22974 de 2007, en el sentido de no excluir el producto “azúcar”. 5º: Que el 28 de octubre de 2005, la sociedad MUSEO DEL TURRON S.L. solicitó el registro como marca del signo “EL LOBO” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente turrones, la que fue concedida mediante la Resolución núm. 28412 de 31 de julio de 2008, contra la cual se interpusieron los recursos de ley, pendientes de resolución a la fecha en que se radicó la demanda.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que con la expedición de las resoluciones acusadas se violó, por falta de aplicación, el artículo 61 de la Constitución Política[3], por cuanto, a su juicio, se excluyó de la cobertura de la marca “LOBO” (nominativa) los productos que tienen similitud y conexidad con azúcar, levadura y polvos de esponjar, sobre los cuales la SIC limitó el registro de la citada marca.

Sostuvo que la entidad demandada al limitar el registro del signo “LOBO” violó los derechos de propiedad que ostenta, toda vez que no analizó la identidad o similitud existente entre los productos: “azúcar; harina, levadura y polvos para esponjar” con los que fueron excluidos del mismo, ignorando, de esta forma, los efectos extensivos de la marca, toda vez que al permitirse el registro de una expresión idéntica o similar se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Explicó que los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza son esencial y competitivamente conexos, por cuanto consisten, en general, en productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo y conserva, así como en los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos. Alegó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[4] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que la cancelación parcial por no uso de una marca es improcedente cuando existe similitud y conexidad competitiva entre los productos comprendidos en la misma clase y procede única y exclusivamente, cuando entre estos productos existen diferencias sustanciales.

Afirmó que los productos distinguidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan relación y vinculación entre ellos, se comercializan por los mismos canales a través de grandes superficies y se encuentran ubicados físicamente en la misma sección, por tener igual naturaleza, destino y función; y que restringirlos o excluirlos de la clasificación provocaría en el público consumidor un riesgo de confusión. Advirtió que tanto los productos restringidos como los excluidos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen la misma finalidad, se complementan, conforman un conjunto y son intercambiables o sustituibles entre sí. Concluyó que la SIC, al expedir los actos demandados, ignoró y desconoció que entre los productos distinguidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza existe similitud y conexión competitiva e inexistencia de diferencias sustanciales, por lo que no es legalmente procedente la cancelación parcial del registro por no uso de la marca en su titularidad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al igual que en la jurisprudencia y la doctrina sobre ese asunto.

Aclaró que el uso real y efectivo de los productos “azúcar, harina, levadura y polvo para esponjar” está comprobado; y que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios autorizados, sino para cada uno de ellos o similares. Advirtió que la actora no puede pretender que por el hecho de haber probado el uso en algunos de los productos incluidos, esto es, azúcar, harina, levadura y polvo para esponjar, para la marca “LOBO” (nominativa), se haga extensivo a los restringidos, teniendo en cuenta que en estos últimos no tienen relación alguna de competitividad; y que dentro del acervo probatorio aportado no se evidencia prueba alguna que demuestre que estos se encuentran en el mercado.

Precisó que no existe similitud o conexidad competitiva entre los unos y los otros; y que la reducción realizada a la cobertura de los productos de la marca “LOBO” (nominativa), está acorde con lo preceptuado en la Decisión 486 y los criterios jurisprudenciales. Sostuvo que con respecto a la violación del artículo 61 de la Constitución Política, protegió el derecho de propiedad industrial, dado que aplicó al caso lo preceptuado en la norma supranacional y en los criterios jurisprudenciales, frente a la cancelación de la marca “LOBO” (nominativa), por no uso.

Asimismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución que dio fin al proceso administrativo quedó debidamente ejecutoriada el 24 de junio de 2008 y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 12 de noviembre de 2008, razón por la cual se encuentra caducada.

II.-2. La sociedad MUSEO DEL TURRÓN S.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. En efecto, la parte actora insistió en que la cancelación parcial por no uso de la marca “LOBO” (nominativa), no es legalmente procedente, toda vez que tanto los productos restringidos como los excluidos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan conexidad competitiva, razón esta suficiente para no haber ordenado la cancelación parcial.

Por su parte, la entidad demandada reafirmó en que los actos administrativos acusados se fundamentaron en las normas comunitarias aplicables al caso; y que la actora no puede pretender que por el hecho de haber probado el uso en algunos de los productos incluidos se haga extensivo a los restringidos, teniendo en cuenta que no guardan relación alguna de competitividad.

La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca LOBO (denominativa), que distingue productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Énfasis agregado). 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 1.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 1.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 1.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […] 2.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 2.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 2.11.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 2.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 2.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. […] 2.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […] 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, se tiene que el artículo 136, numeral 2, del CCA es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. […] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]”.

Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 24 de octubre de 2008, según consta a folio 307, vuelto, del cuaderno núm. 2, y no el 12 de noviembre de 2008, conforme lo anotó la parte demandada, pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda (folio 308 del citado cuaderno).

Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa[6], se notificó a la parte actora el 23 de junio de 2008[7], y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 24 de junio de 2008 y venció el 24 de octubre de 2008. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 24 de octubre de 2008, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época y, como consecuencia de ello, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca nominativa “LOBO”, con el certificado núm. 151.353, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…]Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”.

En consecuencia de lo anterior, la entidad demandada estableció que dicha marca, distinguirá los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…] azúcar, harina, levaduras, polvos para esponjar […]”. En efecto, dicha marca fue registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…]café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”, pero a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] azúcar, harina, levadura y polvos para esponjar […]”.

Al respecto, la actora alegó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 165 de la Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que no es legalmente procedente la cancelación parcial del registro por no uso de la citada marca, toda vez que tanto los productos restringidos como los excluidos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza poseen conexión competitiva, ya que se comercializan a través de los mismos canales, se promocionan por los mismos medios, son de uso complementario, pertenecen al mismo género de productos, tienen la misma finalidad, la misma naturaleza, son intercambiables e implican un uso conjunto.

Insistió en que la cancelación parcial por no uso de una marca es improcedente cuando existe similitud y conexidad competitiva entre los productos comprendidos en la misma clase; y que procede única y exclusivamente, cuando entre estos productos existen diferencias sustanciales. Por su parte, la SIC, en la contestación de la demanda, adujo que la actora logró probar el uso de la marca cuestionada, de la cual es titular, únicamente frente a los productos “[…] azúcar, harina, levadura y polvos para hornear […]”, pero no demostró su uso para los demás productos comprendidos en la Clase 30, lo que llevó a que ordenara la cancelación parcial del registro de la marca, en cuanto a los productos no usados con la misma.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. Además, estimó que “[…] de oficio se interpretarán los artículos 166, y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el uso real y efectivo de la marca y la carga de la prueba en la acción de cancelación de una marca […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […]”.

Como ya se indicó, el debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca “LOBO” (nominativa) para los productos “[…] azúcar, harina, levadura y polvos para esponjar […]”, se debieron hacer extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los productos excluidos por ser conexos. Ello, habida cuenta que la sociedad actora no cuestiona la valoración probatoria realizada por la entidad demandada a fin de determinar el uso real y efectivo de la marca nominativa “LOBO”, sino que se establezca la similitud y la conexión competitiva entre los productos que fueron restringidos y los excluidos del certificado de registro núm. 151.353 y, de esta forma, sean nuevamente incluidos en el mismo.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Énfasis agregado). 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 1.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 1.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 1.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

En el caso bajo examen, cabe advertir que respecto de la conexidad entre los productos “[…] azúcar, harina, levadura y polvos para hornear […]”, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre los cuales sí se probó el uso de la marca “LOBO” (nominativa), y frente a los que no se probó el uso de la misma, esto es: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”, comprendidos también en la citada Clase 30, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse.

En efecto, en sentencia de 22 de enero de 2015[8], que ahora se prohíja, se declaró la nulidad de los actos acusados, proceso en el que coinciden las mismas partes y el cargo alegado, esto es, el relativo a la conexidad entre los productos sobre los cuales se demostró el uso y respecto de los no usados, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que son los mismos que se alegan en este proceso[9].

En dicho pronunciamiento, se señaló: “[…] La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 19788 de 18 de junio de 2008, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca denominativa “EL LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”.

En consecuencia de lo anterior, estableció que dicha marca, distinguirá los siguientes productos de la citada Clase 30: “azúcar, harina, levaduras, polvos para esponjar”. Al respecto, la actora alegó que la cancelación por no uso no procede cuando existe similitud y conexidad competitiva entre los productos en la misma clase. Sólo procede cuando entre los productos existen diferencias sustanciales.

Explicó que todos los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza tienen conexión competitiva. En el caso particular, los productos excluidos y los amparados poseen conexión competitiva, ya que se comercializan a través de los mismos canales, se promocionan por los mismos medios, son de uso complementario, pertenecen al mismo género de productos, tienen la misma finalidad, la misma naturaleza, son intercambiables e implican un uso conjunto.

Entre los productos no existen diferencias sustanciales. Por tal razón, solicitó que queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca comercial “EL LOBO”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 203.127, los siguientes: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal”, y que queden excluidos, “mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: […] Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, en la contestación de la demanda, adujo que el titular de la marca logró probar el uso de la marca cuestionada para distinguir azúcar, harina, levadura y polvos para hornear, pero no demostró su uso para los demás productos comprendidos en la Clase 30, lo que conllevó a que ordenara la cancelación parcial de registro de la marca, en cuanto a los productos no usados con la misma.

Sobre el particular, la Interpretación Prejudicial señaló lo siguiente: “El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.[10] La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.”[11] (Las negrillas y subrayas fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, queda claro “que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados”[12].

En tratándose de la conexión competitiva entre los productos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”).”[13] En el sub lite, considera la Sala que los productos de la Clase 30 de la Clasificación, respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “EL LOBO” por no uso[14], tienen la misma finalidad que los productos, respecto de los cuales no se canceló dicho signo (azúcar, harina, levadura y polvos para hornear), habida cuenta de que todos los artículos comprendidos en dicha Clase tienen en común que son productos alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación y aditivos para realzar el sabor de los alimentos.

Además, se comercializan a través de los mismos canales de comercialización- grandes cadenas, tiendas o supermercados-, se promocionan por los mismos medios -radio, televisión, prensa-, son relacionados e implican un uso complementario (por ejemplo: café y azúcar, arroz y sal), y pertenecen al mismo género de productos. Entre los productos no existen diferencias sustanciales.

En este orden de ideas, observa la Sala que entre los productos no usados y los que se demostró su uso, existe conexión competitva y no existen diferencias sustanciales, y, por consiguiente, resultan conexos y similares. De tal manera, que no era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca denominativa “EL LOBO” registro, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenada por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues el mencionado titular probó, además del uso del azúcar, harina, levadura y polvos para hornear, que éstos eran similares y conexos a los productos no usados.

Como consecuencia habrá de declararse la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 203.127, correspondiente a la marca “EL LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., reconociendo su derecho de exclusividad sobre la misma.

Igualmente, se ordenará a dicha entidad publicar la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y proferir la decisión tendiente a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). Las consideraciones transcritas resultan aplicables al caso bajo examen, por lo cual se reiteran, toda vez que los elementos fácticos y jurídicos son similares a los que en esta oportunidad son objeto de litigio, conforme se puso de presente anteriormente.

En este orden de ideas, la Sala observa que entre los productos no usados y los que se demostró su uso, existe conexión competitiva y, por consiguiente, no era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca denominativa “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenada por la SIC, pues el mencionado titular probó, además del uso del azúcar, harina, levadura y polvos para hornear, que eran similares y conexos a los productos no usados.

Cabe señalar que la Sala al fallar un asunto similar, esto es, en sentencia 24 de septiembre de 2020[15], también consideró que no era procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa “MARYLAND”, en el sentido de excluir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre los cuales no se logró demostrar el uso para esa marca, habida cuenta que existía una relación de conexidad competitiva con los productos de esa clase, respecto de los cuales sí se demostró el uso.

Asimismo, advirtió que si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de esa marca nominativa, en relación con los productos sobre los cuales no se demostró su uso, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitiría que este se beneficiara del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara los productos respecto de los que se probó el uso, y llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial.

Así discurrió la Sala: “[…] 101. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa MARYLAND que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” porque, aunque su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 102.

En ese orden de ideas, si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca nominativa MARYLAND en relación con “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “galletas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las “galletas” y los “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos. 103.

Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no es procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca nominativa MARYLAND con registro núm. 175573, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, debido a que, a pesar de no haber sido probado el uso real y efectivo de los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” para dicha marca, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso sustituible entre los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Además de lo anterior, la Sala debe puntualizar que, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, si el titular de una marca prueba el uso, -no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos-, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 141-IP- 2013, traída a colación tanto en la sentencia de 22 de enero de 2015 como en la reciente providencia de 24 de septiembre de 2020, señaló que para que los productos o servicios sean similares deben tener la misma naturaleza o finalidad, pero que igualmente se puede ampliar dicho concepto en este caso a que sean conexos o relacionados.

Para tal efecto, adujo: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.[16] La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.”[17] (Las negrillas y subrayas fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, queda claro “que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados”[18].

Dicho criterio ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en otras, en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso núm. 207-IP-2014, traída a colación en la sentencia de 12 de julio de 2018[19], en la que se precisó: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso […]”.

Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. Precisamente, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, la Sala ha sostenido que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, es decir que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.[20] Ahora, conforme se precisó en la sentencia prohijada, de 22 de enero de 2015, los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, (respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “LOBO” por no uso), son conexos y similares con el azúcar, harina, levadura y polvos para hornear (sobre los cuales no se canceló dicho signo).

En efecto, al analizar la conexidad de los productos antes referenciados, se observa que pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como al mismo género de productos, por lo que, en consecuencia, tienen la misma finalidad, habida cuenta que todos los productos comprendidos en dicha Clase tienen en común que son alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación y aditivos para realzar el sabor de los alimentos, conforme lo establece la Nota Explicativa de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza[21].

Además, se comercializan a través de los mismos canales de comercialización, -grandes cadenas, tiendas o supermercados-, se promocionan por los mismos medios de publicidad, -radio, televisión y prensa-, y su difusión no es restringida, aspectos estos que influyen para que pueda producirse una conexión competitiva. Para la Sala, “[…] al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial […]”.

Así lo señaló esta Sección en la citada sentencia de 24 de septiembre de 2020.[22] Asimismo, implican un uso complementario y de manera conjunta (por ejemplo: café y azúcar, té y azúcar, sucedáneos del café y azúcar, arroz y sal, levadura y pan, entre otros), atendiendo a que la mezcla de estos productos es habitualmente usada por los consumidores.

Ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 2016[23], en la que se precisó: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 2º del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, habrá de declararse la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la División de Signos Distintivos de la SIC, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 151353, correspondiente a la marca “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., reconociendo su derecho de exclusividad sobre la misma.

Igualmente, se ordenará a dicha entidad publicar la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y proferir la decisión tendiente a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción, propuesta por la parte demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la SIC, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 151353, correspondiente a la marca “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., y restablecer su derecho de exclusividad sobre la misma.

CUARTO: ORDENAR a la SIC publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial y proferir la decisión tendiente a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo.

QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 12 de noviembre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Salva voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00397-00 Actor: MOLINOS EL LOBO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 12 de noviembre de 2020, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la sociedad Molinos El Lobo S.A. Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- La sociedad Molinos El Lobo S.A., mediante apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución núm. 22974 de 30 de julio de 2007[24], la nulidad total de la Resolución núm. 6922 de 29 de febrero de 2008[25] y la nulidad total de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008[26], emanadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mediante los referidos actos, respectivamente, (i) se declaró la cancelación parcial por no uso de la marca «LOBO», registrada para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se excluyó de su cobertura los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”;

(ii) se confirmó la anterior decisión, y (iii) se modificó la primera Resolución en el sentido de no excluir el producto “azúcar” de aquellos amparados por el registro de la marca. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se niegue la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca comercial «LOBO» (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”.

En subsidio de la anterior petición, pidió que se declare la nulidad parcial de la Resolución que dispuso la cancelación parcial de la marca «LOBO» y de las resoluciones que la confirman, de manera que no se excluyan los productos que sean idénticos y similares a los productos respecto de los cuales sí se probó el uso. Así, solicitó que dentro de los productos protegidos con la referida marca queden incluidos los siguientes: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal”, de manera que solo queden excluidos, “[…] mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”.

La demandante afirmó que el acto acusado violó el artículo 61 de la Constitución Política por cuanto, al limitar el registro del signo «LOBO», la SIC violó sus derechos de propiedad pues, a su juicio, no analizó la identidad ni la similitud que existe entre los productos “azúcar; harina, levadura y polvos para esponjar” y aquellos que fueron excluidos del registro, “ignorando, de esta forma, los efectos extensivos de la marca, toda vez que al permitirse el registro de una expresión idéntica o similar se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor”[27].

En segundo lugar, manifestó que las resoluciones demandadas violaron, por indebida aplicación, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, ya que, entre los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, existe conexidad competitiva, pues se comercializan por los mismos canales a través de grandes superficies, se encuentran en la misma sección, tienen igual naturaleza, destino y función, se complementan, conforman un conjunto y son intercambiables o sustituibles entre sí. En ese orden, indicó que la cancelación parcial del registro por no uso no era procedente. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría encontró demostrado el cargo de nulidad por violación del artículo 165 de la Decisión 486 propuesto en la demanda.

En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, y ordenó a la SIC denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 151353, correspondiente a la marca “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., y restablecer su derecho de exclusividad sobre la misma. Dicha decisión se sustentó en la conclusión según la cual los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, respecto de los cuales se canceló el registro de la marca «LOBO» por no uso, son conexos y similares con los productos “azúcar, harina, levadura y polvos para hornear”, siendo que sobre estos últimos no se canceló el registro al haberse demostrado el uso.

Sobre el particular, se señaló que, cuando se pretende la cancelación parcial por no uso de una marca, debe tenerse en cuenta que, si el titular prueba su uso únicamente respecto de alguno o algunos de los productos o servicios para los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, “conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro”.

Al respecto, se precisó que, “para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados”. Conforme lo anterior, la sentencia prohijó las consideraciones del fallo de 22 de enero de 2015 (expediente 2008-00419), en el que la Sección se pronunció sobre la conexidad entre los productos sobre los cuales se demostró el uso y respecto de los no usados, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en un proceso con elementos fácticos y jurídicos similares a los que en esta oportunidad fueron objeto de litigio.

Así entonces, se acogió la conclusión según la cual no era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca nominativa «LOBO» porque su titular probó el uso del signo respecto de azúcar, harina, levadura y polvos para hornear y que estos eran similares y conexos a los productos no usados, esto es, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

En ese sentido, concluyó que existe conexidad competitiva entre los productos examinados por cuanto: (i) pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y al mismo género de productos, por lo que tienen la misma finalidad por tratarse de alimentos “de origen vegetal preparados para su consumo o conservación y aditivos para realzar el sabor de los alimentos”;

(ii) se comercializan a través de los mismos canales – grandes cadenas, tiendas o supermercados; (iii) se promocionan a través de los mismos medios de publicidad – radio, televisión y prensa- y su difusión no está restringida, y (iv) implican un uso complementario y de manera conjunta, atendiendo a que la mezcla de estos productos es habitualmente usada por los consumidores. 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, la existencia de conexidad competitiva no es objeto de valoración en tratándose de la pretensión de cancelación parcial por no uso de una marca.

Por ende, aquel no constituye un criterio para determinar si el registro de la marca debe mantenerse o no respecto de productos diferentes a aquellos frente a los cuales se probó su uso. En ese sentido, considero que la improcedencia de la cancelación parcial de un registro por no uso depende de que se demuestre identidad o similitud entre los productos que se examinan, mas no conexidad competitiva.

En efecto, de conformidad con inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[28], se tiene que la cancelación parcial del registro de una marca procede en aquellos casos en los que ésta no se usa respecto de algunos de los productos o servicios para los que fue concedida. En consecuencia, en esos eventos, hay lugar a eliminar de la lista de productos o servicios que protege la marca a aquellos en los cuales no es usada, previo análisis sobre la identidad o similitud entre los productos o servicios.

En ese orden, cuando se encuentra probado el uso solo respecto de uno de los productos amparados por una marca, es posible mantener la protección de esta frente a todos o algunos de los otros productos que inicialmente amparaba el signo en cuestión, si entre el primer producto y los demás existe identidad o similitud, lo cual se deriva del hecho que los productos tengan la misma naturaleza o finalidad.

La similitud, además, exige que los productos sean sustitutos entre sí. Bajo ese entendido, no sería procedente acceder a la solicitud de cancelación del registro marcario para eliminar de la lista de productos amparados por el signo a aquellos que, si bien no han sido identificados con la marca en el mercado, son idénticos o similares a los bienes frente a los cuales sí se probó el uso de la marca.

Desde esta perspectiva, se tiene que la conexidad competitiva no es objeto de estudio cuando lo que se pretende es determinar si el registro de una marca debe ser cancelado o no, respecto de todos o algunos de los productos que inicialmente amparaba, pues en estos casos, la decisión debe sustentarse en la existencia o inexistencia de identidad o similitud entre los productos que se confrontan.

Por su parte, corresponde abordar una valoración sobre la existencia de conexidad competitiva entre productos cuando el debate consiste en determinar si un signo puede ser o no registrado como marca. A este respecto, en la interpretación prejudicial núm. 099-IP-2013[29], el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó los eventos en los que hay lugar a abordar un análisis de la conexión competitiva respecto de una marca cancelada parcialmente, así: “En primer término, el Tribunal manifiesta que la cancelación parcial de un registro se da al constar la falta de uso del signo, cuya cancelación se solicita, sobre los productos para los que fue registrado y la consiguiente limitación del registro a los productos que está usando en el mercado de forma real y efectiva.

Por lo tanto, a efectos de determinar la cancelación parcial de un registro no corresponde el análisis de la conexión competitiva de la manera en la que propone la sociedad demandante. En ese sentido, se realizará un análisis de la conexión competitiva, por parte de la oficina nacional competente, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos: 1. cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada. 2.

Cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 3. Cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación. Por lo tanto, el juez consultante deberá analizar el caso concreto y aplicar los criterios de la conexión competitiva cuando así se amerite”[30].

(Resaltado fuera del texto original) Conforme lo anterior, los escenarios en los cuales hay lugar a realizar un análisis de la conexión competitiva respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue suponen que la marca en cuestión ya se encuentra cancelada. En ese orden, la jurisprudencia refiere tres eventos en los que se acude al criterio de conexidad competitiva para decidir sobre la prosperidad de una solicitud de registro marcario, a saber: (i) cuando se presenta una solicitud de registro de marca para identificar productos conexos con los que ampara la marca ya registrada y parcialmente cancelada;

(ii) cuando la marca ya ha sido cancelada por no uso y se hace valer la cancelación como defensa a una oposición formulada en contra de la solicitud de registro marcario, y (iii) cuando quien promovió y obtuvo la cancelación parcial por no uso de marca solicita el registro del signo haciendo uso del derecho preferente. En ese orden, la conexión competitiva no es criterio para resolver la pretensión de cancelación parcial de una marca que se aduce inutilizada.

Por el contrario, en esos escenarios, la norma comunitaria alude a los criterios de identidad y similitud para determinar respecto de cuáles de los productos que inicialmente amparaba la marca debe mantenerse el registro, a pesar de que el uso no haya sido acreditado frente a ellos. En consecuencia, siendo claro que ninguno de los tres escenarios antes referidos coincidía con el examinado en la sentencia de la cual me aparto, en mi opinión, no correspondía fundamentar la decisión sobre la procedencia de la cancelación parcial del registro de la marca «LOBO» a partir de la valoración de los criterios de conexidad competitiva.

Así entonces, considero que en el asunto examinado no se encuentra demostrada la identidad ni la similitud, entre los productos “azúcar, harina, levadura y polvos para esponjar”, frente a los cuales se probó el uso de la marca, y los productos “Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, pues no se trata de productos sustitutos perfectos, ni complementarios entre sí, ya que su naturaleza y finalidad no es la misma, así como tampoco su composición y funcionalidad.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [2] “Por el cual se dictan algunas medidas sobre propiedad industrial”, expedido por el Presidente de la Junta Militar de Gobierno de la Republica de Colombia. [3] “Artículo 61.

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. […]”. [4] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [5] Proceso 140-IP-2019. [6] La Resolución núm. 16810 del 29 de mayo de 2008, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 22974 de 30 de julio de 2007. [7] Así consta en la certificación expedida por la Secretaría General Ad Hoc de la SIC, visible a folios 400 a 402 del cuaderno núm. 2. [8]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00419-00. [9] Con la diferencia de que la marca objeto de este proceso es “LOBO” (nominativa) y la marca, del anterior proceso es “EL LOBO” (nominativa). [10] El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-Ip-2012. [11] Proceso 141-IP-2013. [12] Sentencia de 7 de junio de 2012 de la Sección Primera, Actor: S.T. DUPONT, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. [13] Proceso 141 IP-2013. [14] Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00451-00. [16] Dicha posición también había sido señalada, con anterioridad, por el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales rendidas dentro de los procesos 180-IP-2006 y 79-Ip-2012, entre otros. [17] Proceso 141-IP-2013. [18] Sentencia de 7 de junio de 2012 de la Sección Primera, Actor: S.T. DUPONT, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00554-00. [20] Así lo ha sostenido la Sala en varias oportunidades, entre ellas, en sentencia de 8 de octubre de 2020, número único de radicación 2010-00175- 00. [21] www.wipo.int.

Consultada el 23 de octubre de 2020. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00451-00. [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00457-00. [24] "Por la cual se decide la cancelación por no uso, del registro de una marca” [25] "Por la cual se resuelve un recurso de reposición" [26] "Por la cual se resuelve un recurso de apelación" [27] Página 6 de la sentencia de 12 de noviembre de 2020. [28] “Artículo 165.- […] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”. [29] Interpretación prejudicial núm. 099-IP-2013, proferida en el proceso radicado: 11001-0324-000-2010-00340-00 y citada en la sentencia proferida por esta Sala el 12 de noviembre de 2020. [30] Ibídem.