PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto URBANO y la marca mixta URBANO previamente registrada en la clase 20 / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto URBANO para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 por existir identidad ortográfica, fonética e ideológica y existir conexión competitiva con la marca mixta URBANO previamente registrada en la Clase 20 Para la Sala, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado URBANO reproduce integralmente la marca registrada URBANO, […] Teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada, la Sala considera que el signo solicitado por la parte actora no cumple con el presupuesto de distintividad ortográfica. […] En cuanto a la similitud fonética, ésta se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Ahora bien, atendiendo que el signo solicitado y la marca previamente registrada son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica.

En consecuencia, para la Sala, el signo solicitado por la parte actora no cumple con el presupuesto de distintividad fonética. Comparación ideológica […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ésta se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejantes o idéntico. En el caso sub examine, la Sala considera que, al existir identidad del signo solicitado y la marca registrada, también se configura este puesto y que el público consumidor no podrá diferenciar a cuál se refiere de forma independiente el signo y la marca, debido a su identidad en el elemento nominativo.

De acuerdo con el ejercicio de comparación que se efectuó entre el signo y la marca, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo y la marca bajo examen presentan identidad ortográfica, fonética e ideológica, lo que conlleva a configurar un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor y, en consecuencia, es necesario estudiar el requisito de la conexión competitiva. […] [L]a Sala considera que los productos de la clase 20 y los servicios de la clase 35, para el caso sub examine pueden tener los mismos canales de distribución y comercialización, en atención a que, al ser muebles elaborados en madera o de cualquier material general, es usual que los sitios donde se vendan sean los mismos.

Para la Sala es importante precisar que, si bien es cierto, existen lugares especializados en los cuales únicamente se venden los productos que se quieren identificar con cada una de las clases, esto no excluye el hecho que por lo general compartan los mismos canales de comercialización. En relación con los medios de comercialización o distribución, estos tienen que ver con la relación que se tiene respecto a los medios de difusión de los productos.

Así las cosas, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines especiales, la conexión competitiva sería menor. Para la Sala resulta claro que los muebles confeccionados en madera no son productos que se publiciten en medios de comunicación masiva, y que, por lo general, los mismos son publicados en revistas especializadas, tal y como lo evidenció la parte actora por medio de la página de la revista especializada Legis en la que se presentó la publicidad específica del signo que se requiere registrar.

Aunado a lo expuesto, la Sala considera que los productos de la clase 20 y los servicios de la clase 35, también cumplen con el requisito de intercambiabilidad, el cual se refiere a la relación o vinculación que se puede dar entre productos y servicios, la cual influye en la asociación que el consumidor efectúe y que por su similitud considere que los mismos provienen de un mismo productor.

Para la Sala, el consumidor medio puede asociar los productos ofrecidos por la marca registrada con los del signo solicitado en la medida que tienen las mismas finalidades y son del mismo género, muebles para la ciudad fabricados en madera. […] De conformidad con las anteriores consideraciones, esta Sala considera que en el caso sub examine, existe una conexidad entre los servicios y los productos que el signo solicitado y la marca registrada identificarían, por cuanto, a pesar de identificar servicios y productos de diferente clase, tienen correspondencia en el género y finalidad, son sustituibles y son adquiridos por un consumidor medio, lo que puede generar un riesgo de confusión y asociación al estar identificados por las marcas con identidad denominativa, elemento predominante dentro del conjunto marcario.

En síntesis, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que el signo denominativo URBANO fuera susceptible de ser registrado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto URBANO y la marca mixta URBANO previamente registrada en la clase 20 / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA – Por regla general es el predominante / DENOMINACIÓN GENÉRICA O DESCRIPTIVA – Por ser inapropiable debe excluirse en la comparación marcaria / PALABRA DESCRIPTIVA – Lo es la palabra MOBILIARIO y por ello se excluye del cotejo marcario [S]iguiendo los parámetros enunciados y lo determinado por el Tribunal de Justicia Andina en su interpretación prejudicial, la Sala procederá a determinar si el titular de la marca utiliza vocablos usuales o no y si el mismo utiliza términos de uso común o descriptivo respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. […] [L]a Sala analizará si los términos utilizados por la marca registrada son descriptivos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y de ser el caso, efectuar el cotejo con el signo solicitado, únicamente entre los términos URBANO y URBANO […].

La clase 20 de la Clasificación Internacional Niza se refiere a los productos “MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS, PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, DE MADERA CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, CONCHA, AMBAR, NACAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDANEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O MATERIAS PLASTICAS.” De los productos clasificados en la clase 20 y la marca registrada MOBILIARIO URBANO, la Sala considera que, la palabra MOBILIARIO es descriptiva de los productos clasificados por cuanto los mismos se refieren a muebles (mobiliario).

Así las cosas, conforme lo sugerido por el Tribunal Andino de Justicia, y teniendo en cuenta que la palabra mobiliario, al ser descriptiva, además de genérica, no puede ser apropiable, la Sala procederá a realizar el cotejo del signo solicitado con la marca registrada únicamente respecto de los términos URBANO y URBANO, considerando que la denominación del signo solicitado es URBANO. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / MARCAS – Finalidad / MARCAS – Requisitos para su registro / RIESGO DE CONFUSIÓN – Concepto / RIESGO DE CONFUSIÓN – Clases / RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA – Concepto / RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTA – Concepto Como lo establece la normativa comunitaria [literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000], la marca tiene como función principal la de identificar productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, que pertenecen a otra empresa o persona; es decir, que el titular del registro goza de la facultad de la exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros que no hayan sido autorizados hagan uso de la marca.

Asimismo, se ha determinado que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o ya ha sido registrado a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Lo que se busca principalmente, es evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pueden llegar a presentarse, y así proteger al consumidor, en el sentido de no atentar contra la libertad de escogencia. Igualmente, proteger la libre competencia y, en consecuencia, los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. […] Es decir que, para poder definir si existe o no el riesgo de confusión, es menester determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios que se están distinguiendo, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

Existen dos tipos de confusión, a saber, (i) la confusión directa, que es la que se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir el producto o servicio determinado creyendo que está comprando o usando otro, lo que necesariamente implica la existencia de un nexo entre los productos o servicios ofrecidos, y (ii) la confusión indirecta, que se caracteriza porque el vínculo que realiza el consumidor de los productos o servicios se atribuya a un origen empresarial común en contra de la realidad de los hechos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00420-00 Actor: RICHARD ORLANDO URBANO FLÓREZ Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Registro como marca mixta “urbano” para distinguir servicios de la clase 35 internacional SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el proceso de la referencia, promovido por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante SIC), con el fin que se declare la nulidad del artículo segundo de la Resolución Nro. 33302 del 29 de junio de 2010, de la Resolución Nro. 039411 del 29 de julio de 2010 y la Resolución Nro. 023329 de 2011, mediante las cuales se negó el registro de la marca mixta del signo “URBANO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto confirmándolo, respectivamente y que rezan así: Resolución Nro. 33302 del 29 de junio de 2010: “[…]

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar el registro como marca mixta del signo URBANO para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. […]” Resolución Nro. 039411 del 29 de julio de 2010: “[…]ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 33302 del 29 de junio de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en las consideraciones anteriores. […]” Resolución Nro. 023329 del 29 de abril de 2011: “[…]ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 33302 de 29 de junio de 2010 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […] I.

ANTECEDENTES 1. La demanda El señor Richard Orlando Urbano Flórez, a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del C.C.A., para que la Sala se pronuncie respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones: “1.- Que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: Artículo 2° Resolución No. 33302 de fecha 29 de junio de 2010 mediante la cual negó el registro como marca del signo “URBANO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional Niza, solicitada por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; resolución N°. 039411 del 29 de julio de 2010, expedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que resolvió el recurso de reposición; y resolución 023329 del 29 de abril de 2011, por el cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la resolución N°. 33302 de junio 29 de 2010 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.-Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordene el registro de la marca mixta URBANO INTERIORES, para servicios pertenecientes a la clase 35 Internacional de Niza.” 1.2.

Fundamentos de hecho: Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. Mediante formulario único de registro radicado el día 26 de agosto de 2008, el señor Richard Orlando Urbano Flórez solicitó el registro como marca mixta del signo denominado URBANO, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación de Niza ante la SIC. 1.2.2.

Dentro del término legal establecido, la marca DISEÑOS URBANOS LTDA., presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro, con fundamento en la similitud y confundibilidad del signo solicitado con la marca registrada. Solicitud que fue declarada infundada mediante la Resolución Nro. 33302 del 29 de junio de 2010 en su artículo primero, y confirmada en las Resoluciones Nro. 039411 del 29 de julio de 2010 y Nro. 023329 del 29 de abril de 2011. 1.2.3.

La SIC, mediante el artículo 2° de la Resolución Nro. 33302 del 29 de junio de 2010, negó el registro como marca mixta del signo “URBANO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación Internacional de Niza, con el argumento de que existe semejanza con la marca registrada con el certificado Nro. 310552, traída de oficio, “Mobiliario Urbano”. 1.2.4.

La Resolución Nro. 33302 del 29 de junio de 2010 fue objeto de recurso de reposición, el cual se decidió mediante la Resolución Nro. 39411 de 29 de julio de 2010. 1.2.5. Por medio de la Resolución Nro. 023329 del 29 de abril de 2011, se resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra la Resolución Nro. 33302 del 29 de junio de 2010. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 134 y en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 1.3.1. Indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina La parte actora estima que los actos administrativos acusados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto considera que no existe notoriedad de confusión a terceros entre el signo registrante y el registrado.

Manifestó que sus elementos emblemáticos son totalmente disímiles, por cuanto, en la marca registrada, con fundamento en la cual se negó la marca solicitada, sobresale en la parte superior una figura que contiene inscrita la letra “S”, y el signo solicitado por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ como marca, figura “URBANO”, en el cual se encuentra entre la letra B y N una figura representada por un triángulo que se asocia a un árbol o pino, que simboliza la materia prima del producto y que eso difiere notoriamente de la marca registrada, y por eso no son semejantes.

Señaló que, conforme al principio de especialidad, el registro de los signos distintivos se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. Señaló que el registro del signo “URBANO” (mixta) que fue negado por la SIC, fue solicitado para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional Niza, y que la marca opositora se encuentra registrada para los productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional.

Adujo que, además, de haberse solicitado para diferentes productos y servicios, no utilizan los mismos medios de publicidad. Igualmente, que el signo “URBANO” y urbano de la marca registrada no pueden ser verificados de forma independiente, sino que se encuentra integrada la palabra, y que de manera fonética y conceptualmente difiere su significado, por lo que no existe el riesgo de confusión para que la marca solicitada sea registrada.

Agregó que, de la combinación entre el elemento denominativo y el elemento gráfico, es evidente que, al valorar las marcas negada y registrada, existen más diferencias que similitudes, y que, por ende, producen en el consumidor una idea diferente entre ambas marcas, por lo que se considera que pueden coexistir en el mercado, sin crear confusión o desviación en los consumidores. 1.3.2.

Falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina Para la parte actora, de conformidad con lo determinado en la Decisión 486, procede el registro de la marca denominada URBANO, por cuanto la solicitud presentada cumple con los requisitos de la norma y no se encuentra en ninguna de las causales de irregistrabilidad.

Asimismo, aduce que, al observar el signo de la marca solicitada, ésta no tiene ninguna similitud con la registrada, no existe confusión directa, ni indirecta, respecto a los consumidores, y lo que se quiere identificar con cada una es diferente, especialmente por cuanto los mismos corresponden a servicios y productos clasificados en clases diferentes de la clasificación Internacional de Niza.

Adicionalmente, manifestó que el signo URBANO de la marca solicitada refiere al apellido del propietario como medio de identificación, y que la norma no prohíbe el acceso al registro de los nombres o apellidos. Señaló que, contrario a lo señalado por la SIC en la Resolución Nro. 023329 del 29 de abril de 2011, numeral 2.1.1., “refiere a aquello que es perteneciente o relativo a la ciudad”, desconoce los productos comercializados, por cuanto éstos los comercializa URBANO a nivel nacional.

Finalmente señala que, como se manifestó, la marca mixta solicitada URBANO, publicita en revistas que se relacionan con la venta de muebles de hogar, como lo es la revista Mobiliario de Legis, y que la marca traída de oficio no aparece publicitando en dicha revista, por cuanto las marcas no refieren a los mismos productos y esto no genera en ninguna medida confusión para los consumidores; por lo que las dos marcas mencionadas pueden coexistir en el mercado y por lo tanto la marca solicitada es registrable. 2.

Contestación de la demanda 2.1. La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: 2.1.1. Legalidad de los actos administrativos acusados Manifestó que, con la expedición de las resoluciones acusadas proferidas por la SIC, en ningún momento se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Anotó que, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional competente, expidió legal y válidamente la Resolución Nro. 33302 del 29 de junio de 2010, por cuanto la solicitud no se ajustó a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria. Asimismo, que, en efecto, es la Decisión 486 la norma en materia de propiedad industrial aplicable al caso concreto.

Adicionalmente, que en los documentos que obran en el expediente N° 08-815262, correspondiente al expediente de la solicitud de registro de la marca mixta “URBANO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la nomenclatura vigente presentada por la parte demandante, se concluyó que la solicitud de la marca no superó el examen de confundibilidad efectuado por la autoridad y se encontró, entre otras cosas, que: […] en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que, si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, se promueven mediante medios de publicidad afines, por lo que, de concederse el registro del signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.

Lo anterior debido a que los servicios reivindicados por el solicitante se enfocan en los productos que ampara la marca registrada. Por tanto se puede inferir que los servicios que pretende amparar el signo solicitado a registro constituyen en el canal de comercialización de los productos que ampara la marca previamente registrada […]”. Señaló que la conclusión de la SIC fue razonable, por cuanto un consumidor desprevenido no estaría en capacidad de establecer que el origen de las marcas es distintivo e independiente, con lo cual no sólo se desdibuja, sino que se desnaturaliza el derecho marcario y de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, al hacer los exámenes de registrabilidad, lo que se pretende es garantizar que con la concesión de algún registro no se genere riesgo de confusión alguno. 2.1.2. Antecedentes jurisprudenciales Manifestó que, en los actos administrativos expedidos por la Oficina Nacional Competente, así como en sentencias proferidas por el Consejo de Estado relacionadas con el tema marcario, especialmente la sentencia del 1° de octubre de 1998, proferida con ponencia del Magistrado Libardo Rodríguez en el proceso Nro. 4213, se determinó que para registrar un signo como marca se debe cumplir con los siguientes tres (3) requisitos: a) perceptibilidad; b) suficiente distintividad, y c) susceptibilidad de representación gráfica. 2.1.3.

Objeto del Registro de una marca Agregó que el registro de un signo distintivo, de una marca, constituye un mecanismo encaminado a procurar la protección de los derechos de propiedad industrial de sus titulares, confiriéndole la facultad para hacer uso de ésta respecto de los bienes o servicios solicitados, de conformidad con la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486. Respecto a los derechos que se otorgan con el registro, manifestó que los mismos no se limitan al uso exclusivo de la marca, sino a la posibilidad de oponerse al uso de ésta por parte de otros agentes del mercado que, mediante un signo similar o idéntico, haya solicitado su registro de la marca respecto de los mismos bienes o servicios.

Es decir, que el derecho al uso exclusivo de la marca, así como el de oposición a su uso por parte de terceros, surge única y exclusivamente a partir de su respectivo registro ante la Oficina Competente al entenderse que su concesión responde a un sistema eminentemente atributivo que surge sólo a partir del registro. 2.1.4. Análisis de Registrabilidad de la marca En cuanto al análisis que se efectuó respecto a la solicitud de registro de la marca “URBANO” (mixta), señaló que la decisión que se adoptó por parte de la SIC se centró exclusivamente en el acervo probatorio obrante dentro del expediente 08-81562.

Asimismo, que el registro de la marca se negó por cuanto se evidenció la falta de distintividad, pues del análisis efectuado se concluyó que no goza de las características de originalidad y fantasía que permiten hacerlo distintivo dentro del mercado. Para la demandada, conceder el registro, eventualmente habría generado una confusión en el consumidor final, por cuanto, incluso encontrándose en clases diferentes, resultaba innegable que los medios publicitarios en los que se promueven eran afines y que los productos o servicios reivindicados por el solicitante constituyen el canal de comercialización de los productos amparados en la marca registrada.

Trajo a colación los términos de causas de distintividad intrínsecas y extrínsecas, respecto de las cuales señaló que las primeras se diferencian porque el signo no es apto para ser registrado como marca debido a que es una expresión común, es un término descriptivo o genérico o una marca demasiado simple, por lo que no puede ser monopolizado como marca.

Es decir, no puede ser objeto exclusivo de un empresario; mientras que, de las segundas, manifestó que se relacionan a que el signo no es susceptible de registro como marca en virtud de no poder diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por terceros o usados en el caso de los nombres comerciales, por los mismos productos o servicios.

Para la SIC no es sólo la simplicidad del signo solicitado la causa de la decisión, sino su análisis en conjunto, el que permite hacer distintivo el signo registrado. Señaló que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal de absoluta irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad, y, que la superintendencia determina que no es solo la simplicidad del signo solicitado la causa de la decisión, sino su análisis en conjunto (tanto en el juego de palabras como de imágenes) el que permite hacer el estudio de distintividad.

Adujo que, en relación con el nivel de confusión de la marca solicitada, sí se incurre en los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000. Igualmente, que, determinado un eventual riesgo de confusión con la marca cotejada, la SIC está obligada a negar el registro.

Por lo que los actos administrativos acusados se ajustan a derecho y específicamente a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y en ninguna medida violentan las normas de carácter superior. 2.1.5. Consideraciones adicionales de la SIC relativas a los cargos formulados Agregó que la marca “MOBILIARIO URBANO” mixta, ejerce su actividad en el mercado de compra venta de muebles y toda clase de artículos para el hogar; mientras que la marca solicitada “URBANO” busca identificar y comercializar muebles en variedad de materiales, como madera, corcho, caña, junco y otros, con lo cual se evidencia que, para el consumidor promedio, sería difícil distinguirlas aun cuando gráficamente son distintas.

De acuerdo con lo anterior, considera que la acción carece de objeto, y que las resoluciones que negaron el registro, así como las que resolvieron los recursos que se interpusieron, se ajustaron a derecho y gozan de plena validez legal. 2.2. El tercero interesado DISEÑOS URBANOS LTDA. no contestó la demanda. 3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1.

La sociedad demandante[1], en sus alegatos de conclusión, manifestó que el signo (mixto) solicitado para el registro no se encuentra incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no existe identidad o semejanza entre los signos, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos; los objetos que componen cada una de las marcas difieren en su apariencia, pues en la marca registrada el signo preponderante es la letra “S” con líneas en su contorno y en la marca solicitada predomina la palabra URBANO enfatizando en la letra A un triángulo; ninguno de los signos (mixtos) representa un producto que ofrecen, no existen similitudes notorias que induzcan en error al consumidor; basta con realizar una visión en conjunto de los signos en materia para conocer que no existe confusión alguna.

Adicionalmente, que la expresión "nombre” únicamente se refiere al apellido, el cual es la identificación de la persona; el solicitante de la marca es la misma persona que ostenta el apellido URBANO, que, aunque parezca común, es reconocido en su medio comercial, no está afectando el derecho de un tercero, ni afecta la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales y no es una persona diferente del solicitante.

Señaló, en cuanto a los términos de uso común y descriptivos en la conformación de una marca, que la palabra URBANO es una palabra genérica, del latín urbanus, y que el adjetivo urbano hace referencia a aquello perteneciente o relativo a la ciudad, por lo que no puede otorgarse a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de la palabra, como lo mencionó el Tribunal de Justicia Andina, y que, por tal motivo, la marca registrada combinada con la palabra Mobiliario, da una connotación diferente a Urbano Interiores y no crea confusión entre los consumidores, por lo que la marca solicitada puede ser registrada.

Concluyó señalando que los medios de publicidad que utiliza la marca solicitada son restringidos, por medio de revistas especializadas, como se demuestra con la publicación que obra en el expediente, mensajes telefónicos o comunicación directa, y que la conexidad competitiva, aunque no se da entre la marca solicitada y la registrada, podría ser menor, ya que, mientras la marca registrada hace alusión a mobiliario urbano, la solicitada es a la decoración interior; en ese sentido, aun existiendo productos comunes en las dos clases, no hay lugar a confusión. 3.2.

La parte demandada[2] en su escrito de alegatos de conclusión manifestó que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a su uso para diferenciar ya sea artículos o servicios, y que permitir que coexistan marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a confusión a los consumidores sobre los productos y servicios que protegen, no estaría cumpliendo con la función última del signo, como es la diferenciadora; la que busca proteger a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados.

Que, para determinar la existencia de riesgo de confusión, es necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual varía en función de los productos o servicios de que se trate.

Agregó que, para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal en estudio, es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. Así las cosas, en la comparación de los productos y servicios, y en atención a los factores de conexión competitiva, es evidente que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos y servicios que, si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, se promueven mediante medios de publicidad afines, por lo que es evidente el riesgo de confusión en el mercado, específicamente por cuanto los servicios reivindicados por el solicitante se enfocan a los productos que ampara la marca registrada.

Así las cosas, los servicios que pretende amparar el signo solicitado a registro se constituyen en el canal de comercialización de los productos que ampara la marca previamente registrada. Por lo que la SIC consideró improcedente el registro del signo solicitado, al encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Concluyó que se determinó el eventual riesgo de confusión con la marca cotejada y que, como consecuencia de esto, los actos administrativos acusados que fueron expedidos por la SIC no pueden ser declarados nulos, por cuanto se ajustan a derecho en virtud de las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas. 3.3. El tercero interesado guardó silencio en esta etapa del proceso. 3.4.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 4. La Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal de justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial Nro. 274-IP-2014[3], en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

Es del caso resaltar que en el caso sub examine el Tribunal realizó la siguiente precisión en relación con los artículos citados como vulnerados: “INTERPRETACION PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se interpretará el artículo 136 literal a) por ser aplicable al caso. [ ]”. En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas o mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

TERCERO: Los nombres completos, es decir el nombre de pila y apellido o patronímico de las personas naturales o físicas, distintas del peticionario, no pueden ser registrados, al igual que los notoriamente conocidos por el público. En cambio sí podrán ser registrados los “nombres” cuando sea el propio titular quien solicita el derecho o sus herederos.

CUARTO: El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. El Juez Consultante debe determinar si el signo MOBILIARIO URBANO (mixto) utiliza términos de uso común o descriptivos respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y de ser el caso, efectuar el cotejo con el signo solicitado, únicamente entre los términos URBANO y URBANO.

QUINTO: El Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva y verificar si el signo solicitado puede inducir a riesgo de confusión respecto de la marca previamente concedida.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad del artículo segundo de la Resolución número 33302 del 29 de junio de 2010, la Resolución Nro. 039411 del 29 de julio de 2010 y la Resolución Nro. 023329 del 29 de abril de 2011, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca URBANO (mixta), para servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional de Niza. 5.2.

Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que negaron el registro de la marca mixta del signo “URBANO” para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que la parte invocó como desconocidos, y cuyo texto es del siguiente tenor: “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [ ]”. 5.3.

El análisis de fondo del asunto 5.3.1. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (…)”. (se destaca) De conformidad con el aparte resaltado de la norma, la vocación de distintividad constituye la característica esencial que debe detentar un signo susceptible de representación gráfica, para la determinación de existencia de una marca.

Así, la marca ha sido entendida como “(…) un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., susceptibles de representación gráfica, individual o conjuntamente estructurados que sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio”.[4] En el caso sub examine el demandante invoca como disposiciones vulneradas por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de los actos administrativos acusados, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En cuanto concierne al primero, reclama la decisión desfavorable al registro solicitado, bajo el entendimiento que el signo objeto del mismo conlleva los elementos requeridos por el artículo 134 por lo cual, la entidad demandada habría incurrido en violación de esta norma. Sin embargo, es evidente que el análisis que corresponde adelantar a la Sala comprende la ponderación que permita establecer si el signo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134, en particular, si le es atribuible la aptitud de distintividad, y, como quiera que el registro fue negado por ausencia de distintividad y riesgo de confusión para los consumidores, resulta inescindible la apreciación conjunta con los signos en disputa, y, de esta manera, establecer si el signo objeto del registro negado se encuentra incurso en una causal que lo haga irregistrable a la luz del literal a) del artículo 136.

Cabe señalar que precisamente, en el presente asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió la interpretación considerando de manera exclusiva el artículo 136, por determinar que es el aplicable al caso. Como lo establece la normativa comunitaria, la marca tiene como función principal la de identificar productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, que pertenecen a otra empresa o persona; es decir, que el titular del registro goza de la facultad de la exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros que no hayan sido autorizados hagan uso de la marca.

Asimismo, se ha determinado que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o ya ha sido registrado a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Lo que se busca principalmente, es evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pueden llegar a presentarse, y así proteger al consumidor, en el sentido de no atentar contra la libertad de escogencia. Igualmente, proteger la libre competencia y, en consecuencia, los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El Tribunal de Justicia Andina, ha diferenciado entre “la semejanza” y la “identidad”, por cuanto la simple semejanza se refiere a que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros que son aparentemente diferenciadores y que producen confundibilidad.

Mientras que la identidad entre marcas o signos supone que se está frente al mismo elemento, sin diferencia alguna. Ahora bien, respecto a la confusión, tal y como lo señaló el Tribunal en su interpretación prejudicial, “se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.” Es decir que, para poder definir si existe o no el riesgo de confusión, es menester determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios que se están distinguiendo, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

Existen dos tipos de confusión, a saber, (i) la confusión directa, que es la que se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir el producto o servicio determinado creyendo que está comprando o usando otro, lo que necesariamente implica la existencia de un nexo entre los productos o servicios ofrecidos, y (ii) la confusión indirecta, que se caracteriza porque el vínculo que realiza el consumidor de los productos o servicios se atribuya a un origen empresarial común en contra de la realidad de los hechos.

Para efectuar el cotejo de las marcas, el Tribunal Andino estableció las siguientes reglas, las cuales fueron reiteradas en la interpretación judicial, dictada en este proceso: (1) debe efectuar la comparación de la marca en conjunto, es decir que no se deberá descomponer los elementos que la conforman, sino que se deberá efectuar su análisis teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(2) el cotejo de las marcas deberá realizarse de forma sucesiva y no simultánea, lo que quiere decir que se debe analizar una marca primero y luego la otra, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino en diferentes momentos; (3) quien esté efectuando el cotejo de las marcas deberá colocarse en el lugar del consumidor, a efectos de determinar cómo el producto o servicio es captado por el consumidor y así evaluar si se presentan similitudes tan notorias que induzcan al error al momento de elegir el producto o servicio, y (4) el análisis se deberá efectuar respecto a las semejanzas y no las diferencias, por cuanto la similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintivos sino de las semejanzas que contengan.

Respecto a los ámbitos de la confusión, el Tribunal señaló que se han determinado tres criterios para su definición, así: la confusión visual, que radica en los aspectos ortográficos, gráficos y de forma; la confusión auditiva, en el que predomina la percepción sonora que tenga el consumidor de la denominación, y la confusión ideológica, que conlleva al consumidor a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo y que se atiende a la comprensión o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

Adicionalmente, respecto a las marcas mixtas con parte denominativa compuesta, el Tribunal de Justicia manifestó en la interpretación prejudicial que “[…]el signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la visita.” Igualmente, y como lo ha reiterado en varias interpretaciones prejudiciales el Tribunal de Justicia Andina, usualmente el elemento denominativo suele predominar en las marcas mixtas, por cuanto las palabras causan mayor impacto en la mente del consumidor y habitualmente quien solicita el producto o servicio lo efectúa a través de la denominación o palabra contenida en la misma.

En todo caso, se deberá tener en cuenta la particularidad de la marca que se está comparando, por cuanto puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico. Así las cosas, en primera medida se deberá determinar el elemento denominativo para proceder a realizar el cotejo de los signos en conflicto. Por otro lado, y de conformidad con lo establecido por el Tribunal en su interpretación prejudicial, resulta necesario traer a colación el término de conexión competitiva que puede presentarse entre productos y servicios de distinta clase.

Al respecto, tanto la doctrina como el Tribunal han elaborado algunas pautas o criterios que permiten establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva: A) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

B) Canales de comercialización: La conexión competitiva se da en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. C) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Así las cosas, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, etc., la conexión competitiva sería menor. D) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. La relación de los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

E) Uso conjunto o complementario de productos: La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. F) Mismo género de los productos: Si los productos tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas.

Estos criterios deberán ser aplicados para establecer cuándo se da la conexión competitiva entre productos y servicios. Igualmente, deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferencias, identificar y seleccionar el producto deseado. Lo cual está relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, ya sea: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado o c) el consumidor medio.

En todo caso, y a juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y capacidad de percepción corrientes (…)”. 5.3.2.

Los actos demandados negaron el registro de la marca mixta URBANO solicitada por la parte actora para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional Niza. La oposición, presentada por la sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA., se declaró infundada por cuanto la SIC consideró que no existía riesgo de confundibilidad.

No obstante, la SIC de oficio realizó el cotejo marcario con la marca mixta registrada MOBILIARIO URBANO, respecto de la cual es titular el señor Humberto de Jesús Alzate, para identificar productos de la clase 20, y estimó que “De acuerdo con lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que, si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, se promueven mediante medios de publicidad afines, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.” Las marcas enfrentadas son las siguientes: MARCA MIXTA SOLICITADA [pic] MARCA MIXTA REGISTRADA [pic] Análisis de la comparación de los signos: Verificadas las marcas en controversia, se encuentra que, al ser mixtas, las mismas están conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, por lo que, para realizar el cotejo de estas, la Sala debe determinar en primera medida cuál es elemento que predomina de las dos.

De la revisión de las marcas se desprende que el elemento denominativo y no el gráfico es el que produce mayor impresión y recordación en los consumidores, por lo que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Sección. En este orden, siguiendo los parámetros enunciados y lo determinado por el Tribunal de Justicia Andina en su interpretación prejudicial, la Sala procederá a determinar si el titular de la marca utiliza vocablos usuales o no y si el mismo utiliza términos de uso común o descriptivo respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, “mobiliario” es entendido como el conjunto de muebles de una casa, y “urbano”, que proviene del vocablo latín urbānus, significa “perteneciente o relativo a la ciudad”, es decir, que son términos usuales que se utilizan para la descripción de actividades o productos relacionados con la ciudad.

Es preciso agregar, que el término “mobiliario” es además genérico, lo cual indica que, conforme lo expone el Tribunal, al ser vocablos usuales, no resulta viable impedir que el público en general los siga utilizando y que el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarte las palabras usuales pertenecientes al dominio público.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala analizará si los términos utilizados por la marca registrada son descriptivos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y de ser el caso, efectuar el cotejo con el signo solicitado, únicamente entre los términos URBANO y URBANO, conforme lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial.

La clase 20 de la Clasificación Internacional Niza se refiere a los productos “MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS, PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, DE MADERA CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, CONCHA, AMBAR, NACAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDANEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O MATERIAS PLASTICAS.” (Subrayado de la Sala) De los productos clasificados en la clase 20 y la marca registrada MOBILIARIO URBANO, la Sala considera que, la palabra MOBILIARIO es descriptiva de los productos clasificados por cuanto los mismos se refieren a muebles (mobiliario).

Así las cosas, conforme lo sugerido por el Tribunal Andino de Justicia[5], y teniendo en cuenta que la palabra mobiliario, al ser descriptiva, además de genérica, no puede ser apropiable, la Sala procederá a realizar el cotejo del signo solicitado con la marca registrada únicamente respecto de los términos URBANO y URBANO, considerando que la denominación del signo solicitado es URBANO. Reglas de Cotejo Marcario: Así las cosas, la Sala procederá a aplicar las reglas de cotejo marcario establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la comparación de los signos y marcas en los que se destaca el elemento nominativo.

En ese sentido, se determinará si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca registrada. Comparación Ortográfica y Fonética El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; es decir, se debe tomar en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y la marca registrada.

Para la Sala, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado URBANO reproduce integralmente la marca registrada URBANO, como se muestra a continuación: |U |R |B |A |N |O | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | | Teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada, la Sala considera que el signo solicitado por la parte actora no cumple con el presupuesto de distintividad ortográfica.

En cuanto a la similitud fonética, ésta se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Ahora bien, atendiendo que el signo solicitado y la marca previamente registrada son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica.

En consecuencia, para la Sala, el signo solicitado por la parte actora no cumple con el presupuesto de distintividad fonética. Comparación ideológica En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ésta se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejantes o idéntico. En el caso sub examine, la Sala considera que, al existir identidad del signo solicitado y la marca registrada, también se configura este puesto y que el público consumidor no podrá diferenciar a cuál se refiere de forma independiente el signo y la marca, debido a su identidad en el elemento nominativo.

De acuerdo con el ejercicio de comparación que se efectuó entre el signo y la marca, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo y la marca bajo examen presentan identidad ortográfica, fonética e ideológica, lo que conlleva a configurar un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor y, en consecuencia, es necesario estudiar el requisito de la conexión competitiva.

De la conexión competitiva entre los servicios que pretende identificar el signo solicitado y los productos de la marca registrada: En atención a lo determinado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o similitud entre el signo solicitado y la marca registrada, es menester que los productos o servicios que distinguirá el signo solicitado y la marca registrada sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos.

En atención a las anteriores consideraciones, y conforme lo establecido por el Tribunal de Justicia Andina, la Sala procederá a evaluar cada uno de los criterios respecto a la conexión competitiva del signo y la marca registrada. Respecto a la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, la Sala encuentra que, si bien la clasificación 20 se refiere a productos y la 35 a servicios, en esta última, que es la clasificación del signo solicitado, comprende “servicio de organización de eventos, servicios o empresas, publicidad, gestión y administración de negocios comerciales, actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de madera, todo tipo de producto elaborado en madera, así como muebles de cualquier material en general toda clase de artículos para el hogar elaboración en madera u otro material.” Se ha destacado para advertir la conexión con la clasificación 20 que se refiere a “Muebles, Espejos, Marcos, Productos No Comprendidos En Otras Clases, de Madera Corcho, Caña, Junco, Mimbre, Cuerno, Hueso, Marfil, Ballena, Concha, Ámbar, Nácar, Espuma De Mar, Sucedáneos De Todas Estas Materias O Materias Plásticas” en la cual está clasificada la marca registrada.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los canales de comercialización, el Tribunal de Justicia Andina señaló que la conexión competitiva se puede dar en este factor, cuando los productos o servicios son comercializados en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Y que igual confusión se da en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud.

En este orden, la Sala considera que los productos de la clase 20 y los servicios de la clase 35, para el caso sub examine pueden tener los mismos canales de distribución y comercialización, en atención a que, al ser muebles elaborados en madera o de cualquier material general, es usual que los sitios donde se vendan sean los mismos. Para la Sala es importante precisar que, si bien es cierto, existen lugares especializados en los cuales únicamente se venden los productos que se quieren identificar con cada una de las clases, esto no excluye el hecho que por lo general compartan los mismos canales de comercialización. En relación con los medios de comercialización o distribución, estos tienen que ver con la relación que se tiene respecto a los medios de difusión de los productos.

Así las cosas, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines especiales, la conexión competitiva sería menor. Para la Sala resulta claro que los muebles confeccionados en madera no son productos que se publiciten en medios de comunicación masiva, y que, por lo general, los mismos son publicados en revistas especializadas, tal y como lo evidenció la parte actora por medio de la página de la revista especializada Legis en la que se presentó la publicidad específica del signo que se requiere registrar.

Aunado a lo expuesto, la Sala considera que los productos de la clase 20 y los servicios de la clase 35, también cumplen con el requisito de intercambiabilidad, el cual se refiere a la relación o vinculación que se puede dar entre productos y servicios, la cual influye en la asociación que el consumidor efectúe y que por su similitud considere que los mismos provienen de un mismo productor.

Para la Sala, el consumidor medio puede asociar los productos ofrecidos por la marca registrada con los del signo solicitado en la medida que tienen las mismas finalidades y son del mismo género, muebles para la ciudad fabricados en madera. La parte actora manifestó respecto a los productos que éstos utilizaban como materia prima del producto, el relacionado con árbol o pino, es decir, utilizan madera, como también los clasificados en la clase 20 utilizada por la marca registrada.

Lo que para la Sala evidencia que los productos tienen correspondencia en el género y finalidad. De conformidad con las anteriores consideraciones, esta Sala considera que en el caso sub examine, existe una conexidad entre los servicios y los productos que el signo solicitado y la marca registrada identificarían, por cuanto, a pesar de identificar servicios y productos de diferente clase, tienen correspondencia en el género y finalidad, son sustituibles y son adquiridos por un consumidor medio, lo que puede generar un riesgo de confusión y asociación al estar identificados por las marcas con identidad denominativa, elemento predominante dentro del conjunto marcario.

En síntesis, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que el signo denominativo URBANO fuera susceptible de ser registrado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda. 5.4.

Conclusión En el anterior contexto normativo y fáctico, la Sala encuentra que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado, lo que impone que se denieguen las pretensiones de la demanda. 5.5. Otros pronunciamientos Mediante memoriales obrantes a folios 118 a 121 del expediente, se allegó poder otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio a la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez.

Por reunir los requisitos legales se reconocerá personería a la abogada Sánchez Briñez como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los fines del poder otorgado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería a la doctora Cindy Yisela Sánchez Briñez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.013.598.348 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional No. 202.843 del C.S.J. como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado (Aclaración de voto) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00420-00 Actor: RICHARD ORLANDO URBANO FLÓREZ Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Con el debido respeto manifiesto que aunque comparto la decisión adoptada en la sentencia de 28 de enero de 2021, a través de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda promovida por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ contra las resoluciones núms. 33302 de 29 de junio de 2010, 039411 de 29 de julio de ese año y 023329 de 29 de abril de 2011, -mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “URBANO”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza-, considero que ha debido aclararse que la expresión “MOBILIARIO”, que hace parte del signo previamente registrado, “MOBILIARIO URBANO”, corresponde únicamente a un vocablo genérico y no descriptivo.

Ello, por cuanto esta Sección en varias oportunidades, entre otras, en sentencia de 22 de julio de 2010[6], ha definido los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: “[…] signo genérico[7], entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]. la marca descriptiva[8], entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Precisamente, para fijar la genericidad o descriptividad de los signos tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[9] como esta Corporación han establecido que es necesario plantear las preguntas ¿qué es? y ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trate. Por tal razón, si se responde a la pregunta ¿qué es?, es posible afirmar que se está frente a una expresión genérica, pues refiere directamente el producto que distingue; mientras que si atiende al interrogante ¿cómo es? y la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, se trata de una palabra descriptiva.

Teniendo en cuenta las definiciones expuestas, una expresión no puede ser de manera concomitante genérica y descriptiva, debido a que cada uno de los anteriores conceptos atiende a criterios completamente diferentes y excluyentes entre sí, por lo que un producto o servicio no puede ser genérico y descriptivo al mismo tiempo, pues sólo podrá referir el producto en sí mismo o aludir a sus características o cualidades.

Así las cosas, en el caso bajo examen al realizarse la pregunta ¿qué es? frente a la expresión “MOBILIARIO” que hace parte del signo previamente registrado, “MOBILIARIO URBANO”, que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, la respuesta obvia es que indica directamente los productos de la citada Clase, esto es, “MOBILIARIO”, pero no describe de manera alguna sus cualidades o características.

En estos términos dejo expuestas las razones de mi aclaración de voto. Fecha ut supra, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera ----------------------- [1] Folios 122 a 124 del expediente. [2] Folios 108 –117 del expediente. [3] Folios 85 a 21 del expediente. [4] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Dr. Oswaldo Giraldo López. [5] El Tribunal en la Interpretación Prejudicial estableció que: “El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005- 00378-00. [7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-01.

C.P Marco Antonio Velilla Moreno. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. [9] En adelante Tribunal.