PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo (mixto) CASAS & COSAS, los nombres comerciales BRISSA COSAS DE CASA (mixta), COSAS DE CASA (nominativa) y la enseña comercial BRISSA COSAS DE CASA (mixta) / COSA JUZGADA - Contenido y alcance / COSA JUZGADA EN ACCIÓN DE NULIDAD - Elementos / COSA JUZGADA EN ACCIÓN DE NULIDAD – Artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / COSA JUZGADA – Configuración / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA – Probada de oficio Como quedó reseñado ab initio, en el presente asunto, en ejercicio de la acción del artículo 84 del CCA, en armonía con el artículo 172 de la Decisión 486, se pretende la nulidad de las resoluciones núms. 39176 de 31 de julio de 2009, 44374 de 31 de agosto de 2009 y 55764 de 29 de octubre de 2009, expedidas por la SIC, dado que, a juicio de la parte actora, la marca cuestionada “CASAS & COSAS”, es similarmente confundible con los nombres comerciales “BRISSA COSAS DE CASA” (mixto), “COSAS DE CASA” (nominativo) y la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA” (mixta), de los cuales es titular; y que amparan productos de las clases 8ª, 20, 21 y 24, de la Clasificación Internacional de Niza. […] La providencia sobre la cual se edifica la existencia del fenómeno de la cosa juzgada es la sentencia de 31 de julio de 2018, proferida por esta Sección en el expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00115- 00, en la que, por un lado, denegó las pretensiones tendientes a declarar la nulidad de los actos administrativos aquí acusados y, por el otro, declaró de oficio el fenómeno de la cosa juzgada frente a otras resoluciones que tambíen se estaban enjuiciando, esto es, las núms. 39191 de 31 de julio de 2009, 46298 de 11 de septiembre de 2009 y 56988 de 6 de noviembre de 2009, expedidas por la SIC, en la medida en que ya habían sido valoradas por la Sección en sentencia de 19 de julio de 2008. […] Ahora, los dos procesos judiciales aquí estudiados, corresponden a acciones de nulidad reguladas en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en los que la parte demandante es la sociedad MODANOVA S.A. y la parte demandada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; y, además, en este caso se están demandando las mismas resoluciones que se enjuiciaron en dicho proceso, […] Y esta Sala en la citada sentencia de 31 de julio de 2018, debidamente ejecutoriada, luego de analizar la presunta transgresión de los artículos 134 y 136, literal b), de la Decisión 486, al expedirse los ya citados actos administrativos que concedieron el registro del signo mixto “CASAS & COSAS”, denegó las pretensiones, al encontrar que no había similitud entre este y los nombres comerciales “BRISSA COSAS DE CASA” (mixto) y “COSAS DE CASA” (nominativo); y la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA” (mixta), […] Por lo tanto, conforme se extrae de la precitada sentencia, la Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en torno a la legalidad de las resoluciones núms. 39176 de 31 de julio de 2009, 44374 de 31 de agosto de 2009 y 55764 de 29 de octubre de 2009, expedidas por la SIC, escenario en el que denegó las pretensiones a la aquí demandante y en el que se plantearon las mismas situaciones de hecho, normas transgredidas, concepto de violación e inconformidades a las esbozadas en la presente acción, por lo que para la Sala se impone declarar probada de oficio la excepción de cosa jugada y, como consecuencia de ello, estarse a lo resuelto en dicha providencia judicial, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia. FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 84 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 175 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 303 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00379-00 Actor: MODANOVA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad relativa Tesis: Se declara probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada frente a la nulidad de las resoluciones núms. 39176 de 31 de julio de 2009, 44374 de 31 de agosto de 2009 y 55764 de 29 de octubre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y, en consecuencia, debe estarse a lo resuelto en la sentencia de nulidad de 31 de julio de 2018, proferida por esta sección, dentro del radicado núm. 11001-03-24-000-2010-00115-00.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MODANOVA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 39176 de 31 de julio de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca"; 44374 de 31 de agosto de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 55764 de 29 de octubre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 19 de diciembre de 2007 la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA y/o ALKOSTO S.A.[4] solicitó el registro como marca del signo mixto "CASAS & COSAS", para amparar productos comprendidos en la Clase 21[5] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[6]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que es titular de los nombres comerciales “BRISSA COSAS DE CASA” (mixto) y “COSAS DE CASA” (nominativo); y la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA” (mixta), que amparan productos en las clases 8ª, 20, 21 y 24, de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 39176 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[7] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "CASAS & COSAS", en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 44374 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 55764 de la misma anualidad, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC violó por falta de aplicación el artículo 134, de la Decisión 486, por cuanto el signo “CASAS & COSAS” no cumple con el requisito de distintividad, esto teniendo en cuenta la similitud que presenta con el nombre y enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA”.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal b), ibidem, por indebida aplicación, por cuanto para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo “CASAS & COSAS”, ya se había hecho uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA”, por varios años, por lo que, a su juicio, ostenta el derecho exclusivo de la expresión “COSAS DE CASA” y, por lo tanto, ninguna otra persona o sociedad puede usar o registrar tal nombre, enseña comercial o una marca idéntica o semejante.

Indicó que existe conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo “CASAS & COSAS”, con los comercializados en los establecimientos de comercio que utilizan la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA”. Sostuvo que la SIC violó los derechos adquiridos que tiene sobre el nombre y enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA”, al estimar que no existía similitud entre las expresiones “CASAS & COSAS” y “COSAS DE CASA”.

Señaló que existe plena confusión desde los aspectos gráfico y fonético, dado que los signos referidos están conformados por las mismas palabras y su pronunciación es prácticamente idéntica, diferenciándose solamente por la preposición “DE” y la conjunción “&”. Añadió que también se presenta confusión en el aspecto ideológico, por cuanto la conformación de las expresiones enfrentadas es idéntica y las palabras que les dan sentido son iguales, esto es, “COSAS” y “CASAS”.

Concluyó que los signos enfrentados “BRISSA COSAS DE CASA” y “CASAS & COSAS”, presentan identidad conceptual, lo que genera confusión en el público consumidor. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, en síntesis, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Indicó que tal como se expuso en los actos administrativos acusados, no es cierto que las expresiones objeto de cotejo sean similarmente confundibles, pues si bien coinciden en incluir las palabras “CASA” y “COSA”, tal coincidencia no resulta determinante para derivar una presunta confundibilidad entre ellas, máxime si se tiene en cuenta que la ubicación o disposición secuencial es diferente, lo que lleva a una apreciación visual y auditiva especial.

Señaló que el nombre comercial “BRISSA COSAS DE CASA”, incorpora la palabra “BRISSA”, la cual predomina dentro del conjunto dotándola de la distintividad necesaria en el mercado, debido a que se encuentra en la parte superior del signo con un tipo de letra sobresaliente encima; que, además, sobre dicha expresión se encuentra la figura de una hoja abierta; y que si bien es cierto que contiene la expresión “COSAS DE CASA”, también lo es que en este conjunto marcario resulta determinante su ubicación y proporción. Aseguró que el signo “CASAS & COSAS”, no presenta reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de las expresiones de propiedad de la parte actora, no siendo la coincidencia entre ellas determinante para concluir la confundibilidad por notoriedad que se alega.

II.2. La sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para ello, sostuvo que los signos objeto de controversia no son confundibles desde los puntos de vista ideológico o conceptual, fonético o auditivo y gráfico o visual, por lo que no tiene importancia que la sociedad actora haya presentado pruebas del uso del nombre comercial “BRISSA COSAS DE CASA”, o alguna prueba eventual del uso del otro nombre comercial “COSAS DE CASA”, material probatorio que no se le expuso en sede administrativa, ya que por no haber confundibilidad entre los signos cotejados, es irrelevante si existe conexión competitiva entre los mismos.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que en los actos administrativos acusados atendió los postulados constitucionales, legales y supranacionales establecidos en la jurisprudencia y en la normativa que rige la propiedad industrial.

Sostuvo que el signo solicitado “CASAS & COSAS” y los nombres comerciales “BRISSA COSAS DE CASA” y “COSAS DE CASA”, no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión y/o asociación, en tanto el orden de las palabras, los términos adicionales que los acompañan y sus gráficos generan diferencias en cuanto a la parte visual y conceptual; y que de igual manera, aún en el evento de que los nombres comerciales referidos fueran notorios y aplicando un mayor rigor en la comparación, no existen semejanzas suficientes que generen riesgo de confusión o asociación con el titular de estos, o con las actividades que desarrolla, lo que significa que el consumidor puede fácilmente diferenciarlos en el mercado.

IV.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, habida cuenta que no existe ningún tipo de confundibilidad desde el punto de vista gráfico entre la palabra “BRISSA” con su letra especial, acompañada en su parte gráfica de una hoja abierta y la expresión “CASAS & COSAS”, acompañada de la figura de una casa pequeña de la cual sale de su chimenea una cantidad de humo, lo que significa que las personas al observar en el mercado ambos signos no los relacionaría, pues tienen sus particularidades desde los campos fonético, conceptual y gráfico, que los hace claramente diferenciables.

IV.3. La sociedad actora y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[8]: “[…] 1. En vista que en el presente caso se alega que el uso de los nombres comerciales BRISSA COSAS DE CASA (mixto) y COSAS DE CASA (denominativo), se realizó con anterioridad a la solicitud de registro del signo CASAS & COSAS (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] Características del nombre comercial 5.

Las principales características del nombre comercial son las siguientes: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. -El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón jurídica, pudiendo coincidir con ella, es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. -El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única, es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales; pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 6. Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 2.

La enseña comercial y su ámbito de protección. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que la empresa Modanova S.A. señaló que es titular de la enseña comercial BRISSA COSAS DE CASA (denominativa). 2.2. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma.

De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo CASAS & COSAS (mixto) solicitado a registro es confundible o no, con los nombres comerciales BRISSA COSAS DE CASA (mixto), COSAS DE CASA (denominativo) y la enseña comercial BRISSA COSAS DE CASA (denominativa), por lo cual, es pertinente analizar el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 3.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a).

El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo; riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirido piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a). La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto: es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b).

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c). El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d): Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 3.6.

Por lo antes expuesto, la Sala consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre el signo CASAS & COSAS (mixto) con los con los nombres comerciales BRISSA COSAS DE CASA (mixto), COSAS DE CASA (denominativo) y la enseña comercial BRISSA COSAS DE CASA (mixto), COSAS DE CASA (denominativa), para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486. 4.

Comparación entre signos mixtos 4.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro CASAS & COSAS (mixto) y el nombre comercial BRISSA COSAS DE CASA (mixto), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 4.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] c).

Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 5.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro CASAS & COSAS (mixto) con el nombre y enseña comercial BRISSA COSAS DE CASA (denominativo) y COSAS DE CASA (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 5.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a). Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b).

Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas ya enunciadas en el párrafo 4.3. de la presente interpretación prejudicial. […] 6. Signos conformados por denominaciones descriptivas. […] 7. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 39716 de 2009, concedió el registro de la marca mixta “CASAS & COSAS”, al titular COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA y/o ALKOSTO S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Vajillas, ollas, vasos, baterías de cocina, moldes de cocina, utensilios de cocina que no sean metales preciosos, cubos para conservar el hielo, recipientes para beber, portacuchillos para la mesa, jarras, loza, mayólica, paneras, platos, recipientes para el uso doméstico o para la cocina, servilleteros, soperas; tablas de lavar, de planchar y para el pan; utensilios domésticos que no sean de metales […]”.

Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con los nombres comerciales “BRISSA COSAS DE CASA” (mixto), “COSAS DE CASA” (nominativo) y la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA” (mixta), de los cuales es titular; y que amparan productos de las clases 8ª, 20, 21 y 24, de la Clasificación Internacional de Niza.

VI.1.- DE LA COSA JUZGADA La Sala, antes de entrar a considerar el fondo del asunto, estima necesario analizar de oficio la configuración del fenómeno de cosa juzgada en el caso sub lite, bajo la óptica de lo resuelto en la sentencia de 31 de julio de 2018[9], proferida por esta Sección, en el marco de un proceso en el que se denegaron las pretensiones de la demanda frente a las resoluciones núms. 39176 de 31 de julio de 2009, 44374 de 31 de agosto de 2009 y 55764 de 29 de octubre de 2009, expedidas por la SIC, las cuales, precisamente, dieron lugar a la acción de la referencia. Al respecto, el Código Contencioso Administrativo -CCA-, en concordancia con el Código General del Proceso -CGP-, prevén en cuanto a la cosa juzgada que: “[…]

ARTÍCULO 175. COSA JUZGADA. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes". La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en relación con la "causa petendi" juzgada. La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]” (Resaltado fuera de texto). “[…]

ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA[10]. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión […]”. En relación con el fenómeno de la cosa juzgada, esta Corporación ha indicado que: “[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada[11], cabe advertir que se le ha asimilado al principio del <<non bis in ídem>> y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior.

Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado. […]”[12] También ha señalado que: “[…] Sobre la cosa juzgada, ha dicho la Corte Constitucional[13] que es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.

El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales[14].

La cosa juzgada responde a la necesidad social y política de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada[15]. El fenómeno de la cosa juzgada opera cuando mediante decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en proceso posterior.

Como tal, dicha figura jurídica impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definición o juzgamiento a través de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jurídica […]”.[16] La doctrina[17] ha indicado que para que opere este fenómeno se requiere de la presencia de los siguientes elementos: “[…] 1.- Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada.

Si en el primer proceso la sentencia no está ejecutoriada, no opera la excepción de cosa juzgada sino la de pleito pendiente (Art. 100 numeral 8), que es previa y cuyos requisitos son fundamentalmente los mismos de la excepción de cosa juzgada; sólo se diferencian en que el pleito pendiente supone la no terminación del primer proceso, en tanto que la cosa juzgada, al basarse en el fallo ejecutoriado, parte de la finalización de aquel. 2.- Que ese nuevo proceso sea entre una mismas partes, o, como lo anota el art. 303, que “haya identidad jurídica de partes”. […] 3.- Que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto (art. 303).

Tal como lo dice con particular acierto la Corte, “el objeto de la demanda consiste en las prestaciones o declaraciones que se reclaman a la justicia”, que son precisamente los puntos sobre los cuales versa la parte resolutiva de la sentencia; Devis señala que el “objeto del proceso lo constituye el derecho reconocido, declarado o modificado por la sentencia, en relación con una cosa o varias cosas determinadas, o la relación jurídica declarada según el caso”.

Ampliamente tratado por la doctrina debido a su importancia, el concepto de objeto del proceso resulta esencial entre otros muchos aspectos para precisar la existencia de la cosa juzgada; numerosas son las teorías que pretenden explicar cuál es la noción, y vívido ejemplo de ellos son las posiciones de la Corte Suprema de Justicia y de uno de los redactores del Código, pues mientras la entidad que se encuentra en las pretensiones, el segundo lo ubica en la sentencia. En realidad las dos posiciones son acertadas porque el objeto del proceso no sólo se encuentra en las pretensiones, lo cual equivale a aceptar que igualmente debe buscarse en los hechos en que aquellas se apoyan, sino también en lo decidido en la sentencia y es por eso que en orden a precisar si existe el mismo objeto en el nuevo proceso deben estudiarse los hechos, pretensiones y sentencia del anterior para confrontarlo con los hechos y pretensiones del segundo a fin de precisar si existe identidad y, caso de darse los otros requisitos, declarar la existencia de la cosa juzgada. 4.

Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior. La causa es la razón por la cual se demanda; los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada sentencia. Esos motivos, por disposición del art. 82 CGP, deben aparecer expresados en toda demanda y surgen de los hechos de ella por cuanto de su análisis es como se puede saber si en verdad existe identidad de causa […]”.

VI.2.- De la cosa juzgada frente a las resoluciones acusadas núms. 39176 de 31 de julio de 2009 y 44374 de 31 de agosto de 2009, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 55764 de 29 de octubre de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. Como quedó reseñado ab initio, en el presente asunto, en ejercicio de la acción del artículo 84 del CCA, en armonía con el artículo 172 de la Decisión 486, se pretende la nulidad de las resoluciones núms. 39176 de 31 de julio de 2009, 44374 de 31 de agosto de 2009 y 55764 de 29 de octubre de 2009, expedidas por la SIC, dado que, a juicio de la parte actora, la marca cuestionada “CASAS & COSAS”, es similarmente confundible con los nombres comerciales “BRISSA COSAS DE CASA” (mixto), “COSAS DE CASA” (nominativo) y la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA” (mixta), de los cuales es titular; y que amparan productos de las clases 8ª, 20, 21 y 24, de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, agregó que la entidad demandada no tuvo en cuenta que para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo “CASAS & COSAS”, ya se había hecho uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA”, lo que significa que ostenta el derecho exclusivo de la expresión “COSAS DE CASA” y, por lo tanto, ninguna otra persona o sociedad puede usar o registrar tal nombre, enseña comercial o una marca idéntica o semejante.

La providencia sobre la cual se edifica la existencia del fenómeno de la cosa juzgada es la sentencia de 31 de julio de 2018, proferida por esta Sección en el expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00115-00[18], en la que, por un lado, denegó las pretensiones tendientes a declarar la nulidad de los actos administrativos aquí acusados y, por el otro, declaró de oficio el fenómeno de la cosa juzgada frente a otras resoluciones que tambíen se estaban enjuiciando, esto es, las núms. 39191 de 31 de julio de 2009, 46298 de 11 de septiembre de 2009 y 56988 de 6 de noviembre de 2009, expedidas por la SIC, en la medida en que ya habían sido valoradas por la Sección en sentencia de 19 de julio de 2008[19].

En dicha oportunidad se dijo: “[…] II.1.2.- Para estudiar el fenómeno de la cosa juzgada en el presente asunto es necesario indicar que según lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este proceso se rige por las normas del CCA, toda vez que se inició con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado código, siendo aplicable, en consecuencia, el artículo 175 del CCA.

II.1.4.- Teniendo en cuenta que el Código General del Proceso (en adelanta CGP) ha entrado en vigencia a partir del 1 de octubre de 2016[20], se aplicará a esta controversia, igualmente, el precitado artículo 303 del CGP. Siendo así las cosas, las normas bajo las cuales se analizará la existencia de la cosa juzgada son los artículos 175 del CCA y 303 del CGP que al tenor señalan: […] II.1.8.- La providencia sobre la cual se edifica la existencia del fenómeno de la cosa juzgada es la sentencia de 19 de julio de 2018, proferida por esta Sección en el expediente 110010324000 2010 00378 00.

II.1.9.- En los dos procesos judiciales, acciones de nulidad reguladas en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la parte demandante es la sociedad MODANOVA S.A. y la parte demandada la Superintendencia de Industria y Comercio. En este proceso se están demandando, entre otros actos administrativos, las mismas resoluciones que se enjuiciaron en dicho proceso, esto es: […] II.1.10.- La demandante, en ambos procesos, solicita la nulidad de las precitadas resoluciones por encontrar que trasgredieron el artículo 134 y el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, este último en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio y esgrimen los mismos conceptos de violación, esto es, que la marca solicitada, «CASAS & COSAS» (mixta), carece de distintividad al ser semejante al nombre comercial y a la enseña, previamente usados, «BRISSA COSAS DE CASA» (mixta) y «COSAS DE CASA» (nominativa) de los cuales es titular la demandante, semejanza que es de tal naturaleza que induce al público a error.

En la sentencia de 19 de julio de 2018, se condensaron las normas violadas y el concepto de la violación, en la siguiente forma: […] II.1.11.- Para la Sala operó el fenómeno de la cosa juzgada en relación con el enjuiciamiento de las resoluciones 39.191, 46.298 y 56.988 de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A. y se concedió el registro de la marca «CASAS & COSAS» (mixta), para distinguir «[…] cubiertos en general, como cuchillería, tenedores y cucharas […]», productos comprendidos dentro de la Clase 8 de la clasificación internacional, razón por la que deberá estarse a lo resuelto en la sentencia de 19 de julio de 2018, proferida por esta Sección en el expediente 110010324000 2010 00378 00. […] III.- CONCLUSIONES III.1.- Esta Sala encontró configurado el fenómeno de la cosa juzgada en relación con el control de las resoluciones 39.191 de 31 de julio de 2009, 46.298 de 11 de septiembre de 2009 y 56.988 de 6 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la medida en que dichos actos administrativos ya habían sido enjuiciados por la Sección en la sentencia de 19 de julio de 2008, expediente 2010 – 00378, en el que la hoy demandante, esgrimió en contra de dichos actos administrativos, las mismas normas violadas y el mismo concepto de su violación, por lo que debe estarse a lo resuelto en dicha providencia judicial. […] F A L L A PRIMERO: Estarse a lo resuelto en la sentencia de 19 de julio de 2018 proferida por esta Sala en el expediente 110010324000 2010 00378 00 en relación con el control de legalidad de las resoluciones 39.191 de 31 de julio de 2009, 46.298 de 11 de septiembre de 2009 y 56.988 de 6 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme se explicó en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: En relación con los demás actos administrativos demandados, DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”. Ahora, los dos procesos judiciales aquí estudiados, corresponden a acciones de nulidad reguladas en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en los que la parte demandante es la sociedad MODANOVA S.A. y la parte demandada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO[21]; y, además, en este caso se están demandando las mismas resoluciones que se enjuiciaron en dicho proceso, esto es: |Expediente 2010-00115-00 |Expediente 2010-00379-00 | |- En el expediente 07-134099, lo|«[…] (1) la Resolución 39176 de | |son: (1) la Resolución 39176 de|31 de julio de 2009, expedida | |31 de julio de 2009, expedida |por la Jefe de la División de | |por la Jefe de la División de |Signos Distintivos de la | |Signos Distintivos de la |Superintendencia de Industria y | |Superintendencia de Industria y |Comercio;

(2) la Resolución | |Comercio; (2) la Resolución |44374 de 31 de agosto de 2009, | |44374 de 31 de agosto de 2009, |expedida por la Jefe de la | |expedida por la Jefe de la |División de Signos Distintivos | |División de Signos Distintivos |de la Superintendencia de | |de la Superintendencia de |Industria y Comercio; y (3) la | |Industria y Comercio; y (3) la |Resolución 55764 de 29 de | |Resolución 55764 de 29 de |octubre de 2009, expedida por el| |octubre de 2009, expedida por el|superintendente delegado para la| |superintendente delegado para la|propiedad industrial de la | |propiedad industrial de la |Superintendencia de Industria y | |Superintendencia de Industria y |Comercio, mediante las cuales se| |Comercio, mediante las cuales se|declaró infundada la oposición | |declaró infundada la oposición |presentada por la sociedad | |presentada por la sociedad |MODANOVA S.A. y se concedió el | |MODANOVA S.A. y se concedió el |registro de la marca «CASAS & | |registro de la marca «CASAS & |COSAS» (mixta), para distinguir | |COSAS» (mixta), para distinguir |«[…] Vajillas, ollas, vasos, | |«[…] Vajillas, ollas, vasos, |baterías de cocina, moldes de | |baterías de cocina, moldes de |cocina, utensilios de cocina que| |cocina, utensilios de cocina que|no sean metales preciosos, cubos| |no sean metales preciosos, cubos|para conservar el hielo, | |para conservar el hielo, |recipientes para beber, | |recipientes para beber, |portacuchillos para la mesa, | |portacuchillos para la mesa, |jarras, loza, mayólica, paneras,| |jarras, loza, mayólica, paneras,|platos, recipientes para el uso | |platos, recipientes para el uso |doméstico o para la cocina, | |doméstico o para la cocina, |servilleteros, soperas; tablas | |servilleteros, soperas; tablas |de lavar, de planchar y para el | |de lavar, de planchar y para el |pan; utensilios domésticos que | |pan; utensilios domésticos que |no sean de metales[…]», | |no sean de metales[…]», |productos comprendidos dentro de| |productos comprendidos dentro de|la clase 21 de la Clasificación | |la clase 21 de la Clasificación |Internacional de Niza. | |Internacional de Niza. | | Y esta Sala en la citada sentencia de 31 de julio de 2018, debidamente ejecutoriada, luego de analizar la presunta transgresión de los artículos 134 y 136, literal b), de la Decisión 486, al expedirse los ya citados actos administrativos que concedieron el registro del signo mixto “CASAS & COSAS”, denegó las pretensiones, al encontrar que no había similitud entre este y los nombres comerciales “BRISSA COSAS DE CASA” (mixto) y “COSAS DE CASA” (nominativo); y la enseña comercial “BRISSA COSAS DE CASA” (mixta), tal como se describe a continuación: “[…] II.3.- El problema jurídico y el análisis de los cargos formulados por la parte demandante en contra de los actos administrativos discutidos II.3.1.- El problema jurídico que plantea la presente controversia El problema jurídico que plantea la presente controversia se contrae a establecer si los actos administrativos demandados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, deben ser declarados nulos al conceder, trasgrediendo los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consonancia con los artículos 603, 607 y 610 del C.Co., el registro de la marca «CASAS & COSAS» (mixta), para distinguir productos comprendidos dentro de las clases 20[22] y 21[23] de la clasificación internacional, por carecer de distintividad al ser semejante al nombre comercial y a la enseña, previamente usados, «BRISSA COSAS DE CASA» (mixta)[24] y «COSAS DE CASA» (nominativa)[25] de los cuales es titular la demandante, semejanza que es de tal naturaleza que induce al público a error.

II.3.2.- El cargo formulado por la parte demandante en contra de los actos administrativos demandados II.3.2.1.- La parte demandante, en síntesis, considera que los actos administrativos violaron los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que, en su concepto, la marca «CASAS & COSAS» (mixta), carece de distintividad por ser similar al nombre comercial y enseña previamente usados, «BRISSA COSAS DE CASA» (mixta) y «COSAS DE CASA» (nominativa).

II.3.2.2.- La sociedad actora explica que entre el signo solicitado y el nombre comercial y la enseña de las que es titular existe similitudes desde los aspectos gráfico, fonético y conceptual, en la medida en que están conformadas por las mismas palabras. II.3.2.3.- Además, la autoridad administrativa no tuvo en cuenta que para la fecha en que fueron presentadas las solicitudes de registro, ya había iniciado el uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial y la enseña «BRISSA COSAS DE CASA» (mixta) y «COSAS DE CASA» (nominativa), el cual se remonta al año 2002, por lo que tiene derecho exclusivo de uso sobre dichos signos. II.3.2.4.- Subraya que en los establecimientos de comercio que se identifican con dichos signos se comercializan productos de la clase 8, 20, 21 y 24 de clasificación internacional, los cuales guardan conexidad con los productos de la clase 8, 20 y 21 de la clasificación internacional para los cuales fue registrada la marca cuestionada.

II.3.2.5.- Resalta que en la oposición presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio presentó certificaciones contables y fiscales, certificaciones comerciales, material de publicidad, certificaciones publicitarias y comprobantes de salidas de almacén para acreditar el uso de los precitados nombre comercial y enseña. II.3.3.- Los signos confrontados II.3.3.1.- Los signos distintivos que deben ser objeto de análisis y confrontación son los siguientes: Signo solicitado y registrado [pic] II.3.3.2.- La marca «CASAS & COSAS» (mixta), fue registrada para distinguir «[…] muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas […]», productos comprendidos dentro de la clase 20 de la clasificación internacional (certificado de registro 390.296, expediente 07- 134.095) II.3.3.3.- La marca «CASAS & COSAS» (mixta), fue registrada para distinguir «[…] vajillas, ollas, vasos, baterías de cocina, moldes de cocina, utensilios de cocina que no sean de metales preciosos, cubos para conservar el hielo, recipientes para beber, portacuchillos para la mesa, jarras, loza, mayólica, paneras, platos, recipientes para el uso doméstico o para la cocina, servilleteros, soperas; tablas de lavar, de planchar y para el pan; utensilios domésticos que no sean de metales preciosos […]», productos comprendidos dentro de la clase 21 de la clasificación internacional (certificado de registro 390.297, expediente 07 134.099).

Nombre comercial y enseña opositoras [pic] «COSAS DE CASA» (nominativa) II.3.3.4.- Este nombre comercial y enseña, certificado 15.568, de acuerdo con la información que reposa en el registro «SIPI» a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene asociadas las siguientes actividades: «[…] EMPRESA COMO TAL DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS DE PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA USO EN LA LAVANDERÍA;

PREPARACIONES ABRASIVAS Y PARA LIMPIAR, PULIR Y FREGAR; JABONES; PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTÍFRICOS. APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN DE VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE SECADO, DE VENTILACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E INSTALACIONES SANITARIOS. METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES Y ARTÍCULOS DE METALES PRECIOSOS O CHAPEADOS DE ESTOS MATERIALES, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES;

JOYERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS; RELOJERÍA E INSTRUMENTOS CRONOMÉTRICOS. MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS, PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES DE MADERA, CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, CONCHA, ÁMBAR, NÁCAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDÁNEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O DE MATERIAS PLÁSTICAS. UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS), PEINES Y ESPONJAS, CEPILLOS (CON EXCEPCIÓN DE PINCELES), MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE CEPILLOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, VIRUTA DE HIERRO, VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (CON EXCEPCIÓN DEL VIDRIO EN CONSTRUCCIÓN), CRISTALERÍA, PORCELANA, Y LOZA NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES.

TEJIDOS Y PRODUCTOS TEXTILES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, ROPA DE CAMA Y DE MESA. VESTIDOS, CALZADO, SOMBRERERÍA. ENCAJE Y BORDADO, LISTONES Y GALONES (CINTAS); BOTONES, BROCHES DE GANCHO Y OJILLOS, ALFILERES Y AGUJAS; FLORES ARTIFICIALES. JUEGOS Y JUGUETES; ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD.

CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUSTITUTOS DEL CAFÉ; HARINA Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS; MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVO PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. PUBLICIDAD; DIRECCIÓN DE NEGOCIOS; ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS; TRABAJOS DE OFICINA.

COMPRENDIDOS EN LAS CLASES 3, 11, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA […]». II.3.3.5.- Este nombre comercial y enseña, certificado 16.287, de acuerdo con la información que reposa en el registro «SIPI» a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene asociadas las siguientes actividades: «[…] EMPRESARIO COMO TAL, DEDICADO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FABRICACION, EXPORTACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TALES COMO: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA;

PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; (PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES; PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS); PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS (CON EXCEPCION DE LOS PINCELES); MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CEPILLOS;

MATERIAL DE LIMPIEZA; VIRUTA DE HIERRO; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (CON EXCEPCION DEL VIDRIO DE CONSTRUCCION); CRISTALERIA, PORCELANA Y LOZA, NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES, TEJIDOS Y PRODUCTOS TEXTILES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ROPA DE CAMA Y DE MESA, VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERIA. ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA […]».

II.3.4.- Las reglas del cotejo marcario II.3.4.1.- El artículo 134 define a la marca como «[…] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]». II.3.4.2.- Es así como, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad;

(2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. II.3.4.3.- Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[26] manifestó: «[…] Es importante advertir, que la falta de distintividad está consagrada como causal de nulidad absoluta (Artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a) y b), que analizaremos en el siguiente acápite […]». II.3.4.4.- El presente caso, el demandante encuentra que la marca registrada es similar a tal punto que puede inducir a error al público frente a su nombre comercial y enseña. De acuerdo con la interpretación prejudicial 019-IP-2013[27], se entiende por nombre comercial: «[…] De acuerdo al artículo 190, se entiende por nombre comercial al signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil.

Indica, además, que lo puede constituir, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. En consecuencia, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que ‘se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa’[28].

II.3.4.5.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siguiendo la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ha indicado que se protege el nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o semejantes que pudieran inducir en error a los consumidores. En la interpretación prejudicial de este proceso[29] se explicó: «[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: […] c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que los signos mixtos CASAS & COSAS fueron solicitados para registro, determinar si los nombres comerciales BRISSA COSAS DE CASA y COSAS DE CASA eran real, efectiva y constantemente usados en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.

Protección en relación con signos idénticos y similares. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro […]». II.3.4.6.- En lo que tiene que ver con la enseña comercial, la interpretación prejudicial[30] indicó lo siguiente: «[…] Para lo anterior, el Tribunal reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: “La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial.

Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: […] “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: […] “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.[31] El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190. No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial en el mercado antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2.

Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486) […]». II.3.4.7.- Con anterioridad a iniciar el cotejo entre los signos distintivos enfrentados, debe señalarse la comparación que debe realizarse involucra signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

II.3.4.8.- Frente a los signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que en las marcas mixtas, como norma general, el elemento más relevante resulta ser el denominativo sin que pueda descartarse que en algunos eventos lo pueda ser el gráfico[32]. II.3.4.9.- En el presente caso y en relación con los signos «CASAS & COSAS» (mixta) y «BRISSA COSAS DE CASA» (mixta), resulta evidente que el elemento que mayor influencia causa en la mente del consumidor es el denominativo, por lo que resulta procedente el cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

II.3.4.10.- De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto para determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. II.3.4.11.- La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes la deben establecer empleando para el efecto los principios y reglas elaborados por la doctrina y jurisprudencia, a fin de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

II.3.4.12.- Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión, es menester considerar los siguientes tipos de similitud[33]: «[…] Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante […]».

II.3.4.13.- Para efectos del cotejo entre signos distintivos, debe seguir los siguientes parámetros fijados en la interpretación prejudicial 75-IP-2013, así: «[…] La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en las semejanzas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006 […]». II.3.5.- El análisis del caso concreto II.3.5.1.- En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de los signos en conflicto con miras a determinar si entre ellos existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca impugnada[34] [pic] C |A |S |A |S |& |C |O |S |A |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | | b).- Nombre Comercial y Enseña B |R |I |S |S |A | |C |O |S |A |S | |D |E | |C |A |S |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |7 |8 |9 |10 |11 | |12 |13 | |14 |15 |16 |17 | | [pic] C |O |S |A |S | |D |E | |C |A |S |A | |1 |2 |3 |4 |5 | |6 |7 | |8 |9 |10 |11 | | II.3.5.2.- En relación con el análisis de los signos «CASAS & COSAS» (mixta) y «BRISSA COSAS DE CASA» (mixta) desde el punto de vista ortográfico, no se evidencia que existan similitudes.

II.3.5.3.- El nombre comercial y enseña está compuesta por dos expresiones, la primera «BRISSA», que es la que sobresale dentro del conjunto marcario y, la segunda «COSAS DE CASA» que se ubica debajo de la mencionada palabra, expresiones que integran un conjunto marcario de 17 palabras, mientras que el «CASAS & COSAS», signo igualmente compuesto, cuenta con 10 letras y el símbolo «&» que conecta ambas expresiones.

II.3.5.4.- Si bien las marcas comparten las palabras «CASAS» y «COSAS», en cada uno de los signos presentan una disposición secuencial diferente y van separadas por diversas partículas, en un caso el símbolo «&» y en el otro de la palabra «DE», que generan, en conjunto, una percepción particular, además del hecho consistente en que la expresión «COSAS DE CASA», resulta ser explicativa de los productos que se ofrecen en los establecimientos de comercio identificados con éste signo. II.3.5.5.- Tampoco es posible establecer una similitud fonética toda vez que el conjunto marcario opositor, de un lado, incorpora la palabra «BRISSA» y, por el otro, las palabras «CASAS» y «COSAS» que se encuentran presentes en ambos signos, están dispuestos de manera diferente y acompañados de distintos conectores, que no permiten identificar una pronunciación similar.

II.3.5.6.- Desde el punto de vista conceptual, cabe indicar que la palabra «BRISSA» no da una idea relacionada con los productos que se ofrecen en los establecimientos de comercio de la demandante, lo cual viene a ser aclarado por la expresión «COSAS DE CASA», la que puede catalogarse como descriptiva de los productos en la medida en que no los identifica en forma particular, sino que sugiere en el consumidor las características, en general, de los productos que se ofrecen en los establecimientos de comercio, esto es, cosas para los hogares.

II.3.5.7.- No resulta evidente la similitud conceptual entre la expresión «COSAS DE CASA» y el conjunto marcario «CASAS & COSAS», pues tal y como lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca cuestionada tiene el símbolo «&» que se usa como disyuntivo entre los restantes elementos nominativos, con lo que no se evoca la idea de que las cosas pertenezcan a la casa sino que los presenta como dos conceptos separados o alternativos.

II.3.5.8.- Pero además, es necesario resaltar, como lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que las marcas evocativas son marcas débiles «[…] por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca […]»[35].

II.3.5.9.- Es así, entonces, que en la medida en que la expresión «COSAS DE CASA» (nominativa) resulta ser bastante cercana a los productos que se venden en los establecimientos de comercio de la demandante, es claro que, con sustento en ella, no se puede impedir que otros signos distintivos puedan evocar la idea de productos para el hogar.

II.3.5.10.- En relación con el análisis de los signos «CASAS & COSAS» (mixta) y «COSAS DE CASA» (nominativa), desde el aspecto ortográfico, si bien cuentan con 11 letras y comparten las palabras «CASAS» y «COSAS», como se indicó líneas atrás, en cada uno de los signos presentan una disposición secuencial diferente y van separadas por diversas partículas, en un caso el símbolo «&» y en el otro de la palabra «DE», que generan, en conjunto, una percepción particular, además del hecho consistente, se reitera, en que la expresión «COSAS DE CASA», resulta ser explicativa de los productos que se ofrecen en los establecimientos de comercio identificados con éste signo. Lo anterior produce, igualmente, que los signos no se pronuncien igual o similar, lo que descarta la similitud fonética.

II.3.5.11.- Respecto del aspecto conceptual, es menester reiterar que la expresión «COSAS DE CASA» (nominativa), resulta ser evocativa de productos para el hogar que se ofertan al público en los establecimientos de comercio de la demandante, mientras que el conjunto marcario «CASAS & COSAS», tiene el símbolo «&» que se usa como disyuntivo entre los restantes elementos nominativos, con lo que no se evoca la idea de que las cosas pertenezcan a la casa sino que los presenta como dos conceptos separados o alternativos.

Pero además, siguiendo la interpretación prejudicial citada anteriormente, la debilidad del signo evocativo mencionado no permite que pueda oponerse al registro de una marca que evoque el concepto de elementos para el hogar. II.3.5.12.- El anterior análisis releva a esta Sala de realizar el estudio relativo a la prueba del uso real, efectivo y constante del nombre comercial y de la enseña y a la notoriedad de la marca, argumento esgrimido por la sociedad demandante en sus alegatos de conclusión. III.- CONCLUSIONES […] III.2.- Esta Sala constató que no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual entre la marca registrada y los nombres comerciales y enseñas confrontados y, en consecuencia, no se evidencia la violación de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, siendo procedente el registro de la marca «CASAS & COSAS» (mixta) para identificar productos de la clase 20 y 21 de la clasificación internacional […]”.

Por lo tanto, conforme se extrae de la precitada sentencia, la Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en torno a la legalidad de las resoluciones núms. 39176 de 31 de julio de 2009, 44374 de 31 de agosto de 2009 y 55764 de 29 de octubre de 2009, expedidas por la SIC, escenario en el que denegó las pretensiones a la aquí demandante y en el que se plantearon las mismas situaciones de hecho, normas transgredidas, concepto de violación e inconformidades a las esbozadas en la presente acción, por lo que para la Sala se impone declarar probada de oficio la excepción de cosa jugada y, como consecuencia de ello, estarse a lo resuelto en dicha providencia judicial, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia. Por último, se reconocerá personería a la doctora INGRITH PALACIOS CARDONA como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 186 a 189 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada frente a la nulidad de las resoluciones núms. 39176 de 31 de julio de 2009, 44374 de 31 de agosto de 2009 y 55764 de 29 de octubre de 2009, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, en consecuencia de ello, ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia de 31 de julio de 2018, proferida por esta Sección, dentro del expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00115-00, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora INGRITH PALACIOS CARDONA como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 186 a 189 del expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de febrero de 2020. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] Hoy UNILEVER. [5] Este signo fue solicitado para los siguientes productos: “[ ] Vajillas, ollas, vasos, baterías de cocina, moldes de cocina, utensilios de cocina que no sean metales preciosos, cubos para conservar el hielo, recipientes para beber, portacuchillos para la mesa, jarras, loza, mayólica, paneras, platos, recipientes para el uso doméstico o para la cocina, servilleteros, soperas; tablas de lavar, de planchar y para el pan; utensilios domésticos que no sean de metales [ ]”. [6] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [7] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [8] Proceso 343-IP-2019. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00115-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [10] Antes artículo 332 del CPC [11] Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras providencias. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”.

C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 3 abril de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 1997- 08582-01. Reiterado de sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00115-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [13] Sentencia C_522 de 2009. [14] Sentencia C-543 de 1992 [15] Ídem 11 [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.

C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rrodríguez, sentencia de 25 de noviembre de 2014, expediente identificad con el número único de radicación 2007-01330-02. Reiterado de sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00115-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [17] LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso, Parte General, Bogotá D.C., DUPRE Editores, 2016.

Páginas 688-690. Reiterado de sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00115-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00115-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ssentencia de 19 de julio de 2018.

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2010- 00378-00. [20] Mediante el Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura determinó «ARTÍCULO 1º.- Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente». [21] El tercero con interés directo en las resultas del proceso también es el mismo, esto es, la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A. [22] «[…] muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas […]» [23] «[…] vajillas, ollas, vasos, baterías de cocina, moldes de cocina, utensilios de cocina que no sean de metales preciosos, cubos para conservar el hielo, recipientes para beber, portacuchillos para la mesa, jarras, loza, mayólica, paneras, platos, recipientes para el uso doméstico o para la cocina, servilleteros, soperas; tablas de lavar, de planchar y para el pan; utensilios domésticos que no sean de metales preciosos […]» [24] Certificado 15.568.

Conforme el registro «SIPI» a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, las actividades asociadas a la enseña son las siguientes: «[…] EMPRESA COMO TAL DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS DE PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA USO EN LA LAVANDERÍA; PREPARACIONES ABRASIVAS Y PARA LIMPIAR, PULIR Y FREGAR; JABONES; PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO;

DENTÍFRICOS. APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN DE VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE SECADO, DE VENTILACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E INSTALACIONES SANITARIOS. METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES Y ARTÍCULOS DE METALES PRECIOSOS O CHAPEADOS DE ESTOS MATERIALES, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; JOYERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS;

RELOJERÍA E INSTRUMENTOS CRONOMÉTRICOS. MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS, PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES DE MADERA, CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, CONCHA, ÁMBAR, NÁCAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDÁNEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O DE MATERIAS PLÁSTICAS. UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS), PEINES Y ESPONJAS, CEPILLOS (CON EXCEPCIÓN DE PINCELES), MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE CEPILLOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, VIRUTA DE HIERRO, VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (CON EXCEPCIÓN DEL VIDRIO EN CONSTRUCCIÓN), CRISTALERÍA, PORCELANA, Y LOZA NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES.

TEJIDOS Y PRODUCTOS TEXTILES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, ROPA DE CAMA Y DE MESA. VESTIDOS, CALZADO, SOMBRERERÍA. ENCAJE Y BORDADO, LISTONES Y GALONES (CINTAS); BOTONES, BROCHES DE GANCHO Y OJILLOS, ALFILERES Y AGUJAS; FLORES ARTIFICIALES. JUEGOS Y JUGUETES; ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD.

CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUSTITUTOS DEL CAFÉ; HARINA Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS; MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVO PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. PUBLICIDAD; DIRECCIÓN DE NEGOCIOS; ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS; TRABAJOS DE OFICINA.

COMPRENDIDOS EN LAS CLASES 3, 11, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA […]».La Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución 46.298 de 2009, indica que este nombre comercial fue registrado para productos de la Clase 8 y 3, certificado de registro 15.568. [25] Certificado 16.287. Conforme el registro «SIPI» a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, las actividades asociadas al nombre comercial son las siguientes: «[…] EMPRESARIO COMO TAL, DEDICADO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FABRICACION, EXPORTACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TALES COMO: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA;

PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; (PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES; PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS); PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS (CON EXCEPCION DE LOS PINCELES); MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CEPILLOS;

MATERIAL DE LIMPIEZA; VIRUTA DE HIERRO; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (CON EXCEPCION DEL VIDRIO DE CONSTRUCCION); CRISTALERIA, PORCELANA Y LOZA, NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES, TEJIDOS Y PRODUCTOS TEXTILES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ROPA DE CAMA Y DE MESA, VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERIA. ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA […]». [26] PROCESO 75-IP-2013. [27] PROCESO 019-IP-2013.

Interpretación prejudicial del artículo 134 literales a), b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 226 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “CASAS & COSAS” (mixta). Expediente Interno: Nº 2010-00378. [28] Proceso 145-IP-2004, sentencia del 25 de noviembre del 2004, marca: BIMBO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [29] PROCESO 75-IP-2013. [30] PROCESO 75-IP-2013. [31] Pachón Muñoz Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984.

Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento” [32] PROCESO 019-IP-2013. [33] PROCESO 75-IP-2013. [34] Certificado de registro 390.296, expediente 07-134095, y certificado de registro 390.297, expediente 07-134099. http://sipi.sic.gov.co. [35] PROCESO 019-IP-2013.