PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ORIFLAME SIGNATURE y la marca SIGNATURE / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca SIGNATURE / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «SIGNATURE» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 129748, otorgada a favor de la parte demandante dentro del presente proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.
Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 30 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «SIGNATURE» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 10 de diciembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «SIGNATURE» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 345068 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00446-00 Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., en contra de las Resoluciones núm. 01525 de 26 de enero de 2009, 12656 de 24 de marzo de 2009 y 17204 de 13 de abril de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Oriflame Signature (denominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. El 3 de agosto de 2009[1], la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «3.1.
Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 01525 de 26 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y se concedió el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE en clase 05 (sic) de la Clasificación Internacional de Niza en favor de ORIFLAME COSMETICS S.A. 3.2.
Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 12656 del 24 de marzo de 2009. Proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 01525 de 26 de enero 2009, por LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., confirmándola en todas sus partes. 3.3.
Sírvase declarar la nulidad de la resolución 17204 del 13 de abril 2009, proferida por la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 01525 de 26 de febrero de 2009, confirmando en todas sus partes la decisión contenida en dicha resolución y declarando infundada la oposición presentada por la sociedad.
LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., concediendo el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE en clase 03 internacional. 3.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y negar el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE, para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.; (sic) productos comprendidos en la clase 06 internacional. 3.5. En consonancia con lo anterior, sírvase ordenará la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el certificado de registro 378289 asignado a la marca ORIFLAME SIGNATURE, para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.; (sic) productos comprendidos en la clase 06 internacional; dentro del expediente 08 53950. 3.6. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del certificado de registro 378289 correspondiente a la marca ORIFLAME SIGNATURE, para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.; (sic) productos comprendidos en la clase 06 internacional; dentro del expediente 08 53950. 3.7. Así mismo (sic), solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma, ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la propiedad industrial. 3.8.
Igualmente, solicito se sirva ORDENAR Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del código contencioso administrativo. 3.9. Finalmente pido que se condene en costas a la entidad demandada.» 1.
Los hechos 2. Los hechos de la demanda, en síntesis, son los siguientes: 2.1. El 28 de mayo de 2008[2], la sociedad Oriflame Cosmetics S.A. solicitó el registro de la marca «Oriflame Signature» a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de amparar los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza[3]. 2.2.
La solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 594 de 31 de julio de 2008[4]. 2.3. El 15 de septiembre de 2008[5], la sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. se opuso al citado registro por el riesgo de confundibilidad generado con su marca «Signature», registrada bajo el certificado 129748, con vigencia hasta el 1° de octubre de 2015. 2.4.
Mediante Resolución núm. 01525 de 26 de enero de 2009[6], la SIC declaró infundada dicha oposición. 2.5. Inconforme con lo resuelto en precedencia, el 16 de febrero de 2009[7] la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 2.6. Mediante Resolución núm. 12656[8] de 26 de marzo de 2009, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó lo resuelto en la Resolución 01525. 2.7.
En igual sentido, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 17204 de 13 de abril de 2009[9], confirmó lo resuelto en la Resolución 01525 cuando resolvió el recurso de apelación. 1.4. Fundamentos de derecho y el concepto de violación 3. La parte actora manifestó que los actos acusados desconocen su derecho a la igualdad, así como el contenido de los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.
En su sentir, la marca cuestionada no cumple con los presupuestos de registrabilidad dispuestos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto carece de suficiente distintividad y genera un alto riesgo de confusión. 5. En tal sentido, afirmó que ambos signos cuentan con evidentes similitudes conceptuales, fonéticas y ortográficas.
Concretamente, la semejanza se debe a que el nuevo signo compuesto contiene la marca ya registrada. 6. Así, explicó que el signo a registrar está conformado por dos palabras y, por eso, la comparación debe realizarse tomando la expresión en conjunto respecto de productos que pertenecen a la misma clase de nomenclátor internacional. 7.
Respecto de la presunta transgresión del derecho a la igualdad, anotó que la SIC en otros casos similares negó el registro, tal y como aconteció en los expedientes 08-14605, 07-20128 y 08-40128. 8. Finalmente, la parte actora recordó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha explicado que cuando se presenta identidad de clase entre los productos comparados, es menester analizar la conexión competitiva presente entre los productos en cotejo.
ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio[10] 9. En el escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[11] y, en consecuencia, se opuso a todos los cargos luego de efectuar el respectivo cotejo marcario. 10.
En tal orden, explicó cuál es el alcance de los conceptos de distintividad[12] y confundibilidad[13] a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Posteriormente, recopiló las razones en virtud de las cuales el registro marcario controvertido cumple con ambos presupuestos. 11. Específicamente, explicó que los signos confrontados no presentan similitudes ortográficas, fonéticas y/o conceptuales, dado que la primera marca consta de una palabra, a diferencia de la segunda que cuenta con dos.
Adicionalmente, debido a la posición gramatical, el mayor impacto y la causa de recordación recae en la palabra ORIFLAME. 2.2. Intervención de la sociedad Oriflame Cosmetics S.A. 12. La sociedad Oriflame Cosmetics S.A., en su condición de tercero con interés en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y agregó que los signos confrontados no tienen identidad o similitud que genere un riesgo de confusión en el consumidor. 13.
En desarrollo de lo anterior, aseguró que la expresión «Signature» es un signo notorio en los productos de la clase 3 del nomenclátor internacional. También indicó que el signo «Oriflame Signature» es susceptible de representación gráfica. 14. Es más, la expresión SIGNATURE dentro de los productos de la clase 3, es una expresión débil presente en marcas como SIGNATURE BY ESCADA, VERSACE SIGNATURE, KIRKLAND SIGNATURE, BECKHAM SIGNATURE BY BECKHAM, KENNETH SIGNATURE, CAROLINA HERRERA SIGNATURE COLLECTION. 15.
Aunado a lo dicho, el elemento a comparar en el cotejo de marcas mixtas es el denominativo, cuya parte predominante es la palabra extranjera ORIFLAME, tanto por su fuerza distintiva, como por su notoriedad en el mercado. 16. Dicha fuerza distintiva es más evidente si se tiene en cuenta que la expresión ORIFLAME corresponde al nombre de la empresa que produce el producto que ampara la marca, por lo que el consumidor no tendrá duda de su origen empresarial. 17.
Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad, sostuvo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia[14] ha insistido en que las decisiones anteriores de la oficina competente no constituyen precedentes y, por lo tanto, no son vinculantes.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 264-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016[15], en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento de los artículos 136 (literal a), 154, 224 y 229 (literal a) de la referida codificación. 19.
En ese orden, indicó que el cotejo marcario debe guiarse por las siguientes reglas: «1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, Indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] El tribunal consultante con base en las reglas y pautas antes expuestas, analizará el caso concreto y determinará si se presentan las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puede presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. Orientado el tribunal consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflictos desde los distintos tipos de semejanza que puede presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 2.
Comparación entre marcas denominativas simples y compuestas. […] En el caso concreto, el tribunal consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en este apartado de la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. Las palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de marcas.
Marca débil. […] En el presente caso, el tribunal consultante debe determinar si las palabras ORIFLAME SIGNATURE y SIGNATURE son de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases competitivamente conexas. 4. Marca notoriamente conocida solicitada para registro. El tribunal consultante deberá tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega; asimismo tomará en consideración, entre otros, los factores que señala la normativa andina para determinar la notoriedad. 5.
Conexión competitiva entre los productos de la clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El tribunal consultante deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] Asimismo, el tribunal consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado puede inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por si solo, para la consecución del citado propósito[16].
En el caso concreto, el tribunal consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado ORIFLAME SIGNATURE (denominativo) y, los productos de la clase 5 de la referida Clasificación, que distingue la marca SUGNATURE (denominativa) de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes […]»
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 20. Mediante auto de 30 de septiembre de 2016[17], se corrió traslado a las partes, a los intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto. 21. En esta etapa, la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.[18] reiteró en esencia, los argumentos de nulidad. 22.
Destacó que el signo debatido contiene un vocablo adicional, «Oriflame», el cual pasa desapercibido por la reproducción total de su marca; lo que resulta más gravoso si se tiene en cuenta que las marcas «Oriflame Signature» y «Signature» son conexas competitivamente porque: (i) amparan productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, (ii) se comercializan por los mismos canales, (iii) son publicitados por los mismos medios y, (iv) comparten el mismo sector de la economía. 23.
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio[19], con argumentos similares a los expuestos en la contestación de la demanda, afirmó que la marca cuyo registro se concedió no presenta riesgo de confusión al poseer distintividad propia. 24. En síntesis, reconoció que el signo registrado es una marca compuesta que si bien contiene una expresión identifica a la marca SIGNATURE, lo cierto es que cuenta con otra característica que la hace distinguible, esto es, el primer vocablo: ORIFLAME. 25.
En esa medida, al ser esa marca distintiva en los componentes ortográfico, fonético y conceptual, no es necesario el estudio de la conexidad competitiva.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019[20], la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.
El problema jurídico 27. En el presente caso, la parte actora sostiene que las Resoluciones núm. 01525 de 26 de enero de 2009, 12656 de 24 de marzo de 2009 y 17204 de 13 de abril de 2009, desconocen su derecho a la igualdad, y lo dispuesto en los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 28.
Concretamente, el demandante estima que existe un riesgo de confundibilidad entre los signos «Oriflame Signature» y «Signature» por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual» que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. 29. Además, ambas marcas son conexas competitivamente porque: (i) amparan productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, (ii) se comercializan por los mismos canales, (iii) son publicitados por los mismos medios y, (iv) comparten el mismo sector de la economía. 30.
En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 136 (literal a), 154, 224 y 229 (literal a) de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación;
(…). Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca de adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; » 31. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «SIGNATURE» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 129748, otorgada a favor de la parte demandante dentro del presente proceso, caducó por falta de renovación. 32.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. 33. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 30 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «SIGNATURE» (denominativa).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 10 de diciembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen[21]: [pic] 34. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 35.
Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia, en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.
El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.
Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.
Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.
Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.
Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.
En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.
A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro». 36. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «SIGNATURE» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 37.
Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 30 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 403098, correspondiente a la marca mixta «SIGNATURE», cuyo titular es la demandante, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 38. Cabe destacar que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 39.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone a la letra: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 40.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 41.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.
Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. 42.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, se deriva de una norma que no da lugar a equívocos e interpretaciones. 43. Así pues, en virtud de la perdida de vigencia de los derechos conferidos a la marca previamente registrada, cuya titularidad ostentó la sociedad demandante, resulta inane emitir un pronunciamiento en torno a la legalidad de los actos acusados. 44.
Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 45.
Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 46. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 345068 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 47.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «Oriflame Signature» (denominativa). 48.
En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[22], en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(Destacado y subrayado fuera de texto). 49. La referida providencia también consideró que cómo la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya[23]. 50.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 51.
En tal sentido, esta Sala de Decisión[24], consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.
(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.
(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.
(…) Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […]» (destacado fuera de texto). 52. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 2020[25], la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54.
Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.
Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.
Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]».
(Destacado fuera de texto). 53. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 54. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 5.3.
Conclusión 55. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 129748 de la marca nominativa «SIGNATURE» caducó, como se analizó en los numerales supra: por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara Voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS[26] Consejera de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00446-00 Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el asunto de la referencia, manifiesto que, aunque comparto la decisión adoptada en la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 18 de febrero de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 1.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021, resolvió: “[…]
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; ii) de conformidad con el inciso 4° ibídem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que el registro marcario núm. 129748 correspondiente a la marca nominativa SIGNATURE se encontraba caducado. 3.
Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó que “[ ] se pondrá fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.
En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 34 a 55 [2] Folios 66 a 67 [3] Concretamente, «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos (sic) […]». [4] Folio 77 [5] Folios 78 a 84 [6] Folios 19 a 24 [7] Folios 97 a 99 [8] Folios 25 a 28g [9] Folios 29 a 33 [10] Folios 126 a 131 [11] Folios 102 a 111. [12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 28-IP-1996 [13] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-1999 [14] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 7-IP- 2010. Decisión de 11 de noviembre de 2010 [15] Folios 181 a198 [16] Véase, en este sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002, ya citado, p. 8; Proceso 68-IP-2002, ya citado, p. 11. [17] Folio 200 [18] Folios 201a 208 [19] Folios 209 a 212 [20] Reglamento Interno del Consejo de Estado. [21] http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=6374170730175472 15 Consultado el 23 de noviembre de 2020 [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [23] En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [26] CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 1.