PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca APACHE para identificar productos de la Clase 34 al no demostrarse el uso real y efectivo en el mercado andino dentro del periodo relevante / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca “APACHE” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. [ ] [P]ara determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. [ ] Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. [ ] Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca nominativa “APACHE”, para distinguir los productos para los cuales fue concedido el signo, esto es “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación [ ], a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486. [ ] De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que la actora no demostró el uso de la marca “APACHE” (nominativa), [ ] Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. [ ] Además, no puede perderse de vista que en el interrogatorio de parte el declarante manifestó que en el período cuestionado la sociedad actora no comercializó productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional en los países miembros de la Comunidad Andina. [ ] Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca “APACHE” (nominativa), que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que los productos se encontraban puestos en el comercio o disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. [ ] [R]esulta evidente que la actora no logró demostrar que la falta de uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, esto es, a acontecimientos externos que justifiquen la ausencia de uso, [ ].
Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “APACHE” (nominativa), identificada con el certificado de registro número 138320, bajo la titularidad de [ ], para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / USO DE LA MARCA - Normatividad aplicable / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – De la marca nominativa APACHE / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA – Legitimación / / USO DE LA MARCA - Quienes pueden realizarlo [E]n lo concerniente al argumento de la actora relativo a que la sociedad [ ], tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encontraba legitimada para iniciar la acción de cancelación, [ ] Ciertamente, de conformidad con la normativa andina, cualquier persona interesada que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciar el trámite y solicitar, ante la autoridad competente, la cancelación por no uso de una marca registrada.
Interés que se traduce en una intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Así, lo señaló la Interpretación Prejudicial, rendida en el presente proceso. [ ] Así pues, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés de la sociedad [ ], para solicitar la cancelación por no uso del certificado marcario número 138320, toda vez que la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciarla, presupuesto que se cumple en el presente caso, en razón a que se demostró que la marca “APACHE” no estaba siendo utilizada efectivamente en el mercado, aunado al hecho de que le afectaba el carácter distintivo de su marca “PIELROJA”.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2004-00285-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 17 de septiembre de 2015, Radicación 11001- 03-24-000-2008-00235-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 15 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00, C.P. María Elizabeth García González; de 29 de octubre de 2020, Radicación 11001-03-24-000- 2013-00200-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez y de 6 de noviembre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2011-00028-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00353-00A Actor: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S. A. - PROTABACO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: Es procedente la cancelación, por no uso, del certificado de registro núm. 138320 de la marca nominativa “apache”, para distinguir los productos: “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, de la clase 34 de la clasificación internacional de niza, ordenada por la sic, dado que la actora no probó su uso real y efectivo del citado signo, en la cantidad y modo requeridos.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. - PROTABACO S.A.-[1], mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.
La nulidad de las resoluciones núms. 002882 de 31 de enero de 2008, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”, 16509 de 28 de mayo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos[2] de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y 26591 de 29 de julio de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca comercial “APACHE” (nominativa), en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 138320. 3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de mayo de 2007 la sociedad COLTABACO S.A., presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca nominativa “APACHE”, de la cual era titular, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34[3] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[4]. 2°: Agregó que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la solicitud de cancelación argumentando que la no circulación en el mercado de los cigarrillos, identificados con la marca “APACHE”, obedeció a razones ajenas a su voluntad. 3°: Que mediante la Resolución núm. 002882 de 31 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, canceló, por no uso, el registro de la marca “APACHE”, para distinguir productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Indicó que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 16509 de 28 de mayo de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 26591 de 29 de julio del mismo año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[5] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por interpretación errónea e indebida aplicación, debido a que, a su juicio, estimó, erradamente, que la actividad y las pruebas aportadas para evaluar las condiciones y el impacto que el uso de la marca “APACHE” generaría en el mercado de los cigarrillos, no fueron suficientes para demostrar su uso continuo.
Sostuvo que si los productos identificados con la marca “APACHE” no se encuentran en forma masiva en el mercado colombiano, no ha sido por causas atribuibles a ella, sino por razones totalmente ajenas a su voluntad, razón por la cual el certificado de registro marcario no puede cancelarse, tal como lo dispone el artículo 165 de la normatividad marcaria, dado que su falta de uso se debe a fuerza mayor o caso fortuito.
Que, en efecto, se encuentra probado el gran esfuerzo realizado para lanzar al mercado los productos identificados con la marca “APACHE”, así como las exportaciones que hizo de los mismos, pues al no tener seguridad sobre la aceptación de esa marca en el mercado tuvo que realizar un estudio juicioso del mercado para evaluar dicha aceptación, lo cual justifica el no uso masivo de la misma.
Adujo que no es procedente exigir pruebas para demostrar las causales de fuerza mayor o caso fortuito que evitaron la comercialización de los productos identificados con la marca “APACHE”, dado que la normativa marcaria no establece que sean las únicas para determinar el uso suficiente de un signo en el mercado. Afirmó que la sociedad COLTABACO S.A.”, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentra legitimada para iniciar la acción de cancelación, ya que su interés radica en eliminar la competencia que afecta la fuerza distintiva de la marca “PIELROJA”, de la cual es titular, por cuanto es un signo que contiene una figura indígena.
Anotó que el interés legítimo para solicitar la cancelación por no uso del registro de una marca, no está dirigido a eliminar una expresión registrada para apropiarse de ella y generar un acto de competencia desleal, toda vez que la verdadera finalidad es pedir la cancelación cuando la marca existente impide registrar o usar un signo similar o semejante.
Manifestó que la SIC fundó su decisión en jurisprudencia marcaria desactualizada, relacionada con el interés legítimo que debe demostrar el solicitante de la cancelación por no uso de una marca, dado que pasó por alto sentencias proferidas con posterioridad a las citadas en su decisión, información que aportó a la entidad oportunamente. Expresó que el interés legítimo que debe ostentar quien pretenda la cancelación de un registro marcario por falta de uso, debe ser tal que demuestre que la procedencia de su solicitud le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor.
Añadió que la jurisprudencia andina ha establecido que quien se encuentra legitimado para actuar en las solicitudes de cancelación por no uso del registro marcario, es la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada, así como la que pretenda registrar un signo, idéntico o semejante, confundible con la expresión solicitada[6].
Concluyó que la SIC violó lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, al cancelar por no uso el registro de la referida marca, ante la no falta de uso y sin que mediara un interés legítimo de la sociedad COLTABACO S.A. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad.
Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria y la doctrina sobre ese asunto. Expresó que la calificación sobre la “cantidad y el modo”, a la que se refieren los literales a) y b) del artículo 166 de la Decisión 486, está supeditada a un análisis de la naturaleza de cada producto o servicio y a la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización, entendiéndose como cantidad la suma total suficiente para el objeto que se pretende probar, y el modo como el procedimiento por medio del cual se ejecuta la acción comercial de dichos productos o servicios.
Advirtió que las pruebas aportadas dentro de la actuación administrativa no fueron suficientes para demostrar el uso de la marca “APACHE”, ni acordes con la naturaleza de los productos que pretende amparar y con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, dado que no acreditaron que a la citada marca se le haya dado un uso real y efectivo, de manera seria y razonable en el sector comercial pertinente, teniendo en cuenta que para el presente caso se trata de cigarrillos, productos que son considerados como de consumo masivo y con precios asequibles, que permiten una elevada comercialización. Sostuvo que la demandante alegó que la fuerza mayor o caso fortuito le impidieron comercializar la marca “APACHE” de forma masiva y de la manera que realmente corresponde, pero omitió anexar las pruebas necesarias que sustentaran dicha afirmación. Manifestó que la argumentación de la demandante respecto a la inexistencia del interés que le debe asistir a la sociedad COLTABACO S.A. no tiene asidero jurídico, toda vez que cualquier persona interesada puede solicitar la acción de cancelación de un registro marcario y para ello basta con demostrar dicho interés ante la oficina nacional competente.
Agregó que la SIC, como oficina nacional competente, ha determinado que la persona natural o jurídica que tenga conocimiento sobre una marca, que no es usada efectivamente en el mercado, puede presentar una acción de cancelación por no uso, sin que haya lugar a que la entidad exija requisito alguno, diferente a los formales. Explicó que la afirmación de que la marca no se usa, es suficiente para efectos de calificar al accionante como persona interesada, bajo el entendido de que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos los requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencial que legitima a la parte para iniciar la acción. II.-2.
La sociedad COLTABACO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal. Alegó que revisado el material probatorio aportado por la sociedad PROTABACO S.A. no se observa que la marca “APACHE” fue usada real y efectivamente, durante el período comprendido entre el 8 de mayo de 2004 y el 8 de mayo de 2007, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no fueron puestos en el mercado ni estuvieron disponibles en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, según su naturaleza y las modalidades de comercialización en el mercado colombiano ni en otros países de la Comunidad Andina.
Explicó que dentro del período relevante, la demandante intentó incursionar al mercado la marca “APACHE”, para identificar productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; y que junto con sus distribuidores analizó el impacto que dicha expresión podría generar en el mercado, pero no fue puesta en el comercio ni se encontró disponible en el mercado colombiano ni en el de otro país de la Comunidad Andina.
Expresó que PROTABACO S.A. solo pudo exportar cigarrillos, identificados con la marca cuestionada, por un valor de USD$2.800, cifra que, a su juicio, no corresponde a las ventas de un producto de consumo masivo durante el período relevante. Anotó que el mercado colombiano vende a Estados Unidos cigarrillos por un valor aproximado de USD$4.500 millones, razón por la cual la cifra de USD$2.800 en exportaciones no es representativa, teniendo en cuenta que el tabaco, los artículos para fumadores y las cerillas son de consumo masivo y se comercializan en una gran variedad de sitios de esparcimiento público.
Indicó que la entidad demandada estudió las pruebas aportadas y estimó que las mismas no demostraban un uso serio, real y efectivo de la marca, pues los cigarrillos marca “APACHE” no se encontraban en el comercio, no estaban disponibles en el mercado y el volumen de exportaciones no era el correspondiente a un producto de consumo masivo. Explicó que los elementos de prueba aportados por el titular de una marca, que se pretenda cancelar, debe señalar de manera transparente e inequívoca el uso real y efectivo de la misma, en el modo que realmente corresponda, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Aclaró que la fuerza mayor y el caso fortuito son causales de justificación para el no uso de la marca; y que no pueden ser atribuibles de ninguna manera al titular del registro, toda vez que debe ser un acontecimiento externo no imputable a la voluntad de éste, que impida la utilización de un signo en el marco comercial.
Mencionó que esos acontecimientos externos deben demostrarse de forma contundente, para justificar su desuso en el mercado. Afirmó que es loable la gestión realizada por PROTABACO S.A., para estudiar la aceptación de la marca “APACHE” y que se reconocen todos los esfuerzos realizados por dicha empresa para la comercialización del producto.
Sin embargo, tal marca fue registrada hace más de 10 años, tiempo más que suficiente para que la actora hubiera efectuado el análisis de mercadeo. Sostuvo que independientemente del tiempo que demoró la demandante en estudiar la estrategia de mercadeo de los cigarrillos, identificados con la marca cuestionada, no es admisible como causal de justificación para el no uso de la marca cancelada, el hecho de que la actora no contara, para el momento en que debía probarse el uso de la marca, con la seguridad sobre la aceptación de la misma.
Estimó que si la demandante no usó la marca “APACHE”, porque no se sentía segura sobre la aceptación del signo distintivo en el comercio, dicho acontecimiento proviene de la voluntad del titular de la marca que decidió no usarla. Precisó que para adelantar un trámite de cancelación por no uso contra una marca, el solicitante, que puede ser cualquier persona interesada, debe demostrar un interés en la cancelación y será la Oficina Nacional Competente la que evaluará el interés indicado.
Adujo que le asiste el interés de iniciar la acción de cancelación de la marca “APACHE”, por cuanto la norma comunitaria dispone que se encuentra legitimada cualquier persona, natural o jurídica que demuestre que una marca no está siendo utilizada efectivamente en el mercado; porque le afectaba el carácter distintivo de su marca “PIELROJA”; y que la ley la legitimaba para solicitar la marca “APACHE”, haciendo uso del derecho preferente.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que la persona interesada, que pretende la cancelación de un registro por falta de uso, deberá demostrar “un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor”.
IV.2- La SIC, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que las pruebas aportadas por la actora no fueron suficientes para acreditar el uso de la marca, de acuerdo con la naturaleza de los productos que la misma pretendía identificar y con las modalidades en que se efectuaba su comercialización. Asimismo, adujo que con la simple afirmación junto con el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, como por ejemplo, el pago de la tasa correspondiente, se refleja el interés de quien inicia la acción. IV.3- El tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró que el producto identificado con la marca cuestionada no fue puesto en el comercio ni se encontró disponible en el mercado, de conformidad con su naturaleza dentro del período relevante.
Que tampoco se demostró una secuencia de exportaciones de las cuales pueda derivarse la colocación seria y efectiva del producto en el mercado o la ocurrencia de una causal de justificación que pueda exonerar el uso de la marca. IV.4- La agencia del Ministerio Público, al emitir concepto de fondo, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que estimó que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados.
Sostuvo que no hay prueba de que el producto identificado con la marca “APACHE” haya sido puesto en el comercio o se encuentre disponible en el mercado, de manera seria y razonable, en el período cuestionado. Indicó que no se aportaron facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, que exhibieran cifras, volúmenes de ventas, participación en el mercado, transacciones realizadas o políticas publicitarias que demostraran el uso real y efectivo, durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, dentro del sector comercial pertinente en Colombia ni en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
Expresó que la principal prueba allegada por la actora, como demostración del uso de la marca, corresponde a dos documentos que se encuentran en idioma inglés, que deben estar acompañados de su traducción, de conformidad con el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual no podían ser valorados por la SIC al surtirse la actuación administrativa ni tampoco lo pueden ser en este proceso judicial, con lo cual no es posible dar aplicación al artículo 166 de la Decisión 486, que permite considerar como uso de la marca el hecho de haber sido exportado el producto desde cualquiera de los países miembro de la Comunidad Andina de Naciones.
Alegó que las razones esgrimidas por la demandante para justificar el no uso de la marca controvertida, durante el período comprendido entre el 8 de mayo de 2004 y el 8 de mayo de 2007, se encuentran relacionadas con las causales de “fuerza mayor y caso fortuito”, las cuales no pueden ser aplicadas al presente caso, dado que no tienen soporte probatorio alguno. Advirtió que la decisión de aplazar o cancelar el lanzamiento de un producto, identificado con la marca “APACHE”, es una decisión de la actora, imputable a su voluntad, razón por la cual no es posible aplicar el citado inciso del artículo 165 de la Decisión 486 ni encuadrarla dentro de las causales de justificación, habida cuenta que para que prosperen dichas causales debe tratarse de un acontecimiento que sea ajeno al titular de la marca.
Adujo que COLTABACO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encontraba legitimada para presentar la acción de cancelación, por cuanto la marca “APACHE”, de titularidad de PROTABACO S.A., no fue usada por su titular en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación y en virtud de que obtuvo el registro de la expresión cuestionada, el cual le fue concedido para amparar productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En vista de que en el proceso interno la demandante interpuso una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca denominada APACHE (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.
La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.4.
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1.5.
El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.6.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.
Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 2.
El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. 2.1. Teniendo en cuenta el objeto controvertido en el presente proceso en el cual, se discute el uso efectivo de la marca APACHE (denominativa), este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3.
Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 2.4.
En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere -o quiso referirse-la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5.
En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 2.6.
Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 2.7.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiere realizado. 2.8.
Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.10.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. […] 2.12.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 2.15.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrarse dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicios del que se trata, también se debe ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en el cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. 3.
Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si la empresa productora Tabacalera de Colombia S.A., no ha logrado acreditar el uso de la marca APACHE (denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo percibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.
El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1.- Impedimento A través de escrito de 12 de enero de 2010, el Consejero de Estado doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS manifestó impedimento para conocer del presente asunto, el cual le fue aceptado por la Sala Unitaria mediante auto de 21 del citado mes y año[8], por lo que, en consecuencia, se ordenó separarlo del conocimiento del mismo.
VI.2.- Actos demandados El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones núms. 002882 de 31 de enero de 2008, “Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”; 16509 de 28 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”; y 26591 de 29 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante las cuales la SIC canceló, por no uso, la marca “APACHE” (nominativa), registrada con el certificado de registro núm. 138320, cuyo titular es la sociedad PROTABACO S.A., para distinguir los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, al estimar que no se demostró el uso real y efectivo de esa expresión, en la cantidad y modo requeridos, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos que distingue y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, toda vez que los cigarrillos son productos de consumo masivo y con precios asequibles que permiten una elevada comercialización. Al respecto, la actora alegó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por interpretación errónea e indebida aplicación, al cancelar el registro por no uso de la citada marca, sin que hubiera ausencia del mismo y mediara un interés legítimo de la sociedad COLTABACO S.A. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.
El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […]”.
Como ya se indicó, el debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca “APACHE” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación[9], para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486.
Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.15.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]”(Las negrillas y subrayas fuera de texto).
En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En relación con la cantidad de los productos o servicios comercializados, es del caso traer a colación la sentencia de 15 de diciembre de 2017[10], en la que esta Sección señaló lo siguiente: “[…] Y con relación a la cantidad de los servicios y productos comercializados, el Tribunal señaló: “2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. […] 2.8.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. 2.9.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.” […] Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y taberna”, la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios conlleva que se comercialicen con frecuencia y no esporádicamente […]”.
Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
Precisamente, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló: “[…] 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3.
Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 2.4.
En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5.
En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 2.6.
Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 2.7.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8.
Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 2.12.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.2.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.
El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca nominativa “APACHE”, para distinguir los productos para los cuales fue concedido el signo, esto es “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación[11], esto es, en el período comprendido entre el 8 de mayo de 2004 y 8 de mayo de 2007, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.
De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de la marca nominativa “APACHE”, que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, por la SIC, se destacan las siguientes: - Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad PROTABACO S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de mayo de 1994.[12] - Copia de las comunicaciones, suscritas los días 17 de marzo de 2005, 17 de mayo de 2005 y 24 de febrero de 2006, por el señor LUIS FERNANDO CATAÑO SUÁREZ, Gerente Comercial de PROTABACO S.A., dirigidas al señor LUIS GERMÁN DUQUE, Gerente de la sociedad JHON RESTREPO Y COMPAÑÍA, a través de las cuales manifiesta su interés comercial para lanzar, con dicha empresa, la nueva marca de cigarrillos “APACHE”, en el mercado nacional, para lo cual le envía varios diseños de la cajetilla y muestras del mencionado producto e, igualmente, informa que $800.oo es un precio que se acomoda al mercado; y que $300.000.oo es su precio de venta por paca.[13] - Copia de las comunicaciones de 25 de abril y 2 de diciembre de 2005, suscritas por el señor LUIS GERMÁN DUQUE, Gerente de la sociedad JHON RESTREPO Y COMPAÑÍA, mediante las cuales responde a las cartas descritas en precedencia y expresa su interés en liderar en Colombia la comercialización de los cigarrillos, identificados con la marca “APACHE”; e indica que dada la situación del mercado, para esa fecha, dicha actividad sería programada para el año 2006.[14] - Copia de dos facturas de venta, denominadas “Bill of Loading for Multimodal or Port to Port Shipment”, de 15 de noviembre de 2006 y 2 de enero de 2007, que dan cuenta del envío de dos (2) contenedores, cada uno con 396 cajas de cigarrillos marca “APACHE”, de Cartagena con destino a Glendale – California, Estados Unidos de América, por un valor de USD$1.400, para un total de USD$ 2.800.[15] - Interrogatorio de parte rendido por el doctor JORGE EDUARDO CABRERA JARAMILLO, Representante Legal de PROTABACO S.A., el 27 de marzo de 2012.
“[…] 1) PREGUNTADO: Diga al Despacho como es cierto si o no que PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA PROTABACO S.A. no comercializó productos marca Apache de la clase 34 internacional entre el 8 de mayo de 2004 y el 8 de mayo de 2007. CONTESTO: Sí, PRODUCTORA DE TABACOS PROTABACO comercializó productos con la marca Apache dentro de las fechas mencionadas en particular con un envío de 396 cajas de cigarrillos Apache con destino a Estados Unidos de América, como consta en el documento de conocimiento de embarque fechado en Cartagena Colombia el 15 de noviembre de 2006, documento que consta en el expediente. 2) PREGUNTADO: Diga por favor al Despacho si durante el período antes indicado PROTABACO comercializó artículos de la clase 34 en alguno de los países miembros de la comunidad Andina.
CONTESTO: No, la administración de PROTABACO es nueva, la compañía fue comprada por BRITISH AMERICAN TOBACCO en el mes de octubre de 2011 y mi conocimiento hasta el día de hoy me hace responder no a la pregunta. 3) PREGUNTADO: Diga por favor al despacho si según su conocimiento el cigarrillo es un producto de consumo masivo. CONTESTO: Mi conocimiento indica después de 6 meses de ocupar mi cargo y de ser testigo de las prácticas de comercialización del producto que si es un producto de consumo masivo. 4) PREGUNTADO: Por favor indique al despacho según su conocimiento por el cargo que desempeña las cifras de ventas mensuales de venta de un cigarrillo de cualquiera de las marcas de la compañía. CONTESTO: Desconozco las cifras exactas de ventas, si este despacho lo considera prudente puedo aportarlas en el tiempo en que me sean requeridas. […]”[16] (Destacado fuera de texto) Atendiendo la respuesta dada por el Representante Legal de PROTABACO S.A. a la última pregunta, la mencionada sociedad anexó un documento, suscrito por su apoderada, el cual contiene un resumen mensual de ventas de cigarrillos, de otras marcas de la compañía en mención, durante el mes de noviembre de 2006[17], así: |MARCA |PACAS (10.000 |VENTAS BRUTAS |VALOR DE LA | | |STICKS) | |FACTURA | |MUSTANG |24.808,07 |$ 9.036.943.750|$ | | | | |14.799.848.441 | |STARLITE |2.606,43 |$ 603.064.650 |$ 919.719.640 | |FLY |149,17 |$ 40.042.300 |$ 64.298.317 | De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que la actora no demostró el uso de la marca “APACHE” (nominativa), que distingue los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, durante el período relevante, por las siguientes razones: En primer lugar, se observa que si bien es cierto que las comunicaciones arriba descritas evidencian que la actora se encuentra interesada en lanzar con la sociedad JHON RESTREPO Y COMPAÑÍA, el producto cigarrillos con la marca “APACHE”, en el mercado nacional, así como las políticas a seguir respecto al diseño y precio de ese producto, también lo es que las mismas no dan cuenta de la cantidad del producto, identificado con dicha marca, que fue puesto en el comercio o que estuvo disponible en el mercado, elemento que resulta fundamental para determinar el uso real, conforme lo exige la norma comunitaria, aunado a que las mismas corresponden a una oferta frente a un solo cliente.
Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Así lo precisó el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 276-IP-2016: “[…] Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.
En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio […]” (Destacado fuera de texto). En segundo lugar, debe advertirse que las facturas no pueden ser valoradas, por cuanto se encuentran en idioma inglés sin contar con traducción oficial.
Ciertamente, el artículo 260 del CPC[18], hoy artículo 251 del Código General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.
Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 señala que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano. Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 2020[19], al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).
En tercer lugar, el representante legal de la sociedad demandante, en el interrogatorio de parte, indicó que el 15 de noviembre de 2006 se realizó, en el período relevante, un envío de 396 cajas de cigarrillos, identificados con la marca “APACHE”, con destino a Estados Unidos de América, como consta en el documento de conocimiento de embarque de esa fecha.
Sin embargo, para la Sala dicha prueba no resulta suficiente para demostrar el uso real y efectivo de la marca del citado signo, -de conformidad con la naturaleza de esos productos y el modo bajo los cuales se efectúa su comercialización en el mercado-, debido a que los cigarrillos son productos de naturaleza o consumo masivo (conforme lo reconoció el declarante), que se comercializan en una gran variedad de lugares, tales como: supermercados, tiendas, cigarrerías, bares, cafés, discotecas y otros sitios de esparcimiento público.
Ello, habida cuenta “[…] que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca […]”, conforme lo ha señalado la Sala, entre otros, en la sentencia de 15 de diciembre de 2017[20]. Además, no puede perderse de vista que en el interrogatorio de parte el declarante manifestó que en el período cuestionado la sociedad actora no comercializó productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional en los países miembros de la Comunidad Andina[21].
En cuarto lugar, el documento suscrito por su apoderada, el cual contiene un resumen mensual de las ventas de cigarrillos de otras marcas de la sociedad actora durante el mes de noviembre de 2006, no constituye una prueba idónea para demostrar lo afirmado en ella, dado que no está suscrito por un contador o revisor fiscal de la empresa, ni respaldado por facturas u otros documentos idóneos que aporten certeza sobre la información allí consignada[22].
Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca “APACHE” (nominativa), que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que los productos se encontraban puestos en el comercio o disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Ahora, la sociedad actora alegó que si los productos identificados con la marca “APACHE” no se encuentran en forma masiva en el mercado colombiano, es por razones totalmente ajenas a su voluntad, esto es, por fuerza mayor o caso fortuito, sin que haya lugar a exigir pruebas para demostrar tales causales.
Al respecto, la Sala estima que no le asiste razón a la demandante, por cuanto dichas causales aplican, única y exclusivamente, cuando se presenta un acontecimiento inesperado no atribuible al titular de la marca. Y, conforme al artículo 165 de la Decisión 486, las causales de fuerza mayor o caso fortuito deben ser demostradas. Dicha norma, prevé: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. […] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Aunado a lo anterior, la Sala precisa que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca, por no uso, le corresponde a la actora, en su condición de titular del registro; y como tal estaba obligada a demostrar “de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella”, por lo menos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación[23], a través de los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión 486, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación[24].
De lo anterior, resulta evidente que la actora no logró demostrar que la falta de uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, esto es, a acontecimientos externos que justifiquen la ausencia de uso, habida cuenta que si bien es cierto que a través de las comunicaciones suscritas los días 17 de marzo de 2005, 17 de mayo de 2005 y 24 de febrero de 2006, por el señor LUIS FERNANDO CATAÑO SUÁREZ, Gerente Comercial de PROTABACO S.A., dirigidas al señor LUIS GERMÁN DUQUE, Gerente de la sociedad JHON RESTREPO Y COMPAÑÍA, se puso en evidencia su interés comercial para lanzar la marca de cigarrillos “APACHE”, también lo es que estas pruebas no demuestran que la falta de uso de la marca se debió a un acontecimiento externo, ajeno a la voluntad de la demandante, como titular de la marca.
Sobre el particular, debe aclararse que el hecho de que la actora no contara con la seguridad sobre la aceptación de la marca “APACHE” en el mercado y decidiera realizar un estudio antes del lanzamiento del producto, identificado con esa marca, no es un acontecimiento inesperado que pueda calificarse como constitutivo de causal de fuerza mayor o caso fortuito, dado que dicha provino de su voluntad.
Y en lo concerniente al argumento de la actora relatico a que la sociedad “COLTABACO S.A.”, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encontraba legitimada para iniciar la acción de cancelación, esta Sección en sentencia de 17 de septiembre de 2015[25] precisó, con respecto al interés para solicitar la cancelación por no uso, lo siguiente: “[…] Para resolver el asunto objeto de estudio, la Sala considera necesario analizar el cargo de falta de legitimación para solicitar la cancelación por no uso.
Así pues, la Sala encuentra que de conformidad con la normativa andina, cualquier persona que acredite un interés, se encuentra legitimada para solicitar ante las autoridades nacionales competentes la cancelación por no uso de una marca registrada. Para que opere dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la correspondiente solicitud de cancelación. Teniendo en cuenta que la sociedad Calzado Atlas Ltda., es titular de la marca ATLAS para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés de la sociedad Calzado Atlas Ltda., para solicitar la cancelación por no uso del registro del cual es titular la sociedad Paños Atlas S.A. […]” (Destacado fuera de texto).
Ciertamente, de conformidad con la normativa andina, cualquier persona interesada que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciar el trámite y solicitar, ante la autoridad competente, la cancelación por no uso de una marca registrada. Interés que se traduce en una intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.
Así, lo señaló la Interpretación Prejudicial, rendida en el presente proceso: “[…] Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite.
Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado […]”. Así pues, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés de la sociedad COLTABACO S.A., para solicitar la cancelación por no uso del certificado marcario núm. 138320, toda vez que la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciarla, presupuesto que se cumple en el presente caso, en razón a que se demostró que la marca “APACHE” no estaba siendo utilizada efectivamente en el mercado, aunado al hecho de que le afectaba el carácter distintivo de su marca “PIELROJA”.
Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “APACHE” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 138320, bajo la titularidad de PROTABACO S.A., para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de febrero de 2021. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ----------------------- [1] En adelante PROTABACO S.A. [2] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [3] La marca distingue los siguientes productos: “[…] Tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”. [4] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [5] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [6] Proceso 15-IP-99 [7] Proceso 438-IP-2019. [8] Folios 402 a 404 del C. Principal. [9] La solicitud de cancelación de la marca “APACHE” fue presentada el 8 de mayo de 2007 por la sociedad COLTABACOS S.A. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00. [11] La solicitud de cancelación de la marca “APACHE” fue presentada el 8 de mayo de 2007 por la sociedad COLTABACO S.A. [12] Folios 10 a 13 del C. Anexo núm. 1. [13] Folios 73 a 75 del C. Anexo núm. 1. [14] Folios 76 y 77 del C. Anexo núm. 1. [15] Folios 78 y 79 del C. Anexo núm. 1. [16] Folios 207 a 210 del C. Principal. [17] Folio 220 del C. Principal. [18]
ARTÍCULO 260. “[…] Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente […].” [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00. [21] “[…] 2) PREGUNTADO: Diga por favor al Despacho si durante el período antes indicado PROTABACO comercializó artículos de la clase 34 en alguno de los países miembros de la comunidad Andina.
CONTESTO: No, la administración de PROTABACO es nueva, la compañía fue comprada por BRITISH AMERICAN TOBACCO en el mes de octubre de 2011 y mi conocimiento hasta el día de hoy me hace responder no a la pregunta[…]” (Destacado fuera de texto). [22] Al respecto, ver sentencia de 29 de octubre de 2020. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013- 00200-00. [23] Esta Sección en la sentencia de 26 de abril de 2013 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C. P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004-00285-01) consideró que “[…] para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: […] que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación […]”. [24] Así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00). [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de septiembre de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00235-00.