PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo HALLEY y la marca KALLEY / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca nominativa HALLEY / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «HALLEY» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 355919, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio fue cancelada por no uso.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de octubre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «HALLEY» (mixta).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 30 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «Halley» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. […] En el asunto sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que de conozca de la acción de nulidad no puede pronunciarse al respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.
Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, evitando un desgaste jurisdiccional innecesario. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 355919 comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Corbeta S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 355919 de la marca nominativa «HALLEY» se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00189-00 Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Colombiana de Comercio S.A., en contra de las Resoluciones núm. 032324 de 28 de diciembre de 2004, 007263 de 1° de abril de 2005 y 42079 de 14 de diciembre de 2007, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «HALLEY», para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.
ANTECEDENTES 1. La demanda 1. La sociedad Colombiana de Comercio S.A. - Corbeta S.A., en adelante Corbeta S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo[1], presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1.
Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, mediante la cual, la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las demandas de la oposición de la sociedad COLT INDUSTRIES INC. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., de Medellín, Antioquia - Colombia. 2.2.
Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 007263 del 1 de abril de 2005, mediante la cual la jefe de División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, confirmándola en todas sus partes 2.3. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 42079 del 14 de diciembre de 2007, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, confirmándola en todas sus partes. 2.4.
Consecuentemente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar FUNDADA la demanda de oposición presentada por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., contra la solicitud de Registro de la marca “HALLEY” (Mixta) Clase 12 para distinguir Bicicletas y accesorios para bicicletas, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza – Octava Edición, y que en consecuencia, se niegue el registro de la misma. 2.4.2.
Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el Certificado de Registro de la marca denominada “HALLEY” (Mixta) Clase 12 para distinguir Bicicletas y accesorios para bicicletas, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internación de Niza 2.5. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2° del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.6.
Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su complimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo». 2.
Hechos 2. Los hechos de la demanda, en síntesis, son los siguientes: 2.1. El 14 de abril de 2004, la sociedad H.B. Bicicletas S.A. solicitó el registro de la marca mixta «Halley» a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de amparar los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
La solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 514. 2.3. El 11 de agosto de 2004, la sociedad Corbeta S.A. se opuso al citado registro por el riesgo de confundibilidad generado con su marca «Kalley» (mixta), registrada bajo el certificado 303081, con vigencia hasta el 12 de agosto de 2015. 2.4.
El 12 de agosto de 2004, la sociedad Colt Industries INC., también se opuso al citado registro en su calidad de titular de la marca «Holley» (mixta), que contaba con el certificado de registro No. 155583 con vigencia hasta el 20 de abril de 2014. 2.5. Mediante Resolución núm. 022324 de 28 de diciembre de 2004, la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las demandas de oposición y concedió el registro de la marca «HALLEY» (mixta), para distinguir bicicletas y accesorios para bicicletas, productos comprendidos en la categoría 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6.
Dentro del término legal, la sociedad CORBETA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación ante la SIC. 2.7. En sede de reposición, la SIC confirmó la decisión contenida en Resolución 022324, mediante Resolución 007263 del 1° de abril de 2005. 2.8. En sede apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión que concedió el registro, mediante la Resolución núm. 42079 de 14 de diciembre de 2007. 1.3.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación 3. La parte actora manifestó que los actos acusados desconocen el artículo 61 de la Constitución Política, y los artículos 135 (literales a y b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4. En cuanto a la vulneración del artículo 61 superior, señaló que la entidad demandada cuenta con la obligación de proteger la propiedad industrial, mandato desatendido si se tiene en cuenta que el propósito de la marca es distinguir los productos de una empresa en el mercado y, en consecuencia, la marca debe ser perceptible y distinguible. 5.
Respecto de la transgresión del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, sostuvo que la marca mixta «Halley» es evidentemente similar a la marca «Kalley» (mixta), por sus semejanzas fonéticas, ortográficas, auditivas y visuales, lo que las hace confundibles al generar la misma recordación en el consumidor. 6. Específicamente, la marca recién registrada cumple con el requisito de distintividad intrínseca[2], pero no acata el parámetro extrínseco[3]. 7.
Explicó que las bicicletas y las motocicletas comparten unidad en el servicio, al servir para transportar personas y, por lo tanto, existe riesgo de asociación por parte del consumidor al creer que los productos proceden de un mismo fabricante. 8. En síntesis, concluyó que las marcas presentan una conexión competitiva porque «están dirigidas a los mismos consumidores, usan los mismos o similares medios de publicidad y en muchos casos expenden en los mismos mercados».
2. ACTUACION DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio 9. En el escrito de contestación[4], el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[5] y, en consecuencia, se opuso a todos los cargos luego de efectuar el respectivo cotejo marcario. 10.
En concreto, relacionó los requisitos de registrabilidad y, se detuvo en el análisis de la distintividad, para concluir que, si bien las marcas en conflicto coinciden en algunas letras, lo cierto es que su estructura visual es diferente. 11. Refirió que aun cuando ambas marcas amparan productos de la misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza, eso no significa que entre ellas exista una relación de competitividad en tanto no comparten la misma naturaleza.
Así la primera ampara vehículos y sus repuestos, mientras la segunda hace lo propio para bicicletas y sus accesorios. 2.2. La sociedad H.A. Bicicletas S.A. 12. La sociedad H. A. Bicicletas S.A., en su condición de tercero con interés en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la parte actora al considerar que los actos administrativos demandados tienen validez jurídica por estar legalmente expedidos y sustentados en la normativa vigente en materia de propiedad industrial. 13.
Afirmó que las marcas en conflicto gozan de distintividad y, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado. Además, en el presente caso, se respetó lo dispuesto en el literal a) del artículo 135, por cuanto no existe conexión competitiva entre las marcas en conflicto. 14. Resaltó que la marca «HALLEY» (mixta) ampara bicicletas y sus accesorios, mientras que «KALLEY» (mixta) ampara vehículos y sus partes.
Sin embargo, la pertenencia de los dos productos a una misma clase del nomenclátor no es prueba de su semejanza. 15. Precisó que tales productos comparten identidad como medios de transporte, pero ello no significa que tengan la misma naturaleza pues sus características y finalidades son fácilmente diferenciables por el consumidor. Es más, los productos que amparan las marcas en conflicto no son intercambiables y, en esa medida, su comercialización se hace por canales diferentes.
3. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 49-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015[6], en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento del literal a) del artículo 136 de la referida codificación[7]. 17.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de esa disposición, formuló las siguientes conclusiones: «[…]
PRIMERO: Al realizar la comparación se debe tener en cuenta que HALLEY es el nombre de un cometa, en tanto que, KALLEY es un signo de fantasía sin contenido conceptual conocido. Para establecer la similitud entre los dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio (sic) que se dirigen a la población en general.
SEGUNDO: La corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos HALLEY y KALLEY teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.
TERCERO: Como quiera que en el proceso interno se argumentara que los signos en conflicto amparan productos diferentes dentro de la misma clase, lo primero que debe hacer la corte consultante es establecer si efectivamente se trata de productos diferentes. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo manifestado en la conclusión precedente, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
CUARTO: Los signos de fantasía contienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo KALLEY (mixto) para así establecer el posible riesgo de confusión en el mercado […]»
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 18. Mediante auto de 16 de febrero de 2016[8], se corrió traslado a las partes, a los intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto. 19. La sociedad Corbeta S.A. reiteró los argumentos de la demanda y manifestó que las marcas en conflicto son confundibles porque sus componentes son similares en su fonética, ortografía y vocalización. Adicionalmente, el criterio de confundibilidad no requiere que las marcas cotejadas sean idénticas[9]. 20.
Sostuvo que las marcas «HALLEY» y «KALLEY» distinguen productos de la Clase 12 del nomenclátor internacional que tienen la misma finalidad: servir de medio de transporte, por lo que se presenta riesgo de asociación en el consumidor promedio. 21. Afirmó que existen bicicletas acondicionadas con un motor, por lo que el riesgo de asociación aumenta por la similitud entre estos híbridos y las motocicletas que ampara la marca «KALLEY». 22.
La Superintendencia de Industria y Comercio[10], solicitó desestimar las pretensiones, y con argumentos similares a los expuestos en la contestación de la demanda, explicó que, según su estudio de registrabilidad, la marca cuestionada tiene elementos que la hacen única y distinta a la opositora «KALLEY» (mixta). 23. Así pues, aunque se presentan similitudes morfológicas, fonéticas y ortográficas entre las marcas, lo cierto es «[e]xiste una diferencia acústica sumamente relevante, puesto que la K representa un fonema consonántico oclusivo, velar y sordo, mientras que la H, en el presente caso, por tratarse de una expresión inglesa, representa un fonema consonántico de articulación fricativa, velar y sorda, igual que la letra J»[11]. 24.
Además, las marcas conceptualmente son diferentes porque el consumidor siempre relaciona la palabra Halley con el cometa descubierto en 1705, mientras que la palabra Kalley es una palabra de fantasía que no refiere un concepto preexistente en el consumidor. 25. Finalmente, entre ambas marcas no hay conexión competitiva pues utilizan distintos canales de comercialización. 26.
El tercero interesado H.A. BICICLETAS S.A.[12] solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, dado que no existe conexión competitiva entre las marcas cotejadas, y la suya goza de suficiente distintividad. 27. Insistió en que los productos de las marcas mixtas «Kalley» y «Halley» no son intercambiables ni complementarios, y tampoco que se comercialicen o exhiban en los mismos puntos de venta. 28.
Reiteró que cuando el consumidor escucha la palabra «Halley», de manera inmediata evoca el cometa cuya órbita se calculó por primera vez en 1705, mientras que el vocablo «Kalley», por ser una expresión de fantasía, no despierta en su mente recuerdo alguno. 29. Argumentó que, si bien el elemento preponderante en las marcas mixtas es el denominativo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sostenido que los elementos que conforman la marca deben analizarse de manera integral. 30.
Adicionalmente, indicó que en el caso de la marca que se reputa confundible, el elemento gráfico es diametralmente diferente a la anterioridad, lo que la hace distinguible frente a la registrada previamente. 31. Por su parte, el agente del Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019[13], la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia 5.2.
Cuestión previa 33. En el presente caso, la parte actora sostuvo que las Resoluciones núm. 032324 de 28 de diciembre de 2004, 007263 de 1° de abril de 2005 y 42079 de 14 de diciembre de 2007, desconocen el artículo 61 de la Constitución Política, y los artículos 135 (literales a y b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 34.
Concretamente, el demandante estimó que la marca «Halley» es confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca «Kalley», registrada bajo el número 296049 35. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia indicó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal a) del artículo 136 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]» 36.
Como puede observarse, el mecanismo judicial ejercido materialmente en el presente caso es la acción de nulidad relativa de que trata el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la parte actora señaló como norma vulnerada el literal a) del artículo 136 ibídem. 37. Así pues, en ejercicio de los poderes que el ordenamiento jurídico le otorga al juez, la Sala dispondrá la adecuación de la demanda instaurada a la de nulidad relativa en comento. 5.3.
El Problema jurídico 38. Como se indicó en precedencia, en criterio de la parte actora, las Resoluciones núm. 032324 de 28 de diciembre de 2004, 007263 de 1° de abril de 2005 y 42079 de 14 de diciembre de 2007, transgreden el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 39. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «HALLEY» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 355919, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio fue cancelada por no uso. 40.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de octubre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. 41. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «HALLEY»[14] (mixta).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 30 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención el 29 de octubre de 2019, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen[15]: [pic] 42. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros, como puede observase: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]» 43. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372- IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.
Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)[16] establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca[17]. 23.
Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"[18]. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.
En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.
La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.
En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]» (las negrillas son originales). 44.
Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «Halley» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. 45. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 25 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 355919, correspondiente a la marca mixta «HALLEY», cuyo titular es la sociedad H.A. Bicicletas S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 46. Cabe destacar que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales, guardaron absoluto silencio al respecto. 47.
En el asunto sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que dispone a la letra: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 48.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que de conozca de la acción de nulidad no puede pronunciarse al respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 49.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.
Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. 50.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 51. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, evitando un desgaste jurisdiccional innecesario. 52.
Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 53.
Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 54. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 355919 comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Corbeta S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 55.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «HALLEY» (mixta). 56.
En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación protección ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[19], en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(Destacado y subrayado fuera de texto). 57. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya[20]. 58.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 59.
En tal sentido, esta Sala de Decisión[21], consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.
(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.
(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.
(…) (vi) La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. 4.4.6.
En el anterior contexto, para decidir este asunto, observa la Sala que en el expediente obra copia de la Resolución número 69964 de 30 de noviembre de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca CHOCORICO (mixta), con certificado de registro número 315781, que amparaba productos de la Clase 30 Internacional y que había sido concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LIMITADA, demandante en este proceso.
Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento […]» (destacado fuera de texto). 60.
Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 2020[22], la Sala indicó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.
Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.
Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.
La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […]” (Destacado fuera del texto) 58.
Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. 59.
Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY. […]». (Destacado fuera de texto). 61.
En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 62. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 5.4.
Conclusión 63. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 355919 de la marca nominativa «HALLEY» se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: ADECUAR el trámite de la demanda presentada por la sociedad Colombiana de Comercio S.A. a la acción de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, conforme se dejó expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara Voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS[23] Consejera de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00189-00 Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 manifiesto que, aunque la comparto, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 18 de febrero de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 1.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021, resolvió: “[…]
PRIMERO: ADECUAR el trámite de la demanda presentada por la sociedad Colombiana de Comercio S.A. a la acción de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, conforme se dejó expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[24]; ii) de conformidad con el inciso 4.°[25] ibídem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que el registro marcario núm. 355919 correspondiente a la marca nominativa HALLEY se encontraba caducado. 3.
Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó que “[ ] se pondrá fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[26], sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[27], sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.
En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] «[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]» [2] «Es la capacidad de un signo para distinguir productos o servicios en el mercado».
Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INA PI. Sección: Requisitos de la Marca. Capítulo Marca Comercial – Requisitos y Tipos. Directrices de Marcas [3] «Es la capacidad de un signo para diferenciarse de otros signos en el mercado». Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INA PI. Sección: Requisitos de la Marca. Capítulo Marca Comercial – Requisitos y Tipos.
Directrices de Marcas [4] Folios 240 a 244 [5] Folios 102 a 111. [6] Folios 283 a 298 [7] El Tribunal afirmó que los artículos 134, 135 (literales a y b) y 136 (literales b) no eran aplicables al caso. [8] Folio 300 [9] Folios 301 a 306 [10] Folios 307 a 312 [11] Folio 311 [12] Folios 317 a 325 [13] Reglamento Interno del Consejo de Estado. [14] En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. [15] http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=6374170730175472 15 Consultado el 23 de noviembre de 2020 [16] Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 [17] En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen.
"La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. [18]Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200.
Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [20] En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [23] CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. [24] “[…] Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial […]”. [25] “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. [26] “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. [27] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.