11001-03-24-000-2009-00497-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto CINCOENUNO y la marca DOS EN UNO / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta CINCOENUNO / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «CINCOENUNO» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 368331, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «CINCOENUNO» (mixta). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «CINCOENUNO» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que de conozca de la acción de nulidad no puede declarar la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Nótese, entonces, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 368331 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00497-00 Actor: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, por medio de apoderado judicial, Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., interpuso en contra de la Resolución núm. 006638 de 30 de marzo de 2005, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «CINCOENUNO» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 37789 de 30 de septiembre de 2008 y 47503 de 24 de noviembre de 2008, por las que confirmó la 006638 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

ANTECEDENTES 1.1. Los hechos 1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 25 de junio de 2004[1], a través de apoderado, el señor John Bairo Hernández Jaramillo, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «CINCOENUNO» para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Consta también que la solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 545. 3. Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., a través de apoderado presentó oposición al registro[2] con fundamento en que el signo que se solicitaba registrar carecía de distintividad y era confundible con la marca «DOS EN UNO» de la que era titular y que se encontraba vigente y registrada bajo el número 145937, para distinguir productos de la clase 30 del nomenclátor internacional. 4.

Aseguró la opositora que el signo que se pretendía registrar presentaba similitudes ortográficas, fonéticas y visuales que las hacían confundibles para el consumidor medio; asimismo, que existía conexidad competitiva entre el signo a registrar y la marca de la que era titular. 5. El 8 de febrero de 2005[3] el señor Jhon Bairo Hernández Jaramillo, contestó la oposición en la que, apoyado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, sostuvo que los signos comparados eran conceptualmente diferentes, afirmación que sustentó en que el componente conceptual evocaba en el consumidor la idea de cantidades diferentes. 6.

Sostuvo que el componente gráfico de las marcas determinaba una diferencia que las hacía perfectamente distinguibles, cuando además la divergencia fonética descartaba una eventual confusión en el consumidor. 7. Enlistó algunas marcas cuyos nombres incluyen la expresión UNO y concluyó que esta era de uso común y por lo tanto no apropiable. 1.2.

Los actos administrativos demandados 8. El 30 de marzo de 2005 la SIC profirió la Resolución núm. 006638[4] en la que declaró infundada la oposición presentada por Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., y concedió el registro de la marca «CINCOENUNO». 9. Luego de hacer referencia a la normativa aplicable y los requisitos de irregistrabilidad, sostuvo la SIC que las marcas comparadas no poseían similitudes que ofrecieran riesgo de confusión ya que los signos eran visual y ortográficamente diferentes pero además, la diferencia fonética entre ellos descartaba el riego de confusión en el consumidor. 10.

Descartó el estudio de la conexidad competitiva con fundamento en que la inexistencia de similitudes lo hacían innecesario. 11. Inconforme con la decisión, el 18 de abril de 2005[5] Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión, en el que consideró que entre los signos comparados existían evidentes similitudes fonéticas, ortográficas y visuales, amén de la conexidad competitiva entre ellas. 12.

El 30 de septiembre de 2008 mediante Resolución núm. 37789[6], la SIC resolvió de manera desfavorable el recurso con argumentos similares a la recurrida y, agregó que para que exista riesgo de confusión debe concurrir la semejanza o identidad visual, fonética y conceptual entre ellos y, conexidad competitiva; que ante la ausencia del primer presupuesto resultaba irrelevante el estudio del segundo. 13.

Con la Resolución núm. 47503 de 24 de noviembre de 2008[7] luego de hacer un recuento de los pormenores del proceso administrativo, la SIC confirmó la primigenia con argumentos similares a los que expuso en las anteriores. 1.3. La demanda 14. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el 3 de septiembre de 2009[8] el apoderado judicial de la sociedad Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 3.1.

Sírvase decretar la nulidad de la Resolución 6638 del 30 de marzo de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 04 – 61522, por medio de la cual se concedió el registro de la marca 5 en 1 en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al señor JHON BAIRO HERNANDEZ. 3.2.

Sírvase decretar la nulidad de la Resolución 37789 de 30 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 04 – 61522, por medio de la cual se confirmó la resolución 6638 de 2005 en todas sus partes. 3.3. Sírvase decretar la nulidad de la Resolución 47503 del 24 de noviembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 04 – 61522, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, concediendo el registro de la marca 5 en 1 en clase 30 internacional. 3.4.

Igualmente, se solicita se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.5.

Finalmente, pido que se condene en costas a la entidad demandada.». 1.4. Fundamentos de derecho y el concepto de violación 15. La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas, la SIC violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca CINCOENUNO (mixta), toda vez que el signo es similarmente confundible con la marca DOS EN UNO (mixta), registrada previamente. 16.

Indicó la demandante que las marcas comparadas, CINCOENUNO (mixta) y DOS EN UNO (mixta), eran fonética e ideológicamente confundibles. Desde el punto de vista fonético, sostuvo, son muy similares toda vez que se componen de dos números y un artículo y dos de las palabras que las componen son idénticas y tienen la misma sílaba tónica, lo que les da una similitud del 66%. 17.

Apoyado en jurisprudencia del Tribunal de Justicia, adujo que ideológicamente las marcas representaban el mismo concepto porque desde el punto de vista semántico hacen alusión a algo que se repite o está un número de veces, situación que se da en algunos productos para indicar que reúnen varias cosas o propiedades en uno solo. 18. Sostuvo que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia[9], en el presente caso se evidenciaba confundibilidad indirecta entre los signos confrontados ya que su similitud creaba confusión en la psiquis del consumidor porque al momento de escoger un producto o servicio este no busca las diferencias entre ellos sino que los selecciona al azar creyendo que es el mismo o que provienen del mismo empresario.

ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de John Bairo Hernández Jaramillo[10] 19. Por medio de apoderado judicial, el tercero interesado se opuso a las pretensiones de la demanda. 20. Afirmó que con las resoluciones demandadas no se vulneró el ordenamiento jurídico andino porque la SIC actuó en ejercicio de sus competencias legales y el fundamento de los actos demandados se sujetó a los criterios legales y jurisprudenciales establecidos. 21.

Sostuvo que de acuerdo a los reiterados pronunciamientos de la SIC, la expresión «EN UNO» es débil y por lo tanto no apropiable por ningún empresario, lo que sustentó con una extensa lista de marcas cuyas denominaciones están compuestas por estas palabras. 22. Refirió que no existía lugar a confusión porque mientras su marca estaba compuesta por «caracteres numéricos», en las confrontadas se encontraban en «caracteres grafemas». 23.

Explicó in extenso que entre los signos confrontados no existían similitudes ortográficas, entre otras cosas, porque no tienen el mismo número de letras y la secuencia de ellas en las dos expresiones no era la misma. 24. Adujo que a diferencia de lo que manifestó la parte actora, los signos en conflicto tampoco presentan similitud conceptual ya que representan ideas diferentes, para lo que se basó en que el número 5 es anterior al 6 y posterior al 4 mientras que el 2 es posterior al 1 y anterior al 3, lo que, en su criterio, descartaba el riesgo de que el consumidor pudiera asemejarlos. 25.

Indicó el tercero interesado que tampoco se presentaba similitud fonética entre los signos porque el hecho de que en su composición tuvieran algunas letras iguales y estas ocuparan el mismo lugar en la frase, no la suponían. 26. Refirió que en el caso bajo estudio los signos no tenían la misma sílaba tónica pero además la primera palabra, que es la causa más impacto en el consumidor, era diferente y que la cantidad de sílabas era mayor en el suyo. 27.

Descartó la similitud visual basado en que la caligrafía es diferente y que mientras uno representa el número, el otro lo escribe como se pronuncia. 2.2. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio[11] 28. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Expresó que los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 29.

Refirió algunas decisiones del Tribunal de Justicia respecto de la registrabilidad de las marcas y la confrontación de marcas mixtas y denominativas[12]; asimismo, citó sobre el tema jurisprudencia de esta Corporación[13] en la que, según su criterio, se reitera el predominio de la parte nominativa en los signos mixtos. 30. Señaló que efectuado el estudio de confundibilidad de las marcas en controversia se concluyó que después de un impacto general, no son confundibles, habida cuenta que se trata de expresiones que no guardan relación alguna y que tienen una composición distinta. 31.

Sostuvo que visualmente el consumidor nunca podrá confundirse porque la marca previamente registrada está encerrada en un círculo rojo mientras que las grafías de la marca confrontada están en color negro; utiliza diferentes tamaños que resaltan los números que componen el signo y además, en la previa, el texto está en minúsculas mientras que en la controvertida está en mayúsculas. 32.

Destacó que los números 5 y 2 con los que inician la denominación uno y otro signo los hacen ortográfica, fonética, visual y conceptualmente diferentes, lo que desvirtúa la confusión directa alegada por la actora. 33. En relación con la confundibilidad indirecta, sostuvo que de aceptar la tesis de la parte demandante se estaría permitiendo la apropiación de signos de uso común, lo cual está proscrito por la jurisprudencia y más aún en el presente caso en donde cada signo tiene particularidades que los hacen únicos y distinguibles.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 279-IP-2016 de 15 de diciembre de 2016[14], en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 134 y el 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena. 35.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, señaló los aspectos a interpretar y formuló las siguientes conclusiones: «[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con las reglas antes expuestas. […] 2.5.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos, o si se trata de elementos abstractos[15]. […] 2.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado 5 EN 1 y las marcas registradas DOS EN UNO (mixta y denominativa) […]».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 36. Mediante auto de 19 de diciembre de 2018[16], se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días con el fin de que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto. 5.1. Industrias Dos en Uno S.A.[17]: Insistió en la ilegalidad de los actos administrativos acusados y solicitó conceder las pretensiones de la demanda. 37.

Reiteró los argumentos de la demanda en los que enfatizó en que los signos confrontados presentaban similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que provocaban riesgo de confusión en el consumidor. 38. Sostuvo que a la luz de la norma comunitaria, (Decisión 468 de 2000), y de los criterios de la jurisprudencia del Tribunal, la marca cuyo registro se concedió presenta riesgo de confusión porque es conceptualmente similar a la previamente registrada. 39.

Afirmó que los signos comparados presentaban el mismo concepto porque en el ámbito comercial lo que significa uno y otro es que en ellos están contenidos varios sin que importe cuántos. 40. Argumentó que las marcas en conflicto presentan similitudes fonéticas porque las dos están compuestas por letras y números, tienen la misma sílaba tónica y esta se ubica en la misma posición en una y otra marca 4.1.

La Superintendencia de Industria y Comercio[18]: Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda en el sentido de la legalidad de los actos administrativos a la luz de la normativa andina. 41. Señaló, con la jurisprudencia del Tribunal[19], los supuestos que pueden dar lugar a la confusión en el consumidor, los que dijo, al confrontar las marcas no se evidenciaron y por el contrario llevaron a concluir que la marca CINCOENUNO poseía la suficiente distintividad que la hacía registrable. 42.

Insistió en que los signos confrontados están compuestos de elementos comunes y la imposibilidad de apropiación de ellos por parte de un empresario. 43. Solicitó desestimar las pretensiones de la parte actora. 4.3. El Tercero con interés: No alegó de conclusión. 4.4. El Agente Ministerio Público: No intervino en esta oportunidad procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019[20], la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.

El problema jurídico 45. La sociedad Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 006638 de 30 de marzo de 2005, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «CINCOENUNO» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 37789 de 30 de septiembre de 2008 y 47503 de 24 de noviembre de 2008 por las que confirmó la 006638 en sede de reposición y apelación respectivamente. 46.

Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido presentaba confundibilidad directa e indirecta con las marcas «DOS EN UNO» (denominativa y mixta), concedida a esa sociedad y registrada bajo los números 145937 y 290565 para amparar servicios incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional. 47. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. 48.

En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine las normas a interpretar eran el artículo 134 y el literal a) del 136 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]» 49.

Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «CINCOENUNO» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 368331, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. 50.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. 51. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «CINCOENUNO»[21] (mixta).

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen[22]: [pic] 52. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 53.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro». 54. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «CINCOENUNO» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 55.

Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 368331, correspondiente a la marca mixta «CINCOENUNO», cuyo titular es el señor Jhon Bairo Hernández Jaramillo, tercero interesado en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 56. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 57.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que dispone: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 58.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que de conozca de la acción de nulidad no puede declarar la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 59. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 61. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 62.

Nótese, entonces, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 63.

Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 64. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 368331 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 65.

Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «CINCOENUNO» (mixta). 66.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[23], en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(Destacado y subrayado fuera de texto). 67. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya[24]. 68.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 69.

En tal sentido, esta Sala de Decisión[25], consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […]» (destacado fuera de texto). 70.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 2020[26], la Sala indicó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.

Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]».

(Destacado fuera de texto). 71. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 72. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 6.

Conclusión 73. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 368331 de la marca nominativa «CINCOENUNO» caducó, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara Voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00497-00 Actor: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el asunto de la referencia, manifiesto que, aunque comparto la decisión adoptada en la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 11 de febrero de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 1.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021, resolvió: “[…]

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; ii) de conformidad con el inciso 4° ibidem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que el registro marcario núm. 368331 correspondiente a la marca mixta CINCOENUNO se encontraba caducado. 3.

Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó que “[ ] se pondrá fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.

En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 47 a 48 [2] Folios 53 a 58 [3] Folios 61 a 70 [4] Folios 81 a 85 [5] Folios 86 a 94 [6] Folios 97 a 101 [7] Folios 102 a 104 [8] Folios 20 a 35 [9] Citó: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 192-IP-2002 y 13151-IP-2003 (sic) [10] Folios 113 a 128 [11] Folios 129 a 142 [12] Citó: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 135-IP- 2006, 39-IP-2011 y 138-IP-2009 [13] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020040029501. Decisión de 27 de enero de 2011.

C.P. María Elizabeth García González [14] Folios 182 a 192 [15] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013 [16] Folio 205 [17] Folios 207 a 213 [18] Folios 216 a 220 [19] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 138-IP-2009 [20] Reglamento Interno del Consejo de Estado. [21] En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. [22] http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=63741707301754 7215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [24] En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [26] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 74.