11001-03-24-000-2009-00227-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto A ALHELY y la marca ALHELÍ / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta A ALHELY / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca mixta «A ALHELY» identificada con el registro marcario núm. 374885, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema, la constancia del estado del registro de la marca «A ALHELY». En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC certificó que la marca esta caducada por falta de renovación desde el 19 de julio de 2016 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditado la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «A ALHELY», que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] 40.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 374885 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Alcoholes S.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00227-00 Actor: ALCOHOLES S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. Sentencia de única instancia La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Alcoholes S.A., en contra de las Resoluciones 25932 de 22 de octubre de 2004, 28554 de 28 de octubre de 2005 y 51293 de 28 de noviembre de 2008, por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC, concedió el registro de la marca mixta «A ALHELY» para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

ANTECEDENTES I.2. Los hechos 1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 14 de mayo de 2002, la sociedad Industrias Químicas ALHELY LTDA solicitó el registro de la marca mixta «A ALHELY» a la División de Signos Distintivos de la SIC, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza -novena edición-. 2.

Una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición en contra del citado registro, con fundamento en el riesgo de confundibilidad existente con la marca «ALHELÍ» registrada en la clase 5. 3. Mediante Resolución núm. 25932 de 22 de octubre de 2004, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado. 4.

En atención a lo anterior, la sociedad Alcoholes S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 5. La jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 28554 de 28 de octubre de 2005, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 25932 de 22 de octubre de 2004. 6.

En igual sentido, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución núm. 51293 de 28 de noviembre de 2008, confirmó lo resuelto en la Resolución 25932. I.2. La demanda 7. Mediante escrito radicado el 29 de abril de 2009[1] ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Alcoholes S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas: […] PRIMERA.

DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 25932 de 22 de octubre de 2004 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo no. 02-040807, mediante la cual ese Despacho declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Alcoholes S.A., y concedió a la sociedad Industrial Químicas ALHELY LTDA, con domicilio en Bogotá, D.C., el registro de la marca A ALHELY para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución no. 28554 de 28 de octubre de 2005, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 25932 de 22 de octubre de 2004 confirmándola y concediendo el Recurso de Apelación. TERCERA.

DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 51293 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 25932 de 22 de octubre de 2004, que declaró infundada la oposición presentada por mi representada la sociedad Alcoholes S.A., y concedió el registro de la marca A ALHELY para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Industrias Químicas ALHELY LTDA. CUARTA.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Alcoholes S.A. contra la solicitud de registro de la marca A ALHELY clase 3ª de la sociedad Industrias Químicas ALHELY LTDA, y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar definitivamente el registro de la misma.

QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro no. 374885 el cual ha sido asignado a la marca A ALHELY (Mixta) Clase 3ª de la sociedad Industria Químicas ALHELY LTDA. SEXTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad industrial, la sentencia proferida en este proceso […].

I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación 8. La parte demandante manifestó que los actos acusados desconocen el contenido de los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, de los literales a) y b) del artículo 135, y de literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9.

Respecto de la transgresión de los literales a) y b) del artículo 135, se limitó a transcribir la norma y sostuvo que la marca mixta «A ALHELY» no cumplía con el requisito de distintividad. 10. En cuanto a la violación de los literales a) y f) del artículo 136, explicó que la solicitud de registro objeto de controversia debió ser negada, toda vez que el signo cuestionado «A ALHELY», se encontraba incurso en esa causal de irregistrabilidad, por cuanto era prácticamente igual a la marca «ALHELÍ», previamente registrada, y los productos que distinguían guardaban identidad. 11.

Señaló que el público consumidor no siempre tenía la oportunidad de confrontar las marcas de manera sucesiva, por lo que podría confundir el origen empresarial de los mismos, es decir, asociarlos por su procedencia, creyendo que ambos provenían de la sociedad Alcoholes S.A. cuando ello no era así. 12. Adujo que, al comparar las marcas «A ALHELY» y «ALHELÍ», se tenía que en la primera solamente se adicionaba la letra «A» y, por eso, desde el punto de vista ortográfico, «los signos eran iguales y bastaba una simple comparación para establecer las similitudes». 13.

Desde el punto de vista fonético, afirmó que las expresiones en conflicto eran muy similares, pues al pronunciar una y otra el sonido era el mismo, lo que dificultaba la diferenciación por parte del consumidor medio o de uno extremadamente diligente. 14. En lo atinente a la transgresión del artículo 13 de la Constitución, indicó que la entidad demandada había resuelto asuntos similares con decisiones completamente contrarias, como se apreciaba en la Resolución núm. 7459 de 28 de marzo de 2006, expediente núm. 05- 057251, por medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa Silicon Tech. 15.

En relación con el artículo 83 superior sobre buena fe, precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio debió realizar con mayor detenimiento el estudio de los signos enfrentados, y no simplemente limitarse a decir que los productos de una y otra marca eran diferentes. 16. Finalmente, puso de relieve que el acto acusado desconocía el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, referido al principio de imparcialidad, en la medida en que no respeta los derechos de la sociedad demandante.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio 17. En su escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y sostuvo que debían ser desestimadas por cuanto carecían de apoyo jurídico. 18.

Precisó que la sociedad demandante fundamentó su inconformidad en la presunta infracción del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero afirmó que dicha infracción era inexistente. 19. En ese orden de ideas, señaló que la oficina de marcas, al efectuar el análisis de registrabilidad del signo objeto de discusión, realizó un estudio riguroso de la disposición acusada, en donde concluyó que si bien el signo «A ALHELY» reproducía parcialmente el signo registrado, tal similitud no era suficiente para determinar que la marca demandada incurría en dicha causal. 20.

Adujo que mientras la marca mixta «A ALHELY» de propiedad de la sociedad Industrias Químicas ALHELY Ltda estaba destinada a distinguir «ceras industriales, ceras para el hogar, ceras para muebles, ceras para automotores, detergentes aditivos para el cuero, aromatizadores, desinfectantes, desmanchadores, lavaplatos, jabones, shampoo, removedores de ceras, blanqueadores, desengrasantes, lustradores para muebles, betunes» productos comprendidos en la clase 3 del nomenclador Internacional de Niza; la marca de la sociedad demandante ALHELÍ estaba registrada para distinguir productos de la clase 5, esto es, «productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas»; por lo que advertía que las marcas protegían productos que no guardaban relación en su naturaleza ni cumplían las mismas finalidades, así como tampoco compartían los mismos o similares canales de comercialización. 21.

Por lo expuesto, indicó que no existía impedimento para que la marca registrada objeto de la demanda coexistiera en el mercado con la marca de la sociedad demandante, aun siendo estas ortográfica y fonéticamente similares, en la medida en que no estaban destinadas a distinguir productos o servicios idénticos o similares, por lo que no podía predicarse un riesgo de asociación o confusión. III.

LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 335-IP-2015 de 7 de julio de 2016[2], en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento del artículo aplicable al caso concreto. 23.

En tal sentido, explicó que «la Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar el artículo 136 literal a) y no así los demás en mención solicitados porque no son directamente aplicables para resolver el asunto teniendo en cuenta que no se está frente a una acción de nulidad absoluta». 24.

Así pues, indicó que el cotejo marcario en los términos del artículo 136 ibídem debía guiarse por las siguientes reglas: […] 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre un signo mixto con otro denominativo, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el denominativo esta conformado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de significado, mientras que el signo mixto se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos iconos, etc. 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

Una vez la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: […] 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o asociación entre los signos A ALHELY (mixto) y ALHELÍ (denominativo), cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos de la Clase 3. Su relación con los signos que amparan productos farmacéuticos […] 3.4. En efecto, si bien en principio los productos de la Clase 3 y 5 tienen canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, el uso y la manipulación de los mismos podría generar error en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 3 y 5 en el hogar, casas de recreo o fincas de funcionalidad variada, ya que los mismos están al fácil acceso del consumidor, que bien puede confundirse y aplicar un producto Clase 3 pensando que esta usando un medicamento para uso animal o vegetal. 3.5.

Es muy posible por vía de ejemplo, que al ser confundible una marca que ampara productos como champús, desinfectantes, jabones, blanqueadores, entre otros, con otra que ampara un fármaco, un pesticida o un plaguicida, el consumidor al alcance de estos productos incurra en error, lo cual podría ser fatal para su salud si ingiere el componente equivocado o para la salud de los animales o plantas si se les aplica una sustancia equivocada. 3.6.

Además puede suceder que los productos de las Clases 3 y 5, identificados con marcas aparentemente confundibles, se guarden o almacenen en el mismo lugar y hasta ser manipulados por personas que carecen del adecuado discernimiento para distinguir un producto de otro, como los adultos mayores (ancianos) o los niños o personas de baja escolaridad que trabajan en hogares y que asisten a sus familias, incluso proporcionándoles medicinas y manipulando productos de limpieza. 3.7.

De otra parte debe considerarse a la población más vulnerable, de nivel educativo apenas elemental o los casos de analfabetismo, los bajos ingresos en los hogares que limita la atención médica necesaria, todo lo cual estimula la inclinación a auto-formularse y a la adquisición de medicinas sin la debida prescripción médica, cuyas sustancias que no alcanzan a consumirse en su totalidad posiblemente se acumulan en el hogar, “por si se necesitan en el futuro” y hasta compartirse estos medicamentos entre vecinos, familiares y amigos que padecen de alguna afección. 3.8.

Ante eventuales hipótesis como las señaladas, es necesario que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio, que para el caso es la población consumidora de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica con graves consecuencias para su salud en caso de ser confundibles. 3.9.

En este escenario, la Corte Consultante deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes, considerados los productos que amparan los signos en conflicto y posible incidencia en el incremento del riesgo de confusión con carácter esmerado y preventivo. 3.10.

Finalmente, es de observar que aun cuando el Tribunal ha adoptado algunos criterios para apreciar si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, no obstante tratándose de productos de las Clases 3 y 5, dichos parámetros deben complementarse con un análisis mucho más minucioso, incluida la posible casuística y atendiendo a directrices como las tratadas […].

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 25. Mediante auto de 18 de octubre de 2016[3], se corrió traslado a las partes, a los intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto. 26. En esta etapa la sociedad demandante y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa, en tanto que el agente del Ministerio Público y el tercero interesado guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019[4], la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2.

El problema jurídico 28. En el presente caso, la parte actora sostiene que las Resoluciones números 25932 de 22 de octubre de 2004, 28554 de 28 de octubre de 2005 y la 51293 de 28 de noviembre de 2008 desconocen lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 135 y a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 29.

Fundamentó la demanda en que el signo en conflicto «A ALHELY» es una copia de su marca «ALHELÍ», lo que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto. 30. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine solo era viable la interpretación del literal a) del artículo 136, por cuanto las demás normas «no son directamente aplicables para resolver el asunto teniendo en cuenta que no se está frente a una acción de nulidad absoluta». 31.

El texto de la norma aludida es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación […]. 32.

Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca mixta «A ALHELY» identificada con el registro marcario núm. 374885, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. 33.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. 34. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema, la constancia del estado del registro de la marca «A ALHELY»[5].

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020[6], conforme al cual la SIC certificó que la marca esta caducada por falta de renovación desde el 19 de julio de 2016, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen[7]: [pic] 35. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 36.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro». 37. Así las cosas, en el plenario está acreditado la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «A ALHELY», que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 38.

Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: […] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

(…) Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 374885, correspondiente a la marca mixta «A ALHELY», cuyo titular es la sociedad Industrias Químicas Alhely Ltda, tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […] 39. Cabe destacar que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales, guardaron absoluto silencio al respecto. 40.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que establece lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 41.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. 42.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 44. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 45.

Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 46.

Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 47. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 374885 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Alcoholes S.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 48.

Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretende la nulidad de las las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «A ALHELY» (mixta). 49.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación protección ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[8], en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: […] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […].

(Destacado fuera de texto). 50. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la parte actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya[9]. 51.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 52.

En este mismo sentido, esta Sala de Decisión[10] consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(…) (iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

(…) Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento […]” (destacado fuera de texto). 53.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 2020[11], la Sala reiteró lo siguiente: “[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.

Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

Así lo ha entendido esta Sección: […] 59. Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY. […]”.

(Destacado fuera de texto). 54. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 55. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

V.3. Conclusión 56. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 374885 de la marca A ALHELY caducó, como se analizó en los numerales supra: por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. (P:19 y 22) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00227-00 Actor: ALCOHOLES S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 manifiesto que, aunque la comparto, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 11 de febrero de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 1.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021, resolvió: “[…]

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[12]; ii) de conformidad con el inciso 4.°[13] ibídem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que el registro marcario núm. 374885 correspondiente a la marca mixta A ALHELY se encontraba caducado. 3.

Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó que “[ ] se pondrá fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[14], sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[15], sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.

En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 1 a 89. [2] Folio ¿??????? [3] Folio 163. [4] Reglamento Interno del Consejo de Estado. [5] En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. [6] Folios 187 a 191. [7] http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=6374170730175472 15 Consultado el 23 de noviembre de 2020 [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [9] En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez [12] “[…] Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial […]”. [13] “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. [14] “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. [15] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.