11001-03-24-000-2008-00134-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ACNEFEM y la marca ABEFEN / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca denominativa ACNEFEM / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ACNEFEM» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 341997, otorgada en favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 16 de junio de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ACNEFEM» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 16 de junio de 2017 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ACNEFEM» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 341997 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Laboratorios Pisa S.A. de C.V., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o, la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00134-00 Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCION DE NULIDAD Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, por medio de apoderado judicial, la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., interpuso en contra de la Resolución núm. 34397 de 14 de diciembre de 2006, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca Acnefem (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 012141 de 30 de abril de 2007 y, 23135 de 30 de julio de 2007, por las que confirmó la 34397 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

ANTECEDENTES 1.1. Los hechos 1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 16 de marzo de 2006[1], a través de apoderado, la sociedad Laboratorios Andromaco S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «ACNEFEM» para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y más concretamente, productos farmacéuticos para uso humano. 2.

Consta también que la solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 563. 3. El 8 de junio de 2006[2] la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., a través de apoderado presentó oposición al registro con fundamento en que el signo que se solicitaba registrar era confundible con la marca «ABEFEN» (nominativa) de la que era titular y que se encontraba registrada bajo el certificado 232064 vigente hasta el 18 de diciembre de 2010. 4.

Aseguró la opositora que el signo que se pretendía registrar presentaba similitudes ortográficas, fonéticas y visuales que las hacían confundibles para el consumidor medio; asimismo, que existía conexidad competitiva entre el signo a registrar y la marca de la que era titular porque los productos amparados pertenecían a la misma clase del nomenclátor internacional. 5.

El 18 de agosto de 2006[3] la sociedad Laboratorios Andromaco S.A., contestó la oposición en la que, apoyado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, sostuvo que la comparación entre los signos se debía hacer de manera integral y que en el presente caso el signo que se pretendía registrar tenía elementos diferentes en relación con la marca de la opositora, en especial en las tres primeras sílabas y, por lo tanto gozaba de distitividad al contar con elementos adicionales que evitaban la confusión. 6.

Descartó la conexidad competitiva de los productos amparados porque, dijo, mientras la marca registrada era un antibiótico, la controvertida se solicitó para amparar un producto con efectos hormonales. 1.2. Los actos administrativos demandados 7. El 14 de diciembre de 2006 la SIC profirió la Resolución núm. 34397[4] en que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., y concedió el registro de la marca «ACNEFEM». 8.

Luego de hacer referencia a la normativa aplicable y los requisitos de irregistrabilidad, sostuvo la SIC que las marcas comparadas no poseían similitudes que ofrecieran riesgo de confusión ya que solo compartían las dos últimas letras y, que las iniciales ACNE y ABE eran perfectamente distinguibles por el consumidor medio. 9. Descartó el estudio de la conexidad competitiva con fundamento en la inexistencia de similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales. 10.

Inconforme con la decisión, el 2 de enero de 2007[5] la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión, en el que consideró que entre los signos comparados existían más semejanzas que diferencias. 11. Refirió que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia[6], en tratándose de productos farmacéuticos la comparación entre las marcas debe ser más rigurosa. 12.

El 30 de abril de 2007 mediante Resolución núm. 012141[7], la SIC resolvió de manera desfavorable el recurso con argumentos similares a la recurrida y, agregó que para que exista riesgo de confusión entre marcas debe concurrir la semejanza o identidad visual, fonética y conceptual entre ellas además de conexidad competitiva y, que ante la ausencia del primer presupuesto resultaba irrelevante el estudio del segundo. 13.

Mediante la Resolución núm. 23135 de 30 de julio de 2007[8] la SIC confirmó la resolución recurrida, en la que hizo un recuento de los pormenores del proceso administrativo y las razones para conceder la marca controvertida. 1.3. La demanda 14. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, el apoderado judicial de la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V. presentó demanda ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 26 de marzo de 2008[9], en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «2.1.

Declarar la nulidad de la resolución 34397 del 14 diciembre 2006, dentro del expediente administrativo 06-026781 preferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió en primera instancia el registro de la marca nominativa ACNEFEM, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano, comprendido dentro de la clase 5 internacional del nomenclador de Niza. 2.2.

Declarar la nulidad de la resolución 12141 del 30 de abril de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo 06-026781 mediante la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmando la decisión de concesión del registro y concede el recurso de apelación interpuesto en subsidio ordenando enviar las diligencias al señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3.

Declarar la nulidad de la resolución No. 23135 del 30 de julio de 2007, proferida por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo 06-026781 mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la resolución 349397, ya referida 2.4.

Ordenar la cancelación del certificado del registro No. 341997 de la marca ACNEFEM (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 internacional de Niza a nombre de LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. 2.5. Comunicar la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para la corresponda para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial 2.6.

Condenar en costas a la parte demandada.» 1.4. Fundamentos de derecho y el concepto de violación 15. La parte actora manifestó que con la expedición de los actos acusados, la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, los literales b) y c) del artículo 134; el literal a) del artículo 136 y, el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16.

Afirmó que la marca cuyo registro se solicitó no cumple los presupuestos de registrabilidad dispuestos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 porque no tiene la suficiente distintividad y por lo tanto presenta riesgo de confusión con la previamente registrada. 17. Sostuvo que la SIC no realizó el examen de rigurosidad que exige la norma y, que si en gracia de discusión lo hubiera hecho, no lo hizo de manera sesuda como se requería y de forma tan herrada que lo llevó a conclusiones equivocadas. 18.

Sostuvo que se trasgredió el literal a) del artículo 136 ibidem porque los signos confrontados poseían similitudes ortográficas, fonéticas y gramaticales que las hacían confundibles. 19. Argumentó que los productos que amparan las marcan en conflicto tenían conexidad competitiva porque los mismos estaban comprendidos en la misma clasificación del nomenclátor internacional. 20.

Destacó que siendo marcas que amparan productos farmacéuticos para el consumo humano, la SIC debió realizar un análisis profundo y prevenido cuando además, en su sentir, desconoció la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre este tema en particular. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio[10] 21.

El apoderado judicial de la SIC aceptó los hechos de la demanda y solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. 22. Expresó que los actos administrativos demandados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 23. Afirmó que en el estudio que se hizo para el registro de la marca «ACNEFEM», se tuvieron en cuenta los lineamientos del Tribunal de Justicia, en especial en lo relacionado con la perceptibilidad y la distintividad. 24.

Destacó el desarrollo jurisprudencial de los conceptos de la funcionalidad del signo[11] y de distintividad[12] y concluyó que en el presente caso el signo cuyo registro se controvertía era lo suficientemente distintivo porque no existían similitudes ortográficas ni fonéticas sustanciales con la previamente registrada y por lo tanto cumplía con los parámetros legales para registrarse. 25.

Refirió que no es cierto como lo afirmó la demandante, que los signos confrontados tuvieran conexidad competitiva porque aunque los productos que amparan pertenecían a la misma clase del nomenclátor internacional, no todos los productos que se utilizan para proteger la salud en general están relacionados. 26. Sostuvo que quien toma la decisión del uso de los productos farmacéuticos es un consumidor calificado como es el médico, que por su formación académica está capacitado para hacer la distinción entre los productos que formula. 2.2.

Intervención de la sociedad Laboratorios Andromaco S.A. 27. Por tener interés en las resultas del proceso, en el auto de fecha 23 de abril de 2008[13] mediante el que se admitió la demanda, el despacho sustanciador ordenó notificar la demanda a la sociedad Laboratorios Andromaco S.A.. 28. El 23 de septiembre de 2008[14] se le notificó la demanda a la señora María Fernanda Castellanos, representante legal del tercero con interés sin que la haya contestado. 2.3.

Vigencia de la marca «ACNEFEM» 29. Para afectos de una eventual aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, mediante auto calendado el 10 de noviembre de 2020[15], en aplicación del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso, el magistrado sustanciador ordenó descargar el registro marcario 341997 correspondiente a la marca «ACNEFEM» concedido a favor del tercero con interés. 30.

Asimismo ordenó que se allegará la certificación al expediente y, se corriera traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronunciaran al respecto y ejercieran, si lo estimaban pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. 31. El 24 de noviembre de 2020[16] se incorporó la certificación y el 25 de noviembre de 2020[17] se corrió el traslado ordenado a los sujetos procesales término dentro del cual ninguno de ellos se manifestó.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 32. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 299-IP- 2015 de fecha 2 de marzo de 2016[18] en la que expuso los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación. 33. De acuerdo con lo solicitado, dicha Corporación interpretó los artículos 135, 136.a y 150 de la Decisión 486 de 2000 y de oficio interpretó el literal e) del artículo 135. 34.

Concretamente, el Tribunal interpretó: «A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El criterio del consumidor medio. C. Comparación entre signos denominativos.

D. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. De oficio, autónomo, integral y motivado.». 35. Al finalizar el análisis de cada uno de los temas interpretados formuló las siguientes conclusiones: «PRIMERO: La Corte consultante debe determinar si el signo ACNEFEM (denominativo) es descriptivo en la clase 5 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Corte consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ACNEFEM y ABEFEN.

CUARTO: El examen de signos farmacéuticos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de fusión entre los consumidores.

QUINTO: La Corte consultante deberá determinar si las partículas ACNE y FEM son de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

La Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 36. Mediante auto de 25 de mayo de 2016[19], se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 4.1. La sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V.[20]: Insistió en la ilegalidad de los actos administrativos acusados, por contravención del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 37.

Sostuvo que el yerro de la demandada consistió en omitir las evidentes semejanzas entre el signo «ACNEFEM» y la marca «ABEFEN» porque no se requiere de mucha observación para determinar que el primero es ostensiblemente confundible con la segunda. 38. Afirmó que las semejanzas ortográficas, fonéticas y gramaticales entre los signos comparados resaltan de bulto a punto de ser «casi idénticas». 39.

Afirmó que de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia, en tratándose de productos farmacéuticos para el consumo humano, la oficina nacional competente debe ser meticulosa en el examen respecto de la conexidad competitiva y ha determinado los criterios que se deben analizar para determinarla. 40. Se dolió de la omisión de la SIC para analizar la evidente conexión competitiva entre los productos que amparan y concluyó que las marcas «ACNEFEM» y «ABEFEN» son conexas competitivamente porque: (i) amparan productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, (ii) se comercializan por los mismos canales, (iii) son publicitados por los mismos medios y, (iv) comparten el mismo sector de la economía. 41.

Concluyó que los consumidores «[n]o habrán de reconocer los productos por la naturaleza física de las drogas que los componen sino por las marcas que los identifican. Ni las marcas ni los medicamentos identificados con las marcas «ACNEFEM» y «ABEFEN»,, ni la supuesta mayor atención de los consumidores de fármacos, ni la circunstancia supuesta de que en los envases figure el nombre del laboratorio que fabrica los productos, constituyen motivos suficientes para suavizar el rigor del cotejo marcario en la clase 5 […]». 42.

La SIC, el tercero interesado, ni el Agente del Ministerio Público intervinieron en esta oportunidad procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019[21], la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.

El problema jurídico 44. La sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 34397 de 14 de diciembre de 2006, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «ACNEFEM» (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 012141 de 30 de abril de 2007 y 23135 de 30 de julio de 2007, por las que confirmó la 34397 en sede de reposición y apelación, respectivamente. 45.

Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido era confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca «ABEFEN», concedida a esa sociedad y registrada bajo el número 232064 para amparar productos incluidos en la clase 5 del nomenclátor internacional. 46. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. 47.

En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar eran los artículos 135, el literal a) del 136 y el 150 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. » 48. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ACNEFEM» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 341997, otorgada en favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. 49.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 16 de junio de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. 50. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ACNEFEM»[22] (denominativa).

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 16 de junio de 2017, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen[23]: [pic] 51. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 52.

Cabe resaltar que la la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro». 53. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ACNEFEM» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 54.

Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 341997, correspondiente a la marca nominativa «ACNEFEM», cuyo titular es la sociedad Laboratorios Andromaco S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 55. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 56.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que que dispone a la letra: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 57.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 58.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 60. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 61.

Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 62.

Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 63. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 341997 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Laboratorios Pisa S.A. de C.V., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 64.

Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «ACNEFEM» (denominativa). 65.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019[24], en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(Destacado y subrayado fuera de texto). 66. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya[25]. 67.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 68.

En tal sentido, esta Sala de Decisión[26], consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […]» (destacado fuera de texto). 69.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 2020[27], la Sala indicó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.

Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]».

(Destacado fuera de texto). 70. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o, la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 71. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 6.

Conclusión 72. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 341997 de la marca nominativa “ACNEFEM” caducó, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara Voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado.

Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que conforman la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00134-00 Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el asunto de la referencia, manifiesto que, aunque comparto la decisión adoptada en la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021, aclaro mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones de la presente aclaración, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 11 de febrero de 2021 y consideraciones; y ii) el fundamento de la aclaración de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 1.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021, resolvió: “[…]

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. 2. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia, consideró que: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; ii) de conformidad con el inciso 4° ibidem, no podría declararse la nulidad del registro marcario cuando las causales que sustentan la petición de nulidad hubiesen dejado de ser aplicables al momento de proferir el correspondiente fallo, y iii) al momento de proferirse la sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se determinó que el registro marcario núm. 341997 correspondiente a la marca nominativa ACNEFEM se encontraba caducado. 3.

Asimismo, la Sala consideró que los supuestos establecidos en el inciso citado se hallaban configurados, por lo que había lugar a declarar la consecuencia jurídica dispuesta en la normativa citada y, en ese sentido, precisó que “[ ] se pondrá fin al proceso [ ]” (Resaltado fuera de texto). La aclaración de voto y sus fundamentos 4. Vistos: i) los artículos 170 y 174 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, sobre el contenido y la obligatoriedad de la sentencia; y ii) los artículos 278 y 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre las clases de providencias y el contenido de la sentencia; el suscrito Magistrado considera que la sentencia corresponde a la forma de terminación de los procesos judiciales, comoquiera que en su contenido se deciden las pretensiones, las excepciones y los demás asuntos que correspondan conforme a la ley. 5.

En este sentido, se considera que no era necesario indicar que se pone fin al proceso, toda vez que tal situación es una característica propia de la sentencia. En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 67 a 68 [2] Folios 73 a 82 [3] Folios 94 a 100 [4] Folios 112 a 116 [5] Folios 105 a 110 [6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 13-IP-97. Decisión de 6 de febrero de 1998 [7] Folios 117 a 120 [8] Folios 125 a 128 [9] Folios 27 a 54 [10] Folios 141 a 144 [11] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 14-IP-1998 [12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 15-IP-1996. Decisión de 21 de noviembre de 1997 [13] Folios 57 a 60 [14] Folios 132 [15] Folio 217 [16] Folios 220 a 221 [17] Folios 222 [18] Folios 190 vto. a 199 [19] Folio 201 [20] Folios 202 a 207 [21] Reglamento Interno del Consejo de Estado. [22] En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. [23] http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=63741707301754 7215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [25] En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés [26] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. [27] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 73.