11001-03-24-000-2010-00472-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2010-00472-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-12-16

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Fábrica De Especias Y Productos El Rey S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y distinta secuencia consonántica y vocálica, pues la marca cuestionada, “SALSÍSIMA”, se conforma por cuatro sílabas (SAL-SÍ-SI-MA), cinco consonantes (“S-L-S-S-M”) y cuatro vocales (“A-I-I-A”) y una tilde en la letra “I”, mientras que la marca previamente registrada, “SALSINA”, está compuesta por tres sílabas (“SAL-SI-NA”), cuatro consonantes (“S-L-S-N”) y tres vocales (“A-I-A”). Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común, “SALS”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo “SALS” se encuentra acompañado de la terminación “ÍSIMA”, mientras que en la marca cuestionada está combinado con la partícula “INA”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “ÍSIMA”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable. En otras palabras, los vocablos “ÍSIMA” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la expresión “ÍSIMA” del signo cuestionado, “SALSÍSIMA”, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala precisa que ambos signos resultan ser evocativos en tanto que se refieren a la expresión “salsa”; no obstante dicha palabra resulta ser débil frente a productos alimenticios, y no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios su uso, al tratarse de un concepto de libre disposición por los comerciantes y empresarios. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada, “SALSÍSIMA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SALSÍSIMA y la marca nominativa previamente registrada SALSINA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es SALS en la clase 30 no obstante no se excluye del cotejo / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto SALSÍSIMA para distinguir productos comprendidos en la clase 30 al no existir similitud con la marca nominativa previamente registrada SALSINA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y distinta secuencia consonántica y vocálica, pues la marca cuestionada, “SALSÍSIMA”, se conforma por cuatro sílabas (SAL-SÍ-SI-MA), cinco consonantes (“S-L-S-S-M”) y cuatro vocales (“A-I-I-A”) y una tilde en la letra “I”, mientras que la marca previamente registrada, “SALSINA”, está compuesta por tres sílabas (“SAL-SI-NA”), cuatro consonantes (“S-L-S-N”) y tres vocales (“A-I-A”).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común, “SALS”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo “SALS” se encuentra acompañado de la terminación “ÍSIMA”, mientras que en la marca cuestionada está combinado con la partícula “INA”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “ÍSIMA”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable. En otras palabras, los vocablos “ÍSIMA” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la expresión “ÍSIMA” del signo cuestionado, “SALSÍSIMA”, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala precisa que ambos signos resultan ser evocativos en tanto que se refieren a la expresión “salsa”; no obstante dicha palabra resulta ser débil frente a productos alimenticios, y no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios su uso, al tratarse de un concepto de libre disposición por los comerciantes y empresarios. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada, “SALSÍSIMA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00472-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA TESIS: ENTRE LA MARCA “SALSÍSIMA” Y LA MARCA OPOSITORA, “SALSINA”, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 3441 de 27 de enero de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud del registro marcario"; 20317 de 20 de abril de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos[3] de la Superintendencia de Industria y Comercio[4]; y 33384 de 29 de junio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 24 de junio de 2009, la sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “SALSÍSIMA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30[5] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.[6] 2°: Agregó que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en la similitud con la marca nominativa “SALSINA” previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3°: Que mediante Resolución núm. 3441 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “SALSÍSIMA”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A. 4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 20317 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 33384 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la SIC no realizó la debida comparación marcaria entre los signos “SALSINA” y “SALSÍSIMA”, dejando de lado las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Manifestó que dicha entidad no tuvo en cuenta la similitud entre los signos enfrentados, tales como las coincidencias de las dos primeras sílabas que están en el mismo orden, coincidiendo con vocales y consonantes; y que respecto de la última sílaba sólo hay una variación en la letra “M” por la “N”, que al ser pronunciadas no son lo suficientemente distinguibles por el público consumidor.

Sostuvo que la inserción de la silaba “SÍ”, no le imprime distintividad alguna a la expresión objeto de conflicto, lo que genera un alto riesgo de confusión, operando así la restricción establecida en la normatividad andina para que un signo pueda ser registrado como marca. Resaltó que si el análisis realizado por la entidad demandada se hubiese hecho en conjunto y no fraccionado, habría concluido que los dos signos enfrentados eran similarmente confundibles tanto ortográfica como visualmente.

Indicó que la expresión solicitada frente a la registrada se diferencia únicamente en las letras “S-Í-M”, razón que no es suficiente para concluir que no se presenta riesgo de confusión, toda vez que al compartir 6 de 7 letras, es evidente que existen más semejanzas que diferencias entre ellas, lo que genera confusión y error en el público consumidor.

Sostuvo que el signo solicitado imprime las 5 primeras letras de la marca registrada, esto es, “S-A-L-S-Í”; además, terminan con la misma letra “A”, diferenciándose solamente en la antepenúltima que corresponde a la letra “N”; y que los signos enfrentados comparten tres vocales, esto es, “A-I-A”, así como tres consonantes, “S-L-S”. Advirtió que el signo “SALSÍSIMA” a pesar de sustituir la partícula “INA” por “IMA”, todavía sigue siendo similarmente confundible con la marca previamente registrada, toda vez que aquellas expresiones solamente se diferencian en las letras “N” y “M”, las cuales de por sí se confunden fácilmente.

Precisó que la pronunciación de los signos empieza con el vocablo “S-A-L-S- Í” y finaliza con los sonidos “I-N-A” e “I-M-A”, los cuales son confundibles al escucharlos, comoquiera que su única diferenciación son las letras “M” y “N”. Reiteró que los signos en conflicto comparten la misma identidad ideológica, circunstancia que aumenta el riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que el signo “SALSÍSIMA” se limitó a sustituir la silaba “NA” por el elemento “SIMA”, sin embargo el concepto y la ideología es la misma.

Señaló que los productos que pretende identificar el signo “SALSÍSIMA” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, son los mismos que ampara la marca “SALSINA”, así también, sus canales de comercialización son iguales, lo que aumenta el riesgo de confusión en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, para lo cual señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Adujo que a pesar de que los signos enfrentados comparten las dos primeras sílabas, esto es, “SAL” y “SI”, al estudiar las expresiones en su conjunto se puede deducir un claro aspecto diferenciador, pues las marcas cotejadas tienen extensiones diferentes, por un lado, “SALSINA”, está compuesta por tres sílabas y, por el otro, “SALSÍSIMA” se conforma de cuatro sílabas, lo que hace que su pronunciación sea diferente, máxime cuando se presentan terminaciones distintas.

Resaltó que los signos en conflicto comparten el fonema de las primeras sílabas, pero que al terminar en sílabas diferentes demuestra que no presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que pueden coexistir de forma pacífica en el mercado. Propuso la excepción denominada “Falta de legitimación en la causa por activa”, toda vez que la actual titular de la marca opositora “SALSINA” con certificado de registro núm. 117856 es la sociedad RBF S.A.S., por lo que la actora no cuenta con un interés legítimo para actuar dentro del presente proceso.

II.-2. La sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, los signos objeto de controversia, “SALSÍSIMA” y “SALSINA” presentan diferencias en el plano ortográfico, fonético y visual. Indicó que las expresiones que conforman las marcas controvertidas no generan confusión en el consumidor, puesto que la previamente registrada tiene cuatro sílabas, mientras que la cuestionada sólo cuenta con tres sílabas; que a pesar de que comparten algunas letras, al confrontarlas se observa que cuentan con terminaciones distintas, que generan una diferencia tanto ortográfica como visual.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual sostuvo que la marca cuestionada, “SALSÍSIMA” resulta similarmente confundible con su signo “SALSINA”, previamente registrado; y que entre los productos que distinguen, se presenta conexidad competitiva.

IV.2- La SIC insistió en que deben denegarse las pretensiones de la demanda, toda vez que entre los signos enfrentados “SALSÍSIMA” y “SALSINA”, no existen semejanzas suficientes capaces de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor, en la medida en que son gramatical, fonética y visualmente diferentes. IV.3- En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[7], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[8]: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SALSÍSIMA (mixto) y la marca SALSINA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SALSÍSIMA (mixto) y la marca SALSINA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SALSÍSIMA (mixto) y la marca SALSINA (denominativa). […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la SIC. Al respecto, es importante destacar que en anexo núm. 1 del expediente, que contiene los antecedentes administrativos, a folios 27 a 33 obra la oposición presentada por la actora, en la que consta que al momento de formularla, el titular de la marca “SALSINA” (nominativa), identificada con certificado de registro núm. 117856, para distinguir productos de la 30 de la Clasificación Internacional de Niza, era la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. También obra a folio 104 del cuaderno principal documento emitido por la SIC denominado “INFORMACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO”, en el que certifica que la marca opositora, “SALSINA” (nominativa), fue transferida a la sociedad RBF S.A.S. por parte de la compañía FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. el 21 de junio de 2011.

De igual manera, a folio 105 del cuaderno principal obra la continuación del documento anteriormente mencionado, pero en esta ocasión certifica que la actual titular del registro marcario “SALSINA” (nominativa) inscribió el 18 de julio de 2011, ante la entidad demandada, una licencia de uso a favor de la sociedad actora FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Del acervo probatorio que reposa en el expediente, se colige sin mayor dificultad, que la actora sí goza de legitimación para obrar como parte demandante en el proceso.

Por consiguiente, no prospera, entonces, la excepción propuesta por el tercero interesado. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación la sentencia de 12 de mayo de 2011[9], en la que en un asunto similar, se consideró que la excepción de falta de legitimación en la causa no prosperaba por cuanto se demostró que obraba en el expediente un contrato de licencia de uso que demostraba que la actora sí gozaba de legitimación para fungir como parte demandante en el proceso.

En efecto, en dicha oportunidad sostuvo: “[…] En primer término, se considera necesario abordar el tema de las excepciones propuestas por el tercero interesado en las resultas del proceso, a saber: -Falta de legitimación en la causa por activa. Aduce que la actora no es la propietaria de la marca TELECOM, y aunque se presentó un contrato de licencia y un Otrosí, no se probó que el mismo se encuentre registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al respecto, es importante destacar que en el expediente obra a folios 319, 320 321, 322, 323, 326, 327 y 328 documentos expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los cuales se hace constar el registro de la marca “TELECOM” (mixta) para proteger productos de la clase 16, 38 y 42, a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM EN LIQUIDACIÓN. También obra en el expediente copia del “CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS”, entre la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES –TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., suscrito el 30 de septiembre de 2003, en el cual se lee, entre otras consideraciones: “Segunda: Modalidad de la licencia. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM- en liquidación, se obliga a otorgar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., a título exclusivo el uso, goce y explotación de los bienes de propiedad industrial e intelectual de Telecom en liquidación con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

Igualmente Telecom en Liquidación autoriza a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a otorgar a terceros licencias de uso en los términos establecidos en este contrato. Tercera: Alcance de la licencia. La licencia de uso se otorga sobre las marcas y signos distintivos que fueron registrados debidamente por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM- en Liquidación, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Del acervo probatorio que reposa en el expediente, se colige sin mayor dificultad, que la actora sí goza de legitimación para obrar como parte demandante en el proceso. Por consiguiente, no prospera, entonces, la excepción propuesta por el tercero interesado.[…]” (Resaltado fuera de texto). Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 3441 de 27 de enero de 2010, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “SALSÍSIMA”, a la sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A., para distinguir los siguientes productos: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. […]”, comprendidos en la 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la demandante alegó que la entidad demandada no tuvo en cuenta la similitud entre los signos enfrentados “SALSÍSIMA” y “SALSINA”, tales como las coincidencias de las dos primeras sílabas que están en el mismo orden, que tienen las mismas vocales y consonantes; y que respecto de la última sílaba sólo hay una variación en la letra “M” por la “N”, que al ser pronunciadas no son lo suficientemente distinguibles por el público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no se interpretarán los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no encontrarse en discusión el concepto de marca ni la de distintividad intrínseca del signo solicitado a registro […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[10] SALSINA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA[11] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “SALSÍSIMA”, como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca nominativa “SALSINA”, previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo cuestionado, no así las grafías de las letras ni las figuras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distingue. De manera que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: la semejanza determinante de error en el público consumidor; y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Sea lo primero advertir que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas. Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia proferida el 23 de enero de 2014[12], dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

En efecto, en sentencia de 23 de abril de 2020[13], se precisó conforme a la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso lo siguiente: “[…] 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Tratándose de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 2020[15], en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es “SALS”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general[16].

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “SALS”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y distinta secuencia consonántica y vocálica, pues la marca cuestionada, “SALSÍSIMA”, se conforma por cuatro sílabas (SAL-SÍ-SI-MA), cinco consonantes (“S-L-S-S- M”) y cuatro vocales (“A-I-I-A”) y una tilde en la letra “I”, mientras que la marca previamente registrada, “SALSINA”, está compuesta por tres sílabas (“SAL-SI-NA”), cuatro consonantes (“S-L-S-N”) y tres vocales (“A-I-A”).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común, “SALS”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo “SALS” se encuentra acompañado de la terminación “ÍSIMA”, mientras que en la marca cuestionada está combinado con la partícula “INA”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “ÍSIMA”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable. En otras palabras, los vocablos “ÍSIMA” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[17], lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la expresión “ÍSIMA” del signo cuestionado, “SALSÍSIMA”, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: SALSÍSIMA-SALSINA- SALSÍSIMA-SALSINA SALSÍSIMA-SALSINA- SALSÍSIMA-SALSINA SALSÍSIMA-SALSINA- SALSÍSIMA-SALSINA SALSÍSIMA-SALSINA- SALSÍSIMA-SALSINA Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación[18].

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala precisa que ambos signos resultan ser evocativos en tanto que se refieren a la expresión “salsa”; no obstante dicha palabra resulta ser débil frente a productos alimenticios, y no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios su uso, al tratarse de un concepto de libre disposición por los comerciantes y empresarios[19].

A este respecto, se estima pertinente citar el pronunciamiento que con anterioridad efectuó esta Sala[20] y en el cual señaló: “[…] Para concluir, advierte la Sala que no es cierto que el registro de la marca «SALSINA» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre la partícula SALS, de uso común y aplicable directamente a los productos de la Clase 30.

Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener: «La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto.

El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica.» La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo de la combinación del prefijo SALS con el sufijo INA.

Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones SALS o INA individualmente consideradas. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca «SALSINA» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante, que es cuanto ocurre con «SALSALIÑA».

En consecuencia, los cargos no prosperan […]” (Negrillas fuera de texto). Además, también resulta pertinente traer a colación un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho[21], en el que se enfrentaron los mismos signos pero para la Clase 29 Internacional y, en dicha oportunidad, se consideró que no existe riesgo de confundibilidad entre “SALSÍSIMA” y “SALSINA”, decisión que se prohíja en esta oportunidad: “[…] Al respecto, la Sala recuerda que esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el particular, esto es, en sentencia de fecha de 27 de agosto de 2008, en la cual se analizó el registro de la marca nominativa SALSALIÑA y su presunta confundibilidad con el registro de la marca SALSINA que es objeto de pronunciamiento en el proceso de la referencia. En dicha oportunidad se sostuvo que “la partícula SALS, de uso común y aplicable directamente a los productos de la Clases 29 y 30”.

Afirmación que es corroborada al consultar el sistema de información de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIPI. […] En efecto, si bien es cierto que al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso o genéricas; también lo es que en el derecho de propiedad industrial la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de fantasía del conjunto marcario.

Para la Sala[22] no se puede dar paso al estudio fragmentado de las marcas en conflicto, si se tiene en cuenta que desde el punto de vista del consumidor medio, los signos no son analizados en forma separada[23]. Así pues, en el evento en que se excluya la partícula SALS el cotejo se realizaría con las expresiones ÍSIMA e INA, las cuales no resultan suficientes para determinar si existe la confusión endilgada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca registrada S |A |L |S |Í |S |I |M |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | | Marca registrada previamente S |A |L |S |I |N |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo registrado con posterioridad está conformado por una sola expresión (SALSÍSIMA) que tiene nueve (9) letras, con cuatro (4) vocales y cinco (5) consonantes, la marca opositora (SALSINA), también está conformada por una sola expresión que tiene siete (7) letras, cuatro (4) consonantes y tres (3) vocales.

Se observa, entonces, que los signos enfrentados resultan ser diferentes en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, vocales y consonantes, pues si bien es cierto que comparten la expresión SALS, también lo es que ambas tienen elementos adicionales que les otorgan suficiente distintividad. Aunado a lo expuesto, de la revisión tanto del signo solicitado como de la marca registrada, se puede concluir que visualmente no se presenta un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor.

Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: SALSÍSIMA - SALSINA- SALSÍSIMA - SALSINA SALSÍSIMA - SALSINA- SALSÍSIMA - SALSINA SALSÍSIMA - SALSINA- SALSÍSIMA - SALSINA SALSÍSIMA - SALSINA- SALSÍSIMA - SALSINA En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se observa que ellos no son fonéticamente idénticos, y que la tilde en la segunda sílaba de la marca SALSÍSIMA le da una pronunciación diferente.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que ambos signos resultan ser evocativos en tanto que se refieren a la expresión “salsa”, no obstante dicha palabra resulta ser débil frente a productos alimenticios, y no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios su uso, al tratarse de un concepto de libre disposición por los comerciantes y empresarios, tal y como lo sostuvo la entidad demandada en los actos acusados.

En este aparte, es pertinente citar el pronunciamiento que con anterioridad efectuó esta Sala[24] y en el cual se consideró lo siguiente: “[…] Para concluir, advierte la Sala que no es cierto que el registro de la marca «SALSINA» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre la partícula SALS, de uso común y aplicable directamente a los productos de la Clase 30.

Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener: «La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto.

El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica.» La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo de la combinación del prefijo SALS con el sufijo INA.

Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones SALS o INA individualmente consideradas. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca «SALSINA» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante, que es cuanto ocurre con «SALSALIÑA».

En consecuencia, los cargos no prosperan […]” (Negrillas fuera de texto). Por otra parte, la Sala encuentra que las marcas en conflicto tienen un diseño diferente en su presentación, lo cual no permite que se presente confusión en el público consumidor. Al respecto se observa que el signo SALSÍSIMA tiene una circunferencia sobre la cual se anteponen la denominación y la figura de una hoja mientras que la marca SALSINA se limita a su elemento nominativo.

En suma, para la Sala el hecho que las marcas tengan terminaciones diferentes (ísima - ina), hace que tanto el impacto fonético como el visual no sea igual, pues el sufijo “ísima” le imprime una sonoridad diferente con respecto a la totalidad de la marca previamente registrada; además la tilde en la segunda sílaba de la marca SALSÍSIMA le otorga distintividad y; finalmente la partícula SALS es de uso común y no es posible predicar exclusividad sobre la misma.

Por las razones anteriores, la Sala considera que las marcas bajo análisis resultan ser diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual. […]” (Resaltado fuera de texto) Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada, “SALSÍSIMA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “SALSÍSIMA”, para amparar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión adoptada en ellos.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la entidad demandada.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de diciembre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [4] En adelante SIC. [5] “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […].” [6] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [7] En adelante el Tribunal [8] Proceso 471-IP-2019. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00362-00 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. [10] Folio 16 del cuaderno principal. [11] Folio 16 del cuaderno principal. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, M.P. María Elizabeth García González. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [14] https://sipi.sic.gov.co.

Consultada el 9 de diciembre de 2020 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00061-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [16] Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023- 00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2000-06535-01. [18] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencias de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), expediente identificado con el número único de radicación 2014-00121-00 y 24 de septiembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00419-00. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2010-00474-00. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de septiembre de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00166-01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade. [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2010-00474-00. [22] Ver entre otras la sentencia de 14 de junio de 2007.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2003 – 00231. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón. [23] Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 20 de Enero de 2000. C.P, Manuel Santiago Urueta Ayola Radicación núm. 4203. “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

Particularmente cuando se coteja una marca denominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cuál de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho, en la marca PANYDONAS que se pretende registrar predomina el elemento denominativo, más aun si se tiene en cuenta el hecho de que esta marca consiste simplemente en una configuración gráfica en un tipo especial de letra de una expresión y que la parte netamente figurativa no le agrega distintividad significativa”. [24] Expediente 2003-00166-01 Actor: Fabrica de Especias y Productos El Rey S.A. Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade