11001-03-24-000-2011-00085-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2011-00085-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-12-16

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Colombina S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDID” y “SPLENDA”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es “ID”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “A” de la marca “SPLENDA”, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. […]En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es. Sobre el particular, cabe advertir que respecto a la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse. En efecto, en sentencia de 1o. de junio de 2020, que ahora se prohíja, se denegó la nulidad de los actos acusados, proceso en el que coinciden las mismas partes y el cargo alegado, esto es, el relativo a la similitud entre las referidas marcas. […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado “SPLENDID” y la marca “SPLENDA”, existe riesgo de confusión directa. […] Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la marca cuestionada “SPLENDID” (nominativa) fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulcorante o endulzante bajo en calorías [...]”. Por su parte, la marca “SPLENDA” (nominativa), distingue los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] un endulzante bajo en calorías […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas identifican los mismos productos y estos pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores iguales, dado que los productos de ambos signos tienen como destinatarios, específicamente, a personas que comen o toman bebidas con azúcar de bajas calorías o edulcorantes; tienen la misma finalidad, en cuanto buscan controlar el peso y enfermedades diabéticas, ya que tienen azúcar de bajo valor calórico. Pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Son sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos son iguales, como se dijo anteriormente, por cuanto tanto el signo cuestionado “SPLENDID” como la marca “SPLENDA” identifican endulzantes bajos en calorías. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente.CONTENIDO DE LA DEMANDA - Hechos / HECHOS DE LA DEMANDA - No hay ninguna exigencia en como deben ser presentados / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS FORMALES - No probada porque los hechos son claros[E]n relación con la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de hechos”, propuesta por la sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda y no los presentó como lo exige la ley, la Sala considera, en primer lugar, que tal situación correspondería a la “Ineptitud de la demanda por falta de cualquiera de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del CPC. En segundo lugar, es menester precisar que el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se refiere al contenido de la demanda, establece en su numeral 3, lo siguiente: “[…] Artículo 137.- Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: […] 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción; […]”. Sin embargo, dicha disposición en manera alguna señala que los hechos de la demanda deberán ser enunciados de determinada manera, conforme lo alegó el tercero interesado en las resultas del proceso. En tercer lugar, la Sala estima que si bien es cierto que la citada norma no exige una forma para enunciar los hechos, también lo es que los hechos expuestos en la demanda resultan claros, debidamente determinados, clasificados y numerados, como se observa en el acápite “III. Hechos” de la demanda, en el cual se determinaron, clasificaron y numeraron los mismos del 1 al 10. En efecto, se advierte que los hechos determinados en la demanda muestran con claridad que su propósito es lograr que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21846 de 30 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 07634 de 15 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 50656 de 24 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad en mención, mediante las cuales se denegó el registro de la marca “SPLENDID” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Por consiguiente, no tiene vocación de prosperidad dicha excepción.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SPLENDID y la marca nominativa SPLENDA que ampara productos de la clase 5 / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo SPLENDID para distinguir productos comprendidos en la clase 5 por tener similitud y conexión competitiva con la marca nominativa SPLENDA previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDID” y “SPLENDA”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es “ID”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “A” de la marca “SPLENDA”, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. […]En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es.

Sobre el particular, cabe advertir que respecto a la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse. En efecto, en sentencia de 1o. de junio de 2020, que ahora se prohíja, se denegó la nulidad de los actos acusados, proceso en el que coinciden las mismas partes y el cargo alegado, esto es, el relativo a la similitud entre las referidas marcas. […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado “SPLENDID” y la marca “SPLENDA”, existe riesgo de confusión directa. […] Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada “SPLENDID” (nominativa) fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulcorante o endulzante bajo en calorías [ ]”. Por su parte, la marca “SPLENDA” (nominativa), distingue los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] un endulzante bajo en calorías […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas identifican los mismos productos y estos pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores iguales, dado que los productos de ambos signos tienen como destinatarios, específicamente, a personas que comen o toman bebidas con azúcar de bajas calorías o edulcorantes; tienen la misma finalidad, en cuanto buscan controlar el peso y enfermedades diabéticas, ya que tienen azúcar de bajo valor calórico.

Pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Son sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos son iguales, como se dijo anteriormente, por cuanto tanto el signo cuestionado “SPLENDID” como la marca “SPLENDA” identifican endulzantes bajos en calorías.

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. CONTENIDO DE LA DEMANDA – Hechos / HECHOS DE LA DEMANDA – No hay ninguna exigencia en como deben ser presentados / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS FORMALES – No probada porque los hechos son claros [E]n relación con la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de hechos”, propuesta por la sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda y no los presentó como lo exige la ley, la Sala considera, en primer lugar, que tal situación correspondería a la “Ineptitud de la demanda por falta de cualquiera de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del CPC.

En segundo lugar, es menester precisar que el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se refiere al contenido de la demanda, establece en su numeral 3, lo siguiente: “[…] Artículo 137.- Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: […] 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción; […]”.

Sin embargo, dicha disposición en manera alguna señala que los hechos de la demanda deberán ser enunciados de determinada manera, conforme lo alegó el tercero interesado en las resultas del proceso. En tercer lugar, la Sala estima que si bien es cierto que la citada norma no exige una forma para enunciar los hechos, también lo es que los hechos expuestos en la demanda resultan claros, debidamente determinados, clasificados y numerados, como se observa en el acápite “III.

Por consiguiente, no tiene vocación de prosperidad dicha excepción. FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 137 NUMERAL 3 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00085-00 Actor: COLOMBINA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SPLENDID” (NOMINATIVA) Y LA MARCA “SPLENDA” (NOMINATIVA), QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA, EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 21846 de 30 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 07634 de 15 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 50656 de 24 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “SPLENDID” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, se ordene la inscripción del registro de dicha marca a nombre de la actora en la base de datos de la SIC y la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de agosto de 2008 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2], para distinguir “[…] endulcorante o endulzante bajo en calorías […]”. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad McNeil PPC, INC presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto grado de confundibilidad con la expresión “SPLENDA” (nominativa), previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.

Así mismo, por cuanto dicha sociedad consiguió que se cancelara parcialmente, por no uso, la marca “SPLENDID”, en el sentido de excluir de su cobertura “[…] azúcar y cualquier otro tipo de endulzante […]”. 3°: Anotó que mediante Resolución núm. 21846 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[3] de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo nominativo “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Agregó que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 07634 de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo, mediante Resolución núm. 50656 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134, 136, literal a), 154, y 155, literal d) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina[4].

Señaló que los actos acusados violan el derecho que tiene como titular de las marcas “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, previsto en el artículo 154 ibidem. Alegó que la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable como marca, porque tiene derechos marcarios amparados en Colombia sobre su marca “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; que la misma presenta conexidad competitiva con aquellos productos presentados bajo la cobertura de la citada Clase 5ª, “edulcolarante o endulzante bajo en calorías”; y que su marca “SPLENDID” tiene una larga trayectoria y presencia en el mercado colombiano y, por lo tanto, goza de suficiente reconocimiento y distintividad.

Adujo que cuenta con derechos marcarios sobre dicho signo desde el año 1993, en las Clases 29, 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza y en Perú en la Clase 30. Indicó que la Administración desconoció de plano el mejor derecho que tiene sobre su marca “SPLENDID”. Expresó que la solicitud de registro del signo “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los productos “edulcorante o endulzante bajo en calorías”, fue solicitado en atención al derecho prioritario que ostenta y, además, por la complementariedad, finalidad, mismos canales de comercialización y, por ende, conexión competitiva que existe con la cobertura de las marcas “SPLENDID”, que ya se encuentran registradas, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcochos, entre otros”.

Anotó que tiene derecho a ampliar el marco de sus negocios, debido a que la misma Administración ha manifestado que se debe mantener a salvo el derecho del empresario a que su capacidad de producción permanezca incólume, para aquellos productos o servicios que si bien no son usados en la actualidad, mantienen la expectativa de ser usados con posterioridad; y que el objeto social de COLOMBINA S.A. establece que “[…] La sociedad tendrá como objeto principal la fabricación y comercialización de toda clase de productos alimenticios, para consumo humano y animal, frescos, procesados y enlatados, de cualquier especie, derivados del azúcar, cacao, café, harina de trigo […]”.

Agregó que la SIC al conceder el registro del signo “SPLENDA” en diferentes Clases, ha actuado contrariando la normatividad y principios de propiedad industrial, por cuanto es evidente que existe confundibilidad marcaria y conexidad competitiva con los productos que ampara la marca “SPLENDID”, registrada con anterioridad. Que al ser improcedente la concesión del registro del signo “SPLENDA”, se debe ordenar la inscripción del registro de la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Inetancional de Niza.

Advirtió que la marca “SPLENDA” fue solicitada anteriormente para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar solamente “[…] endulzadores de bajas calorías derivadas del azúcar o sustitutos del azúcar […]”[5], y fue objeto de traspaso en favor de la sociedad McNEIL PPC INC., contra la cual presentó oposición; que la Administración denegó el registro solicitado, al considerar que la impresión en conjunto despertada por las marcas en confrontación, SPLENDA y SPLENDID, “[…] examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los mismos, sí arrojan confusión, pues es claro que sí existe similitud entre los signos en comparación, encontrándose así que de coexistir en el mercado conllevarían a confusión y dificultad de identificación por parte del consumidor […]”.

Manifestó que se debe tener en cuenta que en el mes de julio de 2009, mediante la empresa YANHAAS, la actora adelantó un estudio de mercado entre el público consumidor, titulado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, el cual arrojó que el 81% de los encuentados señalaron que la marca “SPLENDID” sí podría vender endulzantes/azúcares dietéticos o bajos en calorías.

Mencionó que la complementariedad existente entre los productos de las marcas cotejadas es fácilmente identificada y reforzada más aún, si se tiene en cuenta la publicidad tomada de la página web www.splendaenespañol.com, en la que se muestra como se pueden preparar recetas de “ponqués, panes y galletas” con productos endulzantes bajos en calorías, como es el caso de “SPLENDA”.

Afirmó que la anterior información se complementa con los comerciales televisos de “SPLENDA”, en los cuales se hace clara referencia al uso de este “endulzante” (sic) para la preparación, finalización y complementariedad de productos de confitería, pastelería y galletería. Trajo a colación el antecedente peruano, caso núm. 320655-2007, mediante el cual McNEIL PPC INC. solicitó a registro la marca “SPLENDA” (mixta), en la Clase 30 Internacional en Perú, la cual fue denegada por el Tribunal de dicho Estado, por los aspectos fonéticos y a causa de la conexidad competitiva.

Asimismo, trajo a colación las resoluciones núms. 5241 de 29 de enero de 2010 (Expediente núm. 09-06.2319), 16624 de 31 de marzo de 2009 (Expediente núm. 08-081.931), 63678 de 11 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 04- 042.274), 28583 de 30 de diciembre de 1996 (Expediente núm. 92-239185), expedidas por la SIC, mediante las cuales la mencionada entidad declaró la confundibilidad entre las citadas marcas cotejadas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que que la marca “SPLENDID” (nominativa) carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto frente a la marca previamente registrada, “SPLENDA” (nominativa), resulta indudable que presentan similitudes capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial.

Indicó que entre las marcas cotejadas existen similitudes, en el aspecto ortográfico, fonético e ideológico, que llevarían al público consumidor a error, respecto del origen empresarial de los productos y a pensar que se trata de la misma marca registrada con anterioridad. Asimismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución que dio fin al proceso administrativo quedó debidamente ejecutoriada el 27 de octubre de 2011 y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 1o. de marzo de 2011, razón por la cual se encuentra caducada.

II. 2. La sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486, se cancelaron parcialmente los certificados de registro núms. 128090 y 192280, de la marca “SPLENDID”, de los cuales se excluyó el azúcar; y que, posteriormente, la sociedad McNEIL PPC INC. solicitó el registro como marca del signo “SPLENDA” (nominativa), para distinguir “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o subtitutos de azúcar […]”, en las Clases 5ª y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirmó que la marca “SPLENDA” fue concedida para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por medio de la Resolución núm. 21854 de 30 de abril de 2009, concesión confirmada mediante las resoluciones núms. 7632 de 15 de febrero de 2010 y 50621 de 24 de septiembre de 2010, expedidas en fechas posteriores a la cancelación parcial de la marca “SPLENDID”.

Expresó que el caso de la marca “SPLENDA”, decidido en Perú, no es relevante para el caso colombiano, debido a que la SIC parte de un estudio individual, conforme al principio de autonomía e independencia de las oficinas de registro marcario. Adujo que la marca “SPLENDID” es irregistrable en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “edulcorante o endulzante bajo en calorías”, dado que la sociedad McNEIL PPC INC. goza de un derecho prioritario y preferente, como resultado de la cancelación parcial que obtuvo de los certificados de registro núms. núms. 128090 y 192280 y de que la solicitud de su marca “SPLENDA”, en la Clase 5ª de la citada Clasificación, fue solicitada dos años antes de la solicitud de registro de la marca cuestionada.

Alegó que no es cierto, como la afirma la actora, que “las nuevas solicitudes de registro para la marca SPLENDID corresponden al derecho que tiene COLOMBINA S.A. como empresa de amplicar el marco de sus negocios”, porque la sociedad McNEIL PPC INC. obtuvo la cancelación parcial de los certificados de registro núms. núms. 128090 y 192280, los cuales gozan de presunción de legalidad y excluyeron específicamente el producto “azúcar”.

Adujo que COLOMBINA S.A. no tiene derechos válidos sobre azúcar, productos para endulzar y similares, en cuanto esos productos no se encuentran dentro de los que fueron registrados o porque fueron excluidos del respectivo registro marcario por falta de uso, en providencias expedidas por la SIC, como Oficina Nacional Competente. Anotó que los edulcorantes o endulzantes bajo en calorías, frente a las galletas, dulces, preparaciones hechas de cereales, la pasterlería, la confitería y los bizcochos son productos que no tienen relación de conexidad o similitud alguna, pues no se puede pretender que un consumidor endulce sus bebidas con una galleta o una chupeta sabor a fresa; y que tienen finalidades y canales de comercialización disímiles.

Indicó que los productos identificados con las marcas de la actora (el signo cuestionado y las que ya tiene registradas) no guardan complementariedad, porque unos no necesitan de los otros, “[…] ni se ve que haya motivos para que un consumidor al observar la presentación de un edulcorante de bajas calorías y sustituto de azúcar crea que se trata de un chupete, un bizcocho o una galleta […]”.

Sostuvo que la actora no puede pretender incursionar en el mercado con la expresión “SPLENDID”, ni pretender que mantiene el derecho a alegar conexidad competitiva, basada en productos sobre los cuales renunció expresamente al desistir de las solicitudes o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o cuando le fue negado el registro de “SPLENDID” como marca para productos en los cuales había perdido o no tenía derechos, o porque le fueron cancelados los productos por falta de uso.

Señaló, con respecto al estudio adelantado por la empresa YANHAAS, titulado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, que no se puede predicar objetividad del mismo, por cuanto para conseguir imparcialidad en una encuesta es recomendable hacer preguntas relevantes, concretas y breves, evitar palabras o frases sesgadas, obviar preguntas capciosas que contengan más de una idea, lo que no ocurrió con el cuestionario presentado por dicha empresa.

Expresó que los resultados del estudio presentado no demuestran los supuestos de similitud que exige el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, para concluir que las marcas objeto de conflicto presentan similitud. Lo único relevante que arrojó el mismo es que la marca “SPLENDA” es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías.

Adujo que las recetas para hacer en casa, que aparecen en la página web de la marca “SPLENDA”, no indican la supuesta conexidad alegada por la actora, porque dicha marca no produce ni comercializa productos similares o idénticos a los amparados con la marca “SPLENDID”. Explicó que el consumidor puede hacer el correspondiente raciocinio mental y concluir que el producto “SPLENDA” puede endulzar toda clase de productos, como el café, té, salsas, entre otras, pero que no es posible endulzar un tinto con una galleta, o que va a utilizar el citado producto para endulzar unas galletas ni va a llegar a la conclusión que ese producto final es “SPLENDID” o que fue endulzado con el mismo.

Agregó que la marca “SPLENDA” es notoria, debido a que está registrada y es usada en diferentes Estados del mundo; y que en el portal notoriamente conocido aol.com, se encuentran aproximadamente 5.670.000 resultados que hacen referencia a dicha marca y a nivel mundial existen numerosas páginas web sobre esa marca. Por último, propuso la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de hechos, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda; no los presentó como lo exige la ley, esto es, debidamente determinados, clasificados y numerados; y los confundió con los fundamentos de derecho e hizo una mezcla de estos con consideraciones de derecho, que formuló de manera general y abstracta.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable como marca, porque tiene derechos marcarios amparados en Colombia sobre su marca “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Reiteró, además, que los productos “edulcorante o endulzante bajo en calorías”, de la Clase 5ª de la citada Clasificación, que pretende amparar la marca cuestionada, tienen conexidad competitiva con aquellos productos identificados por esa marca, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, los productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería, de la cual ya es titular.

IV.2- La SIC, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que las marcas cotejadas tienen similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas, lo cual generaría riesgo de confusión en el mercado. Adicionalmente, adujo que presentan conexidad competitiva, ya que los signos enfrentados identifican los mismos productos, tienen los mismos canales de comercialización y se promueven mediante iguales medios de publicidad.

IV.3- La sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en denegar las pretensiones de la demanda, porque la marca “SPLENDID” fue cancelada por no uso, para distinguir azúcar, razón por la cual la actora no tiene un derecho sobre esta marca para identificar esos productos. IV.4- En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[6]: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, llamados expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdivide en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas características o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una conexión conceptual que evoca ciertas características o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros afectados en el mercado. […] 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 4.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 50656 de 24 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, se tiene que el artículo 136, numeral 2, del CCA es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. […] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]”.

Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 21 de febrero de 2011, según consta a folio 178, del cuaderno núm. 1, y no el 1º de marzo de 2011, conforme lo anotó la parte demandada, pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda (folio 179 del citado cuaderno).

Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa[7], se notificó a la parte actora el 20 de octubre de 2010[8], y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 21 de octubre de 2010 y venció el 21 de febrero de 2011. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 21 de febrero de 2011, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época y, como consecuencia de ello, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada. Y en relación con la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de hechos”, propuesta por la sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda y no los presentó como lo exige la ley, la Sala considera, en primer lugar, que tal situación correspondería a la “Ineptitud de la demanda por falta de cualquiera de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del CPC.

Hechos” de la demanda, en el cual se determinaron, clasificaron y numeraron los mismos del 1 al 10. En efecto, se advierte que los hechos determinados en la demanda muestran con claridad que su propósito es lograr que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21846 de 30 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 07634 de 15 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 50656 de 24 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad en mención, mediante las cuales se denegó el registro de la marca “SPLENDID” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.[9] Por consiguiente, no tiene vocación de prosperidad dicha excepción. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 21846 de 2009, denegó el registro del signo “SPLENDID” (nominativo), a la sociedad COLOMBINA S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulcorante o endulzante bajo en calorías [ ]”, por ser similar a la marca “SPLENDA” (nominativa), que ampara “[…] un endulzante bajo en calorías [ ]”, productos de la citada Clase 5ª, y por tener conexidad competitiva.

Al respecto, la demandante alegó que su marca es registrable como marca, porque tiene derechos marcarios amparados en Colombia sobre esa marca, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y que los productos “[…] edulcorante o endulzante bajo en calorías […]”, de la Clase 5ª de la citada Clasificación, que pretende amparar la marca cuestionada, tienen conexidad competitiva con aquellos productos identificados por esa marca, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, los productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería. Asimismo, adujo, que la SIC al conceder el registro del signo “SPLENDA” en diferentes Clases, ha actuado contrariando las normatividad y principios de propiedad industrial, por cuanto es evidente que existe confundibilidad marcaria y conexidad competitiva con los productos que ampara la marca “SPLENDID”, registrada con anterioridad.

Que al ser improcedente la concesión del registro del signo “SPLENDA”, se debe ordenar la inscripción del registro de la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Inetancional de Niza. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 y sobre las demás normas indicó: “[…] No procede la interpretación del artículo 134, 154 y 155, literal d), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia los temas de concepto de marca y la infracción marcaria.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza [ ]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SPLENDID MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA)[10] SPLENDA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)[11] La Sala observa que las marcas controvertidas consisten exclusivamente de un elemento denominativo. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.[12] Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDID” y “SPLENDA”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es “ID”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “A” de la marca “SPLENDA”, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud: SPLENDID- SPLENDA SPLENDID-SPLENDA SPLENDID- SPLENDA SPLENDID- SPLENDA SPLENDID-SPLENDA SPLENDID- SPLENDA SPLENDID- SPLENDA SPLENDID-SPLENDA SPLENDID- SPLENDA SPLENDID- SPLENDA SPLENDID-SPLENDA SPLENDID- SPLENDA En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es[13].

En dicho pronunciamiento, se señaló: “[…] Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es la letra “A”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “ID” de la marca previamente registrada, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud: SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es[15].

En conclusión, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en cuanto que existe similitud desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual entre las marcas cotejadas. […]”. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado “SPLENDID” y la marca “SPLENDA”, existe riesgo de confusión directa.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018[16] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ].” Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[17], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, en el sentido de que ella tiene derechos marcarios amparados en Colombia sobre la marca “SPLENDID”, que identifica productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales tienen conexidad con los productos, que pretende distinguir el signo cuestionado, la Sala estima que no le asiste razón, pues de acuerdo con lo previsto en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486, la protección de la marca opera es frente a las marcas que no sean sean idénticas o no se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca no pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, pero en el caso sub examine, como ya se dijo, hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor, al ser el signo solicitado similar a una marca previamente registrada.

Al respecto, la Sala puntualiza que el hecho de que con anterioridad la SIC hubiera concedido a la actora el registro de la marca “SPLENDID” para amparar productos de las citadas clases 29, 30 y 33, así como el hecho de que la marca esté registrada en Perú, no implican que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean de la misma actora y del mismo signo “SPLENDID”, amén de que en este caso se trata de amparar productos de diferente clase[18].

Cabe señalar, sobre este asunto, que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 17-IP-98, advirtió lo siguiente: “[…] Para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad….

Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria[…]”.[19] (Destacado fuera de texto). Al efecto es del caso traer a colación la sentencia de 11 de octubre de 2006[20], en la cual esta Sección precisó que el hecho de que la marca cuestionada se encuentre previamente registrada en otra Clase no implica que la SIC deba acceder obligatoriamente a su registro.

En dicha oportunidad, la Sala sostuvo: “[…] La Sala en primer lugar precisa que el hecho de que con anterioridad la Superintendencia hubiera concedido a la actora el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES para amparar productos de las clases 9 y 41 así como el hecho de que la marca esté registrada en los Estados Unidos de América no implica que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean del mismo actor y del mismo signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES; en el caso presentado además se trata de amparar productos de diferente clase; de otro lado, la marca se concede previo el trámite correspondiente, para ser usada dentro de la jurisdicción del Estado donde se concedió. Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que: “…para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad….

Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria ” (subrayado propio)”. […]”. (Resaltado fuera de texto). Además, debe aclararse que la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[21], respecto a los productos para los cuales requiere su protección; y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores[22].

Por las mismas razones referidas en el párrafo anterior, la Sala no tendrá como elemento de juicio el antecedente peruano, caso núm. 320655-2007, ni las resoluciones núms. 5241 de 29 de enero de 2010 (Expediente núm. 09- 06.2319), 16624 de 31 de marzo de 2009 (Expediente núm. 08-081.931), 63678 de 11 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 04-042.274), 28583 de 30 de diciembre de 1996 (Expediente núm. 92-239185), expedidas por la SIC, traídas a colación por la actora.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que si bien en el expediente obra un estudio de mercado, titulado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, realizado por YANHAAS, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, lo cierto es que a esta Sala le corresponde realizar el examen de la registrabilidad de las marcas cotejadas, atendiendo a los criterios que se esbozan en la interpretación prejudicial, rendida por el Tribunal en este proceso, la cual es vinculante, de conformidad con el artículo 35[23] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina[24].

Y en lo atinente al argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, relativo a que la marca “SPLENDA” es notoria, debido a que en el portal aol.com se encuentran aproximadamente 5.670.000 resultados que hacen referencia a dicha marca; y que a nivel mundial existen numerosas páginas web sobre esa marca, la Sala considera que no son de recibo dichos argumentos, dado que no hay prueba dentro del proceso que de cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del signo en mención, ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que dicho signo fuera conocido por un alto porcentaje de la población en general, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca[25].

Por último, cabe mencionar que no es de recibo el argumento de la actora, referente a que la SIC no debió conceder el registro del signo “SPLENDA” en diferentes clases y que al otorgarlo, actuó contrariando las normatividad y principios de propiedad industrial, dado que dicha marca no es objeto de análisis de registrabilidad en este caso[26], aunado a que las decisiones que concedieron el registro de la misma se encuentran amparadas por la presunción de legalidad.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 136, literal a) y 151[27] de la Decisión 486, interpretados por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al denegar la marca “SPLENDID”, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA las excepciones de caducidad de la acción, propuesta por la parte demandada y de ineptitud de la demanda, formulada por la sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de diciembre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Salva voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00085-00 Actor: COLOMBINA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 16 de diciembre de 2020, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por la sociedad COLOMBINA S.A. Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- La sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 21846 de 30 de abril de 2009 y 07634 de 15 de febrero de 2010, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, "Por la cual se decide una solicitud de registro" y "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", respectivamente; y 50656 de 24 de septiembre de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación".

A través de estos actos administrativos se negó el registro de la marca “SPLENDID” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COLOMBINA S.A. A juicio de la demandante, los actos acusados son violatorios de los artículos 134, 136, literal a), 154, y 155, literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en razón a que la SIC desconoció el derecho que tiene como titular de las marcas “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, previsto en el artículo 154 ibidem.

Aduce, en síntesis, que la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable como marca, porque tiene derechos marcarios amparados en Colombia sobre su marca “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y que su marca “SPLENDID” tiene una larga trayectoria y presencia en el mercado colombiano y, por lo tanto, goza de suficiente reconocimiento y distintividad.

Estima que la SIC al conceder el registro del signo “SPLENDA” en diferentes Clases, ha actuado contrariando las normatividad y principios de propiedad industrial, por cuanto es evidente que existe confundibilidad marcaria con los productos que ampara la marca “SPLENDID”, registrada con anterioridad. Que al ser improcedente la concesión del registro del signo “SPLENDA”, se debe ordenar la inscripción del registro de la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Sobre el particular, en primer lugar, señaló que: “[…] respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDID” y “SPLENDA”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es “ID”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “A” de la marca “SPLENDA”, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas […] En lo referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND” […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO” […]”.

Luego, la sentencia indicó que: “[…] “SPLENDID” (nominativa) fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulcorante o endulzante bajo en calorías [ ]”. Por su parte, la marca “SPLENDA” (nominativa), distingue los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] un endulzante bajo en calorías […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas identifican los mismos productos y estos pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza […] Son sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos son iguales, como se dijo anteriormente, por cuanto tanto el signo cuestionado “SPLENDID” como la marca “SPLENDA” identifican endulzantes bajos en calorías […]” (Énfasis propio).

De esta forma, se concluyó que “[…] dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo […] Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente […]”.

En ese orden, a juicio de la mayoría, no se violaron los artículos 136, literal a) y 151 de la Decisión 486, interpretados por el Tribunal; y le asistió razón a la SIC al denegar la marca “SPLENDID”, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual se mantuvo incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, sí había lugar a declarar la nulidad del acto acusado, teniendo en cuenta los antecedentes de los registros de las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID” contenidos en las sentencias de 1.º de junio de 2020 y 16 de diciembre de 2020, que enseguida se detallan, en los cuales, además de la falta de conexidad competitiva, se señalaron suficientes diferencias para permitir el registro de la primera.

La sentencia de 1.º de junio de 2020 negó la pretensión de nulidad del proceso que se tramitó con el radicado número 2011-00088-00, en el que coinciden las partes y el cargo alegado con el radicado de la referencia. En dicha providencia se analizó la nulidad de la Resolución núm. 26987 de 29 de mayo de 2009, que concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar […]”.

Al respecto la Sala sostuvo lo siguiente: “ […] En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por el signo cuestionado, y los productos de la Clase 30 de la citada Clasificación, que distingue la marca previamente registrada de la actora, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí […] Por lo tanto, la Sala observa que entre los productos identificados por los signos en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial.

Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor […]”. (Énfasis propio). La anterior tesis fue prohijada en la sentencia del 16 de diciembre de 2020, que resolvió el proceso que se tramitó con el radicado número 2011- 00090-00, en el que de igual forma coinciden las partes y el cargo alegado con el radicado de la referencia. En esa oportunidad la Sala sostuvo lo siguiente: “[…] la Sala estima procedente prohijar las consideraciones expuestas en la sentencia de 1.º de junio de 2020 […] no sin antes precisar que en el presente caso se están enfrentando productos pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si bien en la sentencia de 1.º de junio de 2020 la marca cuestionada amparó los mismos endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar, lo cierto es que en ese caso eran productos de la Clase 5ª de la citada Clasificación […] En este sentido, la Sala reitera que la marca solicitada, SPLENDA, posee la condición de “distintividad” necesaria y no ofrece al consumidor posibilidad alguna de confusión o error de signos, razón suficiente para: i) afirmar que no se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, ni se desconoció derecho alguno de la actora, como titular de la marcas previamente registradas, SPLENDID; y ii) mantener incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados […]”.

(Énfasis propio). En mi opinión, la Sala debió reiterar el criterio expuesto en los casos inversos, 2011-00088-00 y 2011-00090-00, en los que se concedió el registro de la marca “SPLENDA”, para distinguir productos de la Clase 5ª y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, según el cual, entre las marcas en disputa no existía relación o conexión competitiva, para permitir el registro de la marca SPLENDID en la clase 5a, pues nada justifica que se le haya dado un trato desigual.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [4] En adelante Decisión 486. [5] Expediente núm. 92-321.350 [6] Proceso 431-IP-2019. [7] La Resolución núm. 50656 de 24 de septiembre de 2010, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 21846 de 30 de abril de 2009. [8] Así consta en la certificación expedida por la Secretaría General Ad Hoc de la SIC, visible a folio 19 del cuaderno núm. 1. [9] En igual sentido, se resolvió dicha excepción en la sentencia 11 de junio de 2020.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de junio de 2020, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00088-00. [10] Folio 188 del C. Principal [11] Folio 188 del C. Principal [12] Proceso 431-IP-2019 [13] Diccionario de la Real Academia Española. Consultada el 9 de diciembre de 2020. [14]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de junio de 2020, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00088-00. [15] Diccionario de la Real Academia Española.

Consultada el 15 de febero de 2019. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00314-00. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00065-00. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2006.

C.P. MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Radicación núm. 2003-00346. [19] Proceso 17-IP-98 del 21 de abril de 1998 [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2006. C.P. MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Radicación núm. 2003-00346. [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00. [23] Artículo 35.

El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. [24]Dicho criterio fue señalado en idénticos términos en la sentencia de 1º de junio de 2020, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00088-00, proceso en el cual coinciden las mismas partes y el argumento sobre el referido estudio de mercado.

Al respecto, se sostuvo: “[…] Aunado a lo anterior, la Sala debe señalar que si bien es cierto que en el expediente obra un estudio de mercado, titulado ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID, realizado por la YANHAAS, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, lo cierto es que a esta Sala le corresponde realizar el examen de la registrabilidad de las marcas cotejadas, atendiendo a los criterios que se esbozan en la interpretación prejudicial, rendida por el Tribunal en este proceso, la cual es vinculante, de conformidad con el artículo 35 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. [25] Criterio señalado en la sentencia de 28 de agosto de 2020.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00197- 00. [26] La marca objeto de análisis de registrabilidad es “SPLENDID” (nominativa). [27] Esta disposición se interpretó de oficio por el Tribunal.