11001-03-24-000-2010-00059-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO - Del signo mixto SODA SOL en cuanto al producto cerveza / PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES – Para ser así considerados deben tener la misma naturaleza o finalidad, ser sustituibles o ser conexos o relacionados / GASEOSAS Y CERVEZAS – Son del mismo género y tienen una conexidad competitiva cercana / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – No procede respecto del signo mixto SODA SOL por existir conexión competitiva entre los productos cervezas y gaseosas y haberse demostrado el uso de este último / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala observa que no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca mixta “SODA SOL”, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas” porque, aunque su titular no logró probar el uso del referido producto, se determina que los productos “cervezas” y “gaseosas”, en este caso, son similares y existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre ellos y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor.

Asimismo, debe advertir, conforme se señaló en la citada sentencia de 19 de noviembre de 2018, que si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta “SODA SOL” en relación con “cervezas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos.

Por lo tanto, la SIC, no violó el artículo 165 de la Decisión 486, en el acto acusado, al denegar la cancelación parcial por no uso de la marca “SODA SOL” y mantener su registro con respecto a los productos “cervezas”, con fundamento en un análisis de similitud de dichos productos y las gaseosas. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00059-00 Actor: CCM, IP S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: NO ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DEL REGISTRO DE LA MARCA MIXTA “SODA SOL”, QUE IDENTIFICA PRODUCTOS DE LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, EN EL SENTIDO DE EXCLUIR DE SU COBERTURA EL PRODUCTO “CERVEZAS” PORQUE, AUNQUE SU TITULAR NO LOGRÓ PROBAR EL USO DE DICHO PRODUCTO, SE DETERMINA QUE LOS PRODUCTOS “CERVEZAS” Y “GASEOSAS”, TIENEN UNA RELACIÓN DE CONEXIDAD COMPETITIVA CERCANA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CCM, IP S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 48665 de 28 de septiembre de 2009 "Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se confirme la Resolución núm. 21352 de 30 de abril de 2009, emanada de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, en el sentido de cancelar parcialmente el registro de la marca “SODA SOL” (mixta), excluyendo de su cobertura el producto “cervezas”, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina[2]. 3ª.

Que como consecuencia de ello, se disponga que la cobertura del certificado de registro núm. 291596, correspondiente a la marca “SODA SOL” (mixta), sea limitada única y exclusivamente para distinguir “[…] aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 11 de agosto de 2008 presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “SODA SOL”, que distingue productos comprendidos en la Clase 32[3] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[4], cuyo titular es la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS argumentó que es titular de las marcas mixtas “KOLA SOL”, “LIMONADA SOL”, “SODA SOL” y “KOLA LIGTH”, las cuales han sido comercializadas durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso de la marca “SODA SOL”. 3º: Que mediante la Resolución núm. 21352 de 30 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[5] de la SIC, decidió cancelar parcialmente el registro de la marca “SODA SOL”, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cerveza”. 4º: Que contra la citada resolución la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 29810 de 18 de junio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.

El segundo, mediante Resolución núm. 48665 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, denegó la cancelación por no uso del registro correspondiente a la marca “SODA SOL”. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 165, inciso 3, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que el examen que se debe realizar para determinar si es procedente la cancelación del registro de una marca, es el de “identidad similitud entre productos y servicios” y, no como erradamente lo hizo la entidad demandada al aplicar criterios de confundibilidad, lo que condujo a que se estableciera una inexistente relación entre los productos excluidos de la cobertura de la marca “SODA SOL” y los que fueron mantenidos bajo su amparo.

Adujo que son absolutamente diferentes los parámetros aplicables en cuanto al objeto y finalidad, para realizar el estudio del registro de una marca y el de cancelación por no uso. Indicó que el criterio normativo que se debe aplicar para establecer la procedencia o no de la cancelación por no uso del registro de una marca, debe ser de “identidad o similitud específica” y únicamente entre productos o servicios análogos, y no como equivocadamente se efectuó, estableciendo una supuesta relación de conexidad de los productos con el fin de identificar si se podría crear riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, estudio que se realiza únicamente al momento de realizar un examen de registrabilidad de un signo. Expresó que la figura de la cancelación por no uso total o parcial de un registro marcario, tiene como finalidad evitar que existan monopolios indebidos respecto de algunos signos que no hacen uso real o efectivo en el mercado sobre los productos que amparan y procedería sobre aquellos artículos que sean idénticos o sean directamente sustituibles y que fueron incluidos cuando se presentó la solicitud de registro de la respectiva marca.

Alegó que la naturaleza de las gaseosas y las cervezas es completamente diferente, no son similares, en tanto no son sustituibles entre sí y, por lo tanto, no es de recibo la afirmación expuesta por la SIC al indicar que la finalidad esencial de la cerveza es quitar la sed igual que lo haría una gaseosa; de hecho, la cerveza es consumida como una bebida embriagante por contener alcohol y posee una importancia histórica, social y gastronómica con un gran contenido patrimonial y cultural a nivel nacional e internacional, lo cual no ocurre con la gaseosa, que es simplemente un refresco para quitar la sed. Advirtió que es erróneo considerar que tanto la cerveza como las gaseosas se comercializan en los mismos lugares, un ejemplo claro es que el uso y expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad se encuentra regulado por la Ley y los dos productos no pueden ser expuestos o exhibidos al público en los mismos estantes de los supermercados; en efecto la ubicación de la cerveza se encuentra en una sección dedicada específicamente a esta clase de líquidos, mientras las gaseosas se encuentran ubicadas en la zona de alimentos ligeros, snacks y golosinas, cuyos consumidores son generalmente niños.

Manifestó que existe un tipo de cerveza que no tiene contenido alcohólico lo que la convierte en un caso relativo y excepcional porque lo lógico es que es una bebida a base de malta fermentada contiene alcohol. Por lo anterior, no es dable que se pongan las bebidas referidas en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que el contenido alcohólico de la cerveza es fundamental para determinar claras diferencias entre los dos productos, además del impacto social que presenta cada uno de ellos.

Concluyó que entre las bebidas en cuestión se presentan grandes diferencias sustanciales y desconocerlas para concluir que, tanto la una como la otra, solo sirven para “quitar la sed”, resultaría contrario a los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales marcarios. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que existe relación de similitud entre las “bebidas gaseosas” y “cervezas”, que permite mantener vigente el amparo de la marca “SODA SOL”, frente a las cervezas, pues ambos productos calman la sed del consumidor; se utilizan para acompañar las comidas; pueden llegar a ser intercambiables, en la medida que son comercializados en los mismos lugares y presentan los mismos sistemas de publicidad; a veces son complementarios y se usan en conjunto por su naturaleza afín; utilizan envases para su presentación y venta; y son gaseosos.

Manifestó que teniendo en cuenta que el titular de la marca “SODA SOL” (mixta) probó el uso en relación con las bebidas “gaseosas”, se debió mantener el amparo de dicha marca frente al producto “cervezas”, debido a la similitud que se presenta entre dichos productos. Expresó que el Superintendente Delegado para la Propiedad de la SIC aplicó correctamente los criterios definidos por la Jurisprudencia para el caso específico.

Explicó que si bien es cierto que en el acto acusado se indican algunos factores de conexidad entre los productos amparados, también lo es que ello no implica que la SIC se haya apartado de los lineamientos jurisprudenciales. Anotó que en la misma resolución demandada se reconoce que son disímiles los estudios a realizar frente a la cancelación y sobre la confundibilidad entre las marcas, pero que se comparten los criterios relativos a factores de conexidad.

II.2. La LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal. Advirtió que lo que se busca con el estudio de identidad o similitud es determinar el grado de conexidad entre productos ubicados en una misma clase y si del estudio se desprende que tal conexidad existe, entre los productos, respecto de los cuales recae el uso y los productos no usados, la pretendida cancelación no tendrá lugar.

Adujo que la cerveza fue creada y actualmente es usada como una bebida refrescante que calma la sed. Expresó que es importantísimo tener en cuenta que en varios países, incluyendo Colombia, es costumbre habitual mezclar una cerveza y una gaseosa y que este producto mezclado se comercializa y se encuentra incluido dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En España, por ejemplo, es muy popular el consumo de un producto denominado “clara”, mezcla de cerveza y gaseosa. Adicionalmente, existe la posibilidad de fabricar y comercializar “cerveza sin alcohol”. Señaló que no era posible cancelar parcialmente la marca cuestionada y eliminar el producto “cerveza”, por cuanto este se encuentra directamente relacionado con gaseosas y bebidas refrescantes.

Indicó que si uno de los objetivos finales de la figura de la cancelación por no uso es permitir que una persona interesada en el uso y registro de la marca no usada pueda acceder al registro, esta finalidad no era viable en el caso bajo estudio, por cuanto no sería posible legalmente la coexistencia registral de las marcas “SOL”, a nombre de titulares diferentes, una para “cervezas” y otra para “gaseosas y bebidas refrescantes”.

Sostuvo que la conexión competitiva entre los productos “cervezas” y “gaseosas” es clara. Los dos productos tienen la misma finalidad: calmar la sed, acompañar los alimentos, entre otros. Alegó que la posibilidad de fabricar y comercializar “cerveza sin alcohol” convierte el producto en una bebida apta para el consumo de todo púbico, incluso niños y mujeres en estado de embarazo.

Por último, solicitó tener en cuenta, como precedentes jurisprudenciales, las sentencias de la Sección Primera del Consejo de 8 de junio de 2000[6] y de 31 de enero de 2008[7]. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que las gaseosas y las cervezas no son productos de la misma naturaleza; no son sustituibles; y que tienen diferentes medios de publicidad y consumidores. IV.2- La SIC, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que existe relación de similitud entre las “bebidas gaseosas” y “cervezas”, lo que permite mantener vigente el registro de la marca “SODA SOL”, para identificar todos los productos que inicialmente amparaba, entre ellos, las cervezas, dado que tienen la misma finalidad; son intercambiables, complementarios y se usan en conjunto por su naturaleza afín; son comercializados en los mismos lugares y presentan los mismos sistemas de publicidad; utilizan envases para su presentación y venta; y son gaseosos.

Asimismo, señaló que los argumentos de la demanda no cuestionan la valoración de las pruebas efectuada por la SIC, sino que se centran, principalmente, en su inconformidad en cuanto la exclusión de las “cervezas”, como productos amparados por la marca “SODA SOL”, por estar relacionados con los productos, a los cuales se redujo su registro.

IV.3- El tercero con interés directo en las resultas del proceso insistió en que deben denegarse las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la marca cuestionada ha sido suficientemente usada en el mercado y que su uso se extiende a las “cervezas”, pues su “status” es igual a aquel que tienen las gaseosas y bebidas, como el agua y jugos.

Adicionalmente, indicó que se debe estudiar la conexidad entre las cervezas y gaseosas. IV.4- En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[8]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno la demandante solicita que como producto de la nulidad de la resolución impugnada se confirme la decisión de cancelar parcialmente el registro de la marca SODA SOL (mixta), que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, que se mantenga la cancelación del registro marcario para el producto “cervezas”, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Énfasis agregado). 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 1.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 1.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 1.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de Resolución núm. 48665 de 28 de septiembre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante la cual la SIC revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 21352 de 30 de abril de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que decidió cancelar parcialmente el registro de la marca mixta “SODA SOL”, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cerveza” y, en consecuencia, denegó la cancelación por no uso de la citada marca, registrada con el certificado núm. 291596, a la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la siguiente manera: “[…]

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 21352 de 30 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar la cancelación por no uso del Certificado de Registro No. 291596, correspondiente a la marca SODA SOL (mixta), registrada a nombre de la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza […]” (Destacado fuera de texto). Para el efecto, la entidad demandada fundamentó la citada resolución acusada, en las siguientes razones: “[…] Valoración en conjunto La División de Signos Distintivos por medio de la valoración efectuada a las pruebas aportadas por el titular del registro marcario solicitado a cancelación, consideró acreditado el uso real y efectivo de la marca SODA SOL para identificar bebidas gaseosas de la Clase 32a Internacional, considerando entonces viable excluir las “cervezas” de la reivindicación de productos inicialmente concedida y como consecuencia de ello limitar los productos a identificar por el signo SODA SOL a: “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" La División de Signos Distintivos por medio de la valoración efectuada a las pruebas aportadas por el titular del registro marcario solicitado a cancelación, consideró acreditado el uso real y efectivo de la marca SODA SOL para identificar bebidas gaseosas de la Clase 32a Internacional, considerando entonces viable excluir las “cervezas” de la reivindicación de productos inicialmente concedida y como consecuencia de ello limitar los productos a identificar por el signo “SODA SOL” a: “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" […] Ahora bien, esta Delegatura entiende que ante la falta de prueba de uso de todos los productos amparados por el registro debía la resolución recurrida ordenar la limitación de los productos frente a los cuales no se hubiese probado dicho uso y, para ello, debió analizar su identidad o similitud de manera que correspondan a una misma naturaleza y finalidad.

Encuentra esta Delegatura que las bebidas gaseosas y las cervezas guardan relaciones de similitud que permiten mantener vigente el registro marcario del signo SODA SOL para identificar todos los productos inicialmente amparados. Así, nótese que la finalidad de ambos productos está dirigida, principalmente, a calmar la sed del consumidor, siendo asimismo, ambos productos, utilizados usualmente para acompañar la ingesta de productos alimenticios.

De igual forma, es pertinente anotar que las bebidas gaseosas y las cervezas debido a sus relaciones de intercambiabilidad son usualmente comercializadas en los mismos lugares y presentan los mismos medios publicitarios, y, además, dichos productos presentan ocasionalmente relaciones de complementariedad y uso conjunto, gracias a su similar naturaleza, toda vez que la mezcla de las mismas se presenta como una preparación o receta de consumo habitual, así, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española contiene, como uno de los múltiples significado de la palabra clara, el siguiente: “30. f. Cerveza con gaseosa.”[…].

Por otro lado la presentación líquida de ambos productos implica la utilización de los mismos envases como botellas de vidrio y latas. Por ende, teniendo en cuenta que las cervezas también se presentan como productos gaseosos, la diferencia principal existente entre estos productos y las bebidas gaseosas es el contenido alcohólico de las cervezas, característica que limita su público consumidor a personas mayores de edad, sin embargo, atendiendo las demás relaciones entre los productos, antes anotadas, este hecho no implica una diferenciación evidente entre los mismos, más aun teniendo en cuenta la existencia de las llamadas “cervezas sin alcohol” y de las “maltas" y las "cervezas elaboradas a partir de la malta”, hecho que permite inferir que ambos productos se pueden fabricar a partir de los mismos ingredientes presentando por ende un sabor similar.

Así, aún a pesar del contenido alcohólico de la cerveza, debido a su naturaleza y forma de consumo, dicho producto se encuentra contenido en la Clase 32a Internacional junto a otras bebidas no alcohólicas y no en la Clase 33a Internacional correspondiente a los licores. En conclusión, una vez la División de Signos Distintivos determinó probado el uso de la marca SODA SOL para identificar bebidas gaseosas debió mantener el registro del mismo para cervezas, debido a la similitud presente entre dichos productos y atendiendo lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando sostuvo: "Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados”.

Se aclara, en todo caso, que los criterios que orientan la figura de la cancelación parcial del registro marcario no son los mismos que orientan el examen de confundibilidad entre signos, toda vez que, en tanto la finalidad de la figura de la cancelación parcial es excluir de los productos reivindicados por el signo aquellos frente a los cuales no se acredite un uso real ni tengan relaciones estrechas frente a los productos frente a los cuales se acredita efectivamente la utilización del signo, la finalidad de un análisis de confundibilidad es determinar la reqistrabilidad de un signo frente a la posible existencia de riesgo de confusión frente a otro signos previamente registrado, teniendo en cuenta no solo la conexión competitiva entre los productos o servicios reivindicados por cada uno de ellos sino la composición estructural de cada conjunto marcario, y teniendo en cuenta que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”. De esta forma, aunque el análisis de relación de productos en una acción de cancelación comparta con el análisis de confundibilidad marcaría ciertos criterios relativos a los factores de conexión entre productos o servicios según su naturaleza, finalidad y grado de conexidad, no puede desconocerse que las finalidades distintas de cada una de estas figuras implican razonamientos disímiles, especialmente si se tiene en cuenta que el análisis efectuado en una cancelación parcial se limita a la relación entre los productos o servicios respectivos de una misma clase internacional, en tanto un análisis de confundiblidad marcaría tiene en cuenta, además de la conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, que pueden o no estar incluidos en la misma clase internacional, la composición estructural de cada signo en conjunto, para así determinar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión, ya sea directa o indirecta, entre los signos en conflicto.

Así, en un análisis de confundibilidad marcaría es viable determinar la irregistrabilidad de un signo pretendido, similar a una marca registrada con un nivel de distintividad fuerte debido a su carácter caprichoso o de fantasía, aun cuando los signos pretendan identificar productos o servicios con una conexidad competitiva leve, teniendo en cuenta la interdependencia existente entre los factores que determinan la existencia de riesgo de confusión entre los signos (estructura de los conjuntos marcarios y productos o servicios pretendidos o reivindicados).

En tanto en la figura de la cancelación parcial es viable mantener la reivindicación de productos o servicios frente a los cuales no se hubiera acreditado su uso en la medida en que los mismos guarden relación suficiente de conexidad con los productos o servicios efectivamente identificados por el signo, teniendo en cuenta la posibilidad razonable que el titular del registro marcario pueda identificar en un futuro con el signo en cuestión productos o servicios similares a los que actualmente distingue en el mercado, según una previsibilidad sensata de crecimiento empresarial, siendo improcedente mantener la reivindicación para productos o servicios frente a los cuales los productos o servicios identificados guarden relaciones leves o lejanas de conexidad. […]” (Destacado fuera de texto).

Al respecto, la actora alegó que procede la cancelación parcial por no uso, de la marca mixta “SODA SOL”, registrada para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que los productos “gaseosas” y “cervezas”, incluidos en la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no son similares, dado que no tienen la misma naturaleza, ni son sustituibles entre sí y tienen diferentes medios de publicidad y consumidores.

Además, adujo que el criterio normativo que se debe aplicar para establecer la procedencia o no de la cancelación por no uso del registro de una marca, debe ser de “identidad o similitud específica” y únicamente entre productos o servicios análogos, y no como equivocadamente se efectuó, estableciendo una supuesta relación de conexidad de los productos con el fin de identificar si se podría crear riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, estudio que se realiza únicamente al momento de realizar un examen de registrabilidad de un signo. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículos 165, inciso 3, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. […] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. […]”.

En atención a lo anterior, el debate esencial gira en torno a establecer si es procedente o no la cancelación parcial por no uso, de la marca mixta “SODA SOL”, registrada para distinguir productos de la Clase 32[9] de la Clasificación Internacional de Niza, analizando la identidad o similitud de los productos “gaseosas” y “cervezas”, incluidos en la misma Clase, a efectos de establecer si el acto administrativo acusado viola el artículos 165 de la Decisión 486.

Ello, habida cuenta que la sociedad actora no cuestiona la valoración probatoria realizada por la entidad demandada a fin de determinar el uso real y efectivo de la marca cuestionada, sino determinar si procedía negarse la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro de la marca mixta “SODA SOL”, concedida para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, luego de estar probado que no se usó real y efectivamente para el producto “cervezas” de dicha clase y, específicamente, si en el acto administrativo acusado se analizó correctamente la conexidad del producto “cervezas” con los demás productos de la misma Clase 32, especialmente con el producto “gaseosas”.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

Cabe señalar que, sobre esta materia, la Sala en sentencia 12 de noviembre de 2020[10], precisó que para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. Así discurrió la Sala: “[…] El Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 141-IP-2013, traída a colación tanto en la sentencia de 22 de enero de 2015 como en la reciente providencia de 24 de septiembre de 2020, señaló que para que los productos o servicios sean similares deben tener la misma naturaleza o finalidad, pero que igualmente se puede ampliar dicho concepto en este caso a que sean conexos o relacionados.

Para tal efecto, adujo: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.[11] La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.”[12] (Las negrillas y subrayas fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, queda claro “que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados”[13].

Dicho criterio ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en otras, en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso núm. 207-IP-2014, traída a colación en la sentencia de 12 de julio de 2018[14], en la que se precisó: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados.[…]”. En el caso bajo examen, es menester advertir que respecto de la conexidad entre los productos “gaseosas”, de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre los cuales sí se probó el uso de la marca “SODA SOL” (mixta), y frente a los que no se probó el uso de la misma, esto es: “cervezas”, comprendidos también en la citada Clase 32, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse.

En efecto, en sentencia de 19 de noviembre de 2018[15], que ahora se prohíja, se denegaron las pretensiones de la demanda, proceso en el que coinciden las mismas partes y el cargo alegado, esto es, el relativo a la conexidad entre los productos “gaseosas”, sobre los cuales se demostró el uso y respecto de los no usados “cervezas”, en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que son los mismos que se alegan en este proceso[16].

En dicho pronunciamiento, se señaló: “[…] El problema jurídico 17. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la demanda y en la Interpretación Prejudicial, si es procedente o no la cancelación parcial por no uso, de la marca mixta LIMONADA SOL registrada para distinguir productos de la Clase 32[17] de la Clasificación Internacional de Niza, analizando la identidad o similitud de los productos “gaseosas” y “cervezas” incluidos en la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a efectos de establecer si el acto administrativo acusado viola los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. […] 19.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. […] Interpretación Prejudicial 449-IP-2015 de 19 de febrero de 2016 33.La Sala Procederá a resaltar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial[18]: “[…]

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. El Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son los siguientes: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia […]”.

(Destacado de la Sala). Análisis del caso concreto 34. Corresponde a esta determinar si es procedente la cancelación parcial por no uso de la marca mixta LIMONADA SOL, específicamente respecto del producto “cervezas”, a efectos de establecer si el acto administrativo acusado viola los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 analizando la identidad o similitud de los productos “gaseosas” y “cervezas” comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 35.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad. […] 46. La Sala considera, respecto de la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que el producto “cervezas”, aunque hace parte de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, tiene conexidad competitiva con el producto para el cual sí se probó el uso, es decir, el producto “gaseosas”. 47.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial que “[…] para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza […]”.

Análisis de criterios y factores para definir la conexión competitiva entre productos, en el caso concreto 48. La Sala analizará los factores para determinar la conexidad, establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor 48.1.

Los productos “gaseosa” y “cerveza” pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; es decir, la Clase 32. Mismo género de productos 48.2. Para esta Sala, el producto “cervezas” y el producto “gaseosas” comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen el mismo género; es decir, se trata de bebidas.

No obstante lo anterior, los productos tienen una naturaleza distinta debido a que, por regla general, la cerveza es considerada una bebida alcohólica, mientras que la gaseosa no lo es. Sin embargo, al tener el mismo género pueden cumplir la misma finalidad. Canales de Comercialización y similares medios de publicidad 48.3. Los productos pueden tener los mismos canales de comercialización debido a que tanto el producto “gaseosas” como el producto “cervezas” son ofrecidas en lugares como tiendas, supermercados, restaurantes y bares; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión, revistas y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva.

Relación o vinculación entre los productos 48.4. Para la Sala, al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial. Uso conjunto o complementario de los productos 48.5.

La Sala considera que los productos “cervezas” y “gaseosas” pueden tener una relación de intercambiabilidad importante atendiendo a que el consumidor puede llegar estimar que estos productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y puede indicarse que ambos son de consumo masivo a pesar de que el producto “cervezas” esté restringido a personas adultas.

Además, la mezcla de estos dos productos es habitualmente usada por los consumidores. 49. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca mixta LIMONADA SOL que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas” porque, aunque su titular no logró probar el uso del referido producto, se determina que los productos “cervezas” y “gaseosas”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 50.

En ese orden de ideas, si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta LIMONADA SOL en relación con “cervezas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos. 51.

En este orden de ideas, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, no se desvirtúa la presunción de legalidad del acto acusado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda. 52. Finalmente, es importante resaltar que la modificación de un criterio jurisprudencial no es contrario a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, siempre y cuando la decisión que se adopte esté debidamente justificada.

Conclusión 53. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no es procedente la cancelación parcial por no uso del Registro núm. 291595, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas”, correspondiente a la marca mixta LIMONADA SOL, cuyo titular es el tercero con interés, debido a que, a pesar de no haber sido probado el uso real y efectivo del producto “cervezas” para dicha marca, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre los productos “gaseosas” y “cervezas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 54.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo endilgado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de nulidad contenidos en la demanda. […]” (Destacado fuera de texto). Las consideraciones transcritas resultan aplicables al caso bajo examen, por lo cual se reiteran, toda vez que los elementos fácticos y jurídicos son similares a los que en esta oportunidad son objeto de litigio, conforme se puso de presente anteriormente.

En este orden de ideas, la Sala observa que no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca mixta “SODA SOL”, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas” porque, aunque su titular no logró probar el uso del referido producto, se determina que los productos “cervezas” y “gaseosas”, en este caso, son similares y existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre ellos y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor.

Asimismo, debe advertir, conforme se señaló en la citada sentencia de 19 de noviembre de 2018[19], que si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta “SODA SOL” en relación con “cervezas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos.

Por lo tanto, la SIC, no violó el artículo 165 de la Decisión 486, en el acto acusado, al denegar la cancelación parcial por no uso de la marca “SODA SOL” y mantener su registro con respecto a los productos “cervezas”, con fundamento en un análisis de similitud de dichos productos y las gaseosas. Finalmente, la Sala estima, en lo atinente al argumento de que se deben tener como elemento de juicio los pronunciamientos del Consejo de Estado, traídos a colación por la actora, que no se puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos porque la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado asunto la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[20] y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente[21] ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de diciembre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Salva voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., 17 de febrero de 2021 Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00059-00 Actor: CCM, IP S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 16 de diciembre de 2020, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por la sociedad CCM, IP S.A. Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- La sociedad CCM, IP S.A., mediante apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 48665 de 28 de septiembre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 21352 de 30 de abril de 2009 y, en consecuencia, denegar la cancelación parcial por no uso de la marca mixta «SODA SOL», registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se confirme la Resolución núm. 21352 de 30 de abril de 2009 a efectos de que se cancele parcialmente el registro de la marca mixta «SODA SOL», se excluya de su cobertura el producto “cervezas” y, en consecuencia, se limite el certificado de registro núm. 291596, correspondiente a la marca «SODA SOL», única y exclusivamente para distinguir “[…] aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la demandante, el acto acusado violó el artículo 165, inciso 3 de la Decisión 486, por indebida aplicación. Ello, por cuanto considera que “el criterio normativo que se debe aplicar para establecer la procedencia o no de la cancelación por no uso del registro de una marca, debe ser de “identidad o similitud específica” y únicamente entre productos o servicios análogos, y no como equivocadamente se efectuó, estableciendo una supuesta relación de conexidad de los productos con el fin de identificar si se podría crear riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, estudio que se realiza únicamente al momento de realizar un signo”.

Así las cosas, adujo que la naturaleza de las gaseosas y las cervezas es completamente diferente, que estos productos no son similares ya que no son sustituibles entre sí y que no es cierto que tanto la cerveza como las gaseosas se comercialicen en los mismos lugares. En ese orden, afirmó que no es dable ubicar las bebidas referidas en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que el contenido alcohólico de la cerveza es fundamental para determinar claras diferencias entre los dos productos, además del impacto social diferenciado que presenta cada uno de ellos. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto precisó que no es cierto que la parte demandada haya infringido la disposición comunitaria invocada pues, tal como se concluyó en el acto acusado, no es procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca mixta «SODA SOL» en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas”, comoquiera que, a pesar de que su titular no logró probar el uso respecto de este, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre los productos “cervezas” y “gaseosas”, siendo que respecto de este último sí se probó el uso real y efectivo.

Sobre el particular, en primer lugar, se señaló que, cuando se pretende la cancelación parcial por no uso de una marca, debe tenerse en cuenta que si el titular prueba su uso únicamente respecto de alguno o algunos de los productos o servicios para los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, “conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro”.

Al respecto, se precisó que “para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados”. Conforme lo anterior, la sentencia prohijó las consideraciones del fallo de 19 de noviembre de 2018 (expediente 2010-00056) en el que la Sección se pronunció sobre la conexidad competitiva entre el producto “gaseosas”, sobre el cual se demostró el uso y respecto del no usado “cervezas”, comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en un proceso con elementos fácticos y jurídicos similares a los que en esta oportunidad fueron objeto de litigio.

Así entonces, se acogió la conclusión según la cual existe conexidad competitiva entre los productos “gaseosa” y “cerveza” por cuanto: (i) pertenecen a la misma clase del nomenclátor, esto es, la 32; (ii) tienen el mismo género en tanto se trata de bebidas y, no obstante tienen una naturaleza distinta porque la cerveza es considerada una bebida alcohólica, al tener el mismo género pueden cumplir la misma finalidad;

(iii) pueden tener los mismos canales de comercialización, se valen de los mismos medios de publicidad y su difusión no está restringida, aspecto que (iv) influye al consumidor a establecer una asociación del origen empresarial, y (v) pueden tener una relación de intercambiabilidad atendiendo a que el consumidor puede llegar a estimar que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades.

De esta forma, en la sentencia de la cual me aparto se concluyó que los productos “cervezas” y “gaseosas” son similares y que existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre ellos, razón por la cual se afirmó que “es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor”.

En ese orden, se indicó que, “si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta “SODA SOL” en relación con “cervezas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos”. 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, la existencia de conexidad competitiva no es objeto de valoración en tratándose de la pretensión de cancelación parcial por no uso de una marca.

Por ende, aquel no constituye un criterio para determinar si el registro de la marca debe mantenerse o no respecto de productos diferentes a aquellos frente a los cuales se probó el uso de la marca en cuestión. En efecto, de conformidad con inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se tiene que la cancelación parcial del registro de una marca procede en aquellos casos en los que ésta no se usa respecto de algunos de los productos o servicios para los que fue concedida.

En consecuencia, en esos eventos, hay lugar a eliminar de la lista de productos o servicios que protege la marca a aquellos en los cuales ésta no es usada, previo análisis sobre la identidad o similitud entre los productos o servicios. En ese orden, cuando se encuentra probado el uso solo respecto de uno de los productos amparados por una marca, es posible mantener la protección de esta frente a todos o algunos de los otros productos que inicialmente amparaba el signo en cuestión, si entre el primer producto y los demás existe identidad o similitud.

Bajo ese entendido, no sería procedente acceder a la solicitud de cancelación del registro marcario para eliminar de la lista de productos amparados por el signo a aquellos que, si bien no han sido identificados con la marca en el mercado, son idénticos o similares a los bienes frente a los cuales sí se probó el uso de la marca. Desde esta perspectiva, se tiene que la conexidad competitiva no es objeto de estudio cuando lo que se pretende es determinar si el registro de una marca debe ser cancelado o no, respecto de todos o algunos de los productos que inicialmente amparaba, pues en estos casos, la decisión debe sustentarse en la existencia o inexistencia de identidad o similitud entre los productos que se confrontan.

Por su parte, corresponde abordar una valoración sobre la existencia de conexidad competitiva entre productos cuando el debate consiste en determinar si un signo puede ser o no registrado como marca. A este respecto, en la interpretación prejudicial núm. 099-IP-2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó los eventos en los que hay lugar a abordar un análisis de la conexión competitiva respecto de una marca cancelada parcialmente, así: “En primer término, el Tribunal manifiesta que la cancelación parcial de un registro se da al constar la falta de uso del signo, cuya cancelación se solicita, sobre los productos para los que fue registrado y la consiguiente limitación del registro a los productos que está usando en el mercado de forma real y efectiva.

Por lo tanto, a efectos de determinar la cancelación parcial de un registro no corresponde el análisis de la conexión competitiva de la manera en la que propone la sociedad demandante. En ese sentido, se realizará un análisis de la conexión competitiva, por parte de la oficina nacional competente, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos: 1. cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada. 2.

Cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 3. Cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación. Por lo tanto, el juez consultante deberá analizar el caso concreto y aplicar los criterios de la conexión competitiva cuando así se amerite”.

(Resaltado fuera del texto original) Conforme lo anterior, los escenarios en los cuales hay lugar a realizar un análisis de la conexión competitiva respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue suponen que la marca en cuestión ya se encuentra cancelada. En ese orden, la jurisprudencia refiere tres escenarios en los que se acude al criterio de conexidad competitiva para decidir sobre la prosperidad de una solicitud de registro marcario, a saber: (i) cuando se presenta una solicitud de registro de marca para identificar productos conexos con los que ampara la marca ya registrada y parcialmente cancelada;

(ii) cuando la marca ya ha sido cancelada por no uso y se hace valer la cancelación como defensa a una oposición formulada en contra de la solicitud de registro marcario, y (iii) cuando quien promovió y obtuvo la cancelación parcial por no uso de marca solicita el registro del signo haciendo uso del derecho preferente. En ese orden, la conexión competitiva no es criterio para resolver la pretensión de cancelación parcial de una marca que se aduce inutilizada.

Por el contrario, en esos escenarios, la norma comunitaria alude a los criterios de identidad y similitud para determinar respecto de cuáles de los productos que inicialmente amparaba la marca debe mantenerse el registro, a pesar de que el uso no haya sido acreditado frente a ellos. En consecuencia, siendo claro que ninguno de los tres escenarios antes referidos coincidía con el examinado en la sentencia de la cual me aparto, en mi opinión no correspondía fundamentar la decisión sobre la procedencia de la cancelación del registro de la marca «SODA SOL» respecto del producto “cervezas”, a partir de la valoración de los criterios de conexidad competitiva.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] En adelante Decisión 486. [3] La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. [4] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [5] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2000, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa, núm. único de radicación 3922. [7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2008, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2003-00232-01. [8] Proceso 331-IP-2019. [9] “[…] Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas […]”. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Sánchez Sánchez, núm. único de radicación. 11001-03-24-000-2008-00397-00. [11] Dicha posición también había sido señalada, con anterioridad, por el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales rendidas dentro de los procesos 180-IP-2006 y 79-Ip-2012, entre otros. [12] Proceso 141-IP-2013. [13] Sentencia de 7 de junio de 2012 de la Sección Primera, Actor: S.T. DUPONT, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00554-00. [15]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00056-00. [16] Con la diferencia de que la marca objeto de este proceso es “SODA SOL” (mixta) y la marca, del anterior proceso, es “LIMONADA SOL” (mixta). [17] Clase 32. de la Clasificación Internacional de Niza: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. [18] Cfr. Folio 201 a 202 [19]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00056-00. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00. [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00.